商標廢止註冊
智慧財產法院(行政),行商訴字,109年度,101號
IPCA,109,行商訴,101,20210422,2

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智慧財產法院行政判決
109年度行商訴字第101號

原   告 優視傳播股份有限公司
代 表 人 林之晨
訴訟代理人 吳祚丞 律師
      楊智全 律師
      李彥麟 律師
被   告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 李澤艷
參 加 人 陳嘉行
訴訟代理人 顏紘頤 律師
      蕭郁潔 律師
上列當事人間因商標廢止註冊事件,原告不服經濟部中華民國10
9年8月5日經訴字第10906306490號訴願決定,提起行政訴訟,並
經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟,本院判決如下:
  主   文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
  事實及理由
壹、事實概要:
  原告於民國97年6月27日以「焦糖哥哥」商標,指定使用於
 當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之
「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯;各種書刊雜誌文
獻之出版發行;提供線上電子刊物服務(不可下載);舉辦
各種講座;舉辦各種親子活動節目;教育資訊;透過網路、
電視、廣播提供教學;娛樂資訊;休閒娛樂資訊;兒童樂園
;休閒育樂活動規劃;策劃各種聯誼活動;影片錄影片碟影
片之製作發行;唱片錄音帶伴唱帶之製作發行;電台育樂節
目之策劃製作;電視育樂節目之策劃製作;音樂會之籌辦、
音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務,向被告
申請註冊,經被告審查,准列為註冊第1345145號商標(下
稱系爭商標),並准予延展註冊至117年12月31日止。嗣參
加人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由
,前於108年5月13日申請廢止其註冊。案經被告審查,認系
爭商標確有前揭商標法規定之情形,以109年3月2日中台廢
字第1080199號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止
之處分。原告不服處分而提起訴願,經濟部嗣以109年8月5
日經訴字第10906306490號訴願決定駁回,原告不服訴願決
定,遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決結果,倘認
原處分及訴願決定應予撤銷,將影響參加人權利或法律上之
利益,爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟(見本院
卷一第101至106頁)。
貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定,其主張略以:
一、原告有使用系爭商標於服務之情形:
(一)原告提出多項證據證明系爭商標之使用:
  依原告於系爭商標廢止審查程序檢送之節目主持人合約書、
 演出合作契約書、著作權約定同意書等資料,可知自96至10
2年間,原告為製作、發行、行銷「MOMO歡樂谷」系列專輯
等影音商品,而與參加人及其經紀公司間簽訂之演出合作契
約書、代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經
銷契約書等契約影本資料,並於前開期間製作兒童電視節目
。參諸原告於同程序檢送之原告使用證據清單(含光碟)、
節目YouTube截圖(含光碟)、「momo親子台」YouTube註冊
帳號資料、販售通路網頁及歡樂谷專輯及販售訂貨單據網頁
資料、中華電信MOD及台灣大哥大myVideo、販售之專輯封面
及影片內容截圖等證據資料,可證明參加人使用原告指定且
經註冊為商標之角色名稱「焦糖哥哥」,參與原告所製作之
MOMO歡樂谷系列、小玩家「香港特輯」、小學pk王、momo親
子台、東摸摸西摸摸及來去北京過新年等專輯節目(下合
稱原告系列節目)主持人或演出人員,且該等專輯節目
行之DVD、CD等商品,並於網路上有行銷販售等事實。況原
告於該等電視節目,有使用系爭商標於電視節目
(二)原告就系爭商標有為維權使用:
1.客觀上足使相關消費者將系爭商標與服務產生具體連結:
⑴系爭商標使用於指定服務項目:
  原告製作之原告系列節目,均屬於親子活動節目及電視育樂
 節目。原告使用系爭商標,作為由真人扮演之哥哥、姐姐等
角色名稱,以進行兒童節目及電視育樂節目之主持與表演
係因兒童電視節目除內容需要活潑有趣外,亦應考量兒童之
心智發展,常處於學習日常生活詞彙之階段,結合適合與兒
童觀眾互動之方式,以便利兒童學習記憶、吸引兒童持續收
視。此等表演互動模式,已屬家喻戶曉。尤以系爭商標註冊
服務類別,原告以真人擔任特定角色名稱「哥哥」、「姐姐
」帶動親子唱跳為內容,而提供舉辦親子活動、節目策劃製
作等服務,原告提供之服務為主要客群知悉,相關消費者於
接受原告服務時,接收到服務之出場人物角色為「焦糖哥哥
」名稱標示,可立即識別服務提供者或服務來源為原告。
⑵原告系列節目使用系爭商標而與服務產生具體連結:
原告於原告系列節目畫面中,在所扮演角色人物處標示其扮
演角色名稱,其屬標示商標名稱之最佳與最常用方式,目的
係使相關消費者收看節目時,藉由該等畫面字幕標示,除知
悉出場角色為「焦糖哥哥」外,因「焦糖哥哥」角色名稱亦
為原告註冊商標,且角色曾於原告所製作或提供之其他兒童
節目親子帶動唱跳表演或影片中演出,而將「焦糖哥哥」
角色名稱與原告所製作之節目產生連結,而辨識節目由原告
製作提供,經持續收視後,即內化為原告之服務品牌,凡是
有收視上開兒童節目之家庭,提及系爭商標之角色名稱時,
即能使收視者直接聯想到原告所製作之原告系列節目。準此
,原告使用系爭商標之行為,客觀上足使相關消費者將商標
與服務產生具體連結之事實。
 2.原告於主觀上基於行銷目的而使用系爭商標:
  兒童節目或電視娛樂節目能持續製作之因素,必須節目有一
定基本忠實收視觀眾,無收視觀眾則無收入。為爭取收視觀
眾,除持續製作更活潑有趣節目內容外,亦要製造更多與
收視觀眾互動之機會,而原告採取之方式,是在節目中安排
便於兒童記憶及學習之角色名稱供演出人員扮演,搭配賦予
角色人物之不同屬性特質,以吸引收視觀眾之注意,使收視
觀眾因認識、喜愛該等角色之名稱、人物設定及形象,而變
成支持者,繼續消費收看原告提供之節目。原告於節目內容
內標示系爭商標,其目的在建立收視觀眾對扮演角色之認同
感,進而使收視觀眾因喜愛該扮演角色,成為節目之忠實收
視觀眾,足證原告於主觀基於行銷目的而使用系爭商標。準
此,原告使用系爭商標之行為,足使相關消費者認識為指示
服務之來源,而得與他人之服務相區別,是原告行為符合系
爭商標之維權使用。
(三)系爭商標非參加人之藝名
1.參加人扮演原告指定之角色人物:
  依據原告於系爭商標廢止審查程序檢送之節目主持人合約書
 、演出合作契約書、著作權約定同意書等資料可知,自96年
至102年間,原告為製作、發行、行銷「MOMO歡樂谷」系列
專輯等影音商品,而與參加人及其經紀公司間簽訂之演出
作契約書、代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書
、經銷契約書等契約影本資料,並於前開期間製作兒童電視
節目。審酌上開契約書等資料,並無文件記載「焦糖哥哥」
為參加人之藝名,且依契約文件約定,參加人扮演原告指定
之角色人物。
2.系爭商標依約為角色扮演:
原處分明知參加人於原告所製作之節目使用系爭商標,屬當
事人談定之合作模式及契約自由原則,系爭商標為原告與參
加人及其經紀公司依契約約定之角色扮演,原處分竟認定系
爭商標為陳嘉行藝名,有理由矛盾之違誤。系爭商標非參
加人之藝名,係參加人應徵原告策劃製作「MOMO歡樂谷」節
目,經錄取後,始由原告決定與指定其於節目中扮演角色名
稱為「焦糖哥哥」。是參加人未確定能夠錄取為MOMO歡樂谷
節目演出者,自無藝名可言。前揭事實,業經「MOMO歡樂
谷」節目製作人蔡蒔瑤節目企劃楊佳茹節目執行製作黃
鈺能等人,均於相關民事事件結證為憑。
(四)系爭商標兼有角色名稱之特性而為商標使用:
  系爭商標「焦糖哥哥」為原告與參加人及其經紀公司依契約
 約定之角色扮演,系爭商標非參加人之藝名。原告在節目
安排便於兒童記憶及學習之角色名稱供演出人員扮演,藉此
與收視觀眾互動,並藉由該等角色人物之不同屬性特質,以
吸引收視觀眾之注意,增加收視率。原告為能使相關消費者
識別使用角色名稱而提供服務之來源,故申請將該角色名稱
註冊為商標,並經被告准許,因系爭商標本質上同屬原告所
提供服務中「角色名稱」,依其性質最合適與符合商業交易
習慣之商標使用方式,自為在角色出場時,搭配向不特定之
閱聽大眾展示系爭商標為出場角色名稱,使大眾知悉、識別
節目表演,由原告所提供之服務,藉此行銷節目及原告
所經營之電視台。準此,節目畫面之顯示,兼有標示商標之
功用、目的,此為「兼為角色名稱」商標,最常見與最合適
之作法。
二、原處分違反信賴保護原則:
  原告於98年1月1日取得系爭商標註冊後,均以電視標示之相
同方式使用系爭商標,被告未以原告自始未使用系爭商標或
繼續停止使用滿3年為由,廢止系爭商標。原告信賴使用系
爭商標之態樣屬合於業界常態之維權使用,不致使系爭商標
遭廢止,前於107年9月7日申請延展系爭商標之專用期限,
並繳納延展註冊費。被告嗣於107年10月12日准許系爭商標
專用期限延展至117年12月31日,且未認定系爭商標有何繼
續停止使用滿3年而依職權應予廢止之情事,原告基此信賴
,繼續以相同方式使用系爭商標。觀諸被告於媒體採訪時,
曾說明MOMO親子台倘於過去3年,曾播過焦糖哥哥之相關節
目,就代表系爭商標仍在使用當中等語。準此,原告合理信
賴原告使用系爭商標之行為,符合被告認定之商標之維權使
用,是原處分之認定有違信賴保護原則,侵害原告之商標權

參、被告聲明請求駁回原告之訴,並答辯略以:
一、原告之證據資料不得為系爭商標實際使用事證:
  系爭商標由單純「焦糖哥哥」文字所構成,原告應提出申請
廢止日108年5月13日之前3年內,為行銷目的,在商業交易
過程中,真實使用系爭商標於前揭指定服務之事證。查原告
提出82年商標法修正條文對照表、新聞報導網頁資料、原告
旗下藝人演出節目清單、「HARRY POTTER」美國商標註冊
及電影資料、本院106年度行商訴字第155號行政判決、美國
USPTO及TTAB之商標審查程序及案例、經濟部經訴字第10406
315900號訴願決定書,其未見系爭商標或非屬商標使用之態
樣,均不得作為系爭商標實際使用之事證。
二、原告與參加人間契約書不足認定為維權使用:
  原告與參加人及其經紀公司自96年至102年間所簽訂之節目
 主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意書等契約
書影本及原告為製作、發行、行銷「MOMO歡樂谷」系列專輯
等影音商品與案外人公司間簽訂之代理發行契約書、商品合
作合約書、採購合約書、經銷契約書等契約,經互相勾稽資
料,固能證明原告自96年至102年間有基於製作「MOMO歡樂
谷」系列專輯節目,並在「MOMO親子台」頻道播出,或將
節目錄製成專輯之目的,而與參加人或其經紀公司簽訂節目
主持人/演出人員之契約,並為行銷相關商品之代理發行/經
銷等事宜與案外人公司簽訂之行銷契約/合約書。然該等資
料非系爭商標實際使用之直接事證,須參酌其他資料綜合以
觀。
三、原告系列節目畫面非系爭商標實際使用事證:
  原告提出如後資料:㈠契約資料;㈡96年至108年4月間之節
目清單、專輯MV歌曲、實體DVD目錄,暨銷售與播送前開節
目/專輯之通路資料;㈢102年至108年2月間之Youtube影音
節目;㈣101年間之Youtube註冊帳號資料;㈤商品出版日期
自97至107年之Momo購物網及Pchome線上購物購物網站資料
;㈥105年至108年3月期間之統一發票及對帳單;㈦中華電
信MOD及台灣大哥大myVideo節目資料;㈧106年「MOMO歡樂
谷」專輯封面及影片。經相互勾稽證據資料,固可證明參加
人於申請廢止日前3年內,以「焦糖哥哥」名稱擔任原告所
製作原告系列節目之主持人或演出人員,且該等專輯/節目
發行之DVD、CD等商品有於網路上播送或行銷販售。惟前開
使用事證資料,均同時或僅標示「MOMO歡樂谷」、「momo親
子台」、「MOMO」等字樣,其中雖有部分影片或照片可見「
焦糖哥哥」文字,然其大多標示為「焦糖哥哥彤彤姐姐」、
「焦糖哥哥飾主持人」、「主持人焦糖哥哥-○○○」、「
主持人焦糖哥哥-○○○奶油哥哥-○○○」等,且以加註在
參加人臉部旁邊之方式呈現,予相關消費者之認知,僅為介
演出人員名稱之字幕,用以指涉特定個人、對象或角色,
並非作為表彰所指定之服務,或指示服務來源之識別標識,
非屬系爭商標實際使用之事證。
四、原告之主張均不足為本件論據:
  原告雖主張節目中多個角色名稱,均曾由不同人演繹,足見
 該等角色名稱之商標權屬於原告所有云云。核其係屬當事人
談定之合作模式及契約自由原則,而與本件系爭商標有無商
標法第63條第1項第2款規定之適用不同。觀諸原告檢送之證
據資料,僅得認定其實際使用情形,予相關消費者之認知,
係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演出人員之觀念印象,無從觀
出商標所有權人有以之作為商標,表彰其註冊指定之服務。
至原告所舉被告於媒體採訪時說明:倘momo親子台在過去3
年,曾經重播過焦糖哥哥之相關節目,就代表商標仍在使用
云云。然該報導核屬擷取媒體之部分報導內容,並對商標使
用概念容有誤解,系爭商標是否有前揭條款之適用,應以原
告檢送之證據資料,加以判斷。
肆、參加人聲明請求駁回原告之訴,並答辯略以:
一、原告未對系爭商標為維權使用:
  綜觀原告於系爭商標廢止審查程序所檢送之節目主持人合約
 書、電視節目委託製作合約、節目企劃書、台灣HD兒童台節
目週表等、節目YouTube截圖、台灣大哥大myVideo及中華電
信MOD播送清單等資料。固可證明原告製作「MOMO歡樂谷
節目,並經由「MOMO親子台」頻道及網際網路於YouTube
、MOD及myVideo影音平台供相關消費者收看,且參加人於節
目中以「焦糖哥哥」身分參與演出或主持,尚不能僅依參加
人以「焦糖哥哥」身分演出或主持原告所製作之原告系列節
目,即認為屬對系爭商標使用,仍需視相關消費者能否認識
節目中出現「焦糖哥哥」字樣為商標而定。詳言之,縱在原
告系列節目中,有「焦糖哥哥」等字樣出現,惟應考量其版
面之配置與字樣大小、伴隨出現之文字內容。倘一般收視觀
眾認為電視節目中標示於出場人員旁之字樣,屬於對出場人
員身分之介紹,而無特別之顯著性,並非商標使用。就如同
財經節目以字幕介紹操盤老師、文藝節目以字幕介紹主持學
者、新聞節目以字幕介紹主持人。準此,一般收視觀眾閱聽
原告系列節目時,直覺認為畫面上「焦糖哥哥」字樣,是對
節目出場人員藝名或身分介紹,而不會將「焦糖哥哥」與原
告商標產生連結,致相關消費者無法得知「焦糖哥哥」有獨
立識別性,進而認識其為商標。
二、原處分與信賴保護原則並無牴觸:
  被告對於是否准許系爭商標延展註冊,並未就原告是否使用
 系爭商標進行實質審查之義務,故未審查系爭商標是否有持
續使用之情形,是被告未為原告有持續使用系爭商標之認定
,原告不得以被告曾准許系爭商標延展,作為系爭商標不具
廢止事由之信賴基礎。再者,原告雖主張被告人員於媒體採
訪時,稱MOMO親子台倘於過去3年,曾經播過焦糖哥哥相關
節目,就代表商標仍在使用云云。然前開報導僅是媒體節錄
商標組長受訪內容之片段,是否完整呈現商標組長之原意,
非無疑義。查原告所引述之報導內容,僅係被告商標組長受
媒體訪問之個人意見表達,並無行政處分或行政命令等直接
或間接之法效性,進而產生規制作用,非行政機關執行職務
時表現於外之特定行為,不得作為信賴基礎。且被告商標組
長受訪日期為108年5月13日,係參加人向被告申請廢止系爭
商標之日。參加人與原告在被告做成廢止處分前,分別提出
廢止理由及答辯理由供被告審查,顯見商標組長之受訪內容
僅是表達通常情形,並非針對本件個案進行具體認定及答覆

伍、本院得心證之理由:
一、整理當事人爭執與不爭執事項:
  按受命法官為闡明訴訟關係,得整理並協議簡化爭點,民事
 訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文,行
政訴訟法第132條準用之。準此,法院於言詞辯論期日,依
據兩造主張之事實與證據,經簡化爭點協議,作為本件訴訟
中攻擊與防禦之範圍(見本院卷一第173至192頁之110年3月
2日之準備程序筆錄)。
(一)不爭執事項:
原告於97年6月27日以系爭商標,指定使用於當時商標法施
行細則第13條所定商品及服務分類表第41類「各種書刊雜誌
文獻之出版查詢訂閱翻譯;各種書刊雜誌文獻之出版發行;
提供線上電子刊物服務(不可下載);舉辦各種講座;舉辦
各種親子活動節目;教育資訊;透過網路、電視、廣播提供
教學;娛樂資訊;休閒娛樂資訊;兒童樂園;休閒育樂活動
規劃;策劃各種聯誼活動;影片錄影片碟影片之製作發行;
唱片錄音帶伴唱帶之製作發行;電台育樂節目之策劃製作;
電視育樂節目之策劃製作;音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌
劇話劇之演出、演藝經紀人」服務,向被告申請註冊,經被
告審查,准列為系爭商標,並准予延展註冊至117年12月31
日止。嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定
之廢止事由,並於108年5月13日申請廢止其註冊。案經被告
審查,認系爭商標確有前揭商標法規定之情形,以109年3月
2日為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服而提起訴
願,經濟部嗣於109年8月5日訴願決定駁回,原告不服訴願
決定,遂向本院提起行政訴訟。
(二)主要爭執事項:
  本件當事人主要爭點,厥為系爭商標有無違反商標法第63條
 第1項第2款規定。申言之,參加人是否在系爭商標廢止申請
日108年5月13日之前3年內,就指定使用於第41類「各種書
刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯;各種書刊雜誌文獻之出版
發行;提供線上電子刊物服務(不可下載);舉辦各種講座
;舉辦各種親子活動節目;教育資訊;透過網路、電視、廣
播提供教學;娛樂資訊;休閒娛樂資訊;兒童樂園;休閒育
樂活動規劃;策劃各種聯誼活動;影片錄影片碟影片之製作
發行;唱片錄音帶伴唱帶之製作發行;電台育樂節目之策劃
製作;電視育樂節目之策劃製作;音樂會之籌辦、音樂會演
奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務,有無使用系爭商
標之行為。準此,原告應提出具體事證證明有維權使用系爭
商標。
二、系爭商標廢止註冊事件之準據法:
  系爭商標之申請日為97年6月27日,核准公告日為98年1月1
 日。而現行商標法於105年12月15日施行,原告嗣於108年5
月13日申請廢止其註冊,並經被告審查,復於109年3月2日
作成原處分(見本院卷一第47至54頁)。本件為現行商標法
修正施行後,始依法進行程序之商標廢止案件。準此,系爭
商標是否應廢止註冊,應依現行商標法判斷。
三、系爭商標違反商標法第63條第1項第2款規定:
  按商標註冊後,商標權人無正當事由迄未使用或繼續停止使
 用已滿3年者,原則上商標專責機關應依職權或據申請廢止
其註冊。例外情形,係被授權人有使用者。商標法第63條第
1項第2款定有明文。可知我國商標法採註冊主義,商標雖不
必先經使用,即得申請註冊,惟商標權人或被授權人無正當
事由,迄未使用或繼續停止使用已滿3年者,應構成廢止之
原因。所謂正當事由者,係指商標權人由於事實上之障礙或
其他不可歸責於己之事由,以致無法使用註冊商標。故商標
使用為維持商標權之要件,而維權使用必需符合真實使用,
是商標權人應於商標註冊指定使用之商品或服務上使用,使
相關消費者在交易市場,認為該商標為識別商品或區分服務
之來源。原告雖起訴主張其於原處分及本院訴訟階段所提出
證據,均足證系爭商標於「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂
閱翻譯;各種書刊雜誌文獻之出版發行;提供線上電子刊物
服務(不可下載);舉辦各種講座;舉辦各種親子活動節目
;教育資訊;透過網路、電視、廣播提供教學;娛樂資訊;
休閒娛樂資訊;兒童樂園;休閒育樂活動規劃;策劃各種聯
誼活動;影片錄影片碟影片之製作發行;唱片錄音帶伴唱帶
之製作發行;電台育樂節目之策劃製作;電視育樂節目之策
劃製作;音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演
藝經紀人」服務,其於系爭商標廢止申請日前3年內,有指
定使用於登記之服務情形云云。然被告與參加人均抗辯稱原
告於系爭商標廢止申請日前3年內,未指定使用於登記之服
務等語。準此,本院首應說明商標使用之維權要件;繼而探
討原告於參加人申請廢止日前3年內,是否有使用系爭商標
於其指定使用於第41類之前開服務(參考本院整理當事人爭
執事項)。
(一)商標維權使用之要件:
  註冊商標應有使用之事實,始得保有其商標權,此為繼續維
 護其商標權利,稱為商標之維權使用。商標法第63條第1項
第2款為商標權人為維護其權利而使用之典型,輔以使用主
義,係註冊主義之補充制度,故商標權人應有真實使用,始
不違反本款規定。商標之維權使用,應使相關消費者有識別
商品或服務之功能,以表彰商標來源或信譽。如何判斷商標
權人自己真正使用,應考量商標法第5條商標使用規定,客
觀判斷商標之維權使用,是否對其指定商品或服務範圍內為
之。商標權人所行銷之商品或服務時,不在商標所指定之商
品或服務範圍,致不足以使相關消費者可識別商品或服務,
以表彰商標來源或信譽,而無法認定商標權人有真正使用註
冊商標。準此,本院審究原告是否有使用系爭商標於其指定
之第41類服務?有無符合商標維權使用之要件?本院應綜合
考慮因素如後:1.原告之主觀意思,係以行銷為目的。2.原
告在客觀將商標用於前開第41類服務或其有關之物件,或利
用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物,足以使相
關消費者認識其為商標。3.原告應使用整體系爭商標,不得
任意分割。4.原告不得隨意變換或加附記使用,致有誤認為
他人商標之虞。5.系爭商標應使用於註冊時,所指定之第41
類服務。6.系爭商標註冊後,未使用之期間不得逾3年。
(二)原告應證明於申請廢止日之前3年內有使用系爭商標:
按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同,而依社會一般
通念並不失其同一性者,應認為有使用其註冊商標,商標法
第64條定有明文。商標有無使用之事實,應由商標權人負舉
證責任,即提出相關證據證明商標於申請廢止日前3年內,
有使用商標於指定商品或服務之事實,其使用應符合商業交
易習慣,並足以使相關消費者識別標識與商品、服務表彰商
標權人之來源或信譽,始符合為商標權人自己註冊商標之真
正使用(參照最高行政法院98年度判字第356號、101年度判
字第597號行政判決)。準此,原告為系爭商標之商標權人
,其應提申請廢止日108年5月13日前之3年內,有使用系爭
商標於指定第41類「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯
;各種書刊雜誌文獻之出版發行;提供線上電子刊物服務(
不可下載);舉辦各種講座;舉辦各種親子活動節目;教育
資訊;透過網路、電視、廣播提供教學;娛樂資訊;休閒娛
樂資訊;兒童樂園;休閒育樂活動規劃;策劃各種聯誼活動
;影片錄影片碟影片之製作發行;唱片錄音帶伴唱帶之製作
發行;電台育樂節目之策劃製作;電視育樂節目之策劃製作
;音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀
人」服務之事實,其使用符合商業交易習慣,證明原告並無
未使用商標之消極事實。
(三)原告於廢止申請前3年內未使用系爭商標:
 1.原告無銷售與授權系爭商標於指定服務之事實:
 ⑴不得作為系爭商標實際使用之事證:
原告就其使用系爭商標為維權使用之事實,提出證物如後:
①108年7月16日廢止答辯書答證1之82年商標法修正條文對
  照表;②新聞報導網頁資料;③原告旗下藝人演出節目
單;④「HARRY POTTER」之美國商標註冊及電影資料;⑤本
院106年度行商訴字第155號行政判決;⑥美國USPTO及TTAB
之商標審查程序及案例;⑦經濟部經訴字第10406315900號
  訴願決定書;⑧Google搜尋結果頁面;⑨維基百科「市場行
 銷」條目頁面(上均見卷外證物袋;廢止卷第59至101頁;
本院卷一第431至434、443至452頁;本院卷二第35至53頁)
。然本院審視上開證據可知,未見系爭商標或非屬商標使用
之態樣,均不得作為系爭商標實際使用之事證。
⑵原告與參加人之契約不足認定原告之維權行為:
  相互勾稽原告與參加人及其經紀公司於96年至102年間所簽
訂之節目主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意
書契約書影本(見卷外證物袋),暨原告為製作、發行、行
銷原告系列節目專輯等影音商品,而與案外人公司間簽訂
之代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經銷契
約書等契約影本資料(見卷外證物袋)。固能證明原告於96
年至102年間有基於製作原告系列節目,並在「MOMO親子
  」頻道播出,或將前開節目錄製成專輯之目的,而與參加人
或其經紀公司簽訂節目主持人/演出人員之契約,而為行銷
相關商品之代理發行/經銷等事宜與案外人公司簽訂之行銷
契約/合約書。然該等資料為當事人間之契約關係,並非系
爭商標實際使用於指定服務之事證,仍須參酌其他資料,綜
合判斷系爭商標是否有維權使用之事實。
節目使用焦糖哥哥文字非等同於商標使用:
  原告雖主張節目使用焦糖哥哥文字同於商標使用,並提出如
後證據資料為憑:①2007年至2019年4月間之節目清單、專
輯MV歌曲、實體DVD目錄,暨銷售與播送原告系列節目/專輯
之通路資料;②2013年至2019年2月間之Youtube影音節目
③2012年間之Youtube註冊帳號資料;④Momo購物網及Pchom
e線上購物等購物網站資料,商品出版日期為2008至2018年
;⑤105年至108年3月期間之統一發票及對帳單;⑥中華電
信MOD及台灣大哥大myVideo節目資料;⑦2017年「MOMO歡樂
谷」專輯封面及影片;⑧通訊軟體對話紀錄截圖;⑨關於「
焦糖哥哥」與陳嘉行之網路論壇PTT文章截圖(上均見卷外
證物袋;本院卷一第239至344、415至430、435至442、453
至486頁)。然本院相互勾稽上開證據與契約資料,僅可證
明參加人於申請廢止日前3年內,有以「焦糖哥哥」名稱擔
任原告所製作原告系列節目專輯之主持人或演出人員,且
該等專輯/節目發行之DVD、CD等商品有於網路上播送或行銷
販售。因原告提出之前開使用事證資料,均同時或僅標示「
MOMO歡樂谷」、「momo親子台」、「MOMO」字樣,其中雖有
部分影片或照片,可見「焦糖哥哥」文字,然其大多標示為
「焦糖哥哥彤彤姊姊」、「焦糖哥哥飾主持人」、「主持人
焦糖哥哥-○○○」、「主持人焦糖哥哥-○○○奶油哥哥-
楊子梨」字樣,且係以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現,
予相關消費者之認知,僅為介紹主持人/演出人員名稱之字
幕,係用以指涉特定個人、對象或角色,並非作為表彰所指
定之演藝經紀人等服務,或指示前揭服務來源之識別標識,
非屬系爭商標實際使用之事證。
⑷角色設定或扮演非商標使用:
  法院認定是否為商標之使用,應斟酌平面圖像、數位影音或
電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯
著性,暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服
務來源等情綜合認定。原告雖主張節目中多個角色名稱,均
曾由不同人演繹,該等角色名稱之商標權屬於原告所有云云
。並提東森幼幼台使用「YOYO家族」角色名稱商標之截圖為
憑(見本院卷一第415至430頁)。然各個角色情況屬當事人
談定之合作模式及契約自由原則問題,而與本件系爭商標有
無商標法第63條第1項第2款規定之適用不同。觀諸原告檢送
之證據資料,就節目中實際使用情形,可知顯示之圖像、影
音或版面之配置,「焦糖哥哥」文字並無特別顯著性,予相
關消費者之認知,係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演出人員之
觀念印象,自無從使相關消費者藉以區別所表彰之服務來源
。申言之,「焦糖哥哥」文字係為介紹主持人或演出人員名
稱,而以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現,標示「焦糖哥
哥」為節目或活動之角色,依相關消費者之通常認知,「焦
糖哥哥」僅為節目、活動之人物或角色名稱,無法自節目
活動中認知或意識「焦糖哥哥」與系爭商標指定之服務項目
有關。參諸原告在節目中雖有使用「焦糖哥哥」文字,然大
多與其他名稱連結使用,自原告之節目無法得知「焦糖哥哥
」一詞有獨立識別性,無法作為表彰所指定之服務項目,非
屬商標之維權使用。
2.原處分與被告主張未牴觸信賴保護原則:
⑴被告人員接受媒體採訪內容未牴觸信賴保護:
原告雖主張被告於媒體採訪時,說明momo親子台倘於過去3
  年,曾重播過焦糖哥哥之相關節目,就代表商標仍在使用等
語之報導,被告不得違反信賴保護云云(見卷外證物袋之答
證4;本院卷一第431至434、487至492頁)。然上開報導核
屬擷取媒體之部分報導內容,並對商標使用概念容有誤解。
系爭商標是否有適用商標法第63條第1項第2款規定,參諸商
標個別審查之原則,應以原告檢送之證據資料,加以判斷,
並非以媒體採訪內容為準,況接受媒體採訪者非實際審查系
爭商標者,其未必知悉系爭商標之廢止事證。準此,原告前
開主張不足執為系爭商標服務之註冊應為廢止不成立之有利
論據。是依原告檢送之現有證據資料,尚難認定原告於本件
申請廢止日前3年內,有使用系爭商標於指定服務之情事,
系爭商標之註冊違反商標法第63條第1項第2款規定。
⑵允許延展商標不等同有信賴基礎:
①修正前商標法第28條原條文第2 項規定,申請商標延展註冊
時,主管機關須審查該註冊商標所指定之商品實際有無使用
之規定,基於此規定,註冊商標實際未使用於指定商品時,
依修正條文第57條第1 項第2 款及第59條規定,可廢止其註
冊,而於申請延展時,實無須逐一審查有無使用,以防其弊
。因有使用者必可檢送證據,無使用者有廢止制度藉以防堵
。申請延展註冊時,發現有原條文第37條第1 至8 款情形之
一者,依修正條文第50條第1 項得撤銷其註冊,且原條文第
2 項所列違法註冊情形在實務則屬罕見。因大多數商標申請
延展均為合法使用,僅因少數延展申請案不使用商標,而須
花費相當行政資源加以審查,並非妥適,故國際上商標法條
約第13條第6 項明文禁止就申請延展註冊時進行實體審查。
為落實行政程序法第1 條保障人民權益,提高行政效能之宗
旨,使申請人儘速取得延展之商標專用權,故廢除延展申請
時之實體審查,而以相關制度輔助之,爰予刪除(參照92年
4 月29日商標法第28條修正理由)。
②是商標法自92年4月29日修正後,對申請延展已改採形式審
查。被告於107年審查系爭商標延展註冊時,我國商標法已
採形式審查,被告對於是否准許系爭商標延展註冊,除無就
原告是否使用系爭商標進行實質審查之義務外,被告亦未審
查系爭商標是否有持續使用之情形,足認被告未為原告有持
續使用系爭商標之認定。參諸我國近10年,每年均約7萬不
等之商標核准註冊數量,基於有限之行政資源,被告不可能
有相對應之行政能量,而得對各商標是否均有被實際使用而
進行實質審查。準此,原告主張被告曾准許系爭商標延展,
作為系爭商標不具廢止事由之信賴基礎云云,容有誤會。
3.原告於申請廢止日之前3年內未使用系爭商標:
經本院勾稽卷內現有證據資料,可徵原告於本件申請廢止日
108 年5 月13日之前3 年內,未將系爭商標使用於其指定「
 各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯;各種書刊雜誌文獻
之出版發行;提供線上電子刊物服務(不可下載);舉辦各
種講座;舉辦各種親子活動節目;教育資訊;透過網路、電
視、廣播提供教學;娛樂資訊;休閒娛樂資訊;兒童樂園

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參考資料
優視傳播股份有限公司 , 台灣公司情報網