智慧財產法院行政判決
99年度行專訴字第158號
民國100年2月17日辯論終結
原 告 德國商費森尼斯醫療德國公司（FRESENIUS
ME
GM
代 表 人 約爾格德瑞息格（J
訴訟代理人 易定芳律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
訴訟代理人 周光宇
洪菁蔓
上列當事人間因發明專利申請案主張優先權事件，原告不服經濟
部中華民國99年8月19日經訴字第09906061460號訴願決定，提起
行政訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告於民國（下同）99年3 月9 日以「用以連接外部功能性 裝置與一設備之器件、包括此種器件之設備、及其連接方法 」向被告申請發明專利，同時以受理國家為德國，申請日為 西元2009年3 月10日，案號數為DＺ 00 0000 000 000.3號專 利案主張優先權，經被告編為第00000000號案審查。因原告 申請時所檢送外文本說明書未附圖式，被告於99年4 月7 日 去函通知原告於指定期間內補正外文本圖式、中文本發明專 利說明書、圖式及其他必要文件，並諭知申請日應以補正外 文本圖式之日為準。原告嗣於99年4 月23日補正外文本圖式 ，經被告於99年5 月12日以(99)智專一(二)52401字第09940 855110號函做成不得主張優先權之處分。原告不服，提起訴 願，經經濟部99年8月19日經訴字第09906061460 號決定駁 回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及 訴願決定均撤銷。
二、原告之主張
(一)原告於本案申請時，於發明專利申請書六、「附送書件」欄 已勾選5 「外文說明書一式2 份」，並依該勾選欄所示檢送 外文說明書2 份，此申請書格式為於本案申請當時為被告所 准予受理申請者。依專利法第25條第1 、4 項規定之內容可 知，專利法第25條係在規範發明申請案以中文或外文提出時
之條件，其與依據國外先申請案以主張優先權之申請案有異 ，且依專利法施行細則第21條之規定亦可知，其主要在於保 護申請人之補正部份已見於主張優先權之先申請案者，仍得 以原申請日為專利申請日。綜上可知，本案僅補正原優先權 之先申請案已具有之圖式內容，並無加入其他額外之技術內 容，被告依據專利法第25條第4 項規定作為本案得否主張優 先權之依據，顯有不當。
(二)又依專利法第27、28條，專利法施行細則第11條第1 項規定 可知，法定「喪失優先權」之條件為，「未於申請專利同時 提出聲明，且未於申請書中載明在外國之申請日、申請案號 數及受理該申請之國家。」及「未於申請之日起四個月內檢 送經該國政府證明受理之申請文件。」。本案於99年3 月9 日所提出之申請書已明確載明本案國外之申請日、申請案號 數、受理該申請之國家及聲明主張優先權等法定項目，且仍 在補送該國政府證明受理申請文件之有效期間內，顯未違反 法定「喪失優先權」之要件，且依被告所發行之「專利審查 基準」，其對於有關「優先權」之審查應以第二篇第五章之 「優先權」為準，而非「第一篇程序審查及專利權管理第1- 1-7 頁」，則被告所為本件處分，依法自有未合。(三)主張國際優先權者，申請人應檢送該國家政府證明受理之申 請文件，已如前述，則優先權證明文件之內容，主要係申請 人主張其在外國之先申請案，由該外國政府證明受理之申請 文件。故優先權證明文件與專利申請案所應具備之申請書、 說明書及必要圖式等文件及其實質內容必屬一致。故有專利 法施行細則第21條之規定，另依被告所發行之「專利審查基 準」亦規定：「依據專利法第28條第1 項規定，主張優先權 者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明，才可 主張優先權。實務上，只要申請專利時，客觀上足以判斷申 請人具有主張優先權之意思者，則視為有主張」。而本案於 前送申請書中明確主張優先權之先申請案為德國第DＺ 00 0000 000 000.3號發明專利申請案，由德國智慧財產局所核 發的優先權證明文件，已顯示本案於德國先申請案之完整內 容。亦即於專利申請實務上，該優先權證明文件所揭示之內 容，於呈送後續相關文件予被告時，不得為任何增刪或涉及 任何型態之實質內容變更。原告為本件專利及其優先權申請 案必須依據該早已於德國提出之內容進行本件優先權申請案 之申請程序，其包括說明書及圖式內容均已固定如該德國先 申請案所示。故原告於提出申請優先權主張後，其後於法定 期間內所需補送之各項文件，均需與該德國智慧財產局所核 發的優先權證明文件內容相符。包括漏頁、缺圖、漏譯、擅
自於中譯時更動內容等事項，被告均會要求補正，使其與所 據以主張優先權之先申請案一致。故一件專利優先權申請案 ，無論其於申請程序中有任何缺圖或說明書漏頁，均仍需認 定其與所據以主張優先權之先申請案為內容一致申請案之事 實。亦即一專利申請案既已符合提出優先權之法定程序要件 ，其內容即需與據以主張優先權之先申請案一致，則任何與 先申請案內容非一致之缺圖或說明書漏頁均應屬得為補正之 事項，被告機關竟認定本案不得主張優先權，原處分自有違 法。
(四)綜上所述，本件依德國第DＺ 00 0000 000 000.3號發明專利 申請案提出優先權之第000000000 號「用以連接外部功能性 裝置與一設備之器件、包括此種器件之設備、及其連接方法 」發明專利申請案，顯已充分符合「申請書明確載明本案國 外之申請日、申請案號數、受理該申請之國家及聲明主張優 先權。」之法定優先權要件，且於中文本需與據以主張優先 權之先申請案一致之規定下，其圖式早已顯示於原告提出申 請之該德國申請案優先權證明文件中，則其圖式縱有疏漏應 仍得為補正之事項。於各國亦無以一早經存在於先申請案之 圖式之缺漏而不予申請人補正並否准優先權之情事。被告所 為本件專利申請案不得主張優先權之處分，應屬違法。(五)此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。三、被告之答辯
(一)被告收受臨櫃遞送之申請專利文件時，無法立即審查申請文 件是否齊備，原告所檢送之文件是否符合取得申請日及受理 申請案之要件，需至程序審查方能進行審認。專利法第25條 第3 項及第4 項除規範發明申請案以中文或外文提出時之條 件，並規範取得申請日之要件。依前揭法規所適用之範圍為 全部之發明專利申請案，申請案是否據國外先申請案主張優 先權在所不論，原告所辯顯係對專利法之誤解。又依前揭法 規意旨，說明書及圖式以外文本提出時，亦應具備揭露實質 技術內容之要件，並於指定期間內補正中文本，方能取得以 外文本提出之日作為該申請案申請日之法律效果。原告於99 年3 月9 日檢送之外文說明書完全無圖式，至99年4 月23日 始補送外文圖式，依專利法第25條第3 項及第4 項規定，本 案應以99年4 月23日為申請日。又依專利法施行細則第11條 第1 項規定，本案自外國第1 次申請日即98年3 月10日之次 日起算至專利法第25條第3 項規定之申請日即99年4 月23日 止，顯逾12個月，而不得主張優先權。
(二)專利法施行細則第21條但書雖規定：「但其補正部分已見於 主張優先權之先申請案者，以原申請日為申請日」，惟依該
條前段「說明書部分缺頁或圖式（圖面）部分缺漏」，得主 張缺漏部分已見於優先權基礎案而不影響申請日者，僅限於 部分缺頁與部分缺漏之情形，本案因申請時完全缺漏圖式， 故無前述但書之適用。且如前所述，本案係因逾得主張優先 權之法定12個月期間，故不得主張優先權，與專利法第28條 喪失優先權之規定實屬二事，原告之主張顯非適法。又被告 處分時之審查基準第一篇程序審查及專利權管理第一章第5 節專利申請日1-1-7 頁，係規範申請案件取得申請日之要件 ，及外文本與優先權證明文件不得相互轉用或替代。而審查 基準第二篇發明專利實體審查第五章「優先權」係規範實體 審查時，優先權主張之形式要件、實體要件及優先權之效果 。申請案所主張之優先權須先經程序審查受理優先權主張後 ，始進行實體審查階段之審認。原告所稱有關「優先權」之 審查應以審查基準第二篇發明專利實體審查第五章「優先權 」為準，實屬對專利審查基準之誤解。
(三)說明書及必要圖式等文件係申請人向我國申請專利之內容， 而優先權證明文件係申請人曾在外國申請並經受理之內容， 二者在性質及功用上自有差異。況申請人向我國申請專利之 技術內容可能僅部分源自國際優先權基礎案，或僅為國際優 先權基礎案之一部分，反之，單一專利申請案亦可能主張複 數優先權。原告辯稱優先權證明文件與本案所應具備之說明 書、必要圖式等文件必屬一致，任何與優先權基礎案內容非 一致之缺圖或說明書漏頁均應屬得為補正事項，顯係原告之 誤解。原告另稱於先進國家中從無以一早經存在於先申請案 之圖式，因後申請案圖式缺漏而不予申請人補正並否准優先 權等語。此部分因各國專利法之立法政策及立法例本有不同 ，自難比附爰引，執為有利之論據。綜上所述，原告於99年 3月9 日以外文本提出專利申請時未檢附圖式，申請案應以 補正外文圖式之日(99 年4 月23日) 為申請日，被告依專利 法第25條第3 項及第27條第1 項及其施行細則第11條第1 項 規定處分系爭案不得主張優先權，並無違法，為此答辯聲明 請求駁回原告之訴。
四、本院之判斷
(一)原告於99年3 月9 日以「用以連接外部功能性裝置與一設備 之器件、包括此種器件之設備、及其連接方法」向被告申請 發明專利，同時以受理國家為德國，申請日為西元2009年3 月10日，案號數為DＺ 00 0000 000 000.3號專利案主張優先 權，經被告編為第00000000號案審查。因原告申請時所檢送 外文本說明書未附圖式，被告於99年4 月7 日以(99)智專一 （二）15173 字第09940598660 號函通知原告於指定期間內
，即99年7 月9 日前補正外文本圖式、中文本發明專利說明 書、圖式及其他必要文件，並諭知申請日應以補正外文本圖 式之日為準。原告嗣於99年4 月23日補正外文本圖式，案經 被告於99年5 月12日以(99)智專一( 二)52401字第09940855 110 號函略以本案如於指定期間內補正中文本，則申請日為 99年4 月23日，惟本案主張之優先權日為98年3 月10日，而 本案最早可取得之申請日為99年4 月23日，顯逾法定期限12 個月，乃為本案不得主張優先權之處分。原告不服，向經濟 部提起訴願，亦經該部訴願審議委員會以相同之理由駁回原 告之訴願。本院審理時，原告仍以上開情詞主張略以其於99 年3 月9 日為系爭專利申請時，已同時主張優先權，應已符 合專利法之相關規定等語，故本件爭點應為原告所申請第00 000000號「用以連接外部功能性裝置與一設備之器件、包括 此種器件之設備、及其連接方法」發明專利申請案之申請日 為何及其得否依專利法第27條第1 項之規定主張優先權？(二)按申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必 要圖式，向專利專責機關申請之。申請發明專利，以申請書 、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。前項說明書及必要 圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文 本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者 ，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請 日。專利法第25條第1 項、第3 項、第4 項分別定有明文。 次按申請發明專利者，其申請書應載明申請人姓名或名稱； 有代表人者，並應載明代表人姓名。專利法施行細則第14條 第1 項第3 款亦定有明文。又按同細則第9 條並規定，申請 文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請 人限期補正，屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法（專利 法）第17條第1 項辦理，即應不受理。是以申請專利之發明 ，不問係以中文本或外文本提出申請，抑或其有無主張優先 權，其取得申請日之要件，均為申請時應備齊申請書、說明 書及必要圖式等書件，倘申請人係以外文本先行提出申請， 如於專利專責機關指定期間內補正中文本者，依法應以外文 本提出之日為申請日，其圖式如屬該專利案之必要圖式，而 未於申請時一併提出者，惟已在處分前補正者，則以補正之 日為申請日。復按申請人就相同發明在世界貿易組織會員或 與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並 於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者 ，得主張優先權。本法（專利法）第27條第1 項所定之12個 月，自外國第一次申請日之次日起算至本法第25條第3 項規 定之申請日止。亦為專利法第27條第1 項及其施行細則第11
條第1 項所明定。末按被告於2006年公告之專利審查基準第 一章5.②規定（見專利審查基準1-1-7 ），所謂以外文本提 出之日為申請日者，申請發明專利必須具備申請書、外文說 明書及外文必要圖式；又專利以外文本先行提出者，該外文 說明書（圖說），係申請人向我國申請專利之內容；而優先 權證明文件所附基礎案內容，係申請人曾在該外國申請並經 受理之內容，即使外文說明書（圖說）其內容有可能完全或 部分揭露於優先權證明文件之中，惟兩件係分屬各自獨立且 功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，申請人仍 須分別提出。
(三)經查本件原告於99年3 月9 日就系爭專利申請案所提出之發 明專利申請書，於「六、附送書件」欄位僅勾選「5.外文說 明書一式2 份」（見申請卷第1 頁），且原告係法人，但其 於申請書上亦未載明其代表人姓名（見申請卷第4 頁），另 依其所附外文說明書第24至26頁之相關內容（見申請卷第18 至20頁），亦已提及該外文說明書應有三個圖式，但原告卻 未於該次申請時一併附上（見申請卷第12至44頁），故原告 於99年3 月9 日所提出之申請書，雖已附外文說明書，但欠 缺申請人之代表人姓名及外文必要圖式，因此，原告於99年 3 月9 日所為之專利申請案，因未備齊應記載及應提出文書 之法定程式而不符合取得申請日之規定。從而，被告於99年 4 月7 日以(99)智專一(二) 15173 字第09940598660 號函 （見申請卷第7 頁）通知原告限期補正，補正內容包括申請 書不完備、申請權證明文件、委任書、外文圖式等（詳細補 正內容見申請卷第6 頁），並於說明第五點明文通知原告依 專利法第25條第4 項之相關規定，本案申請時未檢送外文必 要圖式，因此本案申請日應以補正日期為準，於法有據。原 告嗣於99年4 月23日始補正外文本圖式及申請書上之應記載 之代表人姓名暨其他應補正事項等（見申請卷第46至87頁） ，依上開專利法第25條第1 、3 、4 項、專利法施行細則第 9 條及專利審查基準1-1-7 之規定，系爭案之申請日應以申 請書、說明書及必要圖式齊備之日即99年4 月23日為申請日 。原告主張其已提出外文說明書並主張優先權，即可免除備 妥其他取得申請日法定程式之義務，容有誤會。(四)又查系爭案申請日既為99年4 月23日，依據專利法施行細則 第11條第1 項規定，原告以受理國家為德國，申請日為西元 2009年3 月10日，申請號為DＺ 000000 000 000.3 號專利案 主張優先權，迄系爭案申請日顯已逾專利法第27條第1 項規 定得主張優先權之12個月法定期限，系爭案自不得主張優先 權。原告雖主張依據專利法第27條第1 項僅規定於（外國）
第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者， 得主張優先權，故僅需申請時有提出，即視為有主張，得否 主張優先權之認定應與申請日之取得無關云云。惟按若法律 僅概括授權行政機關訂定施行細則者，該管行政機關於符合 立法意旨且未逾越母法規定之限度內，自亦得就執行法律有 關之細節性、技術性之事項以施行細則定之，惟其內容不能 牴觸母法或對人民之自由權利增加法律所無之限制，司法院 大法官釋字第367 號解釋著有明文。又若法律僅為概括授權 時，應就該項法律整體所表現之關聯意義為判斷，而非拘泥 於特定法條之文字，亦有司法院大法官釋字第394 號解釋理 由書可資參照。經查專利法第27條第1 項之用語雖僅有「申 請」二字，惟所謂「申請」，當然應係指符合法定程式之申 請，而符合法定程式之申請，即能取得專利法第25條第3 項 規定之申請日。因此，專利法施行細則第11條第1 項所為之 規定，符合立法意旨且未逾越母法之規定，況91年11月修正 之專利法施行細則第19條第1 項即已明定此12個月之計算方 式，係自外國第一次申請日之次日起算至向本國之申請日止 ，其立法理由係為與國際作法一致，而93年7 月施行之現行 專利法施行細則第11條第1 項僅係將條次變更，此有被告94 年3 月編印之專利法逐條釋義第75頁及現行專利法施行細則 第11條立法理由可資參考。故就專利法整體所表現之關聯意 義為判斷，專利法施行細則第11條第1 項係就其母法第27條 第1 項所定之「申請」為細節上之補充規定，符合授權明確 性原則。原告僅以該「申請」二字，認優先權之主張與申請 日之認定無關，並不可採。
(五)原告另主張於中文本需與據以主張優先權之先申請案一致之 規定下，其圖式早已顯示於原告提出申請之該德國申請案優 先權證明文件中，則其圖式縱有疏漏應仍得為補正之事項。 於各國亦無以一早經存在於先申請案之圖式之缺漏而不予申 請人補正並否准優先權之情事。被告所為本件專利申請案不 得主張優先權之處分，應屬違法云云。惟依專利審查基準1- 1-7 之規定，認定申請日之取得與優先權之主張，係分屬各 自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代， 故申請人仍須分別提出，亦即不得以優先權之主張，取代原 告應備之合法申請文件，故原告此部分主張實不足採。末查 專利法施行細則第21條係規定申請人所檢附之合法文件有部 分缺頁或遺漏時，如嗣後補正且該補正可見於主張優先權之 基礎案時，仍得援用原申請日。惟如申請人自始即未檢附說 明書或圖式，即非屬部分缺頁或缺漏之情事，縱有優先權之 主張，仍應以補正之日為申請日，再以該申請日計算原告得
否以國外申請案主張優先權，故原告此部分之主張，亦不可 採。
五、綜上所述，被告依專利法第25條第3 項、第4 項及第27條第 1 項之規定，所為系爭案申請日為99年4 月23日及系爭案不 得主張優先權之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持， 亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無 理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不 生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 100 年 2 月 24 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 蔡惠如
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 100 年 2 月 24 日 書記官 陳士軒