最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第00754號
上 訴 人 尚立國際股份有限公司
代 表 人 甲○○ 送達處所同上
訴訟代理人 顧立雄律師
陳信至律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○ 送達處所同上
參 加 人 日商‧吉田股份有限公司
代 表 人 吉田輝幸 送達處所同上
訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師
黃闡億律師
上列當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國94年8月3日
臺北高等行政法院93年度訴字第1660號判決，提起上訴。本院判
決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、本件上訴人於民國91年3月4日以「 PORTER」商標作為其註冊第683346號「PORTER及圖」商標之 聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品 及服務分類表第25類之衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領 結、冠帽‧‧‧等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人 核准列為審定第0000000號聯合商標（下稱系爭聯合商標， 圖樣如附圖1所示）。系爭審定第00000000號「PORTER」商 標既係依我國商標法申請註冊之商標，原審又認定該商標相 同或近似於據以異議商標，有致我國公眾混淆誤認之虞，自 應適用我國商標法之規定撤銷該商標之審定，上訴人主張本 件不得適用我國商標法之主張，顯有違誤。㈡、原判決就： ⒈依最高行政法院判決意旨，唯有於國內大量販售並投入鉅 額費用於國內主要媒體持續廣告宣傳，該外國商標始有機會 於國內著名；⒉並無客觀銷售數據足資證明國內有如何之日 文雜誌並為如何宣傳參加人之據以異議商標，使其成為著名 ；⒊參加人之據以異議商標無由因我國與日本、香港經貿旅 遊頻繁即可成為我國著名商標；⒋被上訴人罔顧香港地區「 PORTER」商標之使用者實際上包含祥記公司及上訴人公司之 事實；⒌參加人所提網友討論網頁之日期晚於系爭商標申請 日，其有夾雜中國大陸網友意見，自無可採；⒍參加人所提
銷售量統計表等資料係參加人自行製作，不具公信力，自無 可採等有關上訴人所提據以異議商標並非著名之主張恝置不 論。又上訴人前手與參加人間簽訂之協議書中所約定之權利 金係作為參加人設計、供應皮包樣品及技術之對價，並非支 付參加人商標權利金，且上訴人於異議階段提出之國內雜誌 宣傳內容，其中關於「PORTER」系列商標之介紹，不過為商 標淵源之陳述以及「PORTER」商標在日本之銷售情形，並不 足以證明據以異議商標於我國已達著名之程度，原判決對上 開主張亦恝置不論，其有判決理由不備之違背法令，㈢、據 以異議商標商品無法在國內販售或使用，自無致公眾混淆誤 認；混淆誤認之情形早已存在於據以異議商標與上訴人註冊 第683346號等「PORTER」系列商標間，上訴人申請註冊系爭 商標，並不會對國內既存消費市場之公平競爭或消費者對兩 造商標間之認知再產生任何影響，自應准許系爭商標之註冊 。原判決對上開主張未於判決理由載明不採之理由，有判決 不備理由之違背法令。㈣、據以異議商標商品從來不曾，將 來也不可能在我國使用據以異議商標或販售該商標商品，原 判決未慮及我國商標法所保護者當然僅限於我國之公共利益 ，並不及於日本之消費者，是原判決逕行適用我國商標法之 規定而為上訴人敗訴之判決，自有行政訴訟法第243條第1項 規定判決適用法律不當之違法。為此，請廢棄原判決，撤銷 訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、參加人參加意旨：㈠、參加人提呈之公司簡介、商品型錄、 於日本販售之據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之 銷售量統計表等證據資料雖為參加人所自行製作，惟並非不 得作為原處分機關審查據以異議商標是否著名時之證據，且 將公司簡介及商品型錄內容與參加人另行提呈之香港、日本 流行雜誌上大量廣告、報導等內容相互勾稽，足以判定其內 容正確無誤，又參加人於原審提呈日本エフ ウ－クス株式 會社發行之「SHOES&BAG有力企業名鑑」2001年版及2003年 版，即記載參加人公司自西元2000年起銷售額已超過一百億 元，且於高島屋、三越、丸井、大丸、西式、小田急、阪急 、伊勢丹等百貨公司販售其商品，該證據資料亦足以證明參 加人提出之日本販售據點表、西元1995年至2001年於日本及 香港之銷售量統計表所載內容與事實相符。原處分依調查證 據之結果，採認參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本 之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量 統計表等證據資料，與行政程序法第43條並無違背，原判決 肯認原處分所為之判斷，於法並無不合。㈡、訴外人祥記實
業股份有限公司係經由參加人授權使用據以異議商標，其屬 參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，一般消費者所認 知之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為參加人公司之信譽 ，祥記公司縱有於香港販售「PORTER」系列商標商品之事實 ，其使用之效果亦應歸於參加人。上訴人於台灣所為之宣傳 廣告，一再使人誤認其販售之PORTER系列商標商品之產銷主 體為參加人，其攀附參加人商譽之意圖明顯，上訴人縱有於 香港地區販售「PORTER」商標商品之事實，其是否使消費者 認識「PORTER」商標所表彰之信譽為上訴人自身之信譽，不 無疑問。㈢、參加人提出之網路討論資料部分所載日期縱有 晚於系爭商標申請註冊日，惟仍有部分早於系爭商標申請註 冊日，而某一商標商品於網路上受到討論、探詢，已足以顯 見該商標商品受到消費者之喜愛及高度注意，該等網路討論 資料應得作為證明據以異議商標為著名商標之證據。㈣、參 加人早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包、 皮包、手提袋等商品上，為促銷據以異議商標之背包、皮包 、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本 各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店， 且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，並於香港 地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人公司之營業 額已逾百億日幣，而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交 通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光 旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也 極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書 局等知名書局連鎖店，及遍佈放置大街小巷的便利超商均有 展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂 等情報的知名雜誌，刊登據以異議商標商品相關廣告、報導 之日文雜誌「Men's non-no」、「With」、「MORE」、「 non-no」、「mini」、「Zipper」、「COOL TRANS」、「 Boon」、「spring」、「smart」等於台灣網路書店亦有販 售，被上訴人於本案異議階段時，亦曾派員至金石堂書店、 何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以 來報導據以異議商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連銷 書店均有展示及販售，再參酌我國國內網友於網路上踴躍討 論據以異議商標商品，堪認據以異議商標已廣為相關事業或 消費者所普遍認知，符合修正前商標法第37條第7款所謂之 著名商標。㈤、系爭商標與上訴人受讓自祥記公司之註冊第 683346號等商標乃各自獨立存在之商標，且系爭商標與該等 商標之圖樣不盡相同，指定使用之商品亦未必相同，依商標 審查個案拘束原則，上訴人不得以其取得註冊第683346號等
商標專用權，即主張本案系爭商標亦應准予註冊。註冊第68 3346號等「PORTER」相關商標專用權人原為祥記公司，上訴 人係自祥記公司受讓該等商標專用權，而祥記公司申請註冊 該等商標則係源自參加人之授權，於雙方授權契約關係終止 後，祥記公司本應依法回復原狀，將其於授權期間註冊之商 標（即註冊第683346號等「PORTER」相關商標）移轉予參加 人，或自行撤銷該等商標之註冊，惟該公司竟惡意轉讓該等 商標專用權予上訴人，而祥記公司董事長林明燈同時為上訴 人公司監察人，祥記公司董事林義雄亦同時為上訴人公司董 事，上訴人公司總經理Andy Lin則與祥記公司董事長林明燈 為父子關係，該三人對祥記公司與參加人間之授權契約早於 西元2001年5月間終止、同意註冊條款已失效、祥記公司已 無製造、行銷、經銷「PORTER」系列商標商品的權利等情當 知之甚詳，竟仍將祥記公司於授權契約存續期間所註冊之商 標專用權移轉登記予上訴人，而上訴人受讓商標專用權後， 仍於廣告中使用令人相信事實上為其產製的PORTER相關系列 商標商品之產製來源為參加人之文字，其顯然有攀附參加人 商譽之意圖，而以不公平競爭之目的，申請註冊本件系爭商 標。㈥、衡諸據以異議商標使用於背包、手提袋等商品已廣 為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而上訴人 於其後始以相同之外文「PORTER」作為系爭商標圖樣，指定 使用於圍巾、頭巾、領帶、領結等商品同可作為服飾配件， 客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參 加人產生混淆誤認之虞等語。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠關於據以異 議商標於系爭聯合商標申請註冊前是否為著名之商標部分： ⑴據以異議之「PORTER」等商標係參加人首先使用於背包、 皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於 日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手 提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大 百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透 過代理商銷售據以異議商標商品至香港販售，西元2001年之 銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾1百70萬件；參加人雖 無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港 、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本 流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於 日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上 經國內網友踴躍討論等情，有參加人於原異議案所檢送之公 司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、1995年至2001年 於日本及香港之銷售量統計表、在台灣亦有販售之「non-no
」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等 日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品 經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影 本附卷可稽；已足證明據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯 合商標申請註冊（91年3月4日）前，應已為背包、手提袋等 商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。⑵再參 以上訴人自稱其前手祥記公司於1988年起與參加人訂約「共 同經營」據以異議之「PORTER」系列商標，苟「PORTER」商 標未臻著名，祥記公司又焉肯每年給付參加人鉅額之權利金 ？何況，上訴人嗣後於其商品宣傳廣告中，強調：「Porter 哈日包燒上身」、「‧‧‧其實這些都是Porter包的特色， 在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可 想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『 海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立 」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本 的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「 日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作，一針入魂吉田包 」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個 日本，‧‧‧在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前 台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹 襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」 、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處 可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORT ER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京 創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行 文化的重量級代表。」等為訴求，以促銷「PORTER」商標商 品，此有上訴人於異議階段提出之附件15宣傳廣告附原處分 卷可稽，益證據以異議之日本「PORTER」等商標，在國內商 譽卓著，否則上訴人焉肯於其商品廣告中一再提強調「PORT ER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏 Kichizo Yoshida等，故其予消費者之認知仍係代理參加人 據以異議商標之商品，並非自創品牌；上訴人訴稱日本「PO RTER」之商品不能在台販售，「PORTER」商標在國內著名， 係其努力經營之結果，不能認為據以異議之日本「PORTER」 商標在國內已臻著名云云，亦顯非可採。㈡關於系爭聯合商 標是否有致公眾混淆誤認之虞部分：⑴據以異議商標使用於 背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而 為著名商標，已如前述，從而上訴人於其後始以相同外文「 PORTER」作為系爭聯合商標圖樣申請註冊，且指定使用於衣
服、圍巾、頭巾、領帶、領結等商品，復與據以異議商標所 知名之背包、皮包、手提袋等商品極具關聯性，客觀上自難 謂無使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產 生混淆誤認之虞。⑵又如前所述，上訴人於其商品之宣傳廣 告中，一再提強調「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參 加人之創辦人吉田吉藏Kichizo Yoshida等，以促銷其「POR TER」系列商標商品，在在足使消費者有混淆誤認「PORTER 」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人之虞。㈢ 關於系爭聯合商標之註冊是否須得並已得參加人之同意部分 ：⑴系爭聯合商標圖樣近似於參加人著名之據以異議商標， 有致公眾混淆誤認之虞，已如前述，依本件異議審定時商標 法第37條第7款但書之規定，系爭聯合商標如欲申請註冊， 自應取得據以異議商標之所有人或授權人之同意。是上訴人 主張其合法受讓祥記公司所有之「PORTER」系列商標權利， 自得依法行使法律賦與商標權人之權利，以申請系爭聯合商 標，無庸再取得參加人之同意云云，自非可採。⑵上訴人另 主張系爭聯合商標之註冊，實質上已得參加人之同意云云， 無非以祥記公司與參加人間所簽訂之4份協議書暨上訴人與 祥記公司間所簽訂之商標讓與契約為據。惟查：①協議書4 份，係參加人與祥記公司於西元1988年12月6日、1993年6月 2日、1996年1月30日、2001年6月30日所先後簽訂，其約定 契約有效期間則分別為西元1988年12月6日至1991年12月底 、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年 12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，已如前述。② 上開協議書之性質究為合作契約或授權契約，上訴人與參加 人各有不同之主張，並舉不同之理由支持其說，惟不論該協 議書之性質為何，其明白載有「PORTER」系列商品，吉田公 司同意祥記公司自西元1989年起製造、行銷，並同意祥記公 司在我國申請註冊，而祥記公司則應每年支付約定之權利金 等約定，此為雙方所不爭。嗣祥記公司於西元2001年4月4日 發函通知參加人，於收受通知後一個月終止上開契約，並停 止給付參加人權利金，此亦為雙方所不爭執。是於上開協議 書有效期間內，祥記公司就「PORTER」系列商標固有申請註 冊之權利，但於契約終止後，祥記公司即不再享有此權利， 遑論嗣後受讓祥記公司權利之上訴人。③茲上訴人於91年3 月4日申請系爭聯合商標之註冊，已在祥記公司與參加人所 訂上開協議書終止（西元2001年5月）之後，顯難謂已取得 參加人或其授權人之同意，上訴人之上開主張，亦非可採。 綜上所述，系爭聯合商標之申請註冊，有異議審定時商標法 第37條第7款規定不得申請註冊之情形；上訴人所訴，核不
足採。從而，被上訴人所為系爭聯合商標之審定應予撤銷之 處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因而為上 訴人敗訴之判決。
五、本院按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致 公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。但申請人係由商標或 標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，為系 爭聯合商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。而衡酌 兩商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購 買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所 稱著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標 章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細 則第15條第1項及第31條第1項所明定。本件上訴人於民國91 年3月4日以「PORTER」商標作為其註冊第683346號「PORTER 及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第25類之衣服、靴鞋、圍巾、頭 巾、領帶、領結、冠帽‧‧‧等商品，向被上訴人申請註冊 ，經被上訴人核准列為審定第0000000號聯合商標。嗣參加 人以系爭聯合商標有違當時商標法第37條第7款及第14款之 規定，檢具「PORTER」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOK YO JAPAN及圖」等商標，對之提起異議，案經被上訴人審查 ，以92年8月27日中台異字第920201號商標異議審定書為系 爭第0000000號「PORTER」聯合商標之審定應予撤銷之處分 。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。原審法院因認本件 撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰 依職權裁定命獨立參加被上訴人之訴訟。查系爭第0000000 號「PORTER」聯合商標係指定使用於衣服、靴、鞋、圍巾、 頭巾、領帶、領結、冠帽等商品，次查據以異議之「PORTER 」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN及圖」等商 標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌 ，經將系爭聯合商標與據以異議商標圖樣上之外文「PORTER 」相較，二者均有相同之外文「PORTER」，客觀上於異時異 地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買 人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，再查據以異議 之「「PORTER」、「YOSHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAP AN及圖」等商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等 商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊， 嗣除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、 商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷 售據以異議商標商品至香港販售，而據以異議商標商品長期 以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有
販售，堪認據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請 註冊前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普 遍認知而達著名之程度，又查系爭聯合商標係指定使用於圍 巾、頭巾、領帶、領結等商品註冊，與據以異議商標之背包 、手提袋等服飾配件又具有關聯性，客觀上自有使消費者對 其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞 ，是系爭聯合商標之申請註冊，自有異議審定時商標法第37 條第7款規定不得申請註冊之情形，被上訴人為系爭聯合商 標之審定應予撤銷，訴願決定予以維持，均無不合，原審併 予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上 訴意旨略以：依最高行政法院92年度判字第562號判決及92 年度判字第839號判決意旨，唯有於國內大量販售並投入鉅 額費用於國內主要媒體持續廣告宣傳，外國商標始有機會成 為國內著名商標，就據以異議商標而言，並無客觀銷售數據 資以證明國內有何日文雜誌之宣傳使之成為著名，不得僅以 我國與日本、香港經貿旅遊頻繁即可成為我國著名商標，網 友意見與參加人自行製作之銷售量統計表及雜誌宣傳等均不 足以證明據以異議商標屬著名商標，據以異議商標商品從來 不曾，將來也不可能在我國使用據以異議商標或販售該商標 商品，上訴人申請註冊系爭商標，並不會對國內既存消費市 場之公平競爭或消費者對兩商標間之認知產生任何影響，自 無致公眾混淆誤認，原判決對上訴人於原審所為上述主張， 或恝置不論，或未載明不採之理由，自有判決不備理由之違 法，又原判決未慮及我國商標法所保護對象僅限於我國人之 公共利益，而不及於日本之消費者，原判決逕行適用我國商 標法而為上訴人敗訴之判決，亦有適用法律不當之違法云云 ，惟查本院另案關於商標案件之裁判，其事實與本件不儘相 同，自難援引適用於本件商標異議事件，次查原審依上訴人 與參加人所提證據資料並經兩造辯論後審酌認定據以異議商 標所表彰之商譽於系爭聯合商標註冊前，應已為背包、手提 袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，原 判決除說明其認定之理由外，並說明上訴人主張據以異議商 標非著名商標何以不足採之理由，復查原審又以上訴人於其 商品之宣傳廣告中，一再強調「PORTER」品牌源自日本、原 宿地區等，自足使消費者有混淆誤認系爭商標所表彰之商品 來源或產銷主體為參加人之虞，末查，保護著名商標或標章 ，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之 原則而為世界各國趨勢，是上訴意旨指我國商標法保護之對 象以本國人民為限，自亦無足取；綜上所述，上訴意旨指摘 原判決不當各點均無可採，其據以聲明廢棄原判決為無理由
，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 4 月 30 日 第三庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 陳 秀 美
法 官 梁 松 雄
法 官 劉 介 中
法 官 戴 見 草
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 96 年 5 月 2 日 書記官 郭 育 玎
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