臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00139號
原 告 美商．馬霖努察蘇提寇斯公司
代 表 人 甲○ ○○○○
訴訟代理人 李振林 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 乙○○
參 加 人 芳鑫貿易有限公司
代 表 人 丙○○
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年11
月15日經訴字第09506182880 號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院依職權命第三人芳鑫貿易有限公司參加訴訟，本院判決如下
：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
參加人芳鑫貿易有限公司前於民國（下同）91年1 月31日以 「芳鑫公司標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第5 類之礦物質、蛋白質、海藻 片、人蔘精、營養滋補劑、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、植物纖 維素、抗氧化營養補充劑、乳酸菌錠、胎盤素膠囊、魚油膠 囊、綜合維他命及礦物質製劑、綜合礦物質劑、胡蘿蔔素、 甲殼質膠囊、卵磷脂粉、燕窩精商品，向被告智慧財產局申 請註冊，經被告於92年12月1 日核准列為註冊第0000000 號 商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣原告於94年4 月20 日以系爭商標違反商標法第23條第1 項第12款、第14款及第 16款規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以評定商標） ，對之申請評定。經被告審查，以95年8 月2 日中台評字第 940156號商標評定書為「申請不成立」之處分（下稱原處分 ）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年11月15日經訴字第 09506182880 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起 行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成評定成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：
⑴原告事後同意參加人申請註冊系爭商標，是否有商標法第23 條第1 項第1 項第12款、第14款但書規定之適用？ ⑵系爭商標是否為著名之法人名稱？有無商標法第23條第1 項 第16款規定之適用？
㈠原告主張：
⒈原處分及訴願決定為不利於原告之認定，其理由均略以： ⑴原告已同意參加人就「Marlyn」商標圖樣可在我國申請 註冊，則參加人以外文「Marlyn」作為系爭商標圖樣申 請註冊，雖其取得原告之同意晚於系爭商標之申請註冊 日，惟按商標法第23條第1 項第12款及第14款之立法意 旨，主要在保護著名商標所有人及先使用人之權益，若 已徵得該著名商標所有人及先使用商標人之同意，即應 依該2 條款但書之規定，排除本文規定之適用，至於取 得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所 問。
⑵商標法第23條第1 項第16款規定部分：
按本條款所保障之法人，係指依我國公司法等相關法律 設定登記或認許之法人而言，本件原告為一非經我國公 司法等相關法律設定登記或認許之法人，自無本款規定 之適用。
惟查上開據為不利原告之法律適用與商標法第23條第1 項 第12款、第14款、第16款之意旨殊有未合，茲分敘如下。 ⒉商標法第23條第1 項第12款、第14款部分： 按商標法第23條第1 項第12款規定：「商標相同或近似於 他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有 減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。 但得該商標或標章所有人同意申請註冊者，不在此限。」 、同條項第14款規定：「商標相同或近似於他人先使用於 同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具 有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在 者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。 」兩款均有「但得該商標或標章所有人同意申請註冊者， 不在此限」及「但得該他人同意申請註冊者，不在此限」 之除外但書規定，惟查所謂「同意」效力之客體，係指對 意思表示以後之事件而言，與「承認」係對意思表示以前 之事件發生效力不同，是若無特別指明溯及適用於意思表 示前之事件，「同意」之效力僅限於同意之後，乃經驗及 論理法則之當然。縱原告於經銷協議書上同意參加人得註
冊及使用商標，註冊及使用商標之行為當然指於經銷期間 內，為當事人之本意至為顯然。換言之，原告未同意參加 人得於經銷期間開始之前或屆滿之後為註冊或使用行為， 為當然之解釋。參加人於91年1 月31日申請系爭商標，而 原告與參加人之經銷協議則晚於91年10月2 日，是原告與 參加人間經銷協議之同意顯不及於系爭商標之申請行為， 正如同參加人如有於經銷協議前仿冒「MARLYN」商標之侵 權行為，亦不得主張經銷協議同意參加人於經銷期間得使 用商標，進而解釋為同意協議前之仿冒「MARLYN」商標侵 權行為。再按，不獨民法第148 條明文行使權利，履行義 務，應依誠實及信用方法，商業合作上尤其重視誠信，參 加人尚非原告之臺灣總經銷商，未經原告同意竟於91年1 月31日擅自搶先註冊原告所有之據以評定商標，如原告簽 署經銷協議時知悉此一情事，必不能相信參加人之誠信而 同意參加人為臺灣總經銷商，更遑論進一步同意其剽竊搶 註之合法性，證諸原告於系爭商標註冊後發現參加人搶註 情事後即要求參加人移轉返還商標予原告乙節益明。原告 與參加人之經銷協議不能證明原告有同意系爭商標之不法 搶註行為，復別無其他足以證明原告有同意系爭商標之不 法搶註行為，被告徒以經銷協議上之同意字樣曲解同意應 有時間效力限制之當然事理及原告意思表示之真意，於法 自屬無據。原告既無對系爭商標搶註行為之同意，參加人 即不得主張商標法第23條第1 項第12款、第14款之但書除 外效果，亦即，系爭商標自有商標法第23條第1 項第12款 、第14款不得註冊規定之適用。
⒊商標法第23條第1 項第16款部分：
查商標法第23條第1 項第16款規定：「商標有著名之法人 、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者 ，不得註冊。」所保護者為著名法人、商號或其他團體及 公眾免於混淆誤認之權益，應無排除外國法人之必要性， 再查本款不稱「我國法人」而泛稱「法人」，證諸商標法 第70條關於「外國法人」明文之立法一貫性，應認為「法 人」並非「我國法人」之簡稱或「我國」二字之疏漏所致 ，而係立法意旨有意不區分本國法人或外國法人，均予以 保護，另查，若本款之法人係指依我國公司法等相關法律 設定登記或認許之法人，然我國尚無商號或其他團體須經 我國相關法律設定登記或認許之相關規定，則同款規定之 商號及其他團體無須以經我國相關法律設定登記或認許者 為限，法律之解釋顯然有岐異之矛盾，準如上述，商標法 第23條第1 項第16款所指之「法人」應不僅限於經我國相
關法律設定登記或認許之法人，始符商標法保護公眾免於 混淆誤認之本旨。
㈡被告主張：
⒈按商標法第23條第1 項第12、14款規定，商標「相同或近 似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞， 或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註 冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此 限」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服 務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務 往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得 該他人同意申請註冊者，不在此限」。是申請註冊之商標 縱相同或近似於他人著名之商標或他人先使用於同一或類 似商品之商標，惟若商標權人徵得著名商標所有人或先使 用商標之人同意者，即可排除該款規定之適用。 ⒉本件就原告所檢送之證據資料觀之，早於系爭商標91年1 月31日申請註冊前，原告已先使用據以評定「MARLYN」商 標於維他命、營養補充品等商品之事實。次就參加人檢送 之原告於西元2003年5 月29日出具之同意書觀之，其固已 為原告於同年7 月28日發出的新同意書所取代，而新同意 書內容並未同意參加人得以自己名義申請商標註冊，然據 雙方當事人於西元2002年10月2 日簽署之總經銷協議書， 原告同意參加人可在「地區」內之任何司法管轄區註冊及 使用「MARLYN」商標；如果委託人（即原告）提出要求移 轉此種商標給委託人並願自己負擔費用時，經銷人應依照 被告的要求辦理文件以完成移轉商標等，據此，足認系爭 商標之申請註冊已獲得原告之同意，揆諸商標法第23條第 1 項第12、14款但書之規定，自無前揭法條本文規定之適 用。至原告因參加人未遵循「總經銷協議書」協定將系爭 商標權移轉與原告一節，應屬另案私權紛爭，非本案審究 之範疇，併予敘明。
⒊商標法第23條第1 項第16款規定，商標「有著名之法人、 商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者， 不得註冊」。所稱著名之法人、商號或其他團體之名稱， 指其特取部分而言，復為同法施行細則第17條所規定。又 本款所稱法人或商號團體之名稱，須係依法律登記者，始 有受保護之權利可言，其非依法律或法律授權制定之行政 命令所為登記之英文名稱，應不包括在內。至於外國公司 依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱 及中文名稱始受本款規定之保護。
⒋查本件原告美商．馬霖努察蘇提寇斯公司（MARLYN NUTRA
CEUTICALS,INC.）為一外國法人，並無證據可資證明原告 公司名稱已經我國主管機關登記或認許，自不受本款規定 之保護。揆諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。 ㈢參加人主張：
⒈本件原告以系爭商標係參加人未經同意提出註冊申請，有 使公眾混淆誤認及妨害公共秩序、善良風俗，其註冊有違 商標法第23條12款、14款、16款之規定，因認被告以系爭 商標駁回其註冊申請之處分有所違誤，爰提起本件訴訟云 云，惟參加人之系爭商標係經原告同意取得註冊，原告亦 自始知悉，絕無其所稱剽竊問題，本件原告之訴無理由， 應予駁回，此詳述如後。
⒉按「商標圖樣有相同或近似於他人著名商標或標章，有致 相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別 性或信譽之虞者，及有相同或近似於他人先使用於同一或 類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約 、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」， 不得註冊，固為商標法第23條第12款、14款所規定。惟上 開法文但書亦訂明「得該他人同意申請註冊者」，不在此 限。
⒊承上，商標權人已得同意註冊取得商標權者，任何人不得 再以此2 條文主張商標註冊違法，參加人為原告臺灣獨家 銷售代理商，且自70餘年即已進口該商品在臺銷售，乃系 爭商標在臺灣之使用遠早於經銷合約之簽署，原告所云參 加人剽竊逕自申請取得商標權一事並無實據，再者系爭商 標於申請過程中並已獲原告同意註冊申請，亦有原告公司 自行出具並經公證之同意書可稽，本件商標當無違反前揭 法文規定，有不准註冊之情，本件原告之主張自屬無據。 ⒋商標圖樣有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相 關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，為商標法第3 條第16 款規定。然查，參加人為原告臺灣之總經銷，該公司所銷 售之肝精膠囊商品，於臺灣均係授權由參加人獨家銷售， 則參加人使用系爭商標即無使相關公眾混淆誤認之虞。又 商標法第70條係就外國法人於訴訟上符合訴訟當事人能力 之特別規定，要無可移為商標法第23條第16款要件之解釋 ，蓋二者條款所欲規範是屬二事，無混為一談之理。況本 件商標之註冊申請係在原告同意下進行，並有原告所提出 之同意書可資證明，乃系爭商標之註冊並無原告所指責有 違商標法第23條第16款之情事。
⒌綜上，本件參加人係經原告公司之同意，方提出系爭商標 之註冊申請，則該申請即無違商標法第23第12款、第14款
、第16款之規定。另，系爭商標已因註冊未繳納而消滅， 原告再對起訴即無權利保護之必要。
理 由
一、系爭商標因商標權人未依商標法第26條第1 項、第2 項規定 繳納註冊費，而為主管機關於96年8 月1 日註銷公告消滅（ 參本院卷第44頁商標註冊簿），惟此註銷係向後失效，與評 定如成立可溯及發生撤銷商標之效果不同，故本件原告仍有 訴訟利益，合先敘明。
二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾 混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之 虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或 服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務 往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，固為 商標法第23條第1 項第12款及第14款本文所明定。但「得該 商標或標章之所有人同意申請註冊者」、「得該他人同意申 請註冊者」，則不在此限，復為該2 條款但書所明定。是以 申請註冊之商標縱相同或近似於他人著名商標或他人先使用 於同一或類似商品之商標，然若徵得著名商標權人或先使用 人之同意者，即無前開2 條款本文規定之適用。又商標「有 著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤 認之虞者」，不得註冊，復為商標法第23條第1 項第16款之 規定。
三、參加人芳鑫貿易有限公司前於民國（下同）91年1 月31日以 「芳鑫公司標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第5 類之礦物質、蛋白質、海藻 片、人蔘精、營養滋補劑、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、植物纖 維素、抗氧化營養補充劑、乳酸菌錠、胎盤素膠囊、魚油膠 囊、綜合維他命及礦物質製劑、綜合礦物質劑、胡蘿蔔素、 甲殼質膠囊、卵磷脂粉、燕窩精商品，向被告智慧財產局申 請註冊，經被告於92年12月1 日核准列為註冊第0000000 號 商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣原告於94年4 月20 日以系爭商標違反商標法第23條第1 項第12款、第14款及第 16款規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以評定商標） ，對之申請評定。經被告審查，以95年8 月2 日中台評字第 940156號商標評定書為「申請不成立」之處分（下稱原處分 ）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之 主張，是本件應審酌者厥為：
⑴原告事後同意參加人申請註冊系爭商標，是否有商標法第23 條第1 項第1 項第12款、第14款但書規定之適用？ ⑵系爭商標是否為著名之法人名稱？有無商標法第23條第1 項
第16款規定之適用？
四、關於⑴原告事後同意參加人申請註冊系爭商標，是否有商標 法第23條第1 項第1 項第12款、第14款但書規定之適用部分 ：
㈠系爭商標係於91年1 月31日申請註冊，經主管機關於92年12 月1 日准予註冊公告，此有商標註冊簿可稽（原處分卷第16 頁）。
㈡又系爭商標與據以評定商標外觀均為「MARLYN」之商標圖樣 ，為相同或近似之商標，此復為二造及參加人所不爭執。 ㈢依原告所檢送據以評定「MARLYN」商標之產品目錄及美國獲 准註冊等證據資料觀之，於系爭商標91年1 月31日申請註冊 前，原告固有將據以評定商標先使用於維他命等商品之事實 。惟據卷附原告與參加人於西元2002年10月2 日簽訂之總經 銷協議書（EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT）之前言「 …MARLYN NUTRACEUTICALS. INC. （馬霖努察蘇提寇斯公司 ，即原告）…（the 〝Principal 〞）, and FANG HSIN TR ADING CO.LTD. （芳鑫貿易有限公司即參加人）…（the 〝 Distributor 〞）」、第6 點「…Principal also consent that Distributor may register and use the trademark 〝Marlyn〞in any jurisdiction of the Terri tory,…」 ，及SCHEDULES2. 「TERRITORY ：Republic of China,Peop le's Republic of China（including Hong Kong and Maca u ）」所載內容可知，原告已同意參加人就「Marlyn」商標 圖樣可在我國申請註冊（參原處分卷第237 及243 頁）。 ㈣原告雖稱：因參加人未將系爭「MARLYN」商標移轉予原告， 其已於西元2004年3 月23日終止該總經銷協議書，參加人應 無權取得「MARLYN」商標之註冊云云。惟查： ⒈原告於系爭商標91年1 月31日申請註冊後始終止前述總經 銷協議書，係因參加人未依該協議書第6 點b 規定將系爭 「MARLYN」商標權移轉予原告，而終止協議書之效力，依 該協議書第10點「EFFE CT OF TERMINATION」（終止效力 ）a 之ii. 「the Distri butor shall on request fort hwith transfer any regist rations of the trademark 〝Marlyn〞to Principal as described in paragraph 6 .b and terminate its license of any intellectual p roperty of Principal then licen sed to Distributor . 」所載，乃參加人一經要求，即應將任何已註冊之「Ma rlyn」商標移轉予原告如第6 點b 所述，且終止原告所給 予參加人之任何其他智慧財產權之授權，並未論及原告所 為同意參加人以外文「Marlyn」在我國申請註冊之「同意
」意思表示亦隨該協議書之終止而溯及自始喪失其效力。 ⒉是本件縱然原告已終止其與參加人間之總經銷協議書，亦 僅發生參加人應否將已註冊之系爭商標移轉予原告之私權 爭執，尚不影響系爭商標業經原告同意之事實認定之效力 。
㈤原告另稱：所謂「同意」效力之客體，係指對意思表示以後 之事件而言，與「承認」係對意思表示以前之事件發生效力 不同，是若無特別指明溯及適用於意思表示前之事件，「同 意」之效力僅限於同意之後，乃經驗及論理法則之當然，參 加人於91年1 月31日申請系爭商標，而原告與參加人之經銷 協議則晚於91年10月2 日，是原告與參加人間經銷協議之同 意顯不及於系爭商標之申請行為云云。惟查：
⒈參加人以外文「Ma rlyn 」作為系爭商標圖樣申請註冊， 雖其取得原告之同意晚於系爭商標之申請註冊日，惟按商 標法第23條第1 項第12款及第14款之立法意旨，主要在保 護著名商標所有人及先使用商標人之權益，若已徵得該著 名商標所有人或先使用商標人之同意，即應依該條12、14 款但書之規定，排除本文規定之適用，至於取得同意之時 點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。 ⒉又商標法第23條第1 項第12款及第14款但書既未區別事前 或事後同意，而僅規定「得該商標或標章之所有人同意申 請註冊者，不在此限」，則民法所謂「事前同意、事後承 認」之概念，自不得比附援引。
⒊何況系爭商標係於91年1 月31日申請註冊，經主管機關於 92年12月1 日始准予註冊公告，已如上述（原處分卷第16 頁），而上開總經銷協議書係於西元2002年10月2 日簽訂 ，是系爭商標於獲准註冊前，業經原告同意註冊，則更無 商標法第23條第1 項第12款及第14款本文規定之適用。五、關於爭點⑵系爭商標是否為著名之法人名稱？有無商標法第 23條第1 項第16款規定之適用部分：
㈠按商標法第23條第1 項第16款規定，商標「有著名之法人、 商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」， 不得註冊。本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相 關事業或消費者所普遍認知者而言（商標法施行細則第16條 ），所謂商標圖樣有他人之法人、商號或其他團體名稱，係 指申請註冊之商標內容，有與法人、商號或其他團體名稱之 特取部分完全相同者而言（行政法院54判字第217 號判例、 商標法施行細則第17條參照）。所謂「特取名稱」係指公司 或商號名稱中除說明營業種類之文字及說明組織型態之文字 以外，用以表示其特性而與其他法人或商號相區別之部分。
㈡查原告「MARLYN NUTRACEUTICALS. INC. 」（馬霖努察蘇提 寇斯公司），其公司名稱之特取部分應為「MARLYN NUTRACE UTICALS.」二字，與系爭商標圖樣上之「MARLYN」相較，二 者並非完全相同，是以，系爭商標之註冊，依前述說明，應 無商標法第23條第1 項第16款規定之適用。六、綜上，原告所述，為不可採。從而被告認系爭商標之註冊無 違反商標法第23條第1 項第12款、第14款及第16款規定之情 事，就本件商標評定案所為申請不成立之處分，並無不法， 訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷， 並請求被告應作成評定成立之處分，為無理由，應予駁回。七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 24 日 第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊
法 官 陳金圍
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 96 年 10 月 24 日 書記官 陳可欣
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