臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01057號
原 告 和泰興業股份有限公司
代 表 人 甲○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國96年1
月25日經訴字第09606060950號訴願決定，提起行政訴訟。本院
判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告前於民國94年11月11日以「TOTAL SOLUTION」商標，指 定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35 類之代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標 經銷商情之提供、電氣及電子器具零售服務，向被告申請註 冊。經被告審查，認本件系爭商標圖樣上之「TOTAL SOLUTI ON」有全方位解決方案之意，即提供產品產銷之全套完整服 務之意，以之作為商標圖樣申請註冊，指定使用於代理進出 口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提 供、電氣及電子器具零售服務，無法使一般消費者認識其為 表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之服務相區別，應不 具識別性；且原告所檢具之證據資料亦不足證明本件商標業 經其反覆使用而取得識別性，以95年10月16日商標核駁第29 5673號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經 遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明（原告經合法通知未於言詞辯論期日到場，其聲明 、陳述係依其起訴狀所載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所 定商品及服務分類表第35類之商品，是否該當商標法第23條
第1項第1款之規定，而應不准註冊？
㈠原告主張之理由：
⒈按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰 商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別 」、「商標不符合第5 條規定者，不得註冊」，固為商標 法第5 條第2 項、第23條第1 項第1 款所分別規定。惟依 被告之商標識別性審查要點二提及，審查商標有無識別性 應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情 況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表 彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區 別。
⒉商標法第23條第1項第1款有關識別性之立法意旨，其係基 於商標之功能本在表彰商品或服務之來源，若一商標無法 使消費者識別其商品或服務來源，即失商標功能，自不得 核准其註冊，惟同條第4 項另有規定「有第1 項第2 款規 定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請 人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者 ，不適用之」，亦即經過申請人長久使用及商品廣泛行銷 ，已具有標誌性，能使一般購買者認識其表彰營業之標識 ，並得藉以與他人商品辨別者，仍不失為具有特別顯著性 ，即應准其註冊。
⒊原告自52年設立至今已逾40年，期間投入許多經費及心力 於投資及維護原告商譽，直至近14年來，更積極投入家電 市場，使相關品牌能深刻消費者之印象，代表人甲○○董 事長更親自領軍，與其千金為自家品牌代言、拍攝廣告， 以「自我挑戰，領導者風範（TOTAL SOLUTION）」之姿出 現於螢光幕前，不但在競爭激烈的家電市場中脫穎而出， 成功地吸引眾多業界人士及相關公眾之目光，亦大大提升 市場佔有率及產品銷售數量，成為家電品牌中之領導者。 更由於甲○○將該等相關品牌經營的有聲有色，常獲邀演 講，媒體亦爭相採訪，甲○○高知名度亦相對提升了系爭 商標等相關品牌之能見度；同時，原告投入更多資金，透 過不同傳播媒介大量、密集且頻繁的廣告，使相關公眾及 業者甚難將系爭商標與原告分離，其品牌形象可謂與原告 產生緊密結合，已為表彰原告所提供商品或服務來源之標 識。鑒於商標法立法目的係為促進工商企業正常發展，兼 及公益及私益之保護，則商標之准否應與市場交易情況相 符合，而該系爭商標經原告努力經營下，早為相關公眾所 熟知之知名商標，應可依商標法第23條第4項核准註冊。 ⒋經檢索已有他人使用「TOTAL SOLUTION」為商標，而經被
告核可註冊，茲將所得資料簡列如下：⑴註冊第0000000 號「BEST TOTAL SOLUTION 」，指定使用於第37、42類而 獲被告核准註冊，並公告於94年11月16日。⑵註冊第0000 000 號「BEST TOTAL SOLUTION 」，指定使用於第38類， 業經核准在案。⑶註冊第0000000 號「BEST TOTAL SOLUT ION 」，指定使用於第36類服務，商標文字非但未經設計 ，主要商標文字也與本案相同。⑷註冊第960895號「ASTE C THE TOTAL SOLUTION」，指定使用於第17類商品，商標 之構成為圖樣及「THE TOTAL SOLUTION」。觀諸上列商標 皆包含有「TOTAL SOLUTION」字樣，甚者商標圖樣未經任 何特殊設計，而以單純鋪陳的文字呈現，商標中「TOTAL SOLUTION」之字樣亦未聲明不在專用之列，仍因其具有識 別性而獲核准註冊。而原告對於系爭商標投入大量宣傳銷 售，卻經被告審認不具識別性，豈非有失同一標準？況被 告既認「TOTAL SOLUTION」此商標之意含有全方面解決之 意，為產品服務全套完整解決之意，使用在上述檢索所得 商標指定類別，亦為說明性用語，當不得註冊，惟被告既 以上開商標文字符合識別性規定，而准予其註冊，卻認原 告所花費大量宣傳推廣之「TOTAL SOLUTION」商標不具識 別性，審查標準不一。
㈡被告主張之理由：
⒈按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰 商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別 」。為商標法第5 條第2 項所明定；又「商標不符合第5 條規定者，不得註冊。」復為商標法第23條第1 項第1 款 所明定。
⒉經核本件原告申請註冊商標圖樣係由未經設計之單純外文 「TOTAL SOLUTION」所構成，其中「TOTAL 」有「完全的 」、「全面的」之意，「SOLUTION」則有「解決」之意， 二外文組合即含有「全面解決」之意，為國人易於了解之 一般敘述用語，經Google網站搜尋資料可知：「TOTAL SO LUTION」於電子或PC商品領域係指全方位解決方案，意即 提供客戶有關產品設計及產製流程所需之技術支援及其諮 詢，舉凡產品設計、製造、運送及售後維修等服務，亦即 提供產品產銷之全套完整服務。原告以之作為商標圖樣申 請註冊，指定使用於「代理進出口服務及代理國內外廠商 各種產品之報價投標經銷商情之提供、電氣及電子器具零 售。」等服務，實無法使一般消費者認識其為表彰服務來 源之標誌，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性 ，自有首揭法條規定之適用，類似案例有第00000000號「
TOTAL SOLUTION」商標註冊申請案前經被告核駁在案可稽 （列為核駁第294799號），是依商標法第23條第1 項第1 款及第24條第1 項之規定，仍應核駁。
⒊原告雖聲稱該商標業經長期使用並大量廣告宣傳，已為表 彰其所提供商品或服務來源之標識，應有商標法第23條第 4規定之適用云云。惟徵諸原告所檢送西元2006年6月份之 YAHOO奇摩網站網頁及Google網站網頁資料、西元2004年6 月第865 期商業周刊、PC home 、HiNet 新聞網資料、「 DAIKIN大金空調」相關新聞報導、西元2006年日本大金空 調新產品記者會文宣及西元2006年6 月27日自由時報、「 DAIKIN大金空調」廣告光碟片等使用證據資料，其中網頁 資料或周刊報導內容多為原告及董事長甲○○之個人介紹 ，並無本件商標圖樣之使用，或為日本「大金DAIKIN」空 調之報導，間或出現「TOTAL SOLUTION」字樣，惟另伴有 「全方位系統空調」字樣，且刊載DAIKIN或大金空調推出 「全方位系統空調－TOTAL SOLUTION」等語，足見「TOTA L SOLUTION」僅屬DAIKIN（大金）空調之廣告宣傳用語或 功能敘述用語。是由上述證據資料尚難遽認該商標業經原 告反覆使用，在交易上已為相關消費者認識其為表彰原告 商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品或服務相 區別，自無商標法第23條第4 項規定之適用。又原告另案 獲准註冊之0000000 號「空調新主張HAVC TOTAL SOLUTIO N 及圖」商標，其圖樣中之「空調新主張、TOTAL SOLUIO N 」既已聲明不專用，同理可知本件系爭商標圖樣上之「 TOTAL SOLUTION」自無法准予註冊。 理 由
甲、程序方面：
原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無 行政事訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列之 情形，爰依被告聲請由其一造辯論而為判決。
乙、實體方面：
一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或 其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消 費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商 品或服務相區別。」為同法第5條所規定。而商標不符合第5 條規定者，不得註冊。惟如經申請人使用且在交易上已成為 申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，復為同法第23 條第1項第1款及第4項定有明文。
二、經查：
㈠、本件原告申請註冊之「TOTAL SOLUTION」商標圖樣係由單純
未經設計之外文「TOTAL SOLUTION」所構成（如附圖所示） 。其中外文「TOTAL 」有完全的、全面的之意，外文「SOLU TION」則有解決之意，二外文字之組合，含有全面解決之意 ，為國人易於了解之一般敘述用語；另再經搜尋Google網站 網頁資料，外文「TOTAL SOLUTION」於電子或PC商品領域， 係指全方位解決方案，意指提供客戶在產品設計及生產流程 中所有需要之技術資訊，提供客戶從產品設計、製造生產、 運送、全球維修等，亦即從頭負責到尾之完整服務之意。況 原告對於本件商標圖樣之外文「TOTAL SOLUTION」含有全方 位解決方案之意，於訴願理由書及起訴狀中亦未否認，則原 告以該外文為本件商標圖樣申請註冊，指定使用於代理進出 口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提 供、電氣及電子器具零售服務，實無法使一般消費者認識其 為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之服務相區別，應 不具識別性。
㈡、原告固稱本件商標業經其長期使用並大量廣告宣傳，已為表 彰原告所提供商品或服務來源之標識，應有商標法第23條第 4 項規定之適用云云。惟依原告於申請及訴願階段所檢送西 元2006年6 月份之YAHOO!奇摩網站網頁及Google網站網頁資 料、西元2004年6 月第865 期商業周刊、PC home 、HiNet 新聞網資料、「DAIKIN大金空調」相關新聞報導、西元2006 年日本大金空調新產品記者會文宣及西元2006年6 月27日自 由時報、「DAIKIN大金空調」廣告光碟片等證據資料觀之， 網頁資料或周刊之報導大部分為原告公司和泰董事長甲○○ 個人之介紹，並無本件商標圖樣之記載，或為日本大金「DA IKIN」空調之介紹或報導，雖部分報導中出現本件商標「TO TAL SOLUTION」字樣，惟亦伴有中文「全方位系統空調」字 樣，並於該報導中記載有DAIKIN或大金空調推出「全方位系 統空調－TOTAL SOLUTION」等語，可見「TOTAL SOLUTION」 僅是DAIKIN（大金）空調之廣告宣傳語或功能敘述語。是由 上述證據資料實難認本件「TOTAL SOLUTION」商標業經原告 長期廣泛使用，且在交易上已為相關消費者認識其為表彰原 告商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，應無商 標法第23條第4 項規定之適用，原告所述應不足採。㈢、至原告主張商標圖樣中含有「TOTAL SOLUTION」字樣獲准註 冊諸商標案例云云。經核該等案例，其或商標圖樣或指定使 用服務與本件商標不同，或為個案妥適與否問題，基於商標 審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件商標應准予 註冊之論據。
三、從而，被告認本件商標不具識別性，就其註冊申請案為核駁
之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原 告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予 駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第218 條、第98條第1 項前段，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 12 月 6 日
第四庭審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿
法 官 陳忠行
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 96 年 12 月 6 日 書記官 陳又慈
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