臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04421號
原 告 台灣佳克茉股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 丁○○
複 代理 人 俞昌瑋 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年10
月20日經訴字第09506181380號訴願決定，提起行政訴訟。並經
本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告前於民國90年6月14日以「狗圖」商標（ 下稱系爭商標，如附件一：①），指定使用於當時商標法施 行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「衣服、背心 、毛衣、Ｔ恤、童裝、雨衣；鞋子、涼鞋、拖鞋、布鞋、皮 鞋、馬靴、高跟鞋、運動鞋、休閒鞋、海灘鞋；帽子；襪子 ；禦寒用手套；服飾用皮帶」商品，向被告申請註冊，經被 告審查核准列為審定第0000000號商標。原告復於92年3月11 日申請減縮商品，減縮後指定使用商品為「鞋子、涼鞋、拖 鞋、布鞋、皮鞋、馬靴、高跟鞋、運動鞋、休閒鞋、海灘鞋 ；帽子；襪子；禦寒用手套；服飾用皮帶」，經被告核准商 標註冊，專用權期間自92年1月16日至102年1月15日止。嗣 商標法於92年11月28日修正公布施行，依第91條第2項之規 定，對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章， 於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修 正施行後之規定均為違法事由為限。參加人乙○○持第 765186號商標（下稱據爭商標，如附件一：②）以系爭商標 有違註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項 第13款之規定，對之申請評定，經被告審查，以95年7月12 日中台評字第940172號商標評定書為「第00000000號『狗圖 』商標之註冊應予撤銷」之處分，原告不服，提起訴願，經 遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出書 狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49 條所定商品及服務分類表第25類之商品，是否該當註冊時商 標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之規定 ，而應撤銷註冊？
㈠原告主張之理由：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註 冊商標，不得申請註冊」、商標「相同或近似於他人同一 或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相 關消費者混淆誤認之虞者。」，不得註冊，分別為系爭商 標核准註冊時之商標法第37條第12款及現行商標法第23條 第1項第13款本文所規定。而所謂「有致相關消費者混淆 誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關 消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標 ，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列 商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授 權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷是否有混 淆誤認之虞，依被告機關公告之「混淆誤認之虞審查基準 」，列有各項相關參考因素，其可供參考因素共列有8項 ：①商標識別性之強弱②商標是否近似暨其近似之程度③ 商品/服務是否類似暨其類似之程度④先權利人多角化經 營之情形⑤實際混淆誤認之情事⑹相關消費者對各商標熟 悉之程度⑦系爭商標之申請人是否善意⑧其他混淆誤認之 因素。又上述8 項可參考因素若於商標異議或評定案件亦 得依其個案案情暨當事人是否主張為斟酌，惟若相關因素 已然呈現於審查數據庫中，則應儘可能予以綜合斟酌，俾 所為有無混淆誤認之虞之判斷，得更與市場交易之實際情 形相契合。此為「混淆誤認審查基準」之頒布精神，揚棄 過往僅以商標圖樣為機械式之觀察。
⒉原告依照上開基準已提列可參考因素及相關事證予被告， 略有：
①原告設立於1988年4月，為日本JACOMO（佳克茉）公司之 台灣分公司，日本母公司1975年成立，在日本各大百貨公
司均設有專櫃，以製售成衣、鞋類及皮包商品為專業，以 狗頭圖及外文「A-BOMB」為商標，各專櫃或店面均為「 A-BOMB狗」為吉祥物並作為商品之識別標誌，此有簡介型 錄節影本可查，早已成為日本著名品牌。
②原告早在82年間即以「狗圖a-bomb」申請為商標註冊，經 被告機關核准註冊為第606830號聯合商標（延展變更為第 573377號）在案，指定使用於第25類之各種橡膠鞋、雨鞋 、運動鞋、馬靴、布鞋、海灘鞋、皮鞋等商品，有商標註 冊證及延展變更函可佐。
③原告註冊之後實際生產使用並已大量使用本件系爭之圖形 ，按系爭商標與上述註冊第606830號商標之狗圖外形完全 相同，僅黑白部分顛倒而已。
④且原告早自80年起使用系爭商標圖樣之商品已在國內新光 三越、遠東百貨、微風廣場等各大百貨公司設有專櫃者達 25家之多，此亦有統計表、型錄及主要專櫃照片影本設立 專櫃，合約書影本4份，另有公司信封及產品貼紙上均印 有「a-bomb狗圖」商標，均足以證明系爭商標圖樣早在據 以評定商標申請註冊之前已善意使用多年，且在台灣地區 亦已成為著名商標，一般購買人應不致產生混淆誤認之情 事，反而是據爭商標係抄襲註冊第606830號商標之設計意 匠，而造成混淆。
⒊相關爭議點說明如下：
①系爭商標，係日本母公司（TACOMO公司）所創用，就「附 件一：③圖」、「附件一：①圖」、「A-BOMB」於77 年4 月20日在日本提出申請，並指定使用於鞋、衣服、背包等 商品。若比對原證一之佳克茉公司簡介，系爭商標為原告 首先創用，絕無抄襲之惡意。
②原告於77年在台成立分公司，並陸續於各百貨公司簽訂合 同及設置專櫃，以一般商業經驗判斷，合同書寫有「 A-BOMB」商標及原商品源自於日本母公司，其商場佈置及 商標之使用當然包含有「A-BOMB」、「佳克茉」、系爭商 標，毋庸置疑。
③系爭商標與原告另件所有註冊第606830號商標（如附件一 ：④），二商標狗圖部分確係同一，只需透過影印機中具 備有「負片→正片」功能者，即可將影印出來的副本與原 稿產生反黑反白的效果，即黑白顛倒的功能。原告將第60 8630號商標註冊證以此功能進行影印，就可影印出「右耳 黑、全臉白」的反效果，事實上，在鞋商品上由於有左右 二腳，所以，在設計上也有運用反黑、反白的效果，而廣 為運用。
④據爭商標申請日為85年6 月17日，晚於註冊第606830號商 標之82年1 月16日申請日，更遑論於原告在台成立公司及 各項合同或商場銷售日。
⑤就據爭商標，事實上涉及惡意搶註原告商標，註冊人為參 加人乙○○，原任職於鞋將實業有限公司業務主任，依其 工作性質往來於各百貨公司專櫃，對各百貨公司專櫃品牌 知之甚詳，且任職期間與原告公司有業務往來，83年間原 告與參加人就曾委託其打板（鞋子樣品），該部分事實曾 於91年就商標申覆答辯書曾加以說明，而非在評定案答辯 中才加以主張，就據爭商標惡意搶註，原告於證據收集齊 全後，將依法提撤銷案，以維商業秩序。
⒋查原告在第25類鞋類商品及第18類皮包類商品，均獲准註 冊有如附件一：④之商標（分別為註冊第606830號及第60 3066號），申請日均為82年1 月16日，其中註冊第603066 號指定第18類皮包類商品之佳克茉「狗圖」商標，在90年 間遭案外人陳玉珊仿冒製造成側背包、零錢包及皮夾等商 品，該商品上有三種不同式樣之「狗圖」圖案，此有各該 皮包影本可佐，經原告提出告訴，由台灣士林地方法院檢 察署搜索扣押仿冒商品，偵查中被告陳玉珊抗辯註冊第 603066號商標圖樣中之「狗圖」與仿冒皮包上之「狗圖」 不同，並要求將扣押物送請鑑定，承辦檢察官仍將附件二 ：①、②、③三種「狗圖」之皮包送往被告鑑定，被告92 年1 月13日以（92）智商0941字第9280006860號函覆士林 地檢署，認為上述三種形式皮包上之「狗圖」與註冊第 603066號商標構成近似，士林地檢署並據此對陳玉珊以違 反商標法提起公訴，此均有該局公文、士林地檢署起訴書 可查。
⒌又按原處分中台評字第H00000000號所為評定申請成立之 理由竟認為註冊第606830、603066號商標圖樣與系爭商標 圖樣不盡相同，此項認定與前述該局函覆士林地檢署之鑑 定結果之函文矛盾，被告在評定書中更進而認定系爭商標 圖樣，與據爭商標圖樣構成近似，則又與92年間之鑑定結 果矛盾衝突，足見被告前後所為認定矛盾不一致，若其函 覆士林地檢署之認定正確，今再認定系爭商標與據爭商標 近似，則申請在後之據爭商標當年核准註冊即有違反商標 法相關之規定，訴願機關竟以據爭商標註冊審查是否妥適 為另案對之提起評定之理由云云，尤為荒謬。蓋評定之申 請依法定有除斥期間，本件提起評定時至被告機關作出評 定撤銷系爭商標時，據爭商標註冊早已超過5 年除斥期間 ，原告欲對之申請評定必須舉證證明其申請時具有惡意，
而本件紛爭係因被告認定矛盾不當所造成，何能苛求原告 必須經由更為困難的救濟程序，始能維護權益。 ⒍本件系爭商標係以動物之頭部圖像作為商標，而市場上以 動物圖像作為商標使用之情形很普遍，各具創作性，惟因 普遍識別性本不強，所以被告審查時，比對商標是否相似 應從嚴認定。
㈡被告主張之理由：
⒈商標法第50條第1項規定：商標之註冊違反第23條第1項或 第59條第4項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申 請或提請商標專責機關評定其註冊。又現行商標法第91條 第2項規定：對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及 團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註 冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷 其註冊。本件系爭商標係於92年1月16日註冊，其商標之 評定核應適用91年5月29日公布施行之商標法。而系爭商 標所涉之註冊時商標法第37條第12款，業已修正為商標法 第23條第1項第13款，於本法修正施行前後均屬違法事由 ，合先敘明。
⒉修正前商標法第37條第12款規定，商標圖樣「相同或近似 於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註 冊；商標法第23條第1項第13款規定，商標「相同或近似 於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商 標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。所謂 有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象， 可能致使消費者混淆而誤認商品\服務之來源，包括誤認 來自不同來源的商品\服務以為來自同一來源，或者誤認 二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或 其他類似關係。而判斷是否有混淆誤認之虞，本局公告之 「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。其 中商標近似及商品類似二項要素，依前揭法條規定為必須 具備之要件。其他參酌要素則個案中是否存在而為斟酌。 ⒊本件存在之相關因素之審酌：
①商標是否近似暨其近似之程度：
商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其 標示在相同或類似的商品\服務上時，以具有普通知識經 驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆 而誤認二商品\服務來自同一來源或誤認不同來源之間有 所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為 觀察。查本件系爭商標，與據爭商標相較，二者圖樣皆以 簡單線條描繪出狗臉基本輪廓，底色為白，再分別以墨色
點狀或區塊表示出耳朵、眼睛與嘴巴等部分，細為比對固 可見墨色點狀或區塊所襯飾之耳朵、眼睛與嘴巴等部分些 微差異，惟整體構圖意匠予人寓目印象極相彷彿，以具有 普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能 會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯 之來源，應屬構成近似之商標。
②商品/服務是否類似暨其類似之程度：商品類似係指二個 不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共 同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會 通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同 或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似 的關係。本件系爭商標，指定使用於第025類之鞋子、涼 鞋、拖鞋、布鞋、皮鞋、馬靴、高跟鞋、運動鞋、休閒鞋 、海灘鞋等商品，與據爭商標指定使用之各種男女鞋及童 鞋商品，依一般社會通念及市場交易情形，係屬同一或類 似之商品，如標示相同或近似的商標，易使一般商品消費 者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。 ⒋原告指稱系爭商標相同圖樣於日本註冊之事實與本件審查 之要件無關。
⒌被告綜合考量認定第606830號及第603066號商標圖樣與本 件系爭商標不同，不能援引作為本件有利論據。 ⒍商標審查為個案拘束原則，另案鑑定圖樣的結果屬另案問 題，且鑑定時間為90年，而本件評定為94年，審酌時間點 不同，難為有利原告判定之論據。
⒎綜上所述，本件就兩造商標圖樣近似、指定使用之商品為 同一或類似等因素加以考量，系爭商標之申請註冊，有致 相關事業或消費者發生混淆誤認之虞，系爭商標應有首揭 法條規定之適用。至原告所舉註冊第606830、603066號商 標圖樣與系爭商標圖樣不盡相同，自難比附援引執為本件 有利之論據，併予陳明。
理 由
一、商標法第91條第2項規定，對本法修正施行前註冊之商標， 於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修 正施行後之規定均為違法者為限。系爭商標係於商標法修正 施行前之92年1月16日註冊，則本件於修正施行後之94年4 月29日申請評定，應以其註冊時及商標法修正施行後之規定 均為違法者為限。而系爭商標所涉修正前商標法第37條第12 款規定之事由，業經修正為現行商標法第23條第1項第13款 。次按，商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品 之註冊商標，不得申請註冊」、商標「相同或近似於他人同
一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相 關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，分別為系爭商標核 准註冊時之商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項 第13款本文所規定。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞 」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認 為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能 誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或 誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係 或其他類似關係而言。又商品是否類似，係指二個不同的商 品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之 處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交 易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有 關聯之來源，則此二個商品間即存在類似之關係。而判斷有 無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似 及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及 各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之 虞。
二、經查，系爭商標圖樣係一狗設計圖，其係以線條勾勒出狗的 臉部，該狗設計圖右耳為墨色，眼睛部位以兩小黑點形成， 而嘴部係以緊貼於下巴下緣之較粗墨色線條呈現所構成。而 據爭商標之狗圖，亦係以線條勾勒出狗的臉部，該狗右耳為 墨色，眼睛部位以兩較大黑點形成，而嘴部係以緊貼於下巴 下緣之較粗墨色線條呈現所構成。二者相較，其均係以簡單 線條勾勒出狗的臉部，其中一耳為墨色，眼睛及嘴部均以黑 點及較粗線條呈現，雖然二者細加比對，可見有外圍輪廓、 墨色在左耳或右耳及眼睛圓點大小等些微差異，惟整體構圖 意匠予人寓目印象實極相彷彿，於異時異地隔離觀察，以具 有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意， 應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於鞋子、涼鞋、 拖鞋、布鞋、皮鞋、馬靴、高跟鞋、運動鞋、休閒鞋、海灘 鞋等商品，與據爭商標所指定使用之各種男女鞋及童鞋商品 ，復屬同一或類似之商品。審酌原告以近似於據爭商標之圖 樣申請註冊使用於同一或類似程度極高商品，極有可能使相 關消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認 二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其 他類似關係而產生混淆誤認之虞。系爭商標之註冊自有違修 正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款 之規定，揆諸首揭法條規定及說明，自不得准予註冊。三、原告雖主張系爭商標與原告另件所有註冊第606830號商標， 二商標狗圖部分確係同一，只需透過影印機中具備有「負片
→正片」功能者，即可將影印出來的副本與原稿產生反黑反 白的效果，即黑白顛倒的功能。據爭商標申請日為85年6 月 17日，晚於註冊第606830號商標之82年1 月16日申請日，更 遑論於原告在台成立公司及各項合同或商場銷售日等等。但 查，本件係系爭商標與據爭商標比較是否近似而有違修正前 商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款之問 題，至於系爭商標是否近似於原告另件註冊第606830號商標 或近似於其他原告先使用之著名商標，以及系爭商標是否有 搶註原告之商標等情事，核屬得否另案對系爭商標申請評定 問題。本件據爭商標既仍有效存在，自應受商標法之保護， 原告此部分之主張，尚不影響本件前揭判斷之結論。而原告 所指另案其所有之註冊第606830號及第603066號商標圖樣上 之圖形，與系爭商標圖形因設色不同，外觀上予人印象即有 所差異，復有中文「佳克茉」有無之差異，與本件系爭商標 之能否註冊究非一事。有關該二商標與另案陳玉珊仿冒皮包 上之「狗圖」被告鑑定之鑑定意見部分，其比對之圖樣與本 件系爭商標與據爭商標並不相同，其判斷結論基於案情之差 異自有不同，尚不能以被告於該案認皮包上之「狗圖」與註 冊第603066號商標構成近似，進而主張原處分之認定與其92 年間之鑑定結果矛盾衝突。原告此部分主張仍非可採。四、從而本件被告以系爭商標之註冊有違核准註冊時商標法第37 條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之規定而予以撤 銷，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主 張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回 。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 12 月 13 日 第四庭審判長 法 官 陳 國 成
法 官 陳 秀 媖
法 官 陳 忠 行
本件正本係照原本作成。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須依對造人數附具繕本）；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。未表明上訴理由者，逕以裁定駁回。
中 華 民 國 96 年 12 月 13 日 書記官 鄭 聚 恩
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