最高法院民事判決 九十六年度台上字第二八五七號
上 訴 人 文德光學股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 楊祺雄律師
劉法正律師
上 訴 人 畢索時尚有限公司
兼 法 定
代 理 人 甲○○
共 同
訴訟代理人 徐玉蘭律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，兩造對於中華民國九
十六年七月十七日台灣高等法院第二審判決（九十五年度智上字
第一八號），各自提起一部上訴或上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人文德光學股份有限公司在第一審之訴及該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。
上訴人畢索時尚有限公司、甲○○之上訴駁回。第三審訴訟費用，關於駁回上訴人畢索時尚有限公司、甲○○之上訴部分，由上訴人畢索時尚有限公司、甲○○負擔。 理 由
本件上訴人文德光學股份有限公司（下稱文德公司）主張：伊為中華民國新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國八十七年六月一日起至九十八年九月五日止。詎上訴人甲○○未經伊同意，自八十八年四月十一日起製造、販賣與系爭專利申請專利範圍實質相同之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱系爭眼鏡），甲○○並於九十二年五月三十日設立上訴人畢索時尚有限公司（下稱畢索公司），共同製造、販賣系爭眼鏡，侵害伊之專利權，伊自得依侵權行為之法律關係，請求畢索公司、甲○○連帶賠償伊自九十二年五月三十日起，按每年新台幣（下同）一百三十五萬元計算，共計一百八十萬元之損害。又甲○○於八十八年四月十一日至九十二年五月二十九日間，共計受有不當利益七百二十萬元，應依不當得利之法律關係返還予伊等情，求為命畢索公司、甲○○連帶給付伊一百八十萬元，甲○○給付伊七百二十萬元，及均自訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息；禁止畢索公司、甲○○製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口第一審判決附件一所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為，並銷燬如第一審判決附件一所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結
合構造改良」專利之成品之判決（未繫屬本院者，不予贅敘）。上訴人畢索公司、甲○○則以：上訴人甲○○係中華民國新型第一四五九二二號「眼鏡與其副框之組合結構」新型專利（下稱據爭專利）之專利權人，甲○○及畢索公司依據爭專利製造、販賣系爭眼鏡，為權利之正當行使，無侵害對造上訴人文德公司系爭專利情事。又甲○○未受有不當得利等語，資為抗辯。原審以：文德公司主張其為系爭專利之專利權人，專利期間自八十七年六月一日起至九十八年九月五日止，甲○○自八十八年四月十一日起製造、販賣系爭眼鏡，甲○○並於九十二年五月三十日設立畢索公司，共同製造、販賣系爭眼鏡等情，為兩造所不爭執之事實，並有中華民國新型第一七三二八二號專利證書可稽，堪信為真實。次查文德公司所有系爭專利，修正後之申請專利範圍有四項，第一項為獨立項，第二至四項為附屬項，系爭眼鏡苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利，並非必須同時落入附屬項之範圍，始屬侵害專利。系爭專利之獨立項為「一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，包括一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定至該主鏡框上，又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，有中華民國專利公報可證。甲○○及畢索公司製造、販賣之系爭眼鏡，係在主鏡框之橋接元件上設有至少第一磁性元件，附屬鏡框在其橋接元件上設有至少第二磁性元件，其眼鏡在主鏡框與副框鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔之位置，即分別位於系爭專利之第一橋接元件與第二橋接元件，且均係採取副框位於主鏡框頂面之上下吸附方式，系爭眼鏡顯然落入系爭專利之獨立項範圍，而侵害文德公司所有系爭專利，財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定亦認系爭眼鏡有侵害系爭專利情事，有工研院出具之鑑定報告可憑。工研院係兩造合意選定之鑑定人，不容畢索公司、甲○○於工研院完成鑑定後空言拒卻。又專利法第七十八條第二項（修正前為第八十條第一項）規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明」，甲○○所有據爭專利係使用文德公司所有系爭專利如第一審判決附件二所示之組成要件部分（即主要技術），即屬系爭專利之再發明專利，甲○○及畢索公司自不得未經文德公司同意，實施如第一審判決附件二所示組成要件範圍之專利。畢
索公司、甲○○抗辯：工研院之鑑定不實，伊係實施據爭專利，未侵害系爭專利等語，為無足採。按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。新型專利權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。又依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第一百零八條準用同法第八十四條第一項、第三項、第八十五條第一項定有明文。文德公司就系爭專利曾授權金可眼鏡實業股份有限公司販售，自九十一年九月一日起每年度為一百八十萬元，及授權根茂光學事業有限公司販售，自九十二年七月一日起每年度為一百三十五萬元，有專利授權合約書在卷足憑，文德公司主張其因甲○○及畢索公司侵害系爭專利之行為，每年所受損害為一百三十五萬元，請求甲○○及畢索公司連帶賠償自九十二年五月三十日起至九十三年十月三十一日止共計一百八十萬元之損害，及請求禁止畢索公司、甲○○製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口如第一審判決附件一所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為，並銷燬如第一審判決附件一所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品，為有理由，應予准許。再文德公司不能證明甲○○自八十八年四月十一日起即授權創寶發展有限公司、統順興業有限公司實施據爭專利，甲○○自八十八年四月十一日起至九十二年五月二十九日止，共獲得不當利益七百二十萬元之事實，其請求甲○○給付七百二十萬元之不當得利及加付法定遲延利息，為無理由，不應准許。爰將第一審所為文德公司勝訴部分之判決，一部予以廢棄，改判駁回文德公司在第一審之訴，一部予以維持，駁回甲○○其餘上訴及畢索公司之上訴。關於廢棄發回部分：
按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第二百二十六條第三項定有明文，法院為原告敗訴之判決，而其關於攻擊方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由。文德公司於事實審主張：甲○○之下游經銷商仁愛眼鏡有限公司、皇佳眼鏡行、得恩堂眼鏡有限公司羅斯福路分公司、得恩堂眼鏡有限公司羅斯福路分公司之下游經銷商專嘉眼鏡行，於九十年十月十一日至九十一
年八月八日間仍繼續銷售系爭眼鏡，足證甲○○獲有不當利益等語，並提出存證信函、統一發票、聖島國際法律事務所函、聚信法律事務所函等件為證（見原審卷第二宗六二－六四頁、一○一頁以下），攸關甲○○是否獲有不當得利及文德公司能否請求其返還，係屬重要之攻擊方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，遽謂文德公司不得依不當得利之法律關係請求甲○○給付七百二十萬元本息，自有未合。文德公司上訴論旨，指摘此部分原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。
關於駁回畢索公司、甲○○之上訴部分：
原審認定畢索公司及甲○○侵害文德公司之專利權，應連帶給付文德公司一百八十萬元本息，並禁止畢索公司、甲○○製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口第一審判決附件一所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為，及銷燬如第一審判決附件一所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品，爰維持第一審就此部分所為文德公司勝訴之判決，駁回畢索公司及甲○○此部分之上訴，經核於法並無違背。畢索公司及甲○○上訴論旨，指摘此部分原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。末查專利法第九十條第一、二項規定：關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。既明定法院得停止審判，於裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性，則法院自得本其自由裁量權，審酌舉發案提出之正當性，決定是否停止審判，並非一經當事人聲請，即應停止審判。又民事訴訟法第三百四十條第一項係規定：法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見。其須說明者，由該機關或團體所指定之人為之。則法院認無須說明者，自毋庸命鑑定機關或團體等指定人員到庭說明。原審未依畢索公司、甲○○聲請停止審判，及命鑑定人工研院指定人員到庭說明，並無違背法令情形，附此敘明。據上論結，本件上訴人文德公司之上訴為有理由，上訴人畢索公司及甲○○之上訴為無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 九十六 年 十二 月 二十 日 最高法院民事第七庭
審判長法官 劉 福 來
法官 陳 國 禎
法官 陳 重 瑜
法官 吳 謀 焰
法官 許 正 順
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十七 年 一 月 四 日 Ｅ
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