智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第95號
原 告 中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人 林陳滿麗
訴訟代理人 黃麗蓉律師
馮達發律師
李彥群律師
被 告 宋健民
訴訟代理人 張澤平律師
林曉晴律師
複代理人 林佳韻律師
上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於106 年4 月18日第一
階段言詞辯論終結，現為中間判決如下：
主 文
一、對於附表所示編號1-4之專利權部分：
㈠原告主張享有實施權為有理由。
㈡原告請求被告移轉登記予原告為無理由。
二、對於附表所示編號5-16之專利權部分： ㈠原告主張享有實施權為有理由。
㈡原告請求被告移轉登記予原告為有理由。
事實及理由
為便利兩造及社會公眾閱讀法官對於本案的判斷理由，以下 除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。一、審理過程概要
【01】本案是原告於103 年9 月10日向本院呈遞起訴狀，先 經本院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命 兩造提出爭點整理狀後，於同年12月19日將本案分由審理庭 辦理。後來於105 年9 月1 日因承審法官異動，改由我承受 辦理。我於收案後，即於同月30日擬具審理第一階段審理計 畫，除裁定最後舉證期間（第一階段審理計畫送達後20日， 即105 年10月24日為止）外，並命兩造依指示方式彙整各自 已提出之證據、進行第一階段中間判決前之言詞辯論準備（ 本院卷六第251 頁）。其後兩造陸續完成所指示事項，其中 被告於105 年12月16日提出第一階段言詞辯論之答辯狀（本 院卷七第170-188 頁），原告於106 年2 月13日提出同階段 辯論之準備狀（本院卷七第211-293 頁）。至此，我認為第 一階段之準備已經充足，於是在106 年3 月2 日通知兩造將 於106 年3 月28日進行第一階段言詞辯論，並請兩造預先充 分準備，最後如期進行辯論程序，並為本中間判決。二、中間判決說明
㈠【02】各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者 ，法院得為中間判決，民事訴訟法第383 條定有明文。本案 原告請求確認實施權及移轉登記之專利權或專利申請權，經 原告多次變更後，最後確定有54項之多，其間個別專利（申 請）權涉及爭點之訴訟資料繁多，攻防範圍難以收斂，為有 效進行審理，以確保兩造之適時裁判請求權，自有必要加以 分階段集中審理，並以中間判決適時明確遮斷新攻防方法提 出，達到促進訴訟之目標。
㈡【03】按照第一階段審理計畫所定之目標，第一階段審理是 針對附表所示編號1-16專利權之相關請求所涉全部獨立攻擊 防禦方法進行言詞辯論，故本中間判決將對此所涉獨立攻擊 防禦方法進行有無理由之判斷。惟如同終局判決所可能發生 的情況，如果其中部分攻擊防禦方法對於判斷結果無影響時 ，並不會逐一全部判斷。
㈢【04】由於中間判決之目的僅在收斂爭點、促進集中審理， 未必須如終局判決，因須滿足憲法訴訟權，而須有較詳盡之 說明。民事訴訟法第384 條之1 也規定：中間判決之判決書 ，其事實及理由得合併記載其要領。所以本中間判決將依此 規定，簡要為判斷理由之說明。
㈣【05】本件中間判決後，其實原告對於附表所示編號1-16專 利權之本案請求，已達於可為終局判決的程度，依照民事訴 訟法第382 條的規定，我已經可以就該部分為終局判決。但 如此處理，將強行割裂原告關於附表所列全部專利權之相關 請求為二個以上的程序（因為一部終局判決後，即有在法定 不變期間內上訴救濟的問題；倘經上訴，全案就會被分裂為 兩部分，一部分須送上訴，一部分繼續由我審理），這樣將 對兩造均造成程序上的不利益，所以此次中間判決部分，我 將暫緩為終局判決，原則上將等到附表全部專利權所涉的獨 立攻防方法均審理後，再全部一起為終局判決。三、判斷理由要領
㈠【06】對於附表所示編號1-4所示之專利權部分： ⒈【07】原告主張：兩造間因存有合營契約關係（Joint Venture Agreement ，以下簡稱JVA ），由原告出資，被告 提供技術，共同開發鑽石相關產品。兩造先後簽署有JVA 英 文版、中文版及JV增補條款（分見原證1-1 ～1-3 ），依JV 增補條款第3 條第1-3 項、第4 條第1 項之約定，原告對於 附表編號1- 4所示之專利權，應有實施權；如果不能根據上 述約定有實施權，則依專利法第7 條第3 項但書亦有實施權 。另外，因為附表編號1-4 之專利權依約支付權利金之期限 已經終了，依JV增補條款第4 條第5 項，原告應可請求將此
部分專利移轉過戶。因此，請求確認對附表編號1-4 之專利 權有實施權，並請求移轉登記。
⒉【08】被告抗辯：原告對於附表編號1-4 之專利權依約支付 權利金之期限並未終了，所以原告不能依照JV增補條款第4 條第5 項請求移轉登記。且原告有多項違約情事，依照兩造 後來又簽署的備忘錄㈢（即原證1-6 ）第8 條之約定，被告 即無移轉登記的義務。又原告多項違約的情事中，其中有一 項是未依約支付權利金，所以原告也不應該依約有實施權。 ⒊【09】對兩造以上爭執，我認為：在請求確認實施權的部分 ，原告有理由；但請求移轉登記部分，原告無理由。扼要說 明理由如下：
⑴【10】兩造對於附表編號1-4 所示之專利權為兩造JVA 關係 下所共同開發之技術，並無爭執。則依JV增補條款第3 條第 1 項，原告即擁有優先使用權，被告據此即有容忍原告實施 之義務，原告此項權利是根據其出資而來，即使原告未依約 給付權利金，被告應該另訴請求權利金，不能執以否認原告 的實施權。
⑵【11】惟有關原告請求移轉登記部分，縱使此部分如原告所 主張依約支付權利金之期限已經終了，但原告既然還有部分 權利金沒有實際支付（原告不否認此項事實，僅另主張已經 抵銷而消滅其支付義務，但我認為此項抵銷主張並不合法， 詳如後述），且其金額非少（依原告所提自98-101上半年度 有支付部分，均在上千萬元之譜，見原證11），應認權利金 之支付與專利權之移轉登記間，存有對價關係，可執備忘錄 ㈢第8 條為反面解釋（該條原規定除原告違約外，被告於到 期時有移轉義務；經反面解釋，如原告違約且屬重要，被告 即無立即移轉義務），而暫免履行此部分義務。但如果之後 原告履行權利金支付義務，或者合法為抵銷主張，到時候原 告仍然可以請求移轉登記，所以並不至於對原告不公平。 ⑶【12】原告主張其未付權利金，已經抵銷，是提出原證18的 存證信函作為證據，但查此信函內容對於憑以抵銷之債權內 容為何，並未有明確說明，僅稱因被告「涉有刑法洩漏業務 上知悉之工商秘密及偽造文書罪等相關罪嫌，致嚴重損及中 砂公司之權益等事」，原告已經提起訴訟，求償金額至少1 億2652萬9558元，但究竟其該事件詳細的人、事、時、地、 物為何？即使因另案提出訴訟而為被告所知悉，但其求償總 額未必與未付權利金之金額完全相符，此時究竟以何筆損害 賠償請求權抵銷，仍非明確，故難認已為合法之抵銷主張， 附帶在此敘明。
㈡【13】對於附表編號5-16所示之專利權部分：
⒈【14】原告主張：因為附表編號5-16所示之專利權是未經使 用於量產的產品，故在請求確認實施權部分，大致與前述編 號1-4 部分相同，但在請求移轉登記部分，則是依JV增補條 款第3 條第5 項、備忘錄㈢第7 條約定，亦即：在JV終止後 ，所有因執行JV所產生由被告名義持有的專利權，除已經量 產使用的專利權外，被告應返還該等專利權之價款，始能保 有該等專利權，否則應在一周內無償過戶原告。 ⒉【15】被告抗辯：按照JV增補條款第3 條第5 項的約定，被 告有選擇之支付專利權價款保留專利權的權利，但原告一直 不明確列出各該專利權的價款，被告無從行使其選擇權，而 不可歸責，所以原告不能請求移轉。而原告不能請求移轉， 就不能享有實施權。
⒊【16】對兩造以上爭執，我認為：原告全部有理由。扼要說 明理由如下：
⑴【17】請求移轉登記與請求確認實施權，兩者的基礎不同。 按照雙方合營契約的精神，原告的專利實施權應來自於其出 資，依照JV增補條款第3 條第1 項約定，原告的專利實施權 就應該可以確認。
⑵【18】被告是把JV增補條款第3 條第5 項的約定文字，自己 解釋成他有所謂的「選擇權」，因為原告讓他的選擇權沒辦 法行使，所以不應該就認為他不願保有該等專利權而應該依 約無償過戶。但JV增補條款第3 條第5 項的關鍵原文是：「 本JV終止後，... ，乙方應返還甲方為該等專利權所支付之 一切費用加計合理利息，此後該等專利權之權益利益及價值 完全歸屬乙方所有。屬乙方未返還價款之專利權，乙方同意 一週內無償過戶予甲方，過戶費用由甲方支付，... 」。依 此約定之文字解釋，是乙方（即被告）可以透過返還價款與 否，產生是否保有專利權的效果，而不是乙方真的有所謂的 選擇權。只要「乙方未返還價款之專利權」，其法律效果就 是「乙方同意一周內無償過戶予甲方」。至於被告所抗辯， 因不知確切應返還的價款為何，至少也應先返還其主觀上所 認知的價款，遇有爭議，才來確定究竟被告是否已經支付了 足額價款，而不應價款分文未付，卻以自己創造的「選擇權 」而要解免或阻卻依約之移轉義務。所以原告請求移轉此部 分的專利權登記，為有理由。
四、促進後續訴訟說明
㈠【19】為發揮中間判決收斂爭點、促進訴訟之功能，我已經 於106 年4 月18日當庭指示：自即日起進入第二階段審理程 序之書狀先行程序（本院卷八第5 頁），請兩造針對原告民 事準備狀附表編號17至54號之專利權於106 年6 月19日前提
出第二階段言詞辯論準備書狀。
㈡【20】本案自繫屬本院至今，已近三年，所以我在之前就已 經諭知本案的最後舉證期間，再進行了第一階段言詞辯論與 本件中間判決，從而兩造不能再針對後續辯論中所涉本中間 判決之相同爭執事項，另外提出新攻防方法（特別是新事實 、新證據），而僅能未來併同終局判決上訴為救濟，以避免 同一判決前後矛盾，並維護程序公平。如仍有違反者，將依 民事訴訟法第196 條予以失權制裁，以利促進訴訟，盡可能 保障兩造適時裁判請求權。
中 華 民 國 106 年 5 月 31 日 智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 106 年 5 月 31 日 書記官 張君豪
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