臺灣高等法院民事判決 九十一年度國貿上字第二號
上 訴 人 杏輝藥品工業股份有限公司
法定代理人 李志文
被 上訴人 美商歐樂根公司（ALLERGAN INC.）
法定代理人 馬丁柏
右當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國九十一年一月四日臺灣臺北地方
法院八十八年度國貿字第一二號第一審判決提起上訴，本院判決如左：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：伊自訴外人瑞士商諾瓦帝士公司（Novartis AG）獲得第三０六
二九號專利「隱形眼鏡維護系統」之專屬授權。對上訴人起訴，曾經通知訴外人
瑞士商諾瓦帝士公司，該公司囑由伊起訴。伊所生產「愛視潔」（ OXYSEPT）產
品深受消費者喜愛。「愛視潔」過氧化氫及中和錠係一步完成過氧化氫之消毒系
統，適用於軟式隱形眼鏡，有遲延過氧化氫脢之釋放進入溶液之作用。中和液於
消毒軟式鏡片開始時便放入，但能遲延中和。中和錠含有聚乙稀醇，係能延滯催
化劑之中和劑。中和錠含維生素 B12 能於中和中顯示粉紅色，俾知悉中和錠是
否已加入過氧化氫溶液。維生素 B12是伊擁有之專利第七三九一０號之特徵，而
延滯催化劑之中和為專利第三０六二九號之特徵。伊於西元一九九八年三月間發
覺上訴人產銷之「吉視雙氧二合一」隱形眼鏡清潔消毒劑，將伊擁有之二項專利
完全盜用，構成侵權行為，經催告出面解決後，雙方簽訂和解書，和解書前言記
載：「緣雙方就乙方之吉視雙氧同步中和保養片（O-Just Peroxide 2 in 1 ）
衛署器製第０００六０八號涉嫌侵害甲方發明專利第七三九一０號及第三０六二
九號。緣乙方同意在下列條件下，不會侵害甲方之專利」。依據和解書第四條規
定：「乙方同意自民國八十七年九月三十日以後不會侵犯專利第三０六二九號，
由於乙方銷售對隱形眼鏡雙氧水殺菌具有延滯催化中和之產品」。又和解書第五
條規定：「乙方故意違反任何條款事證明確者，應賠償甲方新台幣一百萬元作為
違約金。如甲方之損害超過以上金額時，乙方應照數賠償，另甲方仍保有民、刑
事追訴權」。詎伊於一九九八年十二月間發現上訴人和解後改裝產銷之產品：「
吉視雙氧一號：藥片式雙氧二合一隱形眼鏡清潔、消毒劑」除去維他命 B12配方
外，仍然以遲滯過氧化氫（雙氧水）之中和為特點，違反和解契約並侵害伊使用
之第三０六二九號專利，且繼續侵權行為。為此，依據和解契約及侵權行為，請
求判決：㈠上訴人不得製造或銷售「吉視雙氧一號」（衛署器製０００五四０號
）及「吉視雙氧同步中和保養片」（衛署器製０００六零八號）之隱形眼鏡清潔
、消毒劑。㈡上訴人應給付伊新台幣（下同）一百萬元及自起訴狀送達翌日即民
國（下同）八十八年六月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
願供擔保請准宣告假執行。原審為被上訴人勝訴判決後，上訴人聲明不服，提起
上訴。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。
二、上訴人則以：被上訴人於商品上並未標示本件據以提出訴訟之第三○六二九號專
利證書字號，依專利法第八十二條規定，不得主張損害賠償；被上訴人非發明第
三○六二九號專利之專屬被授權人，依專利法第八十八條第二項規定，被上訴人
為一般專利被授權人，不得主張專利法第八十八條第一項之權利。縱令其為「專
屬被授權人」，被上訴人亦未通知專利權人行使專利法第八十八條之權利；伊係
基於發明第六七四六八號專利合法製售其隱形眼鏡藥水，屬合法行使權利，並無
侵權行為；經濟部智慧財產權局就伊第六七四六八號專利舉發審定成立案尚未確
定，且即使舉發成立確定，亦未必即得推論伊系爭產品即構成被上訴人專利權之
侵害。被上訴人第三○六二九號專利，其專利範圍為「一以聚合塗覆型式存在之
保覆住催化劑之阻滯劑，此阻滯劑會於一酸或中和介質中徐徐溶解，以使得上述
H2O2分解延緩一段預定時間，而可將隱形眼鏡消毒」，可知所指為一種「覆膜式
錠劑」。伊所生產之吉視雙養中和保養片則係「具有延釋機能且含過氧化物破壞
劑的片劑、錠劑或丸劑」，係採用一般「打裸錠劑」。兩者並不相同，一為「塗
覆型式包覆劑」，其阻滯劑乃是外加在外層覆膜層，一為「含黏合、崩散劑之打
錠劑」，乃採間質式設計將阻滯劑均勻地混合在錠劑內，結構不同，崩解、釋離
之速率、效果亦不同，雖然同樣有緩釋之作用，但有型態、方式及結構之根本上
差異。就被上訴人專利範圍與上訴人系爭產品加以比對，上訴人系爭產品並未侵
害被上訴人主張之專利權；當事人間僅就停止生產含 B12配方之產品，及不會侵
犯被上訴人所有三○六二九號專利之情形達成共識，而就是否停止生產具有緩釋
功能之產品，並未為任何協議等語，資為抗辯。並聲明：被上訴人之訴及假執行
之聲請均駁回。如受不利判決，願供擔保免為假執行。原審為上訴人敗訴判決後
，上訴人提起上訴。上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡右廢棄部分，被上訴人在第一
審之訴及假執行之聲請駁回。
三、查兩造於民國八十七年四月二十三日簽訂和解書，和解書記載：「緣雙方就乙方
（即被上訴人）之吉視雙氧同步中和保養片（O-Just Peroxide 2 in 1 Neutra-
lizing Tablet）衛署器製第０００六０八號涉嫌侵害甲方發明專利第七三九一
０號及第三０六二九號。緣乙方同意在下列條件下，不會侵害甲方（即被上訴人
）之專利」。第四條後段約定：「乙方同意自民國八十七年九月三十日以後不會
侵犯專利第三０六二九號，由於乙方銷售對隱形眼鏡雙氧水殺菌具有延滯催化中
和之產品」。第五條後段約定：「但如乙方故意違反以上任何條款事證明確者，
應賠償甲方新台幣一百萬元作為違約金。如甲方之損害超過以上金額時，乙方應
照數賠償，另甲方仍保有民、刑事追訴權。」乙節，為兩造所不爭，且有和解書
為憑（見原審卷第十頁）。被上訴人主張上訴人於和解後，所製造銷售「吉視雙
氧一號：藥片式雙氧二合一隱形眼鏡清潔、消毒劑」產品，除了去除維他命 B12
配方外，仍然以遲滯過氧化氫（雙氧水）之中和為特點，違約侵害被上訴人使用
之第三０六二九號專利乙節，則經上訴人否認。經查，被上訴人主張上訴人製造
銷售之「吉視雙氧一號：藥片式雙氧二合一隱形眼鏡清潔、消毒劑」產品所實施
新型第六七四六八號專利侵犯被上訴人之第三○六二九號專利，經經濟部智慧財
產權局撤銷上訴人專利權乙節，業據提出經濟部智慧財產權局九十年十一月五日
專利舉發審定書為證（見原審卷第三二九－三三二頁，該案之舉發人為被上訴人
），該舉發審定書認定：「舉發附件二為七十七年十月十一日審定公告之第00
000000號「隱形眼鏡維護系統」專利案（下稱引證一）；系爭專利與引證
一對於消毒隱形眼鏡的方法，皆係將隱形眼鏡鏡片置入含適量過氧化物清潔消毒
溶液時，同時置入具有延釋機能且含過氧化物破壞劑（引證一為催化劑）錠劑，
以達到單一步驟清潔消毒鏡片之功效；且系爭專利組成錠劑之過氧化物破壞劑與
引證一之過氧化物催化劑皆含有主要成分過氧化氫酶，及系爭專利之黏合劑與引
證一之阻滯劑皆係一種聚合物（如系爭專利說明書第八頁，引證一說明書第七頁
所述該聚合物為可溶性纖維素醚，使錠劑具有延釋機能），故系爭專利單一步驟
清潔消毒隱形眼鏡鏡片之方法，及所使用錠劑之成份、功能，皆與引證一相同，
系爭專利不具新穎性，又系爭專利附屬項係依附於獨立項，其技術內容仍未脫離
獨立項技術範疇，亦不具新穎性。」、「舉發附件四為八十二年四月三日申請且
於八十四年十月二十一日審定公告之第00000000號「鑑定溶液之眼科組
合物及方法」專利案（以下簡稱引證二）；其為一種組合物，由過氧化物中和化
合物及維生素Ｂ－１２而成者，所謂的過氧化物中和化合物與系爭專利相同，而
維生素Ｂ－１２只是用於指示此中和劑已加入於含雙氧水溶液中而已，對雙氧水
之分解等不具任何作用，引證二之使用方法，本質上與系爭專利相同，因此系爭
專利不具新穎性，又系爭專利附屬項係依附於獨立項，其技術內容仍未脫離獨立
項範疇，亦不具新穎性。」等語（詳本院卷第三三一頁）。上訴人第六七四六八
號專利業經舉發而被撤銷，已如前述。上訴人抗辯。伊係基於發明第六七四六八
號專利合法製售其隱形眼鏡藥水，屬合法行使權利，並無侵權行為，前開舉發未
必即得推論伊系爭產品即構成被上訴人專利權之侵害云云，尚非可採。又淡江大
學化學系鑑定報告書亦認為上訴人產品有侵害被上訴人專利之嫌，其鑑定之結論
為：「①吉視雙氧一號（O-Juet) 為隱形眼鏡清潔二合一組合清潔液，是在清潔
藥水（雙氧水為主要之消毒劑）加入一中和錠，而此中和錠緩慢溶解於清潔液中
來中和未消耗完的過氧化氫，而中和錠內延緩中和劑溶解的機制為在中和錠中混
入聚乙烯四氫吡咯酮 (Poiy vinyl pyrroli-done, PVP)，PVP於水中慢慢溶解而
釋出中和劑。從取樣方式分析得知 PVP與中和劑混合配製成錠，而外層有較厚的
PVP包圍。PVP高份子與其他型式高分子，如聚乙烯醇(Poly vinyl alcohol, PVA
) ，聚乙烯醋酸酯 (Poly vinyl acetate, PVAc)，纖維素醚(Cellulose ether
)．．．等皆具有慢慢溶解於水之特性而可釋出藥劑的功能。② 杏輝藥品工業股
份有限公司之吉視雙氧一號（O-Just TM）中和錠既然混入PVP用來延遲中和劑溶
解，其觀念顯係來自另案較早之第三０六二九號發明專利。尤其美商歐樂根公司
被授權之第三０六二九號專利，其特色是延緩中和劑溶解，用聚乙烯酯、聚乙烯
吡咯酮、聚乙烯醇及纖維素醚來達成目的。杏輝藥品工業公司之雙氧一號產品使
用 PVP延緩中和劑溶解，既然同樣使用聚合物延緩溶解，便有侵犯專利之嫌。」
，有上開鑑定報告書在卷可稽（見原審卷第三四五頁）。雖中央研究院之鑑定報
告就上訴人之專利是否侵害被上訴人之專利作成鑑定結論如下：上訴人之中華民
國第六七四六八號發明專利「待鑑定案」之申請專利範圍比中華民國第三○六二
九號發明專利「本專利案」之申請專利範圍廣。按既然上訴人之專利包含被上訴
人之專利，顯然已侵犯後者之專利，蓋因被上訴人之專利在先，自不容較後之另
一專利申請人抄襲前專利之任何部份。換言之，只要涉及專利之抄襲，不管是全
部或一部抄襲，範圍大過原有專利或小於原有專利，均構成專利之侵害。再查被
上訴人之專利（第三○六二九號）係「一種隱形眼鏡的清潔消毒方法及具有延釋
功效的過氧化物破壞劑組成物」申請日為八十二年十一月二十三日，其係在含適
量氧化物之清潔消毒溶液中置入含過氧化物破壞劑之錠劑，使鏡片於溶液消毒後
，才釋出過氧化物破壞劑，以分解消毒溶液所殘存的過氧化物（詳如申請專利範
圍），亦即和解書第四條所指：對隱形眼鏡雙氧水殺菌具有延滯催化中和之產品
。簡言之，其清潔方法是單一步驟之「一步法」。改進以前將隱形眼鏡浸泡於過
氧化氫溶液，約一、二小時後再投入過氧化物破壞劑（中和錠），使過氧化氫化
為水，再繼續浸泡一段時間，才能戴用之「二步法」。經查上訴人之專利（專利
第六七四六八號），前經經濟部智慧財產局認定：「系爭專利單一步驟清潔消毒
隱形眼鏡鏡片之方法，及所使用錠劑之成份、功能、皆與三○六二九號專利相同
」。也即完全抄襲「一步法」之專利。上訴人抗辯：被上訴人第三○六二九號專
利為一種覆膜式錠劑，伊所生產之吉視雙氧中和保養片係採用一般打裸錠劑，結
構不同，崩解、釋離之速率、效果亦不同，未侵害被上訴人之專利權云云，殊不
足採。茲因中央研究院化學所誤解本件專利之保護範圍而作「杏輝藥品股份有限
公司之中華民國第六七四六八號發明專利『待鑑定案』之申請專利範圍比中華民
國第三○六二九號發明專利『本專利案』之申請專利範圍廣之結論，而對於是否
侵害專利則漏未論列。再者，中央研究院化學所就上訴人之產品是否侵害被上訴
人之專利，作成鑑定結論如下：上訴人之「吉視氧一號含吉視氧中和保養片」隱
形眼鏡保養系列「待鑑定物品」未落入中華民國第三○六二九號發明專利「本專
利案」之申請專利範圍。惟查中央研究院化學所誤會被上訴人之專利只是以外覆
膜延滯酵素之破壞功能，而忽略了前述「一步法」才是專利之重點，亦即將「一
步法」中所舉覆膜中和錠例示，認定為專利之唯一部份，肇致論斷：「這顯示當
過氧化氫接觸至酵素時，被分解成水和氧氣時，是從事不同之釋放機制。其中「
本專利案」物品錠劑符合以外覆膜為延滯劑之功能，但「待鑑定物品」則顯然不
同」，故上開鑑定結論，自非可採。從而，被上訴人主張上訴人違反兩造所簽和
解契約、侵害專利，為可採信。上訴人雖以被上訴人未於商品上標示第三○六二
九號專利證書字號為由，主張依專利法第八十二條規定，不得請求損害賠償云云
置辯。惟被上訴人係依兩造間之和解書第五條約定提出請求，並非依專利法有關
規定請求損害賠償，上訴人以專利法上開規定置辯，尚無可取。是以，被上訴人
依和解書第五條請求上訴人給付一百萬元及法定遲延利息，為有理由，應予准許
。
四、被上訴人請求上訴人不得製造或銷售「吉視雙氧一號」（衛署器製０００五四０
號）及「吉視雙氧同步中和保養片」（衛署器製０００六零八號）之隱形眼鏡清
潔、消毒劑部分，上訴人以被上訴人非專屬被授權人，依專利法第八十八條第一
、二項規定不得請求等語置辯。按專利權為國家所授與，專利法有關侵害專利之
規定，為一般侵權行為之特別規定，應優先適用。專利法第八十八條第一項規定
：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有
侵害之虞者，得請求防止之。」第二項規定：「專屬被授權人亦得為前項請求。
但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」查本件被上
訴人為美國籍公司，專利權人為瑞士商諾瓦帝士公司（Novartis AG），被上訴
人有否獲得瑞士商諾瓦帝士公司（Novartis AG）之專屬授權，應依該授權契約
而定。被上訴人主張專屬授權契約存在，經上訴人否認，被上訴人自應舉證證明
。被上訴人主張瑞士商諾瓦帝士公司（Novartis AG）同意被上訴人在台灣對上
訴人提起本件訴訟等語乙節，業據提出瑞士商諾瓦帝士公司（Novartis AG）之
同意書為證（見原審卷第二七九、二八○頁）。該同意書具體載明專利權人同意
被上訴人在臺灣對上訴人提起本件訴訟，應認被上訴人就本件訴訟已有專屬被授
權人地位，完備專利法第八十八條第二項規定之要件。從而，被上訴人請求上訴
人不得製造或銷售「吉視雙氧一號」（衛署器製０００五四０號）及「吉視雙氧
同步中和保養片」（衛署器製０００六零八號）之隱形眼鏡清潔、消毒劑，亦有
理由，應予准許。
五、綜上，被上訴人依和解契約及侵權行為之法律關係，請求判決㈠上訴人不得製造
或銷售「吉視雙氧一號」（衛生署器製○○○五四○號）及「吉視雙氧同步中和
保氧片」（衛署器製○○○六○八號）之隱形眼鏡清潔、消毒劑；㈡上訴人應給
付被上訴人一百萬元及自起訴狀送達翌日即八十八年六月一日起至清償日止，按
週年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。原審為被上訴人勝訴之判
決，並酌定相當擔保金額，為准免假執行之宣告，經核並無不合，上訴意旨指摘
原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果已不生任何影響
，不另贅論，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，爰判決如主文。中 華 民 國 九 十 二 年 一 月 二十一 日
臺灣高等法院民事第十庭
審判長法 官 林 敬 修
法 官 藍 文 祥
法 官 劉 勝 吉
右正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 九十二 年 一 月 二十二 日 書記官 李 翠 齡附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人
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