臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第三四○號
原 告 智誠有限公司
代 表 人 甲○○董事）
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 英商．約翰史密弟公司
(John S
代 表 人 葛倫漢．Ｗ．布
(Graham
（董事）
訴訟代理人 丙○○律師
蔡瑞森律師
右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月二十九日經（九
○）訴字第○九○○六三二九○二○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參
加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告前於民國（以下同）八十七年十一月六日以「JOHN SMEDLEY V及圖」商標 圖樣作為其註冊第四一七八一八號「強生司邁迪尼及圖JOHN SMEDLEY」商標之聯 合商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五 類之圍巾、頭巾、領帶．．．等商品，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二 十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局准列為審定第九一二八六七號聯合 商標（以下簡稱系爭聯合商標，如附圖一）。嗣參加人英商．約翰史密弟公司因 認系爭聯合商標之外文「JOHN SMEDLEY」係其公司名稱之特取部分，亦為其首先 使用於各種衣服商品之商標（以下簡稱據以異議商標，如附圖二），且所表彰之 信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，乃以系爭聯合商標有 違商標法第三十七條第七款之規定，對之提起異議，經被告審查，以九十年八月 八日中台異字第八九一四七九號商標異議審定書為系爭聯合商標之審定應予撤銷 之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，並經本院裁 定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，聲明求為判決：
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
系爭聯合商標與據以異議商標是否近似？據以異議商標是否為著名之商標？系爭 聯合商標有無違反系爭聯合商標異議審定時商標法第三十七條第七款之規定？一、原告陳述：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，陳述如左： 按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」 不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款所明定，然依商標法施行細則第三十 一條第一項及被告八十九年八月十日（八九）智商九八○字第八九五○○○五二 號公告之「著名商標或標章認定要點」第二點：「著名之商標或標章，指有客觀 證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。換言之， 構成商標法第三十七條第七款不得申請註冊之情形，須同時具備「相同或近似於 他人之商標」、「該商標為著名商標」、「有致公眾混淆誤認之虞」三要件。本 件被告及訴願決定機關率然認定據以異議商標係「著名商標」，顯然違背經驗法 則，難使原告信服，茲臚列理由如下：
１、系爭聯合商標與據以異議商標並不構成近似：⑴、按「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普 通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」為商標法施行細則第十五條第一項 所明定。次以審查商標近似與否，應觀察商標圖樣本體是否構成近似為主，依前 行政法院（現改制為最高行政法院）歷年判例，則有「通體觀察」、「主要部分 觀察」以及「異時異地隔離觀察」等方法加以判斷，如兩商標之圖樣在外觀、讀 音或觀念上有一構成近似，足以引起混同誤認之虞者，即不得不謂為近似。是商 標近似之認定、審查方法既有上述幾種方式，則在具體個案認定時，即不能恣意 選擇或割裂商標圖樣一一比對，否則認定就有失真之可能。況一般購買者辨認商 標之習慣，當以商標圖樣之「整體」觀察，是以一般國家審查商標仍採通體觀察 為基礎，而輔以主要部分之觀察，以避免先入為主之觀念，造成對二商標發生較 嚴格且較不正確之認定，而顯然與一般國民審認標準不一，則遽認為兩商標構成 近似，顯屬率斷。
⑵、商標如有二組以上不同之中文組合、外文組合、記號或圖形組合，則該組合即為 商標圖樣之整體，除因各部分所佔面積不同，強調特殊設計之不同，足以區隔出 主要部分或附屬部分時，始得僅就主要部分而為審查，否則仍應以異時異地通體 隔離觀察兩商標是否構成近似為斷。按最高法院六年上字第一四二四號判例「據 吾人經驗上之法則觀察之，識別之成立及變更，要以事物足以惹人注意之主要部 分為準，故苟有兩商標於此，就其主要部分分別觀察，顯有殊異之外觀，足使人 一見瞭然，不致發生誤認者，則其附屬部分，縱有形跡類似之處，亦斷不至招人 之混同．．．」之見解，所謂商標之主要部分，就是足以惹人注意之部分，而何 謂主要部分，何謂附屬部分？最高法院七年上字第一一二八號判例認為：「商標 之構成部分孰為主要，應就各個情形認定。」意即仍應根據各個商標之特點判斷 認定。
⑶、查本件原告申請註冊之「JOHN SMEDLEY V及圖」商標，以外文之「大」「Ｖ」字 樣為主，加上「JOHN SMEDLEY l784」 圍繞於「大」「Ｖ」字樣外圍，再於整體 圖樣最外圍以桂冠圖樣環繞，組成一完整獨創之商標圖樣，係原告為表彰自己營 業之商品，為其原有且已使用多年之註冊商標第四一七八一八號「強生司邁迪尼 及圖JOHN SMEDLEY」正商標，獨具巧思繪構出另一欲為專用之聯合商標，系爭聯 合商標圖樣經原告精心設計，足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識， 並得藉以與他人之商品相區別，且客觀上無不公平競爭之意圖而有抄襲故意存在 。惟查，本件從被告乃至訴願決定機關，均先入為主僅就兩商標之「主要部分」 「外文部分」之「JOHN SMEDLEY」作觀察，並得出兩商標構成近似之認定，是原 告認訴願決定及原處分難昭原告信服之主因。
⑷、原告申請註冊之聯合商標圖樣為「 」，就構成商標之圖形文字總括其各部分觀 察，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，其設計之重 點在以兩同心圓中央置一大「Ｖ」之特殊設計（訴願決定機關已注意到此部分原 告之獨創巧思，惟並未為原告有利之論斷），若真要分割出「主要部分」及「附 屬部分」，亦非以「外文部分」「小字環繞」之「JOHN SMEDLEY」為「主要部分 」，是如何得出兩商標構成近似之結論，實令原告不解。⑸、訴願決定機關判斷兩商標是否構成近似之方向，落入被告及參加人主張兩商標「 外文部分」「JOHN SMEDLEY」構成近似之誤導，而單就兩商標「外文部分」之「 JOHN SMEDLEY」進行比對，完全忽視原告獨創整體商標之創意，顯為得出兩商標 近似之結論牽強刻畫訴願理由，是被告未綜合全部有利及不利於原告之事項一律 注意而判斷事實，顯然違背論理及經驗法則。
２、被告及訴願決定機關認定「JOHN SMEDLEY」係著名商標，更是重大違失：⑴、按商標法第三十七條第七款之立法理由，為遏止「以不公平競爭為目的，非出於 自創而襲用他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致公眾誤信之虞者」之商標 申請，查本件原告不僅早於七十年即開始以「強生司邁迪尼及圖JOHN SMEDLEY」 使用於其商品流通使用，並於七十七年三月間以「強生司邁迪尼及圖JOHN SMED- LEY」 商標申請註冊為其數十年來行銷商品之表彰，嗣更陸續創設「強生司邁迪 尼及圖OH-TWO-FOUR」（七十八年）及「強生普羅司邁迪尼OH-TWO-FOUR」（八十 四年）商標獲致專用，而至於現申請註冊之「JOHN SMEDLEY V及圖」（八十九年 ）亦係原告多年來致力於產品之行銷所創用之代表標章，被告及訴願決定機關恣 意抹滅原告之創意，實無足可採。
⑵、依被告公告之「著名商標或標章認定要點」審查，參加人主張據以異議之「JOHN SMEDLEY」 商標係著名商標，實係誇大不實之陳述，惟被告及訴願決定機關未予 詳察，率然認定「JOHN SMEDLEY」係著名商標，顯有違失。①、按依前開要點第三點：「本要點判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用 商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：㈠商標或標章 所使用商品或服務之實際或可能消費者。㈡涉及商標或標章所使用商品或服務經 銷管道者。㈢經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。」第四點：「商標 或標章已為要點三所列其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名 之商標或標章。」第五點：「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足
資認定為著名之因素：㈠相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。㈡商 標或標章使用期間、範圍及地域。㈢商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂 商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展 或展覽會之展示。㈣商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足 以反映其使用或被認識之程度。㈤商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾 經行政或司法機關認定為著名之情形。㈥商標或標章之價值。㈦其他足以認定著 名商標或標章之因素。第六點：「本要點五各項因素得依下列證據證明之：㈠商 品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。㈡ 國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。㈢商品或服務銷售據點及其 銷售管道、場所之配置情形。㈣商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名 、廣告額排名或其營業狀況等資料。㈤商標或標章創用時間及其持續使用等資料 。㈥商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之 資料。㈦具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。㈧行政或司法機 關所為相關認定之文件。㈨其他證明商標或標章著名之資料。」商標法第三十七 條第七款之適用，雖不以兩商標使用於同一或類似商品為必要，惟商標是否「著 名」，依據前開認定標準，仍應據相關事業單位或消費者是否「普遍認知」及其 實際使用之證據資料為判斷。
②、經查本件參加人所有之商標「JOHN SMEDLEY」雖自陳為一家族企業，早於西元一 七八四年即設立有第一家紡織工廠，陸續於多國取得商標註冊，並自西元一九八 三年（民國七十二年）起有進口我國之事實（原處分及原訴願案中均無資料可供 證實），然依參加人提出之相關資料顯示，其乃遲至八十三年間始有由拓比企業 有限公司（以下簡稱拓比公司）進口相關商品之紀錄，而細閱其七十件進口報單 ，拓比公司自八十三年間進口之相關商品數量即均在百件上下，期間進口數量不 但未見成長，八十九年間甚至萎縮至個位數量之訂單，市場佔有率之低可見一般 ，而所謂多次獲得大型百貨業績競賽獎狀，亦僅係八十四、八十五年間之舊資料 ，至於福華大飯店設置精品專櫃一事，亦僅短短七個月時間，另八十四、八十五 年之宣傳廣告，或可說明其商品在該年度間有不錯之銷售紀錄，其使用期間、範 圍及地域均有侷限，無從即刻認定其為相關事業單位或消費者「普遍認知」之「 著名商標」，參加人以此等證據矇騙，作出系爭商標儼然成為「著名商標」之姿 ，被告及訴願決定機關未查，僅以前有被告中台評字第八○○二四一號商標評定 書認定系爭商標為「著名商標」，即放棄自我審查之機會，草率認定「JOHN SM- EDLEY」為著名商標，顯未足公信。
③、雖「著名商標或標章認定要點」第九點：「商標或標章之使用證據，應有其圖樣 及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。但 於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷。」第十 一點：「曾具體舉證並經認定為著名商標或標章，得不要求商標或標章所有人提 出相同證據證明之。但因個案審查需要，仍得要求其檢送相關證據證明之。」本 件參加人未能具體舉出國內外相關事業或消費者得知悉其商標存在，及其自陳早 於西元一九八三年（民國七十二年）起即有進口我國之證據，全憑空言係「著名 商標」，而以八十年間之證據矇騙審查委員，詎仍得僥倖撤銷原告合法申請註冊
之商標，實顯非商標市場公平競爭之幸。經查我國早在七十三年即有「JOHN SM- EDLEY」 商標之註冊，七十七、七十八年亦陸續有「JOHN SMEDLEY」商標取得註 冊之情形，上揭商標皆非參加人所有，是台灣地區早有「JOHN SMEDLEY」商標通 常使用、註冊在先之情形，於是參加人不得不一再提起異議，假其「著名商標」 之姿，打擊他人前已辛苦創設並進而花下大筆成本行銷使用該商標之心血，以遂 其能專用「JOHN SMEDLEY」商標之企圖，被告及訴願決定機關未查，仍為其「著 名商標」之認定，顯有違誤。
④、本件「JOHN SMEDLEY V及圖」商標圖樣上之「1784」字樣，被告指原告有襲用參 加人創業年度之嫌，然查所謂參加人「創業年度」之證據，僅在一本參加人自陳 係公司簡介之英文本中出現，其歷年來使用之商標均無將「1784」字樣使用於商 標上廣為流通之證據，是不惟一般消費者無從知悉「1784」係其創業年度，原告 從事圍巾、領巾等商品行銷多年亦無從得知此事，否則怎會明知係他人之「創業 年度」，猶仍取來設計成自創商標之理？
３、查商標圖樣有無商標法第三十七條各款情事，應以申請當時之情況為準，前行政 法院七十八年判字第四八一號著有明文。如前所述，「JOHN SMEDLEY」商標非但 於七十年間顯非著名商標，直至今日亦非著名商標，而無「致公眾混淆誤認之虞 」之情形。且原告及參加人長期各自使用自己之商標，亦可佐證系爭聯合商標註 冊時，與據以異議商標在市場上並無「致公眾混淆誤認之虞」之情形，既不該當 「相同或近似於他人之商標」之要件，且原告無抄襲之不正競爭之故意。本件被 告及訴願決定機關率然認定本件「JOHN SMEDLEY V及圖」商標構成商標法第三十 七條第七款不得申請註冊之情形，而為撤銷註冊之處分，實有可議之處，為此， 請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」， 不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。又所稱 「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業 或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第三十一條第一項所明定。所 謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之 商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
２、查本件外文「JOHN SMEDLEY」係參加人公司名稱之特取部分，亦為其首先使用於 各種衣服等商品之商標，除自西元一九七九年起陸續於美國、英國、法國、德國 、日本、澳洲、加拿大等世界多國取得商標註冊外，且其商品廣泛宣傳行銷於世 界各地，並自西元一九八三年起有進口我國、日本、香港及新加坡等地之事實， 前經被告中台評字第八○○二四一號商標評定書審認在案，並有附於該案之公司 簡介、各國註冊證、雜誌廣告及各國進口行銷證明等證據資料可資證明。再查我 國拓比公司自八十三年起即持續多年代理進口據以異議商標之商品，該商品並於 我國著名之太平洋崇光SOGO百貨公司及福華大飯店設置精品專櫃銷售，八十四、 五年間又陸續獲得太平洋崇光百貨公司紳士用品課業績競賽之前三名，該據以異 議商標所表彰之信譽堪認有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認 知而達著名商標之程度。凡此有參加人所檢附之八十三年至八十九年歷年之進口
報單數十件、八十四及八十五年度業績評等獎狀、設置精品專賣店之經銷合約書 、時尚發表會之入場券、宣傳廣告、公司簡介等證據資料影本附卷可稽，從而原 告以相同之外文「JOHN SMEDLEY」作為系爭審定第九一二八六七號「JOHN SMED- LEY V及圖」 商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於圍巾、頭巾、領帶、 領結、冠帽、襪子、服飾用、禦寒用手套商品，客觀上難謂無使消費者對其所表 彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用。３、原告辯稱其以與系爭聯合商標相同之外文「JOHN SMEDLEY」及中文「強生司邁迪 尼」作為商標名稱已十餘年，並在被告獲准註冊第四一七八一八號正商標，系爭 聯合商標絕非襲用據以異議商標乙節，經查參加人為一家族企業，據以異議商標 「JOHN SMEDLEY」之歷史淵源可遠溯自西元一七八四年於英國 Derbshire郡 Lee Bridge小鎮由 Peter Nightingale及John Smedley設立之第一家羊毛紡織工廠， 迄今經營已近三百年歷史，則原告以相同之外文「JOHN SMEDLEY」結合參加人最 早設立工廠之年代1784作為系爭審定第九一二八六七號「JOHN SMEDLEY V及圖」 聯合商標圖樣上主要之文字部分，縱其曾以相同之外文「JOHN SMEDLEY」獲准註 冊第四一七八一八號正商標，客觀言之，亦難謂無襲用參加人創業年度之嫌，且 在系爭聯合商標申請註冊前，參加人據以異議商標商品已持續進口國內多年，並 於銷售業績極佳之百貨公司銷售，自易使消費者誤認系爭聯合商標所表彰之商品 係來自於參加人之授權或二者之間具有代理合約關係。４、綜上論述，被告之原處分洵無違誤，請判決如被告答辯之聲明。三、參加人陳述：
１、原告系爭聯合商標與參加人據以異議商標「JOHN SMEDLEY」之近似性比較：⑴、系爭聯合商標圖樣係由外文「JOHN SMEDLEY」、「Ｖ」、組合數字「1784」及一 圓形麥穗圖，其外文部分乃完全相同於參加人著有聲譽之據以異議商標 「JOHN SMEDLEY」 ，而該數字「1784」又為參加人家族企業之淵源起始年份，此等事實 誠難謂「事出巧合雷同」。雖原告辯稱系爭聯合商標圖樣尚有一以圓形麥穗（桂 冠）圖形內置「Ｖ」字母之主要圖形部分，惟按該圓形麥穗（桂冠）圖形乃一普 通習見之附麗圖飾，誠不若系爭聯合商標圖樣外文「JOHN SMEDLEY」部分之較具 有舉足輕重之足以使一般消費大眾認識其為表彰商品之標誌。從而，系爭聯合商 標其得藉以與他人商品相區別之主要部分為外文「JOHN SMEDLEY」，與參加人據 以異議商標「JOHN SMEDLEY」完全相同，兩造商標應屬構成近似之商標，彰彰明 甚。
⑵、原告辯稱系爭聯合商標之正商標（註冊第四一七八一八號）圖樣亦包含有外文「 JOHN SMEDLEY」且早於七十七年即已註冊在案乙節，誠非可執為得阻卻本案系爭 聯合商標有據以異議主張法條之適用。更何況，歷年來迄今參加人據以異議商標 商品於人潮眾多之百貨公司設有精品專賣店，為不爭之事實，於流行服飾雜誌亦 不定期有宣傳廣告之刊登，反觀原告並未舉證其就系爭聯合商標有廣為宣傳之事 實，或揭示其就有關商品之來源標示態樣，或否認系爭聯合商標有引致一般消費 大眾誤認誤信乃同源於參加人據以異議商標之商品，僅一再辯述系爭聯合商標之 主要及附屬部分，誠為牽強之狡辯。於茲參加人尤欲合併陳明者，參加人已另案 對該註冊第四一七八一八號正商標提出評定案之申請，刻仍繫屬被告審理中。
２、參加人據以異議商標「JOHN SMEDLEY」之歷史淵源及著名聲譽：⑴、參加人為一家族企業，創業歷史淵源可遠溯自西元一七八四年於英國Derbyshire 郡Lee Bridge小鎮設立之第一家針織毛衣工廠，其設立人為 Peter Nightingale 及John Smedley，歷代經營迄今已有二百餘年之歷史。外文「JOHN SMEDLEY」係 參加人公司名稱特取部分，除以該外文「JOHN SMEDLEY」作為商標，並精心設計 一鳥圖形（Jay Bird Device） 配合該「JOHN SMEDLEY」商標用為表彰參加人所 產銷之商品。由該簡介之第三頁（紅標籤）即載明參加人之家族企業經營可遠溯 至西元一七八四年，而第六頁（黃標籤）中亦列示有各使用之「鳥圖（Jay Bird Device）」標誌。又參加人之「JOHN SMEDLEY」／「鳥圖（ Jay Bird Device） 」商標商品早自西元一九八三年（民國七十二年）即有進口中華民國行銷之事證 ，前於註冊第四五五一○七號「JOHN SMEDLEY強生司邁迪尼」商標評定案及審定 第四五○五○七號「JOHN SMEDLEY傑石」中即經參加人檢具理由及相關國內外註 冊及行銷證據資料供被告審認參加人該「JOHN SMEDLEY」／「鳥圖 （Jay Bird Device）」商標商品之信譽業為國內一般消費大眾所知悉在案。按上述之商標異 議及評定案係早自七十八年間即已提起之商標爭議事件，自當時迄今已有十多年 之期間經過，繼依參加人於九十年四月二十六日異議理由附證三～附證五所列舉 最近五年來之持續進口行銷資料等證據以觀，實已足資彰顯參加人多年來始終重 視據以異議商標商品於中華民國之行銷市場，故而有此一持續不斷十多年之行銷 歷史，且迄今參加人商標商品仍持續不斷進口行銷中華民國境內。基此，參加人 據以異議商標為著有信譽之商標應已為不爭之事實。⑵、按「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」者 ，不得申請註冊，為系爭聯合商標申請註冊時商標法第三十七條第七款前段所明 定；又依同法施行細則第三十一條規定，所稱著名商標或標章，指有客觀證據足 以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。參加人據以異議商 標之信譽早於七十四年間即為多數業者所知悉（包括本案原告），因歷次有不同 企業廠商襲用參加人之商標申請註冊，致有參加人前述商標異議案及評定案及另 一註冊第三一五八四五號評定案之提起。此等商標爭議案件再再證明參加人據以 異議商標應已該當所稱之「著名商標」要件。
３、綜上所陳，系爭聯合商標之申請註冊，顯已違反商標法第三十七條第七款之規定 ，被告所為系爭第九一二八六七號聯合商標之審定應予撤銷之處分，並無違誤。 原告提起本件訴訟，即無理由，為此，請判決如被告答辯之聲明。 理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準 用民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情事，爰依被告之聲請，由其一造辯論 而為判決，合先敘明。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」 ，不得申請註冊，為系爭聯合商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。 而所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業 或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第三十一條第一項所明定。又兩 商標圖樣其主要部分之文字、圖形或記號，在外觀、讀音或觀念上近似，有足以
引起一般消費者混同誤認之虞者，即屬近似之商標。三、查本件系爭審定第九一二八六七號「JOHN SMEDLEY V及圖」聯合商標圖樣，係由 二同心圓中央置一大「Ｖ」字，外環繞以外文「JOHN SMEDLEY 1784」， 再環繞 以花草圖案所組成。被告以，參加人為一家族企業，早自西元一七八四年即於英 國Derbshire郡Lee Bridge小鎮，由Peter Nightingale及John Smedley設立第一 家羊毛紡織工廠，而外文「JOHN SMEDLEY」即參加人公司名稱之特取部分，亦為 其首先使用於各種衣服商品之商標，除自西元一九七九年起陸續於美、英、法、 德、日、澳、加等世界多國取得商標註冊外，且其商品亦廣泛宣傳行銷於世界各 地，並自西元一九八三年起有進口我國之事實，前經被告中台評字第八○○二四 一號商標評定書認定在案，並有附於該案之公司簡介、各國註冊證、雜誌廣告及 各國進口行銷證明等證據資料可資證明。次查，我國拓比公司自八十三年起即持 續多年代理進口據以異議商標之商品，並於著名之太平洋崇光百貨公司及福華大 飯店設置精品專櫃銷售，八十四年至八十五年間並多次獲得太平洋崇光百貨公司 紳士用品課業績競賽之前三名，凡此有參加人檢附之八十三年至八十九年之進口 報單數十件、八十四年至八十五年之業績評等獎狀、設置精品專賣店之經銷合約 書、時尚發表會之入場券、宣傳廣告及公司簡介等證據資料影本附於原處分卷可 稽，堪認該據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達 著名之程度。從而，原告以相同之外文「JOHN SMEDLEY」，並結合參加人最早設 立工廠之年代「1784」，作為系爭審定第九一二八六七號「JOHN SMEDLEY V及圖 」聯合商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於圍巾、頭巾、領帶．．．等 商品，縱原告曾以相同之外文「JOHN SMEDLEY」獲准註冊第四一七八一八號正商 標，客觀上亦難謂系爭聯合商標無使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發 生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用，乃為系爭聯合商標之審定應予撤銷 之處分。
四、原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟，均訴稱，系爭聯合商標與據以異議商 標圖樣不近似，據以異議之「JOHN SMEDLEY」商標未達著名商標之程度；且於訴 願中另訴稱，系爭聯合商標指定使用之圍巾、頭巾、領帶．．．等商品，與據以 異議商標使用之衣服商品，非屬類似商品，系爭聯合商標並無致消費者產生混同 誤認之虞云云。惟查：
１、首揭商標法第三十七條第七款之適用，係以「相同或近似於他人著名之商標或標 章，有致公眾混淆誤認之虞者」為其構成要件，並不以兩商標使用於同一或類似 商品為必要，原告於訴願時對此似有誤解。
２、兩商標圖樣近似與否之判定，以其主要部分之文字、圖形或記號，在外觀、讀音 或觀念上近似，有足以引起一般消費者混同誤認之虞者，即屬近似之商標；本件 兩商標圖樣主要部分之外文「JOHN SMEDLEY」完全相同，自屬近似之商標。加以 原告以相同之外文「JOHN SMEDLEY」結合參加人最早設立工廠之年代1784作為系 爭聯合商標圖樣上主要之文字部分，縱其曾以相同之外文「JOHN SMEDLEY」獲准 註冊第四一七八一八號正商標，客觀言之，亦難謂無襲用參加人創業年度之嫌。 且在系爭聯合商標申請註冊前，參加人據以異議商標商品已持續進口國內多年， 並於銷售業績極佳之百貨公司銷售，自易使消費者誤認系爭聯合商標所表彰之商
品係來自於參加人之授權或二者之間具有代理合約關係。３、參加人為一家族企業，早自西元一七八四年即於英國 Derbshire郡Lee Bridge小 鎮，由 Peter Nightingale及John Smedley設立第一家羊毛紡織工廠，而外文「 JOHN SMEDLEY」即參加人公司名稱之特取部分，亦為其首先使用於各種衣服商品 之商標，除自西元一九七九年起陸續於美、英、法、德、日、澳、加等世界多國 取得商標註冊外，且其商品亦廣泛宣傳行銷於世界各地，並自西元一九八三年起 有進口我國之事實，前經被告中台評字第八○○二四一號商標評定書認定在案， 並有附於該案之公司簡介、各國註冊證、雜誌廣告及各國進口行銷證明等證據資 料可資證明。又我國拓比公司自八十三年起即持續多年代理進口據以異議商標之 商品，並於著名之太平洋崇光百貨公司及福華大飯店設置精品專櫃銷售，八十四 年至八十五年間並多次獲得太平洋崇光百貨公司紳士用品課業績競賽之前三名， 凡此有參加人檢附之八十三年至八十九年之進口報單數十件、八十四年至八十五 年之業績評等獎狀、設置精品專賣店之經銷合約書、時尚發表會之入場券、宣傳 廣告及公司簡介等證據資料影本附於原處分卷可稽，堪認該據以異議商標所表彰 之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。從而，原告以相同 之外文「JOHN SMEDLEY」作為系爭審定第九一二八六七號「JOHN SMEDLEY V及圖 」商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽 、襪子、服飾用、禦寒用手套商品，客觀上難謂無使消費者對其所表彰之商品來 源或產製主體發生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用。４、原告所舉其他案例之案情，核與本件系爭聯合商標與據以異議商標間之案情有別 ，依商標審查個案拘束原則，自不得比附援引，執為本件異議應不成立之論據。五、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為系爭聯合商標之審定應予撤銷之處 分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞， 訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一 論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段判決如主文。中 華 民 國 九十二 年 一 月 二十九 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶
法 官 吳慧娟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 一 月 二十九 日
書 記 官 劉道文
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