最 高 行 政 法 院 判 決 九十二年度判字第六六號
原 告 德保有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 蘇良井
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生
訴訟代理人 顏政雄
文少華
右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服行政院中華民國八十七年五月十二日台八
十七訴字第二二四九○號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告之前手甲○○於民國八十一年五月三十日以其「夾層防水隔熱板製造機結構（追加三）申請新型專利，作為其第00000000號「夾層防水隔熱板製造機結構」新型專利案之追加專利，經該局編為第00000000追加三號審查，准予專利。公告期滿，在原發新型第四二一八二號專利證書加註第三追加專利權期間。沈錦昭旋申准將本案專利權讓與原告。嗣關係人亞欣捲門股份有限公司以本案有違核准時專利法第九十五條、第九十六條第一款、第二款、第五款規定，檢具申准在先之第00000000追加一號「夾層防水隔熱板製造機結構（追加一）」新型專利案（下稱引證一）說明書、日本昭五三—八四二五九號專利案（下稱引證二）公告及被告機關改制前之經濟部中央標準局（下稱中央標準局）對另案舉發人王義福之舉發案（編號Ｎ一）所為八十一年七月一日（八一）台專（判二）○二○二○字第一二一一二八號專利舉發案審定書（下稱舉發證據三）暨該舉發案之經濟部八十一年三月二十六日（八一）訴六○七八○七號訴願決定書（下稱舉發證據四）等影本，對之提出舉發（編號Ｎ十五）。案經被告審查，為「本案舉發成立，應撤銷其專利權」之審定，發給八十六年一月十六日台專（判）○二○二七字第一○二○三三號專利舉發審定書。原告不服，一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨：原告起訴意旨略謂：原處分及訴願決定所引據之核准時之專利法第九十五、九十六條第五款所界定新專利之新穎性及進步性審查基準，依行政法院七十四年判字第四一○號判決要旨：「新型專利所用手段，縱令在原理上非前所未有之創新，而係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作，或增進該物品某種功效時，即符合新專利之要件。」「新型之創作如能較原有物品在形狀、構造或裝置上更具有特殊之效能者，即可認合於實用原則。」故本案若於空間型態上有所創新且能具體增進使用功效，則不論是否運用習知技術，仍符合新型專利要件，應獲得專利法之保護。原處分未經實物機器之現場勘驗，致無法明瞭本案與引證案間之明顯不同處，而完全抄錄另案尚未確定之訴願決定（經濟部八十四年十一月九日經（八四）訴字第八四六二五○四四號，係關於編號Ｎ四之舉發案，該訴願決定及行政院八十六年七月十九日台八十六訴字第二九○八二號再訴願決定業經鈞院八十七年度判字第一三六○號判決撤銷，
經濟部重為決定將原處分撤銷），有違各專利案之獨立審查原則。查引證一係原告早期研發核准之專利案（原案之追加一專利案），其兩側擋凸條與上滾筒輸送帶呈分離滑動套設狀態，故雖能阻擋中層發泡物溢流，但在隔熱浪板製造體內之輸送過程，該擋凸條會與上滾筒輸送帶間產生左右相對滑動現象，致使中間夾壓之浪板亦會隨之左右滑動，而難以穩定地推送浪板前進，無法達到「成型浪板之被推送方向維持一特定方向前進」之功效，且其下滾筒輸送帶係呈平滑面，故無法配合上滾筒輸送帶以頂掣夾壓浪板。故就整體構造及實際功效而言，引證一不僅因其上滾筒輸送帶兩側套設之擋凸條會導致浪板左右打滑現象，且其下滾筒輸送帶無頂掣凸緣構造，會造成浪板截面無法受到保護及使浪板推送力不穩定之弊端。有鑑於此，原告遂研究改良該弊端，終至完成本案創作。本案之上滾筒輸送帶與其兩側抵靠緣間不有左右滑動弊端，故其間所夾持輸送之浪板不會有打滑之現象，且其下滾筒輸送帶上有數凸緣，可供頂掣浪板之凸起截面，使其在中層發泡材料之熱壓發泡過程，可保護浪板截面，不致受發泡脹壓力而發生浪板變形之弊端。更因浪板之緊密夾持輸送，而能穩定推送浪板前進，藉以提高產能效及產品品質，自具功效推進。被告亦肯定本案確有明顯功效之增進，故准本案之專利。本案與引證一之結構及功效之具體實際差異，唯有經實物機器之勘驗比較後，才能獲致完全之瞭解，被告及訴願決定機關僅藉由書面資料之臆測推論，忽視前述差異，請勘驗本案與引證一實際作之錄影帶，以明實情。被告八十六年五月二日（八六）台專（判）○二○二七字第一一六八○一號、第一一六八○四號舉發審定書及經濟部八十六年十一月三日經（八六）訴字第八六四七一六一五號、八十六年十月二十三日經（八六）訴字第00000000號訴願決定，均以引證一為該舉發案之舉發證據，上開審定書認定：「‧‧‧整體構造與本案不同，難稱本案未具新穎性；本案藉由上滾筒輸送帶兩側抵靠緣與下滾筒輸送帶之數凸緣的配合作用，除可保護浪板之截面外，更可穩定上下輸送帶之推送力，確具功效之進步性。」上開訴願決定亦指明本案較引證一具新穎進步。本於同一事實、證據及行政法平等原則，該引證一自不具證據力。原處分及一再訴願決定將本案予以割裂審查，明顯違背平等原則，再訴願決定稱兩案案情不同，自與事實法理相違，不足採信。且引證一係原案之追加一專利案，本案為原案之追加三專利案，被告審查核准專利，足證其認定本案顯優於引證一，具進步性，本件舉發審定認本案不具進步，顯然偏頗。原告為釐清事實真相，特委託中國機械工程學會（下稱機械學會）由國立臺灣大學機械工程學系副教授劉霆就本案與引證一、二作異同分析比較。於八十五年十一月六日出具「專利技術內容鑑定分析意見書」，該學會係行政院與司法院所協調指定之六十五家公正鑑定機關之一，其所作鑑定報告自具公正性及公信力。該意見書敘明：「就甲案（即本案）而言，上滾筒輸送帶之二側端分別設置一凸起之抵靠緣，抵靠緣係與輸送帶為一體成形。此部分與乙案（即引證一）上滾筒輸送帶及與其同步轉動之擋凸條結構有顯著不同。而且因為甲案之抵靠緣與輸送帶係一體成形，不致發生上滾筒輸送帶與擋凸條不同步轉動或側推之現象，可以更穩定地輸送成型浪板，兩案功能亦有差異。至於甲案所涵蓋之下滾筒輸送帶亦有設置凸緣或間隔凸出部分，在乙案中則並未有相似之技術。因此可以確定甲案與乙案僅有部分之技術有相關，而且此相關之部分，甲案與乙案在結構上確實不同，在功能上亦有差異。」而獲致結論本案與引證一之結構及功能均屬不同。該會於關於本案與引證二之分析意見書敘明：「就甲案（即本案）而言，上滾筒
輸送帶之二側端分別設置一凸起之抵靠緣，抵靠緣係與輸送帶為一體成形。下滾筒輸送帶亦有設置凸緣或間隔凸出部。此部分與乙案（即引證二）由塊狀上型壓片組成之上方履帶，或由塊狀下型壓片組成之下履帶，在結構上有明顯之不同，而且由塊狀壓片組成之履帶與一體成形之撓性輸送帶，在其接觸、與輸送浪板亦會有功能上之差異。因此可以確定甲案與乙案僅有部分與浪板輸送裝置之技術有相關性，而且此技術相關之部分，甲案與乙案在結構上確實不同，在功能上亦有差異。」而結論本案與引證二之結構、功能均屬不同。原處分及一再訴願決定忽視「引證二由塊狀壓片組成之履帶之下履帶，在結構上有明顯之不同，而且由塊狀壓片組成之履帶與本案之一體成形之撓性輸送帶，在其接觸、與輸送浪板亦會有功能上之差異。且引證二之下方輸送滾輪與本案之一體成形撓性輸送帶，在結構上完全不同，而其在夾持輸送浪板之穩定功效上亦不及本案。」所為推論，與事實相違。再訴願決定未能就前述鑑定內容，指出有何不正確之處，僅含混指出「專利侵害鑑定與舉發案之成立與否之認定各屬不同範疇，專利爭議案有關技術內容異同之認，係屬專利主管機關之職權，‧‧‧並無拘束行政機關之效力。」未能解釋何以與機械學會意見不同，被告應釋明何以「專利侵害鑑定與舉發案」之專利技術、功能上之審查比較上會有不同標準？再由被告之審查委員之一顏政雄於八十五年五月三十一日就本件舉發案所作審查表第二項就各項證據與本案之比較理由中指明：「二、‧‧‧引證一不具證據力。三、‧‧‧兩者（本案及引證二）構造特徵不同，難稱本案不具新穎，本案可推送力穩定的功效，確具增進功效之進步性」，且其於第三項論結中指明本案無違專利法第九十五條、第九十六條第一、二、五款之規定，舉發應不成立。其於八十五年七月二十九日本案面詢會議後，即經由雙方及被告審查委員之直接深入辯論比較說明後，其仍肯定本案舉發不成立。詎被告舉發審定書之審定理由竟為完全相反之理由，為舉發成立之處分，顯有蹊蹺，且前述技術比較論點與機械學會之意見相同，足作為本案具進步性之證據。另三舉發案（Ｎ十六、Ｎ十七、Ｎ十八），審查委員相同，亦均為舉發不成立，其中舉發證據亦均有與本件舉發案舉發證據引證一，均認定「‧‧‧整體構造與本案不同，難稱本案不具新穎怍，本案下滾筒輸送帶上的凸緣，除可保護浪板之截面外，更可令推力穩定，確具增進功效之進步性。」（八十六年五月二日（八六）台專（判）○二○七○字第一一六八○一號、八十六年五月九日（八六）台專（判）○二○七○字第一一七九七一號、八十六年五月二日（八六）台專（判）○二○七○字第一一六八○四號舉發審定書），於本案竟認兩案皆有相同之功效，，顯有欠正確、客觀、公允。前開經濟部經（八四）訴字第八四六二五○四四號訴願決定係採用財團法人工業技術研究所（下稱工研院）之審查意見。經濟部之關於本件之審議文件中，於處理意見敘明：「一、本件舉發成立案與舉發二、四案，核屬相同之證據為引證一、二。查該舉發二、四案，原為舉發不成立處分，分別訴經本部以採工研院八五、四、九、（八五）工研機審字第○三○二號函）提供參考意見‧‧‧」經濟部僅以該工研院意見即全盤否定被告對該舉發二、四案所作之發不成立處分，且未敘明任何理由，至為不合理。且事實上，工研院並非公正客觀單位，其與一般廠商有業務合作關係，亦擁有大量專利申請案（約二千件），於專利爭訟時，自難具有公正立場以作正確之審查意見，顯兼具申請人及審議決定委員之雙重身分，何足以採信？再查，引證一及舉發證據三、四，於另案舉發人所提之舉發案Ｎ六、Ｎ七、Ｎ九、Ｎ十一、Ｎ十三中，分別提出作為舉
發證據，並分別經中央標準局為舉發不成立確定（八十四年十一月三十日台專（判）○二○一九字第一五三二九○號、第一五三二七二號、八十五年一月十六日台專（判）○二○一九字第一五五○四一號、八十四年十二月五日台專（判）○二○一九字第一五四○二○號、八十四年十二月二十一日台專（判）○二○一九字第一五六五○○號）。各該確定之舉發不成立審定理由中已明確認定兩者構造不同，不具證據力，依專利法第一百零五條準用同法第七十二條第二項規定，不得再為舉發。本件關係人於八十四年十二月二十六日提出本件舉發時，其引證之舉發證據三、四已分別於上列各舉發案各為舉發不成立，並分別認定不具證據力確定各在案，於本件舉發案（Ｎ十五）依前開規定，該同一之引證一及舉發證三、四已無再加以審酌之餘地，原處分竟加以審酌，並為舉發不成立之審定處分，訴願及再訴願決定予以維持，均顯屬違法。前述鈞院八十七年度判字第一三六○號判決，對於另一舉發案（Ｎ四）相同之舉發證據，及對於原告所舉機械學會出具之意見書認定：「‧‧‧查本件原告曾提出中國機械工程學會鑑定分析意見書，其中敘明引證一及引證二均與係爭案專利範圍所涵蓋之結構確實不同，其功能亦有差異，按該鑑定分析意見書係由國立台灣大學機械工程學系副教授劉霆博士就系爭案與引證案之形狀、結構、功能等分別分析比較所得之結論，此項結論又與原處分機關就有關系爭案之另件舉發案審查結論相同，是否全無可採，非無疑問，被告及再訴願決定既不就實物加以勘驗比較，又不另尋學者專家再作鑑定，徒以專利爭議案有關系爭之認定，係屬專利主管機關之職權，由主管機關依專利法及審查基準審查系爭專利是否符合專利要件，原告所舉中國機械工程學會專利技術內容鑑定分析意見書無拘束行政機關之效力，不能作為主管機關調查證據之方法之運用，並無功效之增進，既尚有疑問，自應由本院將訴願決定及再訴願決定一併撤銷，由被告另為適法之決定，用昭折服。」而判決將再訴願決定及訴願決定均撤銷。而本件再訴願、訴願決定及原處分對於原告所舉之機械學會意見書竟不加以斟酌，顯有違證據採證法則之違法，且本件之舉發證據與該舉發案之舉發證據完全相同，鈞院理應為相同之認定而為相同之判決。綜上所陳，已足以證明原處分顯有違法、失平之處，訴願決定、再訴願決定率予維持，亦顯有違誤，請判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，並指示被告另為舉發不成立之適法處分，以符法制，而昭公允等語。被告答辯意旨略謂：由舉發證據與本案比較結果，引證一揭露上滾筒輸送帶之二側各設有一與上滾筒輸送帶同步轉動之擋凸條，以達「阻擋中層發泡物料溢流，避免摩擦損壞或用於壓著塑膠尼龍布兩側」之功效。本案上滾筒輸送帶兩側一體成型之抵靠緣功效，本案專利說明書雖稱「令成型浪板之被推送方向維持一特定之方向前進」，但因兩案所指上滾筒輸送帶與母案之相對關係相同，且抵靠緣與擋凸緣之形狀亦相同，故兩案皆應有上述相同之功效，本案上滾筒輸送帶二側設抵靠緣之特徵難謂非屬習用技術。引證二圖四上、下型壓片分別固定於履帶上，其可輸送雙凹凸型浪板，已揭露本案下滾筒輸送帶一體成型之凸緣結構特徵及均勻推送凹凸型浪板技術。另引證二上履帶之上型壓片兩側端及中央處皆具凸緣，與本案上滾筒輸送帶僅兩側端設凸出抵靠緣之結構雖有所不同，然此乃輸送不同截面形狀浪板所造成，兩案應屬相同技術之應用。引證一已揭露本案輸送帶二側具抵靠緣之技術，引證二揭露本案凸緣結合輸送帶之技術，結構雖有不同，但本案為運用申請前之習用技術、知識而易知未能功效者，不具進步性，違反修正前專利法第九十五條、第九十六條第五款之規定，不符合新型
專利要件。由現有證據資料，可以明顯比較舉發證據與本案之構造及功效，原告所請履勘一節，實無必要。經濟部八十四年十一月九日經（八四）訴字第八四六二五○四四號訴願決定，已就引證一、二與本案作明確之技術比對，本件舉發審定、訴願決定及再訴願決定依該技術比對意見，作舉發成立之審定意見，並無不妥。原告指稱引證一不具證據力乙節，並不正確。蓋被告於八十六年五月二日（八六）台專（判）○二○七○字第一一六八○一號、第一一六八○四號專利舉發審定書、經濟部經（八六）訴字第八六四七一六一五號、第00000000號訴願決定書等，依據之舉發證據分別為引證一、美國專利第0000000號、第0000000號等，而本件之舉發證據為引證一與引證二等，舉發之事實基礎不同，且本件舉發之審查係以引證一與引證二合起來之事實基礎，證明本案不具進步性，引證一當然具有證據力。本件原告雖曾委託機械學會就本案與引證一、二之專利範圍作異同分析比較，而主張在結構及功效上並不相同，然專利侵害鑑定與專利舉發案之成立與否之認定各屬不同範疇，專利爭議案有關技術內容異同之認定，係屬專利主管機關之職權，由主管機關依專利法及審查基準審查本案是否符合專利要件，況所舉機械學會意見書，並無拘束行政機關之效力，其主張為無理由。另行政法院八十七年度判字第一三六○號判決係針對行政院八十六年訴字第二九○八二號再訴願決定及經濟部經訴字第八四六二五○四四號訴願決定而撤銷再訴願及訴願決定，其所依據中國機械工程學會提供之專利技術內容鑑定分析意見書，係分別就引證一與本案、引證二與本案之專利範圍異同比較；而本件舉發案之審定理由及一再訴願決定之理由，則係合併引證一、二與本案之比較結果，並非由上開判決，即可證明本案舉發成立之理由及一再訴願決定之理由為不當。綜上所述，被告為本件舉發成立，應撤銷本案專利權之審定，並無違法。本件原告之訴為無理由，請予駁回等語。
理 由
本件原告之前手甲○○於八十一年五月三十日以其「夾層防水隔熱板製造機結構（追加三）申請新型專利，作為其第00000000號「夾層防水隔熱板製造機結構」新型專利案之追加專利，經該局編為第00000000追加三號審，准予專利。公告期滿，在原發新型第四二一八二號專利證書加註第三追加專利權期間。沈錦昭旋申准將本案專利權讓與原告。嗣關係人以本案有違核准時專利法第九十五條、第九十六條第一款、第二款、第五款規定，檢具引證一、二及舉發證據三、四，對之提出舉發（編號Ｎ十五）。案經被告審查，為「本案舉發成立，應撤銷其專利權」之審定，發給八十六年一月十六日台專（判）○二○二七字第一○二○三三號專利舉發審定書。原告不服，循序提起行政訴訟，求為判決撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，並指示被告另為舉發不成立之適法處分。經查本案經另案舉發人崇峻股份有限公司以本案有違核准專利當時專利法第九十五條、第九十六條第一款、第二款及第五款規定，對之提出舉發。案經被告為「本案舉發成立，應撤銷其專利權。」之審定，發給（八六）台專（判）○二○二七字第一二七九○六號專利舉發審定書。原告不服，循序提起行政訴訟，為本院八十八年九月三十日八十八年度判字第三五七五號判決確定（原告提起再審之訴，亦經本院九十年度判字第一九○六號判決駁回再審之訴在案）。本案既經另案舉發成立，撤銷專利權確定，原告已無本案專利權，則其訴請撤銷本件再訴願決定、訴願決定及原處分所欲保障之專利權已不存在，自無訴訟之必要，其
訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 一 月 十七 日 最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 吳 明 鴻
法 官 蔡 進 田
法 官 黃 璽 君
法 官 廖 宏 明
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 邱 彰 德中 華 民 國 九十二 年 一 月 十七 日
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