臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第二四五號
原 告 美商‧輝瑞股份有限公司
代 表 人 Ｊ．崔佛．藍柏
訴訟代理人 楊祺雄律師
劉法正律師（兼送達代收人）
右 一 人
複 代理 人 甲○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同右
訴訟代理人 乙○○
右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月十五日經（
九０）訴字第０九００六三二六一二０號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告民國八十四年五月二十五日第00000000號「促皮質素釋放因子拮抗劑」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分一，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要︰緣原告前於民國（下同）八十四年五月二十五日以「促皮質素釋放因 子拮抗劑」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經該局編為第0 0000000號予以審查（下稱系爭案），不予專利。原告不服，申請再審查 ，案經被告於八十九年九月二十六日以（九０）智專三（四）０一０二七字第０ 八九八七○○一四九三號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。原告不服 ，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。二、兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告對原告所請「促皮質素釋放因子拮抗劑」發明專利申請案應為准予專利之處 分。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：
㈠訴願機關拒絕原告言詞辯論之申請，其審議程序是否違法？ ㈡原處分有無理由不備？是否違背「行政行為之內容應明確」之原則？ ㈢系爭案是否符合發明專利申請要件？
甲、原告主張：
一、關於本案的再審查歷程之簡述：
㈠被告於其八十八年八月十九日所發下之再審查核駁理由先行通知書第一項中要求 ：「說明書『發明背景』應補充相關化合物如WO 94/13676已被使用或申請專利
之情形，說明相關前案與本案在化學結構、活性或其他特性之比較，具體指明本 案標的之新穎性、突出的技術特徵或顯然之進步」，而針對這個要求： ⒈原告於八十八年十月十八日所呈申復理由書內提出說明：「在本案發明說明書之 技術背景部分中，實已提列了數件申請人認為與本發明技術相關之前案。而WO 94/13676 係為本案在初審審查階段由初審委員所提引之引證案，申請人已於八 十七年一月二十六日呈送之再審查理由書第三頁中闡述了本發明與該引證案之間 的技術特徵差異，亦即該案所揭示的化合物之分子結構不具有本案通式Ⅰ所示化 合物上所具有之一個非融合的單環核，或本案通式Ⅱ所示化合物上所具有之一個 非融合的非芳族核，或本案通式Ⅲ所示化合物上所具有之一個融合的咪唑核或其 他含有兩個氮原子之融合五員環」【註：上述有關本案與WO 94/13676的化學式 結構比對之說明，係引述自原告於八十七年一月二十六日所呈再審查理由書第二 頁最後一行至第三頁第十三行之申述，但原告當時未察覺該再審查理由書第三頁 第五行中不慎將本案具有通式Ⅱ之化合物上誤繕為「具有一個『非』融合的非芳 族核」，故於該申復理由書中的引述內容亦出現相同之誤繕。但是，此誤繕事實 上可為熟習此項技術者 (包括被告機關承審委員在內)比對兩案所各自揭示的化 合物之通式結構而明顯知悉，且這並非不可修正之錯誤，被告只要通知原告予以 修改即可】。
⒉原告當時認為，WO 94/13676之資料應毋須被增述於本案發明說明書之技術背景 部分中，因為：
⑴據原告所知，中華民國現行專利法暨施行細則之條文並未規定「於一專利申請案 之審查期間，為審查委員所提引之相關前案資料，專利申請人亦需予以增述於發 明說明書內並要與所請發明作一技術比較」，而事實上當有引證前案被提引時， 專利申請人都是於再審查理由書或申復理由書內提出技術上之答辯理由，來求釋 除審查委員對專利申請人所請發明的可專利性之疑慮； ⑵再者，根據被告於八十六年五月十二日修正公布之「專利閱卷作業要點」，一旦 專利申請人所申請之專利申請案獲准專利並被公告於專利公報，任何人均得申請 閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式、宣誓書及全部檔案資料。這 清楚顯示，當一專利申請案（再審查案）獲准專利並被公告於專利公報時，除非 另有限制，該案的所有檔案資料將會被公開以供調閱參考； ⑶基於右述兩點所言，若本案獲准專利，原告所呈送的再審查理由書文件亦當會隨 同其他檔案文件被公開，而原告於該再審查理由書內所申述之理由即成為本案之 一重要資料，則在本案發明說明書之技術背景部分內另外增述WO 94/13676之資 料，即顯無必要；
⒊因為原告不明白被告所提出之要求，是根據專利法或施行細則那一項條文之變更 以及要如何辦理，還特別於八十八年十月十八日所呈申復理由書內問及，請被告 明示此方面之實務規定，並告知原告應將該引證案敘明至何程度，或者可否將前 呈再審查理由書第３頁中所為闡釋內容另作成一「補充說明部分」，並將之放在 本案發明說明書之「發明說明部分」之後，而究竟原告應採何種方式為宜，請被 告給予進一步指示！但是，即至於八十九年五月十日的面詢當中，代表被告機關 出席的面詢委員都未就此點給予原告任何具體回覆；
⒋另外，從該再審查核駁理由先行通知書第一項中清楚明示「相關化合物『如』WO 94/13676」，則原告可補充之相關化合物資料，應當不限於WO 94/13676此一前 案中所揭示者而已，而是只要原告認為有助於被告機關辯察本案所請化合物與習 知技術之技術差別 (例如化學結構、合成方式等等)的前案，即應可呈送予被告 機關來供審查參考，因此，原告乃於八十八年十一月二日所呈補充理由書內檢附 九件前案資料（包括專利案文件與科學論文，且此等資料曾於本案之美國對應案 （即US 5,962,479）的審查過程中被美國專利局審查委員考量過），復於八十九 年五月十日之面詢當時提供三件與本案大約在同年代（西元一九九五年左右）提 出專利申請之美國專利案資料（即US5,705,646、US5,712,303與US5,959,948） ，並於八十九年五月二十六日所呈補充理由書內提出說明：「本案說明書已有對 申請當時所知之習知技術予以敘明，而在前開再審查理由書中也有清楚比對本案 化合物與WO 94/13676在結構上之差異，同時，在前呈補充理由書中所呈９件資 料內亦提供了有關習知化合物專利申請案以及與促皮質素釋放因子 (CRF)相關的 疾病與藥理機制，再者，申請人亦提供三件與本案大約在同年代（1995年左右） 提出專利申請之美國專利資料供 貴再審委員參考，此等皆為與促皮質素釋放因 子拮抗劑有關之發明。此等資料除顯示出本案所請化合物之新穎性外，亦當能佐 證本案所請藥學組成物之用途。而且，本案化合物亦已有用習知方法測定出其 IC50 活性，此如本案前呈再審查理由書內所檢附之補充數據所示。因此，本案 化合物能作為CRF拮抗劑，當無疑義」。
⒌從右述可清楚看出，原告實已有盡力來符合被告於再審查核駁理由先行通知書第 一項中所提出的要求，而提供多件與本案所請CRF拮抗劑暨其醫藥用途有關之文 獻資料供審查參考，以彰顯本案所請標的有別於習知技術的專利新穎性與進步性 還有產業上利用性；至於原告沒有將 WO94/13676的資料增述於本案發明說明書 內之原因，一則是未有法條依據，而另一則是被告機關始終未明示要如何辦理。 ㈡被告於其八十八年八月十九日所發下之再審查核駁理由先行通知書第二項中提及 本案「申請專利範圍第１項涵蓋範圍過於廣泛，不能由實施例充分支持」，「本 案應將標的化合物分為『式Ⅰ』與『式Ⅱ、式Ⅲ』兩組」等云云，而要求原告依 據實施例作進一步之限縮。就此部分說明如下： ⒈原告於八十八年十月十八日所呈申復理 由書內提出說明：「發明說明書內要提 供實施例之主要用意應是，讓熟習此項技藝人士可以有前例可循，而毋庸掛慮需 自行摸索而仍無一事可成。準此，在解析申請專利範圍之恰當性上，即應以發明 說明書之整體揭示內容以及發明當時既有技藝之所知為界定之基礎，而非以計數 實施例之數目及態樣為準，否則申請專利範圍將淪為有如指紋專利 (fingerprint patent)，而根本無法對申請人／專利權人首揭之技術思想提供一周全之保護， 果如是，專利法旨在『鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展』之目的 即永難達成」；
⒉再者，在呈送再審查理由書之時，原告曾就本發明與被告所提引的WO94/13676之 間的技術特徵差異處作一剖析，並曾修正過本案申請專利範圍。而就被告於該再 審查核駁理由先行通知書第二項理由中所提到之「CR7中之R7僅能為H；G只能為 氧、氫、甲基及-NH2．．．，而其餘則難為實例所支持」，一則沒有敘明本案當
時的申請專利範圍何以無法與習知技術相區辨的據理，另一則沒有說明何以本案 無法根據發明說明書之現有揭示來合成落在本案請求範圍內之化合物，例如： ⑴關於被告指稱本案所請具有『式Ⅰ』與『式Ⅱ、式Ⅲ』之化合物所具化學式之“ R5 ”不能給予相同之界定，事實上，參見本案發明說明書之證體揭露內容，出 現在『式Ⅰ』與『式Ⅱ、式Ⅲ』上之“R5”，係與用以合成具有此等化學式之反 應物有關，故對於“R5”之解釋應以本案發明說明書內所提供之相關敘述為準。 被告認為本案將這三個化學式中的“R5”共同定義並無學理依據之說法，並不正 確；
⑵關於被告指稱本案化合物之取代基R7只能為氫之說法也不正確，因為至少在本案 前呈再審查理由書內所檢附之補充數據第十四頁之第二個化合物，其中R7即為CH3 ，故原告乃於面詢時向代表被告機關出席的面詢委員說明此點同時表述於八十九 年五月二十六日所呈補充理由書內；
⑶因此，原告乃於八十八年十月十八日所呈申復理由書內請求被告不吝明示其所依 據之事證，俾便原告能進行技術之比對，並提供給被告機關作為審查參考； ⒊關於被告提及「本案應將標的化合物分為『式Ⅰ』與『式Ⅱ、式Ⅲ』兩組」，原 告不明白這是否意謂著被告認為本案所請發明涉及兩個以上之發明而不宜一案申 請，故有暗示被告應將本案具有『式Ⅰ』與『式Ⅱ、式Ⅲ』之化合物分案請之意 。因為本案之美國對應案亦有碰到被要求分割申請之情況，原告乃於八十八年十 一月二日所呈補充理由書以及面詢當時向被告提出詢問，若被告是有此意，則被 告願意遵照專利法第三十二條之規定將本案依據所請化合物來進行分割申請。但 是，在原處分下達之前，被告都未給予原告任何回覆； ⒋就右述三點中所陳，雖然經原告提出申復、到局面詢並作補充，但原告在原處分 下達之前，始終都無法從被告處獲得任何明確據理，因此，原告經慎重考量後， 為求本案申請專利範圍第一至五項中以具有化學式Ⅰ之化合物為主旨之請求部分 以及以製備該化合物為主旨之第十項方法項能儘速獲准專利，乃提出分割申請， 將此等請求部分保留在本案續行審查，而有關本案申請專利範圍第一項至第五項 請求項中以具有化學式（Ⅱ）與（Ⅲ）為主旨之部分以及以第六至九項與第十一 、十二項所請方法為主旨之部分則予以分割出另案申請發明專利並續行再審查階 段。另外，有關化學式Ⅰ中的取代基之定義亦被大幅度地限縮，而被告於該再審 查核駁理由先行通知書第四項中所提出的要求亦有照辦，因此，本案申請專利範 圍從原來的二十三頁減少至只剩九頁。由此可清楚看出，原告實已有盡力來符合 被告於再審查核駁理由先行通知書第二項中所提出的限縮申請專利範圍要求。 ㈢就被告於其八十八年八月十九日所發下之再審查核駁理由先行通知書第三項中要 求原告提供本案所請化合物之適應症所依據之參考文獻， ⒈原告於八十八年十月十八日所呈申復理由書內提出說明：「本案所請化合物之所 欲醫藥用途係根據其對促皮質素釋放因子 (CRF)之拮抗藥理作用，在本案中文發 明說明書第四十二頁第七行至第廿一行清楚敘述，本案化合物可參照兩件文獻資 料所發表之方法來作測定，且所測得之活性係以IC50來表示，通常為約0.5塵莫 耳至10微莫耳之範圍，而申請人於前呈再審查理由書所檢附之資料即顯示了具有 本案通式Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ之化合物之化學分子結構以及以IC50表示的CRF拮抗藥理活
性數據。另又，在本案發明說明書另外提到之相關前案亦提供了有關於CRF拮抗 劑之醫藥用途的揭示，例如本案中文發明說明書第五頁所提到之前案文獻即是， 而除此等代表性文獻之外，有關CRP拮抗劑之文獻不在少數。申請人想知道，是 否申請人只需要提供本案發明說明書內所提到之上述前案文獻，或是要提供所有 有關CRF拮抗劑作為藥物之文獻？還請 鈞局明示，俾便申請人參照辦理」； ⒉在不明被告之所需下，被告乃於八十八年十一月二日所呈補充理由書內檢送九件 曾於本案之美國對應案（即US5,962,479）的審查過程中被美國專利局審查委員 考量過的文獻資料，亦即USP4,839,353； Fackelmann et al., Science News ( Sep. 25, 1993) Vol. 144, p. 196；Lyons et al., Brain Research, Vol.545, issue 1-2, pp. 339-342, 1991；Stratakis et al., Endocrinology: Basic and Clinical Principles, pp. 185-209, Human Press, Tofowa, NJ, 1997； Strijbos et al., Brain Research, Vol. 656, pp. 405-408, 1991；De Souza, Psychoneuroendocrinology, Vol. 20, No. 8, pp.789-819, 1995；Austrialian journal of Chemitry Vol. 29, No. 5, pp.1039-50, May 1976；EP 482 804 B1 ；以及EP 475 411 A1。原告同時還向被告表示，請被告先詳酌這開資料，若被告 還有需要就此方面再加補充之必要時，請被告明示所需文獻，被告當極力配合辦 理；
⒊在面詢當時，原告亦提出三件同為與促皮質素釋放因子拮抗劑有關之美國專利案 ，並請被告加以參酌。這些專利案不但能彰顯出與本案所請化合物之間的化學結 構差異，因為所用的藥理活性測定方法係相同於本案中所採用的，這些專利案亦 清楚顯示「被確認為具有CRF拮抗活性之化合物所能供應用的醫藥用途種類」； ⒋基於右述，原告認為八十九年五月二十六日所呈申請專利範圍修正本中所界定的 醫藥用途應能為本案發明說明書之整體揭示以及所提供的文獻所支持，並向被告 表示，若被告若認為還有需要就此方面再加修正之必要時，請被告明示以便原告 配合辦理。但是，在原處分下達之前，被告都未給予原告任何回覆； ㈣就被告於其八十八年八月十九日所發下之再審查核駁理由先行通知書第五項中要 求「發明名稱應加註化合物之類別」，因為本案原來涵蓋三種不同化學通式之化 合物，所包括之化合物種類眾多，但都可以當作CRF拮抗劑，故而原告於八十八 年十月十八日所呈申復理由書內表示，考慮參酌被告意見來修正本案申請專利範 圍與發明名稱，但希望被告能先就所詢事項給予進一步明示，以為原告再行補充 與修正之導引。但是，在原處分下達之前，被告都未給予原告任何回覆。 ㈤從右述可知，為求本案審查順利，原告付出許多努力以求能符合被告在再審查核 駁理由先行通知書內所提出的要求。但是，對於原告在申復理由書以及兩次補充 理由書內請求明示之事項，被告卻都不予回覆，甚而承審本案之委員（參見原處 分書上所載）亦不出席本案之面詢以與原告當面進行技術討論，以致在原處分下 達之前，原告無從得知被告對本案申請專利範圍修正本還有那些意見。二、關於被告於原處分中所提各項核駁理由及行政訴訟所為答辯，原告辯駁如后： ㈠就原處分第一項理由之理由不備，如下所陳：⒈於原處分第一項理由中，被告指駁原告「將申請專利範圍縮限為通式Ⅰ之『吡啶 』部分，而通式Ⅰ『嘧啶』部分未予交代」。
⒉被告發下的再審查案核駁理由先行通知書第二項理由內所提出之限縮本案申請專 利範圍要求，因為原告及至面詢後仍無法清楚知悉被告機關承審委員要求「本案 應將標的化合物分為『式Ⅰ』與『式Ⅱ、式Ⅲ』兩組」，是否是認為「本案所請 發明涉及兩個以上之發明，不宜一案申請」，故有暗示原告應將本案具有『式Ⅰ 』與『式Ⅱ、式Ⅲ』之化合物分案申請專利之意，原告遂於八十九年五月二十六 日所呈補充理由書內向被告提請分割，即將有關本案發明說明書內所揭示之具有 通式Ⅱ與式Ⅲ之化合物與相關方法予以分割出另案申請發明專利並續行再審查階 段，而有關以具有通式Ⅰ之化合物以及製備該化合物之方法為主旨之部分則保留 於本案續行再審查，同時，為求本案得儘速獲准專利，原告經慎重考量後，亦根 據本案發明說明書之揭示來進一步限縮本案具有通式Ⅰ之化合物的請求專利範圍 ，包括刪除「Ａ係為Ｎ」（即對應於被告所稱之嘧啶化合物）之界定，豈知這一 限縮修正竟成為被告對原告之指駁理由之一，如此之核駁合乎法理嗎？ ㈡就原處分第二項理由之理由不備，如下所陳：⒈於原處分第二項理由中，被告指稱再審查核駁理由先行通知書第一項理由「應補 充說明與前案WO 94/13676之比較，具體指明本案突出得技術特徵或顯然之進步 」。但是，被告於該再審查核駁理由先行通知書第一項理由中所提出之要求是： 「說明書『發明背景』應補充相關化合物如WO94/13676已被使用或申請專利之情 形，說明相關前案與本案在化學結構、活性或其他特性之比較，具體指明本案標 的之新穎性、突出的技術特徵或顯然之進步」，因此，原處分第二項理由在此方 面所陳，明顯地根本不同於再審查核駁理由先行通知書第一項中所提要求。 ⒉於原處分第二項理由中，被告指稱「申請人並未補充資料，因此不具進步性」， 但是：
⑴原告於八十八年十一月二日所呈補充理由書內檢送九件曾於本案之美國對應案（ 即US 5,962,479）的審查過程中被美國專利局審查委員考量過的文獻資料，於面 詢當時提供三件同為與促皮質素釋放因子拮抗劑有關之美國專利案，因此，除了 本案發明說明書內早已提及之相關前案外，原告實際上提供了至少十二件文獻資 料供審查參酌，其中有些資料即可以彰顯本案所請化合物的專利新穎性與進步性 ，而有的資料可以佐證本案所請化合物基於所確認的藥理作用（CRF拮抗活性） 而會有的醫藥用途，因此，被告指稱原告並未補充資料，明顯有違事實； ⑵再者，若欲言一專利申請案不具進步性，依據專利法第二十條第二項之規定，當 是存在有具體證據顯示該專利申請案所請發明「係運用申請前既有之技術或知識 ，而為熟習該項技術者所能輕易完成者」，而根據被告所公告之專利審查基準第 1-2-18頁至第1-2-28頁對於「進步性」所制定之審查原則，審查委員應提出至少 兩件以上的專利前案來作為核駁該專利申請案的進步性之佐證。但是，被告並未 於原處分中指出，熟習該項技術者可以根據那些習知技術或相關前案而輕易地完 成本案所請發明，此清楚昭示被告之理由不備； ⒊被告復於原處分第二項理由中指稱「申請人所稱『曾闡述本案與引證案之間技術 差異』，與事實不符；甚至申復書稱式Ⅱ為『非融合的非芳族核』，與式Ⅱ結構 顯有不符」，但是，
⑴事實上在本案的專利審查過程中，被告所唯一引證過的前案就是「WO 94/13676
」，而有關本案與WO 94/13676之技術比對，原告首次是描述於本案之再審查理 由書內，並於八十八年十月十八日所呈申復理由書內加以引述，因此，被告認為 原告沒有闡述本案與引證案之間技術差異之指駁，亦明顯有違事實； ⑵復次，原告於八十八年十月十八日提出申復理由書當時，未察覺到該再審查理由 書第３頁第５行中不慎將本案具有通式Ⅱ之化合物上誤繕為「具有一個『非』融 合的非芳族核」，因此，於該申復理由書中的引述內容亦出現相同之誤繕。而且 ，此誤繕事實上可為熟習此項技術者（包括被告機關承審本案之委員在內）由此 等通式之結構而明顯知悉（請參見本案的訴願書之附件五，其中清楚顯示本案發 明說明書內所揭示之具有通式Ⅰ、Ⅱ與Ⅲ之化合物與該引證案所揭示之具有通式 Ⅰ之化合物的結構比較圖），且非為不可修正之錯誤。依據專利審查之公正公平 原則，此一誤繕不應即成為被告指稱原告所言「與事實不符」之核駁立論，敬請 鈞院鑒明。
㈢就原處分第三項理由之理由不備，如下所陳：⒈被告於原處分第三項理由內所述理由，均是針對本案於八十九年五月二十六日所 呈申請專利範圍修正本內有關化合物的界定內容，但是，在原處分下達之前，原 告並未被告知原告其在這方面所提出的新審查意見，再者，被告並未指出其係基 於何種據理而認為本案之申請專利專利範圍修正本所請範圍仍涵蓋過廣，因此， 這顯然有違「行政行為應明確」之原則； ⒉其次，就被告對基團「R5」之指駁，事實上有關「R5」之相關載述，可見於本案 發明說明書第二十三頁之載述；另外，於本案訴願書之附件七中，原告以紅筆標 示出本案申請專利範圍第一項化合物請求項有關於「R5」之界定內容所表示之意 義。原告要再說明的是，本案化合物之化學結構上所出現的「ZR5」，可參見本 案發明說明書第二十三至二十四頁所載述之方法，此「ZR5」基團係由具有通式 Ⅶ之化合物與「HZR5」化合物之反應而被接到吡啶環上； ⒊有關基團「Ｂ」為 -NHCHR1R2或-OCHR1R2，其中之R1與R2所代表之基團，此請參 見本案訴願書之附件七之參考表，同時原告要說明的是，有關本案化合物之化學 結構上所出現的「Ｂ」，可見於本案發明說明書第二十八至三十三所提供之詳細 說明；
⒋就被告指駁式Ⅰ之「Ｚ」無定義，請對照原告於八十九年五月二十六日所呈英文 申請專利範圍修正本，可看出本案中文申請專利範圍修正本第一項化合物請求項 中漏繕了「Z為O」之界定內容，而此漏繕事實上應可藉由適當修正而予以補正， 並不當然構成本案申請專利範圍有界定不當、涵蓋過廣之問題； ⒌至於原處分機關於原處分第 (三)項核駁理由中指駁之「C1-C12烷基R5基」，本 案申請專利範圍第一項化合物請求項有關於「R5」之界定內容並無如此之基團界 定，原告不知被告所指為何；
㈣就原處分第四項理由之理由不備，如下所陳：⒈在原告於八十八年十一月二日所呈補充理由書內檢附之九件前案資料中， Austrialian journal of Chemitry Vol. 29, No. 5, pp.1039-50, May 1976係 有關化合物合成，此事實原告早於八十九年五月十日之面詢當時特別向被告機關 代表出席之面詢委員提出口頭說明 (請查閱錄音帶)，復於八十九年五月二十六
日所呈補充理由書內再次書面指明，此份前案文件可以彰顯出本案所揭示並請求 之新穎中間產物的可專利特徵，而使本案能合成出本案具有通式Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ之化 合物。至於其他八件前案資料，一方面可顯示出本案與習知促皮質素釋放因子拮 抗劑的結構差異，一方面亦可佐證本案所揭示之促皮質素釋放因子拮抗劑就其會 拮抗促皮質素釋放因子之藥理作用而可具有之醫藥用途。 ⒉除了上述九件資料之外，原告於面詢當時還進一步提供與本案大約在同年代（一 九九五年左右）提出專利申請之三件美國專利資料供被告機關面詢委員參考，並 於八十九年五月二十六日所呈補充理由書指出「此等資料除顯示出本案所請化合 物之新穎性外，亦當能佐證本案所請藥學組成物之用途」，因為這三件都是請求 可作為CRF拮抗劑之化合物，而用來測試所請化合物之方法與本案所採用的方法 是相同的；
⒊查經濟部經（七四）訴三九Ｏ三六號訴願決定書中已清楚昭示： 「查醫藥品之初期發明只是要證實其具備有意義之藥理作用，即可作為申請專利 之標的，至於其能否准予生產出售，應屬衛生機構之權限」以及「合成醫藥縱獲 准專利，仍須經長時期急、慢性毒性及其他藥理試驗後才能取得臨床試驗之許可 ，且於臨床試驗證實其有效性及准許範圍內之無大害性毒性之後，方可審查能否 給予製造出售之許可，其主管機關屬於衛生機關」。基於此，於八十三年一月二 十一日總統令修正公佈之專利法第五十一條，即導入對於醫藥品、農藥品或其製 造方法發明專利准予延長專利權之規定，且該法條中也有清楚敘明此等專利權之 實施依其他法律規定，要向中央目的事業主管機關（例如，行政院衛生署、行政 院農業委員會）申請『許可證』。因此，就醫藥品發明專利而言，欲證明所請醫 藥品之產業利用性，不外是進行活體外 (in vitro)試驗、動物試驗與臨床試驗 ，但臨床試驗通常都必須先得到衛生主管機關之核可方能展開，因此，就醫藥品 之初期發明而言，專利申請人能於發明說明書內提供的試驗數據就是活體外 (in vitro)試驗和／或動物試驗。準此，本案可謂係有關於醫藥品之初期發明，就專 利審查角度而言，被告機關所應審酌的是，本案所請化合物有否具備「有意義之 藥理作用」，而參前所述，原告已有證實本案所請化合物確實具備CRF拮抗活性 （有意義之藥理作用），而那些於本案發明說明書內已提及的前案文獻，還有原 告於本案之再審查階段所提供之文獻資料，都是原告可據以界定本案所請醫療適 應症之依據所在，故即當可做為申請專利之標的，其理明甚； ⒋再者，被告對於原告八十八年十一月二日所呈補充理由書內檢附之九件前案資料 當中的文獻八與文獻九之認知並不正確。事實上，「促皮質素釋放因子拮抗劑」 是為一類依據其所具藥理活性而被歸類並已被醫藥界研發多年之化合物，因此， 有關本案所請化合物之醫藥用途界定，本案發明說明書之整體揭示（包括本案發 明說明書內所提到的前案）、原告八十八年十一月二日所呈補充理由書內檢附之 九件前案資料以及原告於面詢時提供的三件美國專利案，還有被告所引證的WO 94/13676，都可以拿來作為評斷標準，而並不僅限於原告八十八年十一月二日所 呈補充理由書內檢附之那九件前案資料而已，因為本案發明說明書內所載述的醫 藥用途，本就係根據申請當時技藝對於CRF拮抗劑所知。 ⒌復次，本案申請專利範圍第十二項藥學組成物獨立請求項，係遵照被告於其八十
八年八月十九日所發下之再審查核駁理由先行通知書第三項理由中所示，以「CRF 拮抗活性」（有意義之藥理作用）來界定所請藥學組成物之醫藥用途，在被告並 未認為該獨立請求項有不可准專利之問題下，何以被告會認為於本案第十三項附 屬項中所進一步界定之適應症難為參考文獻所支持？由此更顯見被告此項核駁理 由之不當！
㈤被告於原處分第五項理由中所為指駁，事實上因為本案當初所請化就合物可具有 通式Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ之結構，不易於發明名稱內指明各類化合物之類別，故而原告於 八十八年十月十八日所呈申復理由書內向被告表明「申請人考慮參酌 鈞局意見 修正本案申請專利範圍與發明名稱，但希望 鈞局能先就申請人以上所詢事項給 予進一步明示，以為申請人再行補充與修正之導引」。然而，於八十九年五月十 日面詢當時，被告機關代表出席之詢委員並未就本案發明名稱應如何修正給予任 何意見。而後原告在考慮依據本案所揭示之化合物來進行分割申請時，基於本案 與該分割案的發明名稱宜相一致以方便對照之下，原告乃未進行此方面之修正， 但原告於八十九年五月二十六日所呈補充理由書內有向被告表示「若認為申請人 還有需要就此方面再加修正之必要時，請 鈞局明示」。豈料，被告竟以此作為 核駁本案之一項據理，這對原告殊屬不公，更遑論如何取名一所請發明之發明名 稱與該所請發明有否符合專利法所規範之新穎性、非顯而易見性、產業利用性與 揭露充分性等專利要件有何相干？
三、以下就原處分理由四所示諸項適應症所依據之參考文件，原告提出補充說明如后 ：
㈠本案八十九年五月二十六日所呈申請專利範圍修正本中所請專利標的包括： ⒈如申請專利範圍第一至十一項所請求之「化合物」，該化合物經過測試而被確認 是為具有「促皮質素釋放因子拮抗活性」的化合物； ⒉如申請專利範圍第十二至十四項所請求之「藥學組成物」，其包含有一治療有效 數量之一如申請專利範圍第一至十一項項中任一項之化合物，而基於該化合物所 具有的藥理活性（即促皮質素釋放因子拮抗活性），該藥學組成物能供用於治療 一藉由拮抗促皮質素釋放因子 (CRF)來影響或幫助的病症，該病症係選自下列之 病症：發炎病症、全面性焦慮不安病症、恐慌症、恐怖症、強迫性官能症、外傷 後窘迫症、窘迫誘發的睡眠障礙、疼痛感、情緒障礙、心理沮喪、兩極性病症、 循環性精神躁鬱、倦怠症候群、窘迫誘發的頭痛、癌症、刺激性腸症候群、克羅 恩氏 (Crohn's)病、痙攣性結腸、人類免疫缺乏病毒 (HIV) 感染、神經退化性 疾病、胃腸疾病、飲食障礙、出血性窘迫、化學品依賴性和成癮性、藥物與酒精 戒斷症狀、窘迫誘發的精神病發作、甲狀腺功能正常病症候群、抗利尿激素 (ADH)不當症候群、肥胖、不孕症、頭部外傷、脊柱外傷、局部缺血性神經元傷 害、刺激毒性神經元傷害、癲癇、中風、免疫功能障礙（包含窘迫誘發的免疫功 能障礙）、肌肉痙攣、尿失禁、阿茲海默型老年痴呆、多發性梗塞痴呆、促澱粉 樣變性外側硬化症以及血糖過低；以及
⒊一種用以製備一如申請專利範圍第一項所界定之具有式Ⅰ之化合物或其醫藥可接 受性鹽之方法。
㈡在本案發明說明書內所提供的有關於CRF拮抗劑的揭示，如下所示：
⒈有關於CRF拮抗劑的相關前案部分，在本案發明說明書第五頁第六行至第十六行 提供有下列清楚載述：「CRF拮抗劑於美國專利4,605,642及5,063,245分別述及 𨛯肽類及吡唑啉酮類。CRF拮抗劑之重要性敘述於參考文獻例如美國專利案 5,063 ,245（併述於此以供參考）。晚近摘述CRF拮抗劑具有之不同活性參見M. J. Owens et al., Pharm. Rev., Vol.43, pages 425 to 473 (1991)（併述於此以 供參考）。基於此二及其它參考文獻所述研究，CRF拮抗劑可有效治療廣泛多種 窘迫相關病症，如抑鬱、焦慮不安、頭痛、刺激性腸症候群、發炎病、免疫抑制 、阿茲海默氏病、胃腸病、神經性厭食症、出血性窘迫、藥物及酒精戒斷症狀、 藥癮、不孕症、頭部外傷、中風及窘迫誘發感，CRF拮抗劑可有效用於人體及動 物體治療」；
⒉關於如何測定本案所請求的化合物會具有CRF拮抗活性，因而可被當作CRF拮抗劑 來使用，在本案發明說明書第四十二頁第六至十六行提供有下列清楚載述：「用 以測定本發明活性化合物及其醫藥可接受性鹽之CRF拮抗劑活性之方法述於 Endocrinology, 116, 0000-0000 (1985)及Peptides, 10, 179-188 (1985)。式 Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ化合物之結合活性以IC50表示，通常於約0.5塵莫耳至約10微莫耳之 範圍」。
此外，為釋除被告對於本案化合物是否會具有本案所主張的CRF拮抗藥理活性之 疑慮，原告曾於八十七年一月二十六日所呈再審查理由書內檢送一份具有本案通 式Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ之化合物之以IC50表示的CRF拮抗藥理活性數據供被告審查參考。 ⒊關於本案所請求的化合物之醫藥用途，在本案發明說明書第十四頁第七行至第十 六頁第十二行提供有下列清楚載述：「本發明也係關於一種藥學組成物，其係供 用於治療一哺乳動物體內之一如下病症：(ａ)一可藉拮抗CRF而影響或幫助其治 療之病症，包含但非僅限於由CRF誘發或促成之病症，或 (ｂ)一選自下列之病症 ：如類風濕性關節炎及骨關節炎之發炎病症、疼痛、氣喘、乾癬及過敏；全面性 焦慮不安病症；恐慌症、恐怖症、強迫性官能症；外傷後窘迫症；窘迫誘發的睡 眠障礙；如纖維肌痛之疼痛感，如抑鬱之情緒障礙，包含嚴重抑鬱，單次發作抑 鬱，復發性抑鬱，兒童受虐誘發的抑鬱，及產後抑鬱；心理沮喪；兩極性病症； 循環性精神躁鬱；倦怠症候群；窘迫誘發的頭痛；癌症；刺激性腸症候群，克羅 恩氏 (Crohn's)病；痙攣性結腸；人類免疫缺乏病毒 (HIV)感染；神經退化性疾 病，如阿茲海默氏病，帕金森氏病及漢丁頓氏病；胃腸疾病；飲食障礙，如神經 性厭食症及神經性善饑癖；出血性窘迫；化學品依賴性和成癮性（例如對酒精、 可卡因和海洛因，苯并二氮平或其它藥物之依賴性）；藥物與酒精戒斷症狀；窘 迫一誘發的精神病發作；甲狀腺功能正常病症候群；抗利尿激素 (ADH)不當症候 群；肥胖；不孕症；頭部外傷；脊柱外傷；局部缺血性神經元傷害（例如腦缺血 如腦海馬缺血）；刺激毒性神經元傷害；癲癇；中風；免疫功能障礙（包含窘迫 誘發的免疫功能障礙）（例如豬窘迫症候群，牛運輸熱，馬陣發性肌原纖維顫動 ，及雞受約束誘生的功能障礙，羊直立窘迫或犬之人類－動物交互作用相關性窘 迫）；肌肉痙攣；尿失禁；阿茲海默型老年痴呆；多發性梗塞痴呆；促澱粉樣變 性外側硬化症；及血糖過低，該組成物包括一可有效治療該的病症數量式Ⅰ、Ⅱ 或Ⅲ化合物或其醫藥可接受性鹽，及一醫藥可接受性載劑」，以及
「本發明又包含一種用於治療一哺乳動物體內之一如下病症之方法：(ａ)可藉拮 抗CRF而影響或幫助其治療之病症，包含但非僅限於由CRF誘發或促成之病症，或 (ｂ)一選自下列之病症：如類風濕性關節炎及骨關節炎之發炎病症、疼痛、氣 喘、乾癬及過敏；全面性焦慮不安病症；恐慌症、恐怖症、強迫性官能症；外傷 後窘迫症；窘迫誘發的睡眠障礙；如纖維肌痛之疼痛感，如抑鬱之情緒障礙，包 含嚴重抑鬱，單次發作抑鬱，復發性抑鬱，兒童受虐誘發的抑鬱，及產後抑鬱； 心理沮喪；兩極性病症；循環性精神躁鬱；倦怠症候群；窘迫誘發的頭痛；癌症 ；刺激性腸症候群，克羅恩氏 (Crohn's)病；痙攣性結腸；人類免疫缺乏病毒 ( HIV)感染；神經退化性疾病，如阿茲海默氏病，帕金森氏病及漢丁頓氏病；胃腸 疾病；飲食障礙，如神經性厭食症及神經性善饑癖；出血性窘迫；窘迫一誘發的 精神病發作；甲狀腺功能正常病症候群；抗利尿激素 (ADH) 不當症候群；肥胖 ；不孕症；頭部外傷；脊柱外傷；局部缺血性神經元傷害（例如腦缺血如腦海馬 缺血）；刺激毒性神經元傷害；癲癇；中風；免疫功能障礙（包含窘迫誘發的免 疫功能障礙）（例如豬窘迫症候群，牛運輸熱，馬陣發性肌原纖維顫動，及雞受 約束誘生的功能障礙，羊直立窘迫或犬之人類－動物交互作用相關性窘迫）；肌 肉痙攣；尿失禁；阿茲海默型老年痴呆；多發性梗塞痴呆；促澱粉樣變性外側硬 化症；化學品依賴性和成癮性（例如對酒精、可卡因和海洛因，苯并二氮平或其 它藥物之依賴性）；藥物與酒精戒斷症狀；及血糖過低，該方法包括對一需要該 治療的個體投藥以一可有效治療該病症之數量之式Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ化合物或其醫藥可 接受性鹽」。
㈢在本案發明說明書內已有引述的相關前案之揭示：⒈美國專利4,605,642的揭示：
⑴「發明背景」部分（參見此案專利說明書第一欄第十六至四十九行）： 實驗與臨床觀察已支持下視丘 (hypothalamus)在腺垂體的親皮質性細胞分泌功 能的調節上扮演一關鍵性角色。在25年以前，Guillemin、Rosenberg與Saffran 以及Schally分別地證實，在下視丘內存在有因子會提高被培育於活體外或是被 維持在一器官培養物內的腦垂體之促腎上腺皮質激素 (ACTH)分泌速率。被鑑定 的促分泌速無一者符合被預期是一生理性促皮質素釋放因子 (CRF)的評斷標準， 直至1981年羊類的CRF (oCRF)被鑑定出，且如美國專利第4,415,558號中所揭示 的，該羊類的CRF被發現具有下列化學式： H-Ser-Gln-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser- Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Thr-Lys-Ala- Asp-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu- Leu-Asp-Ile-Ala- NH2。
Sauvagine是一個從南美蛙Phyllomedusa sauvagei的皮膚所分離出之具有40個殘 基且經醯胺化之大致類似的胜肽。此胜肽經Erspamer等人予以特徵鑑定，且被描 述於Regulatory Peptides, Vol. 2 (1981), pp. 1-13內。 Sauvagine具有下列 化學式：pGlu-Gly-Pro-Pro-Ile-Ser-Ile-Asp-Leu-Ser-Leu-Glu-Leu-Leu-Arg- Lys-Met-Ile-Glu-Ile-Glu-Lys-Gln-Glu-Lys-Glu-Lys-Gln- Gln-Ala-Ala-Asn- Asn- Arg-Leu-Leu-Leu-Asp-Thr-Ile- NH2。如Iahikawa et al.Peptides, 3, 859 (1982)中所報導的，Urotesin I是一個從硬骨魚 (teleost fish)的
urophyses所分離出的具41個殘基之同源性胜肽。Sauvagine、Urotesin I以及 CRF家族中的成員被報導在降低哺乳動物的血壓以及刺激ACTH與β-腦內啡 (β -endorphin)的分泌上具有生物活性。 ⑵「發明的概要說明」部分（參見此案專利說明書第二欄第六至二十三行）： 依據本發明的藥學組成物含有該等CRF拮抗劑或其無毒性加成鹽，被分散於一藥 學上或獸醫學上可接受的液體或固體載體內。依據本發明，該等胜肽或其藥學上 或獸醫學上可接受的加成鹽對於哺乳動物（特別是人類）的投藥可被進行以供調 節ACTH、β-腦內啡、β-脂肪動用激素 (β-lipotropin)、類嗎啡樣神經肽基因 之其他產物以及皮質酮的分泌和/或降低壓力反應 (stress response)和/或影響 心情、行為、代謝功能與腸胃功能，以及自主神經系統活性。再者，CRF拮抗劑 可被用來評估腦垂體的狀態，代謝功能、心血管功能、腸胃功能或中樞神經系統 功能。
⑶實施例XXVII內的揭示（參見此案專利說明書第十二欄第三十一行至六十八行以 及第十三欄第二十五至三十一行）：CRF顯著地刺激腦垂體-腎上腺皮質軸，而 CRF拮抗劑應可用於抑制此軸在帶有高ACTH與內生性糖皮質激素 ( glucocorticoid) 生成的某些形式病人體內的功能。例如，CRF拮抗劑可供用於 調節帶有腦垂體型庫辛氏症 (Cushings disease)或任一種CRF-敏感性腫瘤之病 人體內的腦垂體-腎上腺功能。
大多數的其他調節性胜肽已被發現對於內分泌系統、中樞神經系統與腸胃道具有 效用。因為ACTH與β-END分泌是哺乳動物對於壓力的反應之必要條件，不令人訝 異地，CRF對於腦有顯著的效用以作為許多身體壓力反應之一調節劑。因此，被 輸送至腦之CRF拮抗劑亦應發現能應用在改善正常個體與有心理障礙的個體之心 情、學習力與行為上。再者，腦內的CRF拮抗劑可以改善可能導因於內生性CFT之 壓力誘發的病狀，包括某些形式的高血壓、不孕症、減低的性慾、陽萎與高血糖 症。因為被非經腸道投藥的CRF拮抗劑會降低ACTH、β-END、β-脂肪動用激素、 其他的類嗎啡樣神經肽基因產物以及皮質酮之位準，該等拮抗劑之投藥可被用來 降低所有此等物質對於腦之效用，俾以因而影響記憶力、心情、疼痛感受等等， 且更特別是警覺性、抑鬱、焦慮，還有調節免疫系統、腸胃道以及腎上腺皮質生 長與功能。
所有CRF相關的胜肽已被顯示會擴張腸繫膜的血管床。CRF拮抗劑亦可用於降低至 哺乳動物（特別是人類）的腸胃道之血液流動。又，oCRF影響胃酸生成，而CRF 拮抗劑被預期對於調節腸胃道功能亦是有效的。（以上請參見此案專利說明書第 十二欄第三十一行至六十八行）此等胜肽亦可被用於評估帶有被懷疑的內分泌或 中樞神經系統病理學之哺乳動物體內的下視丘腦垂體腎上腺功能，此係藉由適當 的投藥繼而監控身體功能。例如，投藥可被用作為一用以評估庫辛氏症之基線的 工具。（此段請參見此案的專利說明書第十三欄第廿五行至第三十一行） ⒉美國專利5,063,245的揭示：
⑴「發明背景」部分（參見此案專利說明書第一欄第十六至四十九行）雖然促皮質 素釋放因子 (CRF)之存在早在30年以前就已被提出[G.W. Harris, Physiol. Rev. 28, 139 (1948)]，此激素的純化與序列分析直到1981年才被完成[J. Spiess et
al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 78, 6517 (1981); W. Vale et al., Science, 213, 1394 (1981)]。這個分離自羊的下視丘之CRF被鑑定為是一個具 有41個殘基之直鏈胜肽。緊接在後地，人與大鼠之CRF的序列被確認。它們是相 同的，但與羊的CRF (cCRF)的41個胺基酸殘基在第7個胺基酸處有差異[J. River et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 80, 4851 (1983); Furutani et al ., Nature, 301, 537 (1983)]。 這兩種形式的CRF在行為與自主神經系統功能上產生顯著的轉變[G. F. Koob and F. E. Bloom, Fed. Proc., 44, 259 (1985);M. R. Brown and L. A. Fisher, Fed. Proc., 44, 243 (1985)]。當被直接投藥至腦內時，CRF會起始行為上、生 理上與內分泌反應，此等反應實質上相同於那些於哺乳動物被暴露至一有壓力的 環境時所觀察到者。例如，CRF的腦室內注射會激發行為上的活化[R. E. Sutton et al., Nature, 297, 331 (1982)]，產生腦電流圖之一長時期的活化[C. L. Ehlers et al., Brain Res., 278, 332(1983)]，刺激交感促腎上腺髓質的途徑 [e.g., M. R. Brown et al., Endocrinology, 110, 928 (1982)]，提高心跳速 率與血壓[L. A. Fisher et al., Endocrinology, 110, 2222 (1982)]，提高氧 的消耗[M. R. Brown et al., Life Sciences., 30, 207 (1982)]，改變腸胃活 性[C. L. Williams et al., Am. J. Physiol., 253, G582 (1987)]，抑制食物 耗用[A. S. Levine et al., Neuropharmacology, 22, 337 (1983)]與性行為[D . J. S. Sirinathsinghji et al., Nature, 305, 232 (1983)]以及妥協處理免 疫功能[M. Irwin et al., Am. J. Physiol., 255, R744 (1988)]。
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