臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第七六五號
原 告 甲○○
訴訟代理人 丁○○
胡盈州律師（兼送達代收人）
陳麗芬律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 戊○○
參 加 人 荷蘭商．屏谷公司
代 表 人 丙○○○○○
送達代收人 惲軼群
陳文郎律師
參 加 人 美商‧裘克公司
代 表 人 乙○○○○○○○（秘書）
訴訟代理人 楊祺雄律師
劉法正律師（兼送達代收人）
右 一 人
複 代理 人 賴麗春律師
右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年十二月二十七日經（九
十）訴字第○九○○六三三一○八○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加
人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
原告於民國八十九年一月四日以「紅嘴企鵝ぺンギンフアミソ–及圖」商標，作 為註冊第九四三六二八號「紅嘴企鴉あかぐちぺギ」商標之聯合商標，指定使用 於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之皮夾、皮包 、背包、書包、背袋、手提袋、手提包、鑰匙包、錢包、旅行箱及旅行袋商品， 向被告申請註冊，經審查准列為審定第九五○九四三號聯合商標（下稱系爭商標 ），嗣參加人荷蘭商．屏谷公司以該商標有違註冊時商標法第三十七條第七款及 第十四款之規定，對之提起異議（荷蘭商．屏谷公司於異議提起後，已於九十年 十月十一日將有關據以異議商標業務之資產（包括智慧財產權）售出與移轉予參 加人美商‧裘克公司），經被告審查為異議成立之處分，原告不服，提起訴願， 經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明（參加人荷蘭商．屏谷公司未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未 提出書狀作何聲明陳述，茲據參加人美商‧裘克公司之聲明陳述記載）： ⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告以系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及 服務分類表第十八類之商品，有否致公眾混淆誤認之虞，而構成商標法第三十七 條第七款之違反？
㈠原告主張之理由：
⒈按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註 冊，為商標法第卅七條第一項第十二款所規定。惟其適用，必以兩商標確有構 成近似為其要件。而所謂近似，依商標法施行細則第十五條所指示「以具有普 通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認 之虞判斷之」。另判斷商標之是否為著名商標，應以該商標之使用情況在我國 境內廣泛使用，使用之情形已遍及全國各地，為不特定之公眾所知悉、認識， 且經過大量宣傳、廣告，讓社會大眾均知悉該商標，方符合著名商標之要件； 該著名商標要以我國境內一般大眾所共知者而言，若不能達到一般大眾所知悉 ，則不得謂為著名商標。又兩商標如就構成商標之圖形、文字、記號，總括其 各部分，通體隔離觀察，於外觀、觀念上予人印象各異，而在商標名稱之唱呼 上，一般消費者亦能分辨之，而不致產生混同誤認之虞者，即非屬近似商標， 迭經最高行政法院著有判例可循。
⒉就兩造商標圖樣非為近似而言，系爭商標為正面朝前之立姿企鵝，其圓頭、長 圓身，於身體兩側具下垂之翼翅，底部為橢圓狀之腳部，整體觀之頗富逗趣效 果，足以吸引消費者之注意，定可在短時間中受廣大消費者所喜愛，既經被告 准予註冊，能證明系爭商標具有創意、特色，而據以異議之商標「PINGU & De vice」（下稱據爭商標）係為肩負桿體、行囊之企鵝。是以，兩造對照比較下 ，其構圖、型態、觀念及意匠顯有差別，予人印象各異，異時異地隔離觀察， 難謂系爭商標圖樣有引起購買者混淆誤認之虞，自非屬於近似之商標。 ⒊依最高行政法院七一年度判字第四一九號判決文所述：「按判斷兩商標之是否 近似，其方式不外就兩商標圖樣之主要部分而為觀察或通體而為觀察，而所謂 通體觀察，並非置圖樣之構成部分於不顧，僅係綜合各部分以求取一整體印象 而已。且所謂近似，原指兩商標因無顯著之特徵可辨識，在一般常人之印象中 極易引起混淆誤認而言。倘使有某一商標圖樣之寓目，印象明確，不致因意念 模糊而聯想另一商標並發生不能辨別之情形時，即無近似之可言。」依上述之 判決可知，判斷商標之近似與否，應以商標整體作比對，若商標整體寓目清晰 、表達之意念明確，足以讓消費者對其商品品質、來源、產地、製造者等認識 清楚，則商標即不構成近似。今被告認系爭商標圖樣與據爭商標相較，其企鵝
圖形之外觀設計及構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，易使人產生混淆誤 認之虞，應屬構成近似之標章。惟將兩造商標圖樣併置觀察下可知，系爭商標 圖形與據爭商標圖形整體所呈現之態樣有強烈的差別，其以異時異地隔離觀察 所呈現的視覺感受及設計意念完全不同，並無造成消費者誤認、混淆之虞。是 以，系爭商標與據爭商標整體並不相似，且系爭商標並無違反前揭商標法之規 定。原訴願決定機關主觀認為只要是企鵝圖形皆與據爭商標之圖樣商標相同， 而不論該圖樣之造型差異為何以及商標圖樣之外觀、意匠、設計是否真正有構 成近似之因素，就一律認為兩造近似，此一認定不僅過於主觀偏頗，實為不公 之行為，自不足採，且與前揭判決之意相違背。 ⒋再者，據爭商標圖樣雖於一九八八年在荷蘭取得商標專用權，但其在各個國家 並不具有知名度，而本國境內該據爭商標亦為不具知名度之商標。雖該據爭商 標在台灣曾授權 SYNFU CREATIVE PRODUCTS在國內生產銷售印有據爭商標圖 樣之相關商品，更將其製作成電視卡通節目播放，但原告早於八十七年（一九 九八年）八月一日起截至九十年止，在台陸續以企鵝態樣之圖樣提出多種類別 商標申請，並經審定後依法取得數十件商標專用權。參閱Promotion Gift之二 ○○○年千禧禮品精選集正本，該禮品精選集之第一至五及第七頁商品中、二 ○○一年八月GIFT CONSULTANT之世界禮品採購顧問正本，其於第一頁、第十 六頁商品及底頁均揭示有原告在台申請之紅嘴企鵝商標圖樣，參閱原告二○○ ○年十月、十一月出貨給各地區廠商之出貨狀況表，其商品名稱標註有紅嘴企 鵝抗菌小手巾、紅嘴企鵝抗菌防臭童巾、紅嘴企鵝抗菌防臭毛巾、紅嘴企鵝抗 菌防臭浴巾之商品，另原告紅嘴企鵝圖樣商標在平成十一年於日本登陸第00 000000號之商標登陸證，該商標並指定使用於第二十五類商品。原告於 二○○○年八月二十六日與家樂福量販店間之促銷協議書，其商品名稱標明有 紅嘴企鵝童手巾、紅嘴企鵝浴巾、紅嘴企鵝毛巾；及九月二十六日之促銷協議 於商品名稱標明有紅嘴企鵝童巾、紅嘴企鵝快乾髮帽之商品。參閱原告自一九 九八年一月七日設計紅嘴企鵝之商品識別手冊，該識別手冊中揭示有各型態式 樣之企鵝造型設計，因此，系爭案之紅嘴企鵝圖樣乃原告首創，並非仿自據爭 商標。參閱原告於八十八年七月二十八日，以『紅嘴企鵝及圖』榮獲中華民國 第三屆優良商品設計選拔之參選證書，該參選之『紅嘴企鵝及圖』並透過經濟 日報刊載向大眾廣告宣傳。參閱原告分別於八十八年八月一日至八月三十一日 在中廣流行網十點播出之好時光，及下午二點半播出綺麗世界播出紅嘴企鵝抗 菌防臭毛巾之商品廣告，且該商品廣告並於八十八年九月一日至九月三十日於 飛碟聯播網早上九點至十一點之生活大師，以及下午一點至三點之下午HIGH 一點中播放，可知系爭商標為原告所自創。
⒌按行政機關作成行政處分倘未記載理由，自屬行政處分明顯瑕疵，應予撤銷。 核行政程序法第一百十四條第一項第二款及第二項規定「違反程序或方式規定 之行政處分，除依第一百十一條規定而無效者外，因下列情形而補正：必須記 明之理由已於事後記明者。（第一項第二款）前項第二款至第五款之補正行為 ，僅得於訴願程序終結前為之。（同條第二項）」簡言之，必須記明處分理由 而未記明理由之行政處分，又未在訴願程序終結前補正者，已無從補正，此一
處分因違反程序或方式規定，為一具有瑕疵之行政處分，應予撤銷。由於他人 商標是否著名，乃一不確定法律概念，行政機關就此享有判斷餘地。惟行政機 關判斷結果，迭生爭議，故被告自行訂立著名商標或標章認定要點以為憑據， 使個案之外能有通用準據，避免行政機關濫權判斷。正因為行政機關就不確定 法律概念，享有判斷餘地，故行政機關就此判斷所根據之事實、證據，以及形 成判斷之過程，更應透明公開，詳細記載於行政處分書類中，以接受司法機關 之檢驗，使司法機關得以認定行政機關之判斷是否適當、合法。然而，原告遍 觀審定書全文，僅見被告謂荷蘭商．屏谷公司已提出各國註冊證影本、商品型 錄、宣傳資料影本等證據資料附卷，故據爭商標屬著名商標或標章，卻未見被 告就其認定據爭商標屬於著名商標之形成判斷過程及根據，而且符合著名商標 或標章認定要點中那一點，又被告認為據爭商標已廣為相關事業或消費者所普 遍認知之理由為何，亦無說明，由於被告對於著名商標之判斷結果，未公開其 形成判斷過程及根據何在，形成應具理由未具理由之瑕疵，致原告及司法機關 均無從知悉及審查其判斷理由是否適當、合法，實質上即構成行政權之濫用， 且其行政處分未敘明理由依法應予撤銷。
⒍又按所謂著名商標或標章，指有客觀事實足以認定該商標或標章已廣為相關事 業或消費者所普遍認知者而言。根據著名商標或標章認定要點第五點及第六點 規定，（一）著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名 之因素：相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度；商標或標章使用期 間、範圍及地域；商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推 廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展 示；商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用 或被認識之程度。商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法 機關認定為著名之情形；商標或標章之價值；其他足以認定著名商標或標章之 因素。（二）上開各項因素得依下列證據證明之：商品或服務銷售發票、行銷 單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料、國內、外之報章、雜誌或 電視等大眾媒體廣告資料、商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情 形、商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀 況等資料、商標或標章創用時間及其持續使用等資料、商標或標章在國內、外 註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料、具公信力機構出具 之相關證明或市場調查報告等資料、行政或司法機關所為相關認定之文件、其 他證明商標或標章著名之資料。
⒎參加人荷蘭商．屏谷公司（下稱屏谷公司）雖於一九八八年於其母國荷蘭，以 據爭商標取得商標專用權，其後並於美、日、義、韓、越等三十多個國家取得 三十一類之商品及服務之註冊專用權，並提出各國註冊證影本為證。惟按商標 註冊證僅係參加人屏谷公司向各國商標主管機關取得註冊之證明，商標使用之 情形仍應以其實際使用證據為斷，此觀諸我國商標法第三十一條規定「商標註 冊後，無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標主管機關應依職 權或據利害參加人申請撤銷商標專用權」即明，故絕不能以註冊之有無或註冊 數量之多寡作為論斷據爭商標是否著名商標之依據。又著名商標或標章認定要
點第五點第四款亦規定：「著名與否之認定，應就個案情況考量下列因素：商 標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認 識之程度。」然而遍觀被告審定書理由，徒以參加人屏谷公司在許多國家註冊 即遽為著名商標之認定，而未實質調查該等註冊是否達到足以反映其使用或被 認識之程度。就參加人屏谷公司所檢送之商品型錄及宣傳資料影本，全數為日 文及日幣計價，完全沒有以日文以外之美語、義大利語、韓語、越南語等任一 國家語文之商品型錄或宣傳資料，並無參加人屏谷公司所謂行銷全球各地之事 ，就此部分，被告應命參加人屏谷公司就其自稱行銷全世界之事，提出商品或 服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料，以實 其說。然而，根據卷內資料，並未見被告命參加人屏谷公司提出行銷全球之實 績，即逕認據爭商標為著名，被告顯有應調查事項未盡調查能事之疏失，其判 斷無所憑恃。
⒏再者，「商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用 圖樣及日期之佐證資料，並不以國內為限。但於國外為之證據資料，仍須以國 內相關事業或消費者得否知悉為判斷。」為認定要點第九點所明定。惟原告遍 觀參加人所提商品型錄，係為日文及日幣計價，顯然屬於在國外所為之銷售， 不足為認定中華民國國內相關事業或消費者得否知悉之憑據，此其一；被告復 未說明以使用中文或非日文為一國語文之中華民國，何以能直接以日文型錄逕 認為國內所普遍認知，此其二；甚者，參加人屏谷公司從未曾主張或舉證，其 日文型錄在中華民國境內能夠自由取得或傳閱，既然中華民國國民無法取得該 僅在外國流通之型錄，又如何普遍認知該商標，此其三。參加人屏谷公司又謂 其曾授權SYNFU CREATIVE PRODUCTS 在國內生產銷售印有據爭商標圖樣之相關 商品外，更將據爭商標圖樣製成電視卡通節目播放云云，惟按姑不論SYNFU CR EATIVE PRODUCTS是否為在中華民國經合法認許之公司，但參加人屏谷公司與 SYNFU CREATIVE PRODUCTS間之私人授權契約，並不足以認定SYNFU確有行銷實 績，且銷售情形足以相關業者或消費者普遍認知。遍觀審定書全文，未見參加 人屏谷公司提出SYNFU 在中華民國境內生產銷售印有據爭商標圖樣之相關商品 之銷售發票、行銷單據、或銷售數額統計之明細等資料。再參加人屏谷公司所 謂將據爭商標圖樣製作成電視卡通節目播放云云，卻未見其證明係於第幾頻道 播放，何種卡通節目，一次播放時間多長，一次播放完畢或連續播放等等重大 影響於消費者認知程度之事項證明。
⒐觀諸據爭商標圖樣側面及正面企鵝兩者，僅正面企鵝部分與系爭商標有比較之 價值，至於側面企鵝部分與系爭商標一望即知完全沒有近似之處，亳無比較之 價值。故而判斷據爭商標是否著名，與系爭商標是否近似，應專以正面企鵝部 分為斷，與側面企鵝無涉，先予述明。再者，就正面企鵝部分詳細觀之，可分 割為上、下兩部分，上半部為一隻『圓肚企鵝圖形』，下半部為英文大寫字母 PINGU 。經過原告詳細調查參加人屏谷公司所提供之註冊證書，參加人屏谷公 司僅擁有下半部即英文大寫字母 PINGU五個英文字母之文字商標專用權，根本 未擁有上半部圓肚企鵝圖形之圖形商標專用權。簡言之，參加人屏谷公司就被 告據以判斷兩者相似的圓肚企鵝圖形部分根本未享有商標專用權，也沒有提出
在任何一個國家註冊的註冊證書，參加人屏谷公司故意以拼湊手段以其享有文 字商標專用權的 PINGU五個英文字母，與未享有圖形商標專用權的圓肚企鵝圖 形，二者拼湊並偽稱整體享有商標專用權，致被告陷於錯誤，誤信參加人屏谷 公司就拼湊而成的整體均在世界各國有註冊且著名。 ⒑再查被告認定該整體為著名商標的證據，無非以參加人屏谷公司所檢送之各國 註冊正影本、商品型錄、宣傳資料影本等證據資料為據，惟查參加人屏谷公司 所檢送之各國註冊證影本，一部分為圖形商標，但一望即知均指側面企鵝圖形 ；一部分為文字商標，指PINGU 五個英文字母。參加人屏谷公司所檢送之各國 註冊證無一字論及參加人享有正面企鵝商標專用權。故而，參加人屏谷公司所 檢送之各國註冊證影本，根本不足以證明其享有正面企鵝商標專用權，更遑論 所謂著名商標可言。參加人屏谷公司所檢送之商品型錄，每一頁頁首上方均有 標示參加人屏谷公司之商標為側面企鵝圖形，足見參加人屏谷公司所實際使用 之商標乃側面企鵝圖形。所謂商標乃為表彰商品來源或產製主體，而非產品本 身。例如麥當勞的商標為「ｍ」而非「麥香堡」，又例如路易．威登的商標為 「LV」而非皮包。今查參加人屏谷公司所檢送之商品型錄，每一頁頁首上方均 有標示參加人屏谷公司之商標為側面企鵝圖形，商品型錄內圓肚企鵝商品，則 僅為參加人屏谷公司販售之商品，商品本身根本不是商標。參加人屏谷公司雖 稱其曾授權SYNFU CREATIVE PRODUCTS 在國內生產銷售印有據爭圖樣正面企鵝 之相關商品，然遍查卷內資料，未見參加人屏谷公司提出證據以實其說。反觀 原告在被告官方網站中查詢所得結果，新富股份有限公司（下稱新富公司）註 冊之正商標亦僅為 PINGU五個英文字母，根本沒有正面企鵝之圖樣，足見參加 人屏谷公司所言不實。況且參加人美商裘克公司（下稱裘克公司）承認荷商． 屏谷公司授權新富公司的時間很短暫，既然如此，可見新富公司的生產銷售行 為不足以使消費者或相關事業對此圖形有相當認知程度，故被告以新富公司在 國內生產銷售印有據爭圖樣正面企鵝之相關商品為據，認定此圖樣為著名商標 ，顯屬錯誤。末按原告就系爭商標聲請使用之商品乃皮夾、背包類商品，被告 雖謂正面企鵝圖樣為參加人屏谷公司首創使用於皮夾、背包商品，行銷全球各 地，故原告與參加人之商品有致消費者混淆誤認之虞。惟查，非惟參加人就正 面企鵝圖樣未享有商標權，況且參加人亦未證明其有使用圖樣於皮夾、背包商 品作為商標之情事。
⒒原告於八十七年起即陸續申請紅嘴企鵝之商標獲准，於日本平成十一年亦申請 享有紅嘴企鵝之日本商標權，且均有銷售佳績。原告於委託設計公司設計系爭 紅嘴企鵝圖形之時，鎖定消費客群為幼童，恰逢木柵動物園引進國王企鵝展覽 ，設計公司於參考各類企鵝動物圖鑑後，決定綜合各種類企鵝動物的可愛特徵 為藍本，設計一個卡通造型之企鵝。同時，亦分析目前市面上既有卡通企鵝品 牌的優缺點後，創造出系爭紅嘴企鵝圖形，命名為BINGO，並為BINGO創造一個 女朋友PANNY 及爸爸、媽媽，以構成一個紅嘴企鵝家族。而本院九十年度訴字 第五○八七號判決有關日本KITTY 貓商標異議案件，上開判決理由所述情形與 本案類似，參加人迄未證明其「PINGU 文字商標」於中華民國地區有何具體銷 售實績可使相關事業或消費者對據爭商標有相當程度之認知，依法諺「等者等
之，不等者不等之」，本案參加人既有上開理由所示相同情形，自應為相同認 定，即據爭商標非屬著名商標。
㈡被告主張之理由：
⒈商標異議案件，依商標法施行細則第四十條第一款規定，應適用異議審定時之 規定，合先敘明。
⒉商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不 得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。又所稱 著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或 消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第三十一條第一項所明定。所 謂有致公眾混淆誤認之虞者，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商 品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。查系爭商標與據爭商標之圖樣相較 ，其企鵝圖形之外觀設計及構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，易使人產 生混淆誤認之虞，應屬構成近似之標章。又據爭商標圖樣，係參加人屏谷公司 首創使用於各種文具、餐具、背包、鐘、錶、服飾等數百種商品，行銷全球各 地，參加人屏谷公司除於一九八八年在其母國荷蘭，以據爭商標圖樣取得商標 專用權外，其後並於美國、日本、法國、義大利、韓國、越南等三十多個國家 取得三十一類之商品及服務之註冊專用權，此外參加人屏谷公司除曾授權SYNF U CREATIVE PRODUCTS在國內生產銷售印有據爭商標圖樣之相關商品外，更將 其據爭商標圖樣製作成電視卡通節目播放，是據爭商標圖樣所表彰商品之商譽 ，應為消費者所熟知，而達著名之程度。凡此有參加人屏谷公司所檢送之各國 註冊正影本、商品型錄、宣傳資料影本等證據資料影本附卷可稽。從而，以據 爭商標為人熟知之情形而言，原告以近似之商標圖樣申請註冊，且指定使用於 「皮包」等同一或類似之商品，客觀上實有使一般消費者對其所表彰之商品來 源或產製主體發生混淆誤信之虞，自有前揭法條規定之適用。 ㈢參加人美商‧裘克公司主張之理由：
⒈商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不 得申請註冊，商標法第三十七條第七款著有明文。系爭商標非為原告所自創， 而係高度剽竊之據爭商標。原告之惡意全盤襲用，適足以證明據爭商標之知名 度。
⒉查原告所舉之八十七年起申請並獲准許之數十件商標均係其翹腳企鵝圖與系爭 商標無涉。再觀原告所舉之附件二、附件三、附件五、附件九所示之商標圖樣 ，亦均係前引翹腳企鵝圖。再者，原告所舉之附件四、附件六之「紅嘴企鵝」 抗菌小手巾、童巾，亦係以前引之翹腳企鵝圖為其圖樣，原告企圖魚目混珠， 實非的當。原告並舉其附件七主張，係其自一九九八年一月七日設計紅嘴企鵝 之商品識別手冊，該識別手冊中揭示有各型態式樣之企鵝造型設計，因此系爭 之紅嘴企鵝圖樣乃原告所首創，並非仿自據爭商標等語。惟原告附件七為私文 書，其是否真實已非不得質疑。況其首頁固記載 1998/01/07，然觀其A-3頁， 翹腳企鵝標示1998，而其他有關系爭商標之企鵝圖及其家族圖，均標示為二○ ○○年，顯見原告在一九九八年所推出者為翹腳企鵝圖，系爭商標最早係於二 ○○○年始推出。再觀其 2-5頁、5-1頁1-4頁，僅有系爭商標圖樣亦均標示為
二○○○。其1-4A有關系爭商標頭部圖形周圍以2000標示，該頁右下方則標示 20001/01/19，其1-1頁右下方標示2000/01/10，MAMI基本圖稿則標示2000/10/ 16，1-5頁BINBIN基本圖稿右下方標示2000/01/24，1-6ATED基本圖稿標示為20 00/01/30，足徵原告稱其係於八十七年一月七日已首創設計系爭商標，絕非真 實。
⒊原告非僅剽竊參加人之PINGU企鵝圖樣，改稱之為BINGO外，所有PINGU 家族之 成員，均在其仿冒之列。如PINGU 之女友 PINGI，原告也仿襲稱為 PANNY，作 為BINGO 之女朋友；PINGU 之妹妹PINGA 為一身體全白僅頭部中央為黑色之小 企鵝，原告則為系爭商標企鵝設計一外觀完全相同之妹妹BINBIN；PINGU 家族 中之PAPA，原告稱之為DAD，PINGU之父親同為戴方帽之郵差；PINGU 之母親MA NMAN，原告改稱之為MAMI，PINGU之好友海豹ROBBY，在原告之企鵝家族中則改 為 TED。如此高度仿襲，竟自稱系爭商標為其所自創，實令人難以置信。原告 所謂為紅嘴企鵝創造一個家族，其成員竟無獨有偶地，與據爭商標之PINGU 家 族如出一轍，已於前述。矧系爭商標係於八十九年一月四日提出申請，倘系爭 商標確係原告所自創，其必早於八十九年一月四日已創作完成。然於木柵動物 園之網站，以「企鵝」進行新聞檢索，所得之結果為，原告自稱靈感來源之「 木柵動物園引進國王企鵝展覽」，乃發生於八十九年四月二十八日間，且在八 十九年四月二十八日前，木柵動物園並無以企鵝為主題之新聞，則原告如何自 木柵動物園引進國王企鵝乙事，獲取創作系爭商標之靈感，從而，原告主張系 爭商標為其所自創，顯非真實。再者，原告之商品型錄中，使用與據爭商標幾 無不同之企鵝圖形外，其口罩商品上更有與據爭商標「PINGU」 發音完全相同 之「PIN GU」文字刊印其上；尤有甚者，該系列口罩上與系爭商標企鵝並列者 ，竟然並非原告主張自行設計之TED，而係據爭商標企鵝之好友ROBBY。原告蓄 意剽竊參加人之PINGU 企鵝及其家族所有角色與造型，彰彰明甚。此等舉措， 益加彰顯據爭商標之知名度。
⒋商標法第三十七條第七款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商 標或標章以廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第三十一條 第一項明文闡釋。原告惡意仿襲冒用參加人之據爭商標，事證明確，已如前述 。倘非參加人據爭商標之已具知名度，何足使原告萌生仿襲之動機？矧原告自 承其設計系爭商標圖樣時，所定消費客群為幼童，而觀證據，顯見據爭商標之 企鵝圖樣，為國際知名之卡通人物，尤其在幼童、幼童教學、幼童家長之族群 中，更是被普遍認知，則據爭商標已臻商標法第三十七條第七款規定保護之範 疇，不待辭費。據爭商標由瑞士之Mr. Otmar Gutmann 於西元一九八六年首度 發表後，當年度即在德國第三十七屆Berlin Film Festival中得獎，嗣後更陸 續在西元一九九○年獲瑞士兒童Film Festival 獎項及印度第六屆國際兒童Fi lm Festival「銀之獎狀」、西元一九九一年在美國紐約國際Film Festival、 日本第十八屆「日本賞」教育節目國際比賽、德國慕尼黑國際青少年節目賞、 埃及第三屆開羅國際兒童 Film Festival、德國第二屆兒童電視節目中獲獎。 至西元一九九二年全世界已有一百五十個以上的國家在電視頻道播放PINGU 企 鵝家族卡通影片。直至西元一九九八年止，PINGU 錄影帶之銷售量，全世界已
突破二百萬捲。PINGU 企鵝家族之卡通影片，在西元二○○○年亦獲得新聞局 所頒之「金鹿獎」。PINGU 企鵝家族卡通影片自在我國除早在八十五年間有錄 影帶之行銷外，更於八十七年四月間即在當時之東森卡通台（嗣更名為東森幼 幼台）開始以每天至少兩個以上時段播放，迄今已重播數十次。從而， PINGU 企鵝至遲自八十七年間在我國境內已享有知名度。此觀中國時報八十八年十二 月五日報導，「中都、東森卡通台，……，也有週一到週五播出的…..，『企 鵝家族』以及剛開播的『傻鳥出擊』」，由此一報導可知，「企鵝家族」卡通 ，乃週一播放至週五，其收看率可想而知，再者，該節目在八十八年十二月間 已非剛開播。又中國時報八十八年七月六日報導，「聞名的黏土玩偶『企鵝家 族』（PINGU） ，首次在國內以多媒體光碟面貌亮相」，足見據爭商標在八十 八年七月間已為著名。又公共電視一九九九年五月二十日之網頁就當時之「12 345」 節目所作之簡介，亦言及其每「週一小企鵝為黏土動畫所製作的立體卡 通節目，….，包括PINGU的家庭生活、……. 」。另八十八年十二月之網路新 聞報導亦謂，「來自瑞士蘇黎士的 PINGU企鵝家族，是目前受到許多人喜愛的 卡通影片，不同於一般的手繪動畫，企鵝家族中的每一個成員都是貨真價實的 黏土手工藝品喔！平均五分鐘一集的影片需要運用三千種不同姿勢的模型，所 以這部製作艱鉅的卡通可是非常有價值的。播出企鵝家族卡通的『東森卡通台 』網站上，有特別對於 PINGU卡通加以介紹，除了故事大綱外，在這裡有一個 家族關係圖，讓你把故事裡的每個成員和彼此的關聯性弄清楚，還會告訴你卡 通中每隻企鵝模型製作過程，以及影片中企鵝語言（Pinguish）的小秘密，其 實每一個角色的聲音都是由一位義大利著名配音員擔任喔！」。再觀網路留言 板之留言，在西元一九九八年間，已有多筆留言道， 「Pingu是一隻生長在冰 天雪地的企鵝，也是黏土動畫企鵝家族的主角。偷偷告訴你，不只我女兒愛看 ，連我也…. 」、「有一個卡通動畫叫作企鵝家族，…..，牠們會紅喔，現在 日本以及香港正開始流行中……. 」，網友回覆稱，「這不是好久以前就流行 過了嗎？我家裡還有錄影帶說，每次表弟來都看那個！！」西元一九九九年四 月間，網友留言，「可有人收集PINGU企鵝家族的VCD，此乃瑞士出品英人製作 ，得獎多次的卡通動畫，知名度應不下宮崎駿，……」。尤有甚者， PINGU迷 所成立之 PINGU俱樂部，成員在西元一九九一年間已有近五萬人參加，其於一 九九○年、一九九一年間在世界各地包括埃及、荷蘭、德國、日本以及台灣舉 辦嘉年華會時，參加人數高達四萬五千人。在台灣中正紀念堂前，也曾舉辦塑 立大型 PINGU玩偶並由與會人同聲高呼「企鵝家族」之活動，據爭商標之知名 度，實已無庸置疑。而據爭商標為應受商標法第三十七條第七款規定保護之著 名商標，復經被告陸續處分肯認，應已無庸置疑。 ⒌參加人所呈之使用型錄上方固係標示側面企鵝商標，然觀其內容不難見到其所 介紹之商品上，多有使用正面企鵝商標。而參加人所發行之刊物中，亦以據爭 商標正面圖下方加載PINGU文字為商標。足徵原告辯稱參加人僅使用 PINGU 之 側面圖，故據爭商標中之企鵝正面圖並非著名，顯非真實。實則，據爭商標乃 衍生自黏土動畫卡通，其原始之圖樣即據以異議商標中之正面企鵝，據爭商標 中之側面圖樣，則係自其PINGU之正面圖所發展出來。由於據爭PINGU企鵝，乃
係以手工黏土製作之卡通人物，其根據影片故事發展出各種不同表情、造型等 之圖樣，至為當然。而其各種表情與造型，均係其原始之據爭商標圖樣意匠下 之產物，其變化愈多愈顯見系爭商標受喜愛之程度。況商標在外觀、觀念或讀 音方面有一近似者，即為近似之商標，而商標圖樣上之外文與圖形意義相同， 有混同誤認之虞者，為觀念近似，商標近似審查基準有所揭示。查據爭商標企 鵝圖形，乃一黏土動畫卡通人物，自創作之初，即被命名為PINGU。由於PINGU 並非習見文字，而係創用字，是故自據爭商標創用以來，公眾所認知者，係「 PINGU」 即據爭商標所示之企鵝，此與消費者一見麥當勞圖，即會聯想「麥當 勞」與「MacDonald's」，一見凱蒂貓圖就會與「Hello Kitty」與「凱蒂貓」 聯想，一見「趴趴熊」就聯想到趴趴熊圖，同其理也。從而，參加人之商品無 論係以PINGU 文字、據爭商標企鵝之正面圖，抑或據爭商標之側面背包袱圖樣 呈現，均無礙於相關大眾對於PINGU企鵝之認知。今原告以與PINGU企鵝正面圖 幾無二致之企鵝圖申請本件商標註冊，自有致公眾混淆誤認之虞。 ⒍又商標法第三十七條第十四款規定，商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一 商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或 其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊。而參諸前條款之增列立法理 由，「申請人……，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申 請註冊者，有礙商場秩序須加以規範」。系爭商標與據爭商標幾無不同，而原 告對參加人以據爭商標圖樣為主之PINGU 家族各個角色之仿襲，復如出一轍， 則原告顯係以背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，而參 加人早於系爭商標申請註冊之八十九年一月四日前已使用據爭商標於同一或類 似商品，則系爭商標之申請註冊，復有違反商標法第三十七條第十四款規定之 情事，自不應准予註冊。
理 由
甲、程序方面：
原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據 被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。乙、實體方面：
一、原告於八十九年一月四日以「紅嘴企鵝ぺンギンフアミソ–及圖」商標，作為註 冊第九四三六二八號「紅嘴企鴉あかぐちぺギ」商標之聯合商標，指定使用於當 時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之皮夾、皮包、背 包、書包、背袋、手提袋、手提包、鑰匙包、錢包、旅行箱及旅行袋商品，向被 告申請註冊，經審查准列為審定第九五○九四三號聯合商標，嗣屏谷公司以該商 標有違註冊時商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，對之提起異議，經被 告審查為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有商標 異議申請書、被告九十年十月十二日（九○）智商○三○二字第九○○○八一五 二六號發文之中台異字第九○一一○二號異議審定書及經濟部九十年十二月二十 七日經（九十）訴字第○九○○六三三一○八○號訴願決定書在卷可憑，堪信為 真實。本件之爭點應為原告以系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條所 定商品及服務分類表第十八類之商品，有否致公眾混淆誤認之虞，而構成商標法
第三十七條第七款之違反？
二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」 ，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。且該 款之規定係以兩商標構成近似為前提要件。又商標圖樣之近似，以具有普通知識 經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為 同法施行細則第十五條第一項所明定。且商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似 者，即為近似之商標。系爭商標與據爭商標主要均係由企鵝圖樣組成，其中系爭 商標與據爭商標附圖一皆為企鵝正面立圖，其外觀造形姿態及構圖意匠均極彷彿 ，異時異地隔離觀察，易使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標，原告主 張系爭商標與據爭商標圖一非屬近似商標，核無可採。三、原告雖主張參加人所實際使用之商標乃側面企鵝圖形（即據爭商標附圖三），參 加人迄未證明其「PINGU 文字商標」於中華民國地區有何具體銷售實績可使相關 事業或消費者對據爭商標有相當程度之認知，自應認定據爭商標非屬著名商標一 節。經查，據爭商標圖樣，係參加人屏谷公司首創使用於各種文具、餐具、背包 、鐘、錶、服飾等數百種商品，行銷全球各地，參加人屏谷公司除於一九八八年 在其母國荷蘭，以據爭商標圖樣取得商標專用權外，其後並於美國、日本、法國 、義大利、韓國、越南等三十多個國家取得商品及服務之註冊專用權，有參加人 屏谷公司於異議所檢送之各國註冊正影本、商品型錄、宣傳資料影本等證據資料 影本附卷，被告除據此資料外，並載明據爭商標曾製作成電視卡通節目播放，而 認據爭商標圖樣所表彰商品之商譽已達著名之程度，並非如原告主張被告未具理 由逕認據爭商標為著名商標。再依異議卷內所附商品型錄及宣傳資料，據爭商標 並非僅限於使用附圖二側面企鵝圖形，亦包括附圖三正面企鵝圖形。又依參加人 裘克公司於審理時另提中國時報「全文報紙影像資料庫」查詢結果顯示，於八十 八年十二月五日中國時報即有報導中都、東森卡通台於該時期推出之「可愛巧虎 島」、「企鵝家族」，八十八年七月六日報導聞名的黏土玩偶「企鵝家族」（Pi ngu） ，首次在國內以多媒體光碟的面貌亮相以及八十八年間國內網站網頁介紹 「企鵝家族」 （Pingu）之報導，包括公共電視一九九九年五月二十日之網頁就 當時之「12345 」節目所作之簡介，提及其每「週一小企鵝為黏土動畫所製作的 立體卡通節目，….，包括PINGU的家庭生活、……. 」；八十八年十二月之網路 新聞報導亦：「來自瑞士蘇黎士的PINGU企鵝家族，是目前受到許多人喜愛的卡 通影片，不同於一般的手繪動畫，企鵝家族中的每一個成員都是貨真價實的黏土 手工藝品喔！平均五分鐘一集的影片需要運用三千種不同姿勢的模型，所以這部 製作艱鉅的卡通可是非常有價值的。播出企鵝家族卡通的『東森卡通台』網站上 ，有特別對於PINGU卡通加以介紹，除了故事大綱外，在這裡有一個家族關係圖 ，讓你把故事裡的每個成員和彼此的關聯性弄清楚，還會告訴你卡通中每隻企鵝 模型製作過程，以及影片中企鵝語言（Pinguish）的小秘密，其實每一個角色的 聲音都是由一位義大利著名配音員擔任喔！」；另有網路留言板之留言，在西元 一九九八年間，已有多筆留言，其中包括：「Pingu 是一隻生長在冰天雪地的企 鵝，也是黏土動畫企鵝家族的主角。偷偷告訴你，不只我女兒愛看，連我也…. 」、「有一個卡通動畫叫作企鵝家族，…..，牠們會紅喔，現在日本以及香港正
開始流行中……. 」，網友回覆稱，「這不是好久以前就流行過了嗎？我家裡還 有錄影帶說，每次表弟來都看那個！！」西元一九九九年四月間，網友留言，「 可有人收集PINGU企鵝家族的VCD，此乃瑞士出品英人製作，得獎多次的卡通動畫 ，知名度應不下宮崎駿，……」等補強證據顯示，據爭商標經由媒體之播送及報 導，於八十八年間所表彰之商品信譽堪認已廣為我國相關事業及消費者所普遍認 知，應為著名之商標，已可以認定，原告主張據爭商標於系爭商標申請時，在國 內非屬著名商標云云，核非可採。因此，原告以外觀造形及構圖意匠與附圖二相 彷之企鵝圖樣作為系爭商標主要部分申請註冊，客觀上難謂無使相關商品購買人 對其所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤認之虞，自有商標法第三十七條第 七款規定之適用。
四、從而原告以近似於著名據爭商標附圖二之系爭商標申請註冊，指定使用於當時商 標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之皮夾、皮包、錢包、 背包、背囊、腰包、皮囊、皮箱、背袋、錢袋、鞋袋、手提箱等商品，客觀上難 謂無使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，被告依商標 法第三十七條第七款之規定撤銷其審定，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦 屬妥適，原告主張前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。至 系爭商標之審定是否另有違反同條第十四款之規定，因已不影響本件結果之判斷 ，故不另贅論，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 四 月 二十四 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟
法 官 陳國成
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 四 月 二十五 日 書記官 王英傑
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