臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第一二○九號
原 告 宜蘭食品工業股份有限公司
代 表 人 甲○○董事長
訴訟代理人 丙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 乙○○
右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年一月三十一日經訴字
第○九一○六一○二三○○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告前於民國（以下同）八十九年九月二十二日以「厚燒」商標（以下簡稱系 爭商標），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十 九類之牛奶、調味乳、保久乳、乳酸菌飲料、豆漿、薑醬、葵花子油、果凍、咖 啡凍、茶凍、肉乾、魚鬆、瓜子、杏仁果、仙楂片、炸薯條、醬菜、烏魚子、雞 精、食用卵磷脂粉、冷凍豆腐、豆乾等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認 本件商標圖樣上之「厚燒」，為所指定商品之說明，應不准註冊，以九十年十一 月二十八日商標核駁第二六二三一五號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起 訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告作成核准原告以系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九 類之右開商品申請註冊之處分。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
系爭商標是否為所指定商品之說明，而有系爭商標註冊時商標法第三十七條第十 款之適用？
一、原告陳述：
１、被告認定原告申請之「厚燒」商標為日式烹調方法之一，以之作為商標於所指定 之商品，為所指定商品之說明，依商標法第三十七條第十款，予以核駁，不得申 請註冊，而訴願決定機關亦採相同見解，實不合常理。被告與訴願決定機關雖認 定「厚燒」為日式烹調方法之一，但原告所提出之商標註冊申請，其指定商品乃 商標法施行細則第四十九條第二十九類中之牛奶、調味乳、保久乳、乳酸菌飲料 、豆漿、薑醬、葵花子油、果凍、咖啡凍、茶凍、肉乾、魚鬆、瓜子、杏仁果、 仙楂片、炸薯條、醬菜、烏魚子、雞精、食用卵磷脂粉、冷凍豆腐、豆乾等產品
，原告向訴願決定機關主張其所認定之烹調方式與原告之指定商品之製作方式並 無關連，與被告與訴願決定機關所認定之「厚燒」商標名稱一詞有商品說明之嫌 明顯不符。
２、訴願決定機關又主張以「厚燒」申請商標註冊指定使用於肉乾、烏魚子等商品， 有為商品本身之說明或與之有密切關連，不得申請註冊。若依訴願決定機關之見 解，肉乾、烏魚子等商品可以其所謂日式烹調方式燒烤，有為商品本身之說明或 與之有密切關連，則被告應通知原告減縮指定商品肉乾、烏魚子等商品，而非逕 將原告之商標註冊申請案予以核駁。且原告所提出商標註冊申請案中之指定商品 ，如牛奶、豆漿、果凍、杏仁果、雞精等等，並非以被告與訴願決定機關所謂「 厚燒」日式烹調燒烤製作，非為商品本身之說明且無密切關連，被告與訴願決定 機關未詳加審查，並給予原告陳述意見減縮指定商品之機會，明顯有所偏失，侵 害原告權益，增加不必要之爭訟，有違商標審定核駁理由先行通知要點意旨。３、針對第000000000號「厚燒」商標第二十九類註冊申請案，原告同意減 縮下列指定商品：肉乾、烏魚子，僅申請註冊牛奶、調味乳、保久乳、乳酸菌飲 料、豆漿、薑醬、葵花子油、果凍、咖啡凍、茶凍、魚鬆、瓜子、杏仁果、仙楂 片、炸薯條、醬菜、雞精、食用卵磷脂粉、冷凍豆腐、豆乾等商品。４、綜上所述，被告之原處分及訴願決定機關之訴願決定顯然違法不當。為此，請判 決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商 品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為商標法第 三十七條第十款前段所明定。而所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖 形、記號、顏色組合或其聯合式，依一般社會通念，如為商品本身之說明或與商 品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。本件原告申請註冊 之「厚燒」，係為日文「あつやき」之漢字，有指烤得厚、烤得久之意，為在日 式料理中習見用於形容食品製作方式或口味說明之用語，如：鐵板厚燒、厚燒抹 茶朱古力曲奇（厚燒抹茶巧克力餅乾）、厚燒玉子（厚燒煎蛋）等，以之作為商 標於所指定之肉乾、烏魚子．．．等商品，則為所指定商品之說明，自有首揭法 條規定之適用。原告雖同意減縮指定商品中之「肉乾、烏魚子」商品，惟指定使 用於其他「果凍、咖啡凍、茶凍、魚鬆、瓜子、杏仁果、仙楂片、炸薯條、冷凍 豆腐、豆乾」之商品，仍有商品之說明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不 合。
２、綜上所述，被告之原處分並無違誤，請判決如被告答辯之聲明。 理 由
一、按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊 商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊， 為商標法第三十七條第十款所明定。而所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字 、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或 與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用。二、本件被告係認原告申請註冊之「厚燒」商標圖樣上之「厚燒」二字，為日式烹調
方式之一，以之作為商標指定使用於肉乾、魚鬆等商品，為商品之說明，應不准 註冊，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。三、原告於本件行政訴訟中訴稱，「厚燒」固為日式烹調方式之一，然該烹調方式與 原告申請系爭商標註冊所指定之商品乃商標法施行細則第四十九條第二十九類中 之牛奶、調味乳、保久乳、乳酸菌飲料、豆漿、薑醬、葵花子油、果凍、咖啡凍 、茶凍、肉乾、魚鬆、瓜子、杏仁果、仙楂片、炸薯條、醬菜、烏魚子、雞精、 食用卵磷脂粉、冷凍豆腐、豆乾等產品之製作方式並無關連，自非商品之說明。 被告與訴願決定機關未詳加審查，並給予原告陳述意見減縮指定商品之機會，有 違商標審定核駁理由先行通知要點意旨。本件系爭商標註冊申請案，原告同意減 縮下列指定商品：肉乾、烏魚子，僅申請註冊牛奶、調味乳、保久乳、乳酸菌飲 料、豆漿、薑醬、葵花子油、果凍、咖啡凍、茶凍、魚鬆、瓜子、杏仁果、仙楂 片、炸薯條、醬菜、雞精、食用卵磷脂粉、冷凍豆腐、豆乾等商品云云。惟查：１、本件商標圖樣上之「厚燒」，為日文「あつやき」之漢字，有指烤得厚、烤得較 久之意，為在日式料理中習見用於形容食品製作方式或口味說明之用語，如：鐵 板厚燒、厚燒抹茶朱古力曲奇（厚燒抹茶巧克力餅乾）、日式厚燒牛扒餐、厚燒 玉子（厚燒煎蛋）等，以之作為商標指定使用於肉乾、烏魚子等商品，實難謂非 為商品本身之說明或與之有密切關連者，自不得申請註冊。２、原告雖同意減縮指定商品中之「肉乾、烏魚子」商品，惟指定使用於其他「果凍 、咖啡凍、茶凍、魚鬆、瓜子、杏仁果、仙楂片、炸薯條、冷凍豆腐、豆乾」之 商品，無改於系爭商標圖樣上之「厚燒」猶為在日式料理中習見用於形容食品製 作方式或口味說明之用語，仍有商品之說明。又縱使被告在為核駁之處分前，先 發給原告核駁理由先行通知書，給予原告陳述意見減縮指定商品，其結果亦無不 同。
３、原告所舉「厚燒」二字雖已在大陸地區獲准註冊，惟此乃因兩岸法制及審查標準 各異，實不得執為本件應予核准之論據。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告以系爭商標圖樣為指定商品之說明，應 不准註冊，所為核駁之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦 無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成核准原告以 系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類之右開商品申請註冊 之處分，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一 論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 四 月 十六 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶
法 官 吳慧娟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十二 年 四 月 十六 日
書 記 官 劉道文
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