最 高 行 政 法 院 判 決 九十二年度判字第五二○號
上 訴 人 乙○○
訴訟代理人 甲○○
丙○○
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生
右當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國九十年十二月三十一日臺北高
等行政法院八十九年度訴字第三三六三號判決，提起上訴，本院判決如左：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
上訴人之上訴意旨略謂：一、經濟部中央標準局（八十六年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）第00000000號新型專利案（以下簡稱系爭案）之「裝置」特徵在於螺旋之「牙高」（即牙外徑與牙底徑之差距）與「凸肋」高度之相對比例限定，引證案並無兩者相對比例限定之「裝置」特徵，原判決認定系爭案與第00000000號專利申請案（以下簡稱引證案）具同一性乙節，有適用專利法第九十七條及同法第一百零五條準用同法第二十七條第一項規定適用不當、判決不備理由及違反證據法則之違法。二、引證案於八十三年已經被上訴人審查不予專利確定，系爭案係八十四年始提出專利申請，而現行專利法第二十七條又係延襲舊法第十五條而來，依改制前行政法院六十七年判字第一○二號判決意旨，引證案既然早已先行審查不予專利確定，系爭案於引證案確定後始提出申請，即無專利法第二十七條第一項之適用，原判決適用專利法第一百零五條準用同法第二十七條第一項規定駁回原告之訴，顯有行政訴訟法第二百四十三條第一項適用法規不當之違背法令。三、引證案雖然申請在先，但並未公開或公告，依專利法第九十八條之一規定，系爭案可取得專利，原判決為相反認定，有應適用專利法第九十八條之一而不適用之違法。請判決廢棄原判決，並撤銷原處分及訴願決定等語。
被上訴人則以：系爭專利八十七年十一月二十四日提出之申請專利範圍更正本，其特徵是「該螺旋之牙外徑與牙底徑之差距最少1.1mm 至2.1mm 之多，而凸肋之高則僅為0.1mm至0.35mm 」，其僅係「牙高」、「凸肋高度」尺寸大小數值限定，非為上訴理由所稱系爭專利特徵在於螺旋之「牙高」（即牙外徑與牙底徑之差距）與「凸肋」高度之『相對比例』限定。按民國八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百零五條準用第二十二條第四項：「申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，系爭專利更正前之八十五年三月二十一日公告之核准申請專利範圍，其上皆未記載螺旋之「牙高」與凸肋「高度」之尺寸的技術內容及特點，而引證案（第00000000號專利申請案）之被上訴人經濟部智慧財產局（改制前為經濟部中央標準局）專利審定書理由亦未有說明引證案未有述明螺旋「牙高」與凸肋「高度」之尺寸而不予專利，足見系爭專利之螺旋「牙高」與凸肋「高度」等尺寸限定並非系爭專利創作技術重點之必要裝置特徵，與系爭專利可否准予專利無涉，故上訴理由一所稱系爭專利具有螺旋之「牙高」（即牙外徑與牙底徑之差距）與「凸肋」高度之『相
對比例』限定為必要裝置特徵等云云乙節，顯然非為實據。又本案係以系爭專利違反專利法第一百零五條準用第二十七條第一項之規定，審定舉發成立，應撤銷專利權，因此其適用被上訴人專利審查基準第1-9-14頁「有關最先申請之爭執」。惟該基準上已載明，所謂同一之發明，係指申請專利範圍「實質相同」之發明，依系爭專利與引證案（第00000000號專利申請案）比較，系爭專利申請專利範圍所載木螺釘構造均已揭示於引證案之申請專利範圍中，系爭專利雖有「該螺旋之牙外徑與牙底徑之差距最少1.1mm至2.1mm 之多，而凸肋之高則僅為0.1mm至0.35mm」之特徵，然上述特徵系爭專利未更正前並未記載於申請專利範圍中，並非上訴人原先所認系爭專利之必要裝置特徵的技術內容及特點，且由舉發補充理由書附件二之一九八八年版DIN 7998木螺釘規範所示，系爭專利所述螺旋之牙外徑與牙底徑之差距均在該規範之下習知數值內，而所述凸肋之高度數值亦屬實施時所必然思及考量之設置。再者，木螺釘之構造不同之外徑應配合不同之牙外徑與牙底徑之差距（如該木螺釘規範即揭示不同之外徑所應配合之不同牙外徑與牙底徑之差距）及凸肋高度，系爭專利並無揭示不同外徑應配合之尺寸，顯然該尺寸係為該習知木螺釘規範與實施時所必然思及之數值，是系爭專利之特徵部分僅為尺寸數值大小之限定，不具有形狀、構造、裝置之不同，故系爭專利與引證案具「實質同一性」，引證案可證明系爭專利有違「最先申請」之專利法第二十七條規定，因此，上訴理由二所稱系爭專利之特徵尺寸限定並非習知數值及實施時所必然考量之設置等云云乙節，俱為上訴人偏頗辯駁之辭，未有具體反證，不足為信。另按被上訴人審查基準第1-9-14頁「有關最先申請之爭執，係主張系爭專利申請之前，另有其他同一申請專利範圍之國內申請案申請在先，其無論是核准前案或是未准前案，皆有違『先申請主義』之規定」，及按大院八十七年度判字第一四一二號之判決理由「專利法第二十七條之適用，其據以比對之引證案並不以申請在先之同一新型已獲准專利者為限，即申請在先之前案經審定不予專利，若與後案為同一創作，基於專利行政公平性及審查基準一致性，仍應依先申請原則，認後案不得申請取得專利。」，故上訴理由三所稱引證案不予專利確定後系爭專利始提出申請即無專利法第二十七條之適用等云云乙節亦不足採。綜上所述，被上訴人原處分並無違法，請判決駁回上訴人之訴等語，資為抗辯。
原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一、系爭案修正本之申請專利範圍為：一種木螺絲釘改良結構，依據螺釘結構之分佈，包括（一）、位於釘尖部分之切削槽，其主要係沿釘身側面縱向開挖而成，使槽之兩側分別形成一切削面；（二）、位於下釘身螺旋間之擴孔凸助，其主要係分佈於釘身之周圍，而呈平行縱向排列；（三）、位於螺釘釘頭底緣之切削肋，亦環繞設有呈傾斜排列之切削肋，該切削肋傾斜方向配合螺釘之旋向而設計；其特徵係：該螺旋之牙外徑與牙底徑之差距最少有1.1mm 至2.1mm 之多，而凸肋之高度則僅為0.1mm至0.35mm 者。二、引證案之申請專利範圍為：一種自攻螺絲釘，依據螺釘結構之分佈，包括（一）、位於釘尖部分之切削槽，其主要係沿釘身側面縱向開挖而成，使槽之兩側分別形成一切削面；（二）、位於下釘身螺旋間之擴孔凸肋，其主要係分佈於釘身之周圍，而呈平行縱向排列；（三）、位於上釘身之導屑槽，其主要亦環設於釘身表面，而由若干平行間密之細長槽所構成；（亦可為分段加長之設計者）（四）、位於螺釘釘頭底緣之切削肋，亦環繞設有呈傾斜排列之切削肋，該切削肋傾斜方向配合螺釘之旋向而設計者。三、因上訴人於八十
七年十一月二十四日提出系爭案申請專利範圍修正本，加入特徵尺寸內容，被上訴人不准其修正，嗣經經濟部因認該修正本未變更實質，而於八十八年七月六日以經（八八）訴字第八八六三三一二二號訴願決定書撤銷原處分，該案回復至未審定之狀態。參加人旋於八十八年十一月二十二日提出補充說明書附件二之一九八八年版「Fasteners1」DIN 7998第三九三頁木螺釘規範，主張系爭案於申請專利範圍增加尺寸上之限縮，乃習知螺絲常見之規範尺寸所為之說明。則該補充說明書附件二固為原舉發階段所無，然既屬本件舉發案回復至未審定之狀態時所舉之證據，尚難稱屬新證據，被上訴人自得據以與系爭案構造比較，並予以審查。四、系爭案修正本與引證案相較，系爭案修正本雖有「該螺旋之牙外徑與牙底徑之差距最少有1.1mm至2.1mm之多，而凸肋之高度則僅為0.1mm至0.35mm 」之特徵，然依補充說明書附件二木螺釘規範所示，系爭案修正本所述螺旋之牙外徑與牙底徑之差距，均在該規範中之習知數值內，而所述凸肋之高度之數值，亦屬實施時所必然思及考量之設置，系爭案修正本之特徵部分僅為尺寸數值大小之限定，不具有形狀、構造及裝置之不同，與引證案具同一性。五、觀諸原處分卷附之引證案之專利說明書之記載，引證案之創作人係蔡盈吉，以仁德螺絲廠股份有限公司名義申請，是其創作人並非本件之上訴人；況且專利法第二十七條規定之「二人」係指「二申請人」，包含同一申請人或不同之申請人申請二件創作之情況，若同一人以具有同一性之創作申請專利，專利主管機關對於後申請之創作案，仍得依前揭法條之規定，予以核駁，故本件上訴人所舉莊勝榮律師出具之證明書內容所載「引證案係乙○○先生所創作，以仁德螺絲廠股份有限公司名義申請」縱使屬實，然系爭案之申請日既晚於引證案，且二者具同一性，被上訴人自得依前揭法條規定予以核駁。六、被上訴人認系爭案修正本未變更實質，並准予修正，係依專利法第一百零五條準用同法第六十七條第一項第一款之規定審查，與系爭案及引證案之申請專利範圍是否異同之審查無涉，上訴人顯有誤解。七、綜上所述，本件上訴人之主張均不可採，從而被上訴人以引證案已揭示系爭案之構造，系爭案修正本所述螺旋之牙外徑與牙底徑差距之特徵亦在補充說明書附件二木螺釘規範之習知數值內，而所述凸肋之高度之數值，亦屬實施時所必然思及考量之設置，系爭案修正本之特徵部分僅為尺寸數值大小之限定，不具有形狀、構造及裝置之不同，與引證案具同一性，而申請在後，乃審定為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，並無不合。上訴人徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，因而依專利法第二十七條前段、同法第一百零五條、同法第一百零四條第一款之規定，認上訴人前訴訟程序之訴為無理由，將訴願決定及原處分維持，並駁回上訴人前訴訟程序之訴，核無違誤。查系爭專利特徵為牙高與凸肋高度尺寸大小數值限定，並非牙高與凸肋高度「相對比例」限定，有原處分卷附系爭專利八十七年十一月二十四日申請專利範圍更正本可稽。本件原判決斟酌原審參加人提出之一九八八年版「Fastenersl」DIN 7998第三九三頁木螺釘規範，以系爭專利案更正本所述螺旋之牙外徑與牙底徑之差距，均在該規範中之習知數值內，所述凸肋之高度數值亦屬實施時所必然思及考量之設置，因此認定系爭案與引證案具有同一性，並詳述得心證之理由，上訴人於原審主張系爭案有牙高與凸肋高度比例限定之裝置特徵，故與引爭案並非同一云云，自不可採，尚無適用行為時專利法第九十七條不當或判決不備理由、違反證據法則、論理法則之處。又行政法院六十七年判字第一○二號判決並非判例，自無拘束本
件之效力。末查本件撤銷訴訟，應適用原處分審定舉發成立，應撤銷系爭專利權時之法律。系爭原處分審定舉發成立時，為八十九年五月六日，專利法第九十八條之一於九十年十月二十四日修正增訂、九十二年二月六日修正刪除，上訴意旨未據敘明本件如何適用原處分審定時尚未生效之專利法第九十八條之一之理由，而任意指摘原判決消極不適用專利法第九十八條之一，自不足採。綜上所述，本件上訴意旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 五 月 八 日 最 高 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 陳 石 獅
法 官 劉 鑫 楨
法 官 彭 鳳 至
法 官 高 啟 燦
法 官 黃 合 文
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 王 福 瀛中 華 民 國 九十二 年 八 月 八 日
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