臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第一六二號
原 告 甲○○
訴訟代理人 丁○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 戊○○
參 加 人 東方美實業有限公司
代 表 人 丙○○董事）
訴訟代理人 梁育純律師
右當事人間因服務標章異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十一月十四日經
訴字第○九一○六一二七五六○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加
人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告之前手美而美食品實業有限公司前於民國（以下同）八十四年十一月二十 二日以「東方美美而美」標章作為其註冊第七五六八二號「美而美又美」服務標 章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務 分類表第四十二類之餐飲速食店服務，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二 十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局准列為審定第一一七六三六號聯合 服務標章（以下簡稱系爭聯合服務標章，如附圖一）。嗣美而美食品實業有限公 司於八十五年七月二十二日將系爭聯合服務標章之申請人申准變更為本件原告， 原告復於八十六年三月二十二日將系爭聯合服務標章之正標章由原先註冊第七五 六八二號服務標章申准變更為註冊第三一五五二號「瑞麟美而美及圖」服務標章 。而參加人之前手丙○○（巧沛食品行）於八十八年十月六日以系爭聯合服務標 章有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款及第十四款規定，對之提 起異議，並檢具註冊第六○八三二二號及第六一○○二○號「巧沛東方美」商標 （以下合稱據以異議商標，如附圖二）為證據。復於八十八年十一月二十六日補 提異議理由書時，同時申請變更異議人為參加人。案經被告審查，於九十年十一 月二十一日以中台異字第八八七三○二號服務標章異議審定書為異議不成立之處 分。原告不服，訴經經濟部於九十一年五月九日以經訴字第○九一○六一一○三 五○號訴願決定書撤銷原處分。案經被告重為審查，於九十一年八月二十一日以 中台異字第九一○八四九號服務標章異議審定書為系爭聯合服務標章之審定應予 撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，本院因 認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法 第四十二條第一項規定，依聲請裁定允許參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
參、兩造爭點：
系爭聯合服務標章與據以異議商標是否構成近似？有無違反系爭聯合服務標章異 議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十二款、第十四款之規定？一、原告陳述：
１、按「相同或近似於他人同一營業或類似營業之註冊服務標章者」或「相同或近似 於他人先使用於同一營業或類似營業之服務標章，而申請人與該他人間具有契約 、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在者」，不得申請註冊，固 為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二、十四款所明文規定，惟其適用 應以兩標章指定使用於同一營業或類似營業及兩標章構成近似為前提要件。２、系爭聯合服務標章指定使用於「餐飲速食店」，而據以異議註冊第六一○○二○ 號「巧沛東方美及圖」商標，指定使用於「汽水、可樂、沙士、果汁、茶葉、紅 茶、綠茶、奶茶、咖啡、咖啡包、咖啡粉、可可、冰淇淋、蒸餾水、礦泉水」； 另據以異議註冊第六○八三二二號「巧沛東方美及圖」商標，指定使用於「洋芋 片、炸薯條、蛋糕、麵包、漢堡、土司、叉燒包、小籠包、蘿蔔糕、蜜餞、糖果 、餅乾、乾點」。系爭聯合服務標章指定使用於「餐飲速食店」，其所表彰之營 業並非為供應與據以異議商標商品相同或類似之特定商品之服務，二者之性質、 內容有異，依一般社會通念，市場交易情形並非類似。３、在「書包、手提袋」、「襪子」、「皮革」、「洗髮精、洗面皂」、「蛋糕、餅 乾」．．．等商品皆見「東方美」商標，足見「東方美」係一眾人通用之普通名 稱，不具特別之顯著性，因此會在「東方美」前加註文字以資區別，如「佳麗寶 東方美」、「伊莉特東方美」、「絕世東方美」以及據以異議商標「巧沛東方美 及圖」皆是。本件兩標章雖有相同之「東方美」，惟「東方美」過於普遍，非引 人著目之焦點，且兩標章另有「美而美」及「巧沛及圖」足資區辨，整體觀之， 不論外觀、字音，迥然有別，消費者不可能將兩標章混淆誤認。４、修正前商標法第七十二條第一項規定：「凡因表彰自己營業上所提供之服務，欲 專用標章者，應申請註冊為服務標章。」此規定與同法第二條所規定表彰商品之 商標有明顯區別，是以同法第七十七條規定：服務標章、證明標章及團體標章除 本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。故服務標章準用與商標對 有關商標規定之適用，本質上自屬不同。查服務標章之準用商標法第三十七條第 十二款及第十四款者，乃準用其相同或近似之規定以及同一或類似之規定，其餘 有關規定商標之文字均應適用營業之服務。本件訴願決定雖稱準用異議審定時商 標法第三十七條第十二款及第十四款，然則除一次聲稱服務標章外，其餘均稱商 品與商標，混淆準用適用而為決定，其結果自屬違法。被告明知訴願決定引用準 用適用違法，乃竟放棄第一次審定書適法之準用，而改以屈從決定書相同之準用 適用文字而為審定，嚴重損害原告之權利，而訴願決定機關予以維持，均屬違法
，應撤銷訴願決定及原處分，以維原告合法權益。５、本件原告申請註冊日期為八十四年十一月二十二日，核准公告日期為八十八年八 月一日，而參加人使用於與原告相同餐飲店之「巧沛東方美」服務標章係於八十 六年九月二十六日始提出申請，其申請日在原告申請二年之後，然其核准日期為 八十八年四月一日卻在原告之前四個月，此乃極不合理之事，然則被告如認此二 服務標章不近似，則自應將二者申請核准案件與後者之異議案件為相同之認定而 為審定。惟參加人以與申請在後之註冊第一一一七六五號「巧沛東方美」服務標 章完全相同之商標對原告之審定第一一七六三六號「東方美美而美」服務標章提 起異議，而被告於九十一年八月二十一日之異議審定書竟然認定二者之服務標章 與商標構成近似，此等前後不一之認定近似標準，嚴重損害原告合法權益。如今 參加人申請在後之服務標章業已註冊超過二年，無法提出申請或提請評定之救濟 程序，本件如未獲平反，則原告所受損害，惟有請求國家賠償。６、本件審定第一一七六三六號服務標章與另二件審定第七八六三七九號、九五九○ 八號商標及服務標章排列不同，其外觀、觀念、意匠、構造均不相同，縱該二案 近似，非謂本件亦屬近似，且該二案適用條款為異議審定時商標法第三十七條第 七款，與本件第三十七條第十二款及第十四款之情形殊異，豈可與之相提並論， 被告與訴願決定機關以該二案確定為由之理由，實屬違背法理。７、「東方美」並非參加人首創之商標，早於六十六年即有東方美公司以之做為商標 申請註冊列為註冊第九九二五○號，其後亦有不同之公司以之使用於各類商品列 為註冊第二○九一九六、二一五一七二、二一五五三九號等，東方美乃一習知習 見之名稱。尤以「巧沛東方美」與「東方美」使用於相同之蛋捲、餅乾商品同時 申請註冊；亦經被告核准為註冊第六○八三二二與七○五三七四號「東方美」與 「巧沛東方美」均同時核准併存並不近似，何能指「巧沛東方美」與「東方美美 而美」構成近似，舉重以明輕，被告第一次審查異議不成立，自有其審定近似之 經驗與準則，此類案件尊重商標專則機關之經驗，實可減少近似觀念之混亂。８、綜上所述，「東方美」為習而易見之名稱，原告以之為系爭聯合服務標章之一部 分，難謂與據以異議商標構成近似，且系爭聯合服務標章指定使用於「餐飲速食 店」之服務與據以異議商標指定使用於「飲料、餅乾」亦非同類，被告認原告抄 襲據以異議商標顯非合理，系爭聯合服務標章申請註冊無首揭法條規定之適用。 為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、本件參加人以系爭聯合服務標章與據以異議商標構成近似，並指定使用於類似之 餐飲速食店服務等節為由，主張系爭聯合服務標章有違商標法第七十七條準用第 三十七條第十二款「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、第 十四款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與 該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得 申請註冊規定，被告之原處分以系爭聯合服務標章所指定使用之餐飲速食店服務 ，與據以異議商標所指定使用之洋芋片（捲）、炸薯條、蛋糕、麵包、漢堡、土 司、汽水、可樂、沙士、果汁、茶葉、紅茶、綠茶、奶茶等等商品並非類似，又 參加人之主張無法作為原告知悉據以異議商標存在之佐證，而無該二條款規定之
適用。
２、嗣經參加人提起訴願，經濟部經訴字第○九一○六一一○三五○號訴願決定意旨 則認為系爭聯合服務標章係單純未經設計之左置由上而下直書之中文「東方美」 及右置橫書之中文「美而美」所構成，與據以異議商標相較，二者均有顯著之中 文「東方美」三字，整體觀之，應為近似標章；另系爭聯合服務標章係指定使用 於餐飲速食店服務，而據以異議商標則指定使用於一般餐飲速食店所提供之麵包 、漢堡、土司、綠茶及奶茶等商品，依一般社會通念，二者應屬類似。又系爭聯 合服務標章與已被撤銷審定之第九五九○八號及第七八六三七九號標章，均為同 年月日所申請，而該二案均因襲用參加人已使用之商標或標章，有違當時商標法 第三十七條第一項第七款規定，而遭撤銷確定。而該二案之標章圖樣與系爭聯合 服務標章圖樣均為東方美美而美，唯一差別僅東方美三字為直式與橫式排列之別 ，被告既於八十七年三月十三日中台異字第八七○一六四號及同年月日中台異字 第八七○一六八號服務標章異議審定書認前開二案有襲用據以異議商標之事實。 依此，實難獨謂本件原告之前手於系爭聯合服務標章申請註冊當時未知悉據以異 議商標之存在。
３、依訴願法第九十五條及第九十六條規定，訴願決定有拘束相關機關之效力，原處 分機關須重為處分者，自應依訴願決定意旨為之。揆諸前開訴願決定意旨，暨「 又商標法第三十七條第十四款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶 先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指 定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用 ，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該 款有其他關係之概括規定的緣由。」復為前開訴願決定所論明，本件既無其他新 事證得為與訴願決定意旨不同之認定，是本件系爭聯合服務標章自有商標法第七 十七條準用第三十七條第十二款及第十四款規定之適用。４、綜上所述，被告之原處分洵無違誤，請判決如被告答辯之聲明。三、參加人陳述：
１、按「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與 該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申 請註冊。但得該他人同意者，不在此限。」為舊商標法第三十七條第十四款所明 定。然該條款立法之初係參考巴黎公約第六條之七第一項「代理人或代表人在本 同盟之一國內一商標之所有人者，未經所有人之許可，而於同盟之一個或數國內 ，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標所有人得提出反對或要求撤銷其註 冊．．．」及歐洲共同體商標規則第八條第三項「商標所有人之代理人或代表人 未經權利人之同意，且無正當理由，而以自己之名義，申請共同體商標之註冊， 則商標所有人得提出異議。」等之規定而自明。只是我國在立法時，除禁止代理 人或代表人搶先註冊商標外，並擴及其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其 他關係，知悉他人創用使用商標存在而剽竊搶先註冊商標之情形。２、據以異議商標係參加人之前手巧沛食品行於八十一年間首創使用於西式早餐漢堡 店及其相關之漢堡、三明治，各種飲料等商品之標章，除已向被告之前身（經濟 部中央標準局）申請註冊取得註冊第六四七五二號、第六○八三二二號、第六一
○○二○號「巧沛東方美及圖」服務標章及商標外，至今在全省各地已設立超過 六百家以上之連銷加盟店，甚至在系爭聯合服務標章申請註冊前，亦有近八十家 ，是以，據以異議商標所表彰之營業服務及信譽難謂未為一般消費者所認識，此 有前經濟部中央標準局八十七年中台異字第八七○一六四號、第八七○一六八號 商標、服務標章異議審定書認定在案。本件系爭聯合服務標章圖樣與據以異議商 標圖樣異時異地隔離觀察，二者均有相同之「東方美」三字，且「美而美」三字 ，用於西式早餐漢堡店，又早經改制前行政法院認定為一不具顯著性之早餐店代 名詞，是以二者極易致一般消費者誤信為同一系列標章，亦即誤認二標章所表彰 之營業服務來源係屬同一而產生混淆之虞，故二標章應屬近似，凡此亦為前揭二 異議審定書所明白認定在案。
３、按「服務標章圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。 」為舊商標法第三十七條第一項第七款所明定。又所謂「襲用他人之商標或標章 有致公眾誤信之虞」，係指服務標章本身相同或近似於他人之商標或標章，有使 一般消費者對其所表彰之營業服務來源或提供者產生混淆誤信之虞而言；又「本 款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章 申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或 類似營業為限。」亦為同期修正前商標法施行細則第五十條準用第三十一條所明 示。查原告於八十四年十一月二十二日提出本件系爭聯合服務標章之同時，另提 申請第（八四）○五七八九二號及第（八四）○五七八九六號「東方美美而美」 服務標章及商標各一件，即前開所述異議審定書所認定應撤銷之審定第0000 000號、第00000000號「東方美美而美」服務標章及商標，該二案已 經被告之前身（前經濟部中央標準局）以有違前揭修正前商標法第三十七條第一 項第七款之規定而撤銷其審定並已確定在案，則依前開之說明，應可認原告係以 不公平競爭之目的，非出於自創而「抄襲」參加人已使用之商標或標章而搶先申 請註冊之事實。至所謂「抄襲」，則當解釋為明知或曾接觸參加人之標章而偽仿 襲用而言。而依參加人九十一年一月二十一日服務標章訴願理由書附件三、附件 四亦可證原告因在其營業過程中之地緣關係而知悉據以異議標章後，不思自創而 抄襲並搶先申請註冊之情事。
４、本件原告起訴意旨另主張系爭聯合服務標章與參加人據以異議商標，所指定使用 之營業並不同一，依一般市場交易情形並非類似，惟原告之主張顯然與事實不合 ，蓋無論原告之系爭聯合服務標章或參加人據以異議商標，均係使用於早餐速食 店，已有參加人於九十一年一月二十一日服務標章訴願理由書附件三、附件四所 提證據明確證明。因此，原告主張兩標章非指定使用於同一營業或類似營業，無 致消費者混淆誤認之虞，顯非實在。
５、原告非僅就本件有抄襲參加人使用已久之商標或標章而搶先申請註冊之行為，對 於其他同業之「萬佳鄉美而美」、「吉得堡美而美」等諸多商標或服務標章，亦 有抄襲搶註之先例，則以原告此等一連串以近似於同業商標或服務標章抄襲搶註 ，而擾亂商標及服務標章秩序之行為，實為法所不容。６、綜上所述，訴願決定及原處分均無違法不當，原告實係意圖剽竊參加人之標章， 且擾亂商標及服務標章秩序之惡性重大。為此，請判決駁回原告之訴。
理 由
一、按服務標章圖樣有「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，或 「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人 間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，均不得申請 註冊，為系爭聯合服務標章異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十二 款及第十四款所明定。另類似商品或服務之認定應本於一般商品購買人或服務接 受者之認知，視其是否因指定商品或服務具有某種共同或關聯之處而定，且類似 商品或服務之認定不受商標法施行細則商品或服務分類之限制，此為前經濟部中 央標準局八十七年四月八日台商九八○字第二○四九九七號公告之「類似商品及 類似服務審查基準」第五及六點所明文。
二、本件經被告審查以，系爭聯合服務標章係單純未經設計之左置由上而下直書之中 文「東方美」及右置橫書之中文「美而美」所構成，與據以異議商標相較，二者 均有顯著之中文「東方美」三字，整體觀之，應為近似標章；另系爭聯合服務標 章係指定使用於餐飲速食店服務，而據以異議商標則係指定使用於一般餐飲速食 店所提供之麵包、漢堡、土司、綠茶及奶茶等商品，依一般社會通念，二者應屬 類似。又系爭聯合服務標章與已被撤銷審定確定之第九五九○八號及第七八六三 七九號標章，均為同年月日所申請，該二案均因襲用參加人已使用之商標或標章 ，有違當時商標法第三十七條第一項第七款規定，遭撤銷確定。而該二案之標章 圖樣與系爭聯合服務標章圖樣均為東方美美而美，唯一差別僅東方美三字為直式 與橫式排列之別，被告既於八十七年三月十三日中台異字第八七○一六四號服務 標章異議審定書及同年月日中台異字第八七○一六八號商標異議審定書認前開二 案有襲用據以異議標章之事實。依此，實難獨謂本件原告之前手於系爭聯合服務 標章申請當時未知悉據以異議標章之存在。又商標法第三十七條第十四款規定主 要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商 標或標章，進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（ 服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符該條款之立法意旨，至於其知悉原 因為何，實際上並不特別重要，此即為該條款有其他關係之概括規定的緣由。是 本件系爭聯合服務標章自有商標法第七十七條準用第三十七條第十二款及第十四 款規定之適用，乃為系爭聯合服務標章之審定應予撤銷之處分。原告不服，循序 提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，「東方美」為習知易見之名稱，以「東方美」作為 商標圖樣或部分商標圖樣於各類商品已為眾人所使用，故其顯著性不高。本件兩 標章雖有相同之「東方美」，但兩標章分別輔以「美而美」及「巧沛及圖」，產 生特別顯著之差異，整體觀之，不論外觀、字音，迥然有別，消費者不可能將兩 標章混淆誤認。況且被告於蛋捲、餅乾商品同時核准併存有註冊第六○八三二二 號「巧沛東方美」商標與註冊第七○五三七四號「東方美」商標，何能獨謂本件 「巧沛東方美」與「東方美美而美」兩標章構成近似。又系爭聯合服務標章指定 使用於餐飲速食店服務，而據以異議商標則分別指定使用於「汽水、可樂、沙士 、果汁、紅茶、綠茶、奶茶．．．」及「洋芋片（捲）、炸薯條、麵包、漢堡、 土司．．．」商品，兩者之性質、內容有異，依一般社會通念、市場交易情形並
非類似。另服務標章之準用商標法第三十七條第十二款及第十四款者，乃準用其 相同或近似之規定以及同一或類似之規定，其餘有關規定商標之文字均應適用營 業之服務。本件訴願決定雖稱準用異議審定時商本件原訴願決定雖稱準用異議審 定時商標法第三十七條第十二款及第十四款，然則除一次聲稱服務標章外，其餘 均稱商品與商標，混淆準用適用而為決定，其結果自屬違法。被告明知訴願決定 引用準用適用違法，乃竟放棄第一次審定書適法之準用，而改以屈從決定書相同 之準用適用文字而為審定，嚴重損害原告之權利，而訴願決定機關予以維持，均 屬違法云云。惟查：
１、系爭聯合服務標章係單純未經設計之左置由上而下直書之中文「東方美」及右置 橫書之中文「美而美」所構成，與據以異議之「巧沛東方美」商標相較，二者均 有顯著之中文「東方美」三字，而原告自承「東方美」為習知易見之名稱，以「 東方美」作為商標圖樣或部分商標圖樣於各類商品已為眾人所使用，故其顯著性 不高，則除非輔以具有特別顯著性之圖樣，否則難謂不構成近似，然觀諸系爭聯 合服務標章係輔以不具特別顯著性之圖樣「美而美」，致整體觀之，仍與據以異 議商標構成近似標章；又系爭聯合服務標章係指定使用於餐飲速食店服務，而據 以異議商標則係指定使用一般餐飲速食店所提供之麵包、漢堡、土司、綠茶及奶 茶等商品，依一般社會通念，二者應屬類似；另原告就其因其他關係，知悉參加 人之據以異議商標存在之情事並為未爭執，故系爭聯合服務標章之註冊應有首揭 商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款及第十四款規定之適用。２、原告所舉被告於蛋捲、餅乾商品同時核准併存有註冊第六○八三二二號「巧沛東 方美」商標與註冊第七○五三七四號「東方美」商標，於訴願階段另舉被告於茶 商品同時核准併存有註冊第六一○○二○號「巧沛東方美」商標與註冊第七五四 七○○號「東方美極」商標，凡此核屬另案是否妥適問題，尚難執此指稱系爭「 東方美美而美」聯合服務標章與據以異議「巧沛東方美」商標不構成近似。３、按服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人指定使用 之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似；不能以一為表彰服務之營業，一為 表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題，此有改制前行政法院七十三年度判 字第七九四號判例及被告類似商品及類似服務審查基準六︱㈡可資參照，是原告 主張原訴願決定混淆準用適用首揭法條而為決定，自屬違法，被告重為處分屈從 該違法之訴願決定，而訴願決定機關予以維持，均嚴重損害原告之權利，均屬違 法云云，顯係原告就首揭準用法條之誤解，委無可採。四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為系爭聯合服務標章之審定應予撤銷 之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前 詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一 論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 三 月 十七 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶
法 官 吳慧娟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 三 月 十七 日 書 記 官 劉道文
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網