臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第四七九九號
原 告 勁永國際股份有限公司
代 表 人 甲○○董事長
訴訟代理人 丙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 宏正自動科技股份有限公司
代 表 人 乙○○董事長
訴訟代理人 戊○○
右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年九月二十七日經訴字
第○九一○六一二三三七○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十九年十一月二十四日以「Mr.Flash」商標， 指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之記憶體模 組、可供存儲資料或訊息之存儲卡、存儲卡轉接器、讀卡機、固態碟模組、MP3 播放機、資料複寫機商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第九九四四五七 號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示），嗣參加人以該審定商標有違商標 法第三十七條第七、十二款之規定，對之提起異議，案經被告審查，認系爭商標 與據以異議之註冊第七二八一五九號「Flash」聯合商標及註冊第六○七○八三 號「宏正Flash」商標構成近似（下稱據以異議商標，圖樣如附圖二所示），有 違同法第三十七條第十二款之規定，以九十一年六月二十七日中台異字第九一○ 五九六號商標異議審定書為系爭商標之審定，應予撤銷之處分，原告不服，提起 訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之 權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，發回被告為適當處分。 ⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：
系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣是否近似？又所指定使用之商品是否相同或類 似？
㈠原告主張：
⒈「Flash」一字已成為記憶體相關產業通用的名稱：
⑴「Flash」已成為產業之通用商品名稱： 按被告執系爭商標「Mr.Flash」與據以異議之註冊第七二八一五九號「 Flash」聯合商標及註冊第六○七○八三號「宏正Flash」商標均包含有相 同之外文「Flash」，即斷然認定二者構成近似；然Flash這個英文字，從 字面上除了有閃電、快速之意思外，在相關的記憶體儲存產業中，已經變 成快閃記憶體（Flash Memory）通用的商品名稱，例如Nor Flash或Nand Flash均為Flash的技術規格名稱，均是記憶體業界所熟知之名詞，且原告 於九十二年十二月二十五日以著名的搜索引擎Google檢索，只是簡單的輸 入「Flash產業」這幾個字，即出現了七萬八千多筆有關Flash產業的相關 報導或資料，且原告於被告之商標資料庫中查詢相關以Flash為商標者， 高達一○七件，其中與原告、參加人之商標同屬第九類商品者為二○個， 顯見相關產業以附加Flash一字設計商標者，所在多有，足以顯見「Flash 」這個字在記憶體產業或其他IC設計的產業，已經成為通用的商品或規格 名稱，概無商標識別性可言。
⑵商標淡化：
而依據商標法第二十三條第一項三款，「商標法有下列情形之一者，不得 註冊：三、所指定之商品或服務之通用標章或名稱者。」，即認為商標若 已成為該指定商品的通用名稱時，因喪失其識別性，即應不予以註冊，且 依新修正商標法於九十二年十一月二十八日施行後，據商標法第八十六條 規定，新法施行前已註冊之聯合商標即轉變為註冊商標，今參加人之註冊 第七二八一五九號「Flash」聯合商標，並指定之商品或服務為「電腦、 記憶體等」，依前述所提及，若此一Flash通用名稱都得據以繼續取得商 標專用，將對記憶體儲存產業造成莫大的影響，雖參加人於八十五年九月 一日申請註冊該註冊第七二八一五九號商標「Flash」，時值當時的記憶 體產業發展仍未蓬勃發展，參加人之「Flash」商標是有其識別性，而時 至今日，Flash已經成為記憶體產業的通用名稱，依據商標淡化的理論， 若商標如未正確使用或商標權人因怠於維護自己之權利，其商標被業界共 同使用代表一種產品的名稱時，則其商標的效力將被稀釋或淡化（ dilution）而失去其保護，此一商標淡化的概念於商標法第二十三條第十 二款亦予以採納，因此若Flash仍得取得商標專用權，則對記憶體業界其 市場交易安全與穩定性之動搖，不可謂不大。
⑶參加人之「Flash」商標評定爭議：
①又參加人之註冊第七二八一五九號「Flash」商標於九十二年七月向被 告申請延展商標專用年限，被告依據商標法第五十七條第一項第四款： 「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關『應依職權』或據申請 廢止其註冊：四、商標已成為所指定之商品或服務之通用標章、名稱或 形狀者」，今參加人之「Flash」商標已經淡化成業界的商品通用名稱 ，商標專責機關即被告本應本於職權依據前述商標法規定，認定該商標 之識別性已遭淡化，應廢止其商標註冊，但被告卻疏於商標法所賦予之 職權，並進行調查認定，卻仍核准參加人之商標使用年限延展，如此一
來該商標的專用仍存續，此一情形，將造成業界嚴重之困擾與問題。 ②另依據參加人Flash商標所指定之商品中，僅一項「記憶體」與記憶體 儲存產業相關，其餘均為「電視訊號增強器，電視電腦抗輻射濾光防靜 電護目網，電視電腦抗輻射濾光防靜電護目鏡，放大機，揚聲器箱，音 響外殼，天線，分配器，匹配器，多工器，增輻器，增波器，強波器， 分歧器，調變解調器，訊號轉換器，功率放大器，光纖訊號，接收機， 無線電中繼發射機及接收機等」，又依據參加人公司之網站 http://www.aten.com.tw/aten_big5/，所展示的商品或簡介也無法看 到「Flash」商標之應用或有生產相關的記憶體儲存產品，可見其商標 淡化與未使用之情形，若參加人之「Flash」商標仍可以繼續專用，且 據此商標異議他人之商標，如此一來業者之市場交易運作，恐生疑義， 對於記憶體儲存產業之相關公司之權益，亦可謂保障不週，被告更應體 現商標法所賦予其審查之權限，如此才能保障業者之權益。 ⒉被告之商標近似之審查標準不一：
⑴原告申請之商標與參加人之商標非近似商標： 按被告之商標異議審定書、經濟部訴願決定書與被告行政訴訟答辯狀，認 定原告商標申請之「Mr.Flash」商標與參加人之「Flash」註冊商標有近 似之虞而予以核駁，其理由不外乎「兩者之商標圖案上均有相同之外文『 Flash』，僅起首『Mr. 』有無之些微差異，應屬近似商標」云云，又依 據學說與實務上認定兩商標是否近似，乃以具有普通知識之購買人，於購 買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；今被告認定原告商 標近似之理由為商標圖案Flash一字相同，只有起首的字不同，若以此為 認定之標準，則原告查詢被告之商標核准案資料庫中，發現有第九三五五 二○號普羅加麻微電子公司之「P-Flash」商標，第九一三八八八號華邦 電子股份有限公司之「WinFlash」商標，第九五九八九四號國際電話及電 報工業公司之「C-FLASH」商標，第九九四四三七號日立製作股份有限公 司之「ie-Flash」商標及第七一○六四四號柏聯資訊股份有限公司之「 MEGAFLASH」商標等等，且前述之商標亦指定與參加人之商標相同類別之 商品，前述之商標亦均有Flash這個字，所差異者也是起首之字體不同， 但均取得商標專用，何以前述他公司商標圖案之設計均與原告類似，商標 設計中均有Flash一字，何以他公司均能取得商標，而原告之商標申請卻 遭核駁，顯見被告所持之認定類似商標之標準前後不一，雖商標之審查以 個案認定，但被告之審查標準卻未能一致，理由更難認同，被告乃商標之 專責機關，其審查認定標準都無法一致時，致使商標申請人疑義叢生，又 如何使申請人信服。
⑵參加人商標之指定商品與原告商標之指定商品非相同或類似： ①又被告駁回原告商標申請之理由，「除商標圖案近似外，並認為原告與 參加人商標均指定於同一或類似商品」云云，按所謂類似商品，應依一 般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原料、用途、功能、產製 者、行銷管道及場所或買受人之總總因素判斷之，今原告申請之「
Mr.Flash」商標，指定於第九類中之「記憶體模組、可供存儲資料或訊 息之存儲卡、存儲卡轉接器、讀卡機、固態碟模組、MP3播放機、資料 複寫機商品」，而參加人之「Flash」及「宏正Flash」亦指定於第九類 之「電腦、光碟，記憶體，微電腦，電腦主機，微處理機，資料儲存機 ，唯讀存儲器，資料處理機，磁碟驅動器，資料讀取機，硬式磁碟機， 列表機，緩衝器，電子資料處理機，電腦資料處理機，隨機存取存儲存 器，電視訊號增強器，電視電腦抗輻射濾光防靜電護目網，電視電腦抗 輻射濾光防靜電護目鏡，放大機，揚聲器箱，音響外殼，天線，分配器 ，匹配器，多工器，增輻器，增波器，強波器，分歧器，調變解調器， 訊號轉換器，功率放大器，光纖訊號，接收機，無線電中繼發射機及接 收機。」，兩者相同之處為同為第九類，但其指定之商品絕大部分均不 相同，幾乎均為不同的產品，依前述所提判斷類似商品應以市場交易、 行銷管道、產製者等相關資訊加以判斷，原告與參加人之公司行銷、產 製、甚至於產業別都幾近不同，原告乃記憶體模組公司，被告乃自動控 制產品公司，兩者差異甚大，絕不致商標或產品有近似之可能而造成混 淆，因此可謂非類似或同一之商品，被告所持之理由當不足採信。 ②今依據商標法第二十三條第一項第十三款：「相同或近似於他人同一或 類似商品或服務之註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不予 以商標註冊之要件為商標圖案近似，且指定於相同或類似商品，原告之 商標並無近似參加人之商標，且指定之商品又幾近迥異，再者原告之商 標，仍有一個戴著眼鏡的人臉像之圖案，比其他公司之商標更具識別性 ，再加上兩家公司之產品領域也不同，異時異地，以一般知識之消費者 之注意能力，應無商標混淆誤認之虞，諸多陳述均證明被告所採之核駁 意見，顯不可採納，更令人不平與不服。
⒊綜上所述，被告所持作為核駁原告商標申請之商標「Flash」，已成為記憶 體產業之通用商品名稱，被告應依職權並兼顧記憶儲存產業之權益，為適當 處理，以免廣大之記憶體市場，均無法適用「Flash」一字，而影響電子業 界交易之穩定，並引發違法之虞；其次被告所提之核駁理由不充分，認定標 準前後不一，誠無法令人心服，為此，請賜判決如訴之聲明。 ㈡被告主張：
按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申 請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌兩商標是否近似，以具 有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞 判斷之。又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品 之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判 斷之，同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文。本件被告以系爭審定第 九九四四五七號「Mr.Flash」商標，與據以異議之註冊第七二八一五九號「 Flash」聯合商標及註冊第六○七○八三號「宏正Flash」商標相較，二者圖樣 上均有相同之外文「Flash」，僅起首「Mr.」有無之些微差異，應屬近似之商 標，復均指定使用於同一或類似商品，認有首揭法條規定之適用，乃為系爭商
標之審定應予撤銷之處分。原告則訴稱，系爭商標圖樣上外文「Flash」一字 係指閃電、閃光之意，為一習見之外文，復分別結合一戴眼鏡之人形圖案，與 據以異議之二商標圖樣上外文「Mr.」及中文「宏正」可資區辨，二者圖樣繁 簡有別，應非屬構成近似之商標，且國內、外業者以外文「Flash」作為商標 圖樣之一部分申請獲准註冊者不在少數，是系爭商標之申請註冊自無商標法第 三十七條第十二款規定之適用，原處分顯屬違法不當，應予撤銷云云。經查， 系爭商標係由一抽象，類似戴眼鏡之人形圖案與外文「Mr.Flash」上下分列所 組成，與據以異議之二商標，二者圖樣並置一處逐一比對，固有人形圖案及外 文「Mr.」與中文「宏正」可資區辨，惟均有相同且寓目明顯之外文「Flash 」，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，自有混同 誤認之虞，應屬近似之商標，且前者所指定使用之記憶體模組、可供存儲資料 或訊息之存儲卡、存儲卡轉接器、讀卡機等商品，與後者所指定使用之光碟、 記憶體、微電腦、電腦主機、微處理機、計算機、電腦等商品，復屬同一或類 似之商品，徵諸首揭法條規定，系爭商標自不得申請註冊，從而被告所為系爭 第九九四四五七號「Mr.Flash」商標之審定應予撤銷之處分，洵無不合，應予 維持。原告另訴稱，國內、外業者以外文「Flash」作為商標圖樣之一部分申 請獲准註冊者不在少數乙節，核所檢附諸案例均與系爭商標圖樣不盡相同，且 屬另案問題，尚不得比附援引，執為系爭商標應准予註冊之論據，併予指明。 綜上論述，被告原處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。 ㈢參加人主張：
⒈系爭商標與據以異議商標圖樣近似，且指定使用之商品區別性又不大，會使 購買者產生混淆誤認。
⒉其餘引用被告之答辯。
理 由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請 註冊，為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌兩商標 是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無 混同誤認之虞判斷之。又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並 參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相 關因素判斷之，同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文。二、本件原告於八十九年十一月二十四日以「Mr.Flash」商標，指定使用於商標法施 行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之記憶體模組、可供存儲資料或 訊息之存儲卡、存儲卡轉接器、讀卡機、固態碟模組、MP3播放機、資料複寫機 商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第九九四四五七號商標（圖樣如附圖 一所示），嗣參加人以該審定商標有違商標法第三十七條第七、十二款之規定， 檢具註冊第七二八一五九號「Flash」聯合商標及註冊第六○七○八三號「宏正 Flash」商標（圖樣如附圖二所示），對之提起異議，案經被告審查，認系爭商 標與據以異議商標相較，二者圖樣上均有相同之外文「Flash」，僅起首「Mr.」 有無之些微差異，應屬近似之商標，復均指定使用於同一或類似商品，認有首揭 法條規定之適用，乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分。原告不服，依序提起訴
願、行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標圖 樣與據以異議商標圖樣是否近似，又所指定使用之商品是否相同或類似而已。三、經查，系爭商標係由一抽象，類似戴眼鏡之人形圖案與外文「Mr. Flash」上下 分列所組成，其文字部分，起首之「Mr.」係普通習知習見之稱謂用語，故「 Flash」為系爭商標之主要部分，應可認定；而據以異議商標之圖樣，一為單純 之外文「Flash」，一為外文「Flash」加中文「宏正」上下排列，可知外文「 Flash」亦為系爭商標之主要部分；是兩商標併排比對，固可見其如原告所稱之 差異，但二者惹人注意部分均為「Flash」，異時異地隔離觀察，仍難謂無混同 誤認之虞，應屬近似之商標。次查，系爭商標指定使用之商品，其中之記憶體模 組、可供存儲資料或訊息之存儲卡、存儲卡轉接器、讀卡機等商品，與據以異議 商標所指定使用之商品其中之光碟、記憶體、微電腦、電腦主機、微處理機、計 算機、電腦等商品，顯屬同一或類似之商品，不能因其指定之商品有部分非屬相 同或類似，而得排除首揭商標法第三十七條第十二款規定之適用。從而，被告所 為系爭商標之審定應予撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。四、至原告訴稱「Flash」乃一熟知通用字，有閃電、快速之意思，在相關記憶體儲 存產業中，已經變成快閃記憶體通用之商品名稱，無識別性可言，在系爭商標所 指定之同一或類似商品中，已有諸多商標圖樣之外文部分包含有「Flash」單字 均經被告核准並存註冊，是據以異議商標已喪失其識別性，被告應依職權廢止其 註冊，而不得據為近似比對之依據乙節。經查，廣大之消費者並非人人皆懂英文 ，或了解「Flash」之中文意義為何，原告謂「Flash」已經變成快閃記憶體通用 之商品名稱，無識別性可言云云，苟如此，依系爭商標申請註冊時商標法施行細 則第二十八條規定，原告應聲明「Flash」不在專用之列，否則不得申請註冊， 惟系爭商標申請註冊時，原告並未聲明「Flash」不在專用之列，是原告上開主 張，應不足採。又據以異議商標在被告未依法廢止其註冊前，仍為合法有效之商 標，具有排他性，自非不得據為近似比對之依據。另系爭商標與原告所舉「 P-Flash」、「C-FLASH」、「ie-Flash」、「WinFlash」、「MEGAFLASH」等商 標，均同樣經被告核准審定公告，被告並無不同之審查標準，嗣系爭商標經參加 人提起異議，被告審查異議證據後始撤銷系爭商標之審定，此乃異議之公眾審查 制度所使然，而原告所舉上開商標未經他人提出異議而獲准註冊，要屬另案是否 妥適之問題，尚不得比附援引，執為系爭商標應准予註冊之論據。五、綜上所述，原告起訴意旨，並非可採；本件原處分及訴願決定，俱無不合；原告 訴請撤銷，及命被告另為適法之處分，均無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 三 月 三十一 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 蕭惠芳
法 官 李得灶
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 四 月 二 日 書記官 陳清容
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