臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第一七○五號
原 告 笙祐貿易股份有限公司
代 表 人 甲○○董事長
訴訟代理人 張名賢律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 澳洲商．澳洲農
工業股份有限公司 號
(RURAL
USTRIES
）
代 表 人 乙○○○○○
BRETT
訴訟代理人 李 旦律師
江俊賢律師
右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年二月十八日經訴字第
○九二○六二○三一○○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加人獨立
參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告前於民國（以下同）八十七年八月五日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標， 指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十一類之 動物用飼料商品，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財 產局）申請註冊，經該局准列為註冊第八五四六三七號商標（以下簡稱系爭商標 ，如附圖一）。嗣參加人以系爭商標有違系爭商標註冊時商標法（八十七年十一 月一日公布施行之商標法，以下簡稱商標法）第三十七條第七、十四款之規定， 對之申請評定，並提出「SELECTOLYTE」 商標（以下簡稱據以評定商標，如附圖 二）圖樣為證據。案經被告審查，認系爭商標有違商標法第三十七條第十四款之 規定，乃以九十一年十一月二十六日中台評字第九一○二○五號商標評定書為系 爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起 行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害 ，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依聲請裁定允許參加人獨立參加本件 被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告應作成商標評定申請不成立之處分。３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
原告是否有商標法第三十七條第十四款規定「因與該他人間具有契約、地緣、業 務往來或其他關係，知悉他人商標存在」之情形？又有無該條款但書規定「但得 該他人同意者，不在此限」之情形？
一、原告陳述：
１、按商標圖樣「相同或近似他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不 得申請註冊，固為商標法第三十七條第十四款所明定，惟該款但書規定「但得該 他人同意者，不在此限」，可以排除上述條款之規定；亦即只要得到該他人之同 意，無論其為明示或默示同意，即可以排除上述條款之適用：⑴、查原告於八十七年八月五日以系爭商標圖樣向被告申請註冊，於公告期間內，參 加人並未表示任何異議，並順利取得商標專用權。則原告既已符合商標法第二十 一條之規定取得商標專用權，其合法地位即應受到商標法之保護。⑵、參加人於評定程序中所呈證據附件八之辦理延展指示信函，並非其所述之商標延 展指示，而係藥品輸入許可證之延展更新。由此可見，參加人有誤導之重嫌，以 掩飾其欲巧取豪奪系爭商標之實。而由於參加人既非指示原告代為申請延展商標 之註冊，顯見參加人確實完全無意於我國申請並取得商標之專用權。至今原告使 用系爭商標之事實，參加人均完全知悉。由此可見，參加人實已等同於明示同意 原告申請註冊系爭商標並加以使用，則系爭商標即已符合商標法第三十七條第十 四款但書之規定，而得以合法取得商標專用權。⑶、參加人前係與普益行有限公司簽署合作契約。惟查前述普益行有限公司早在七十 年七月二十七日登記解散，該合作契約因一方法人人格消滅而宣告終止；而原告 係另一新成立之公司，並非如被告所認定原告係普益行有限公司改組而來。原告 僅係單純經銷參加人之商品，亦並非如原處分書所述與參加人之間有任何授權契 約存在。更何況系爭商標乃原告構思許久後始創用出系爭商標圖樣中之中文「適 可耐」。參加人係一不諳中文之澳洲商，如何能構思出如此貼切之中文商標乎？ 因此系爭商標既已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定已如前述，而商標 中文圖樣亦為原告所創，則系爭商標即無違反商標法第三十七條第十四款之規定 而不准註冊。
２、據以評定商標專用權已於七十六年四月三十日屆滿，且未申請商標專用期間之延 展而消滅：
⑴、按商標法第三十四條第一款規定，未依第二十五條規定延展註冊者，商標專用權 當然消滅。
⑵、據以評定商標曾經於我國註冊，並於七十六年四月三十日屆滿，參加人並未依規 定申請商標專用權期間之延展，依前揭規定，據以評定商標專用權已然消滅，則 該商標「SELECTOLYTE」， 任何人均得依法重新申請註冊並加以使用，無不法可
言。本件原告申請註冊之商標係「適可耐/SELECTOLYTE」， 與「SELECTOLYTE」 商標並不相同，且「適可耐/SELECTOLYTE」商標中，其中文字樣字體較英文字樣 「SELECTOLYTE」 為大，已足以彰顯該商標係以「適可耐」為主體。依舉重明輕 之法理，完全相同之 「SELECTOLYTE」商標，既得依法申請註冊使用，則原告申 請註冊之商標，已加具中文字樣，足以辨識與參加人之商標不同，當然得申請註 冊。
⑶、如前所述，參加人於評定程序中所呈報之證據附件八之辦理延展指示信函，並非 依商標法第二十五條申請商標專用權之延展，而係輸入許可證之延展與更新，與 本件毫不相涉，不得據此認定參加人已依商標法申請商標專用期間之延展。３、本件被告及訴願決定機關有適用法律錯誤之違法：⑴、按商標法第三十七條第十四款之規範意旨，係在防止行為人剽竊他人未經註冊之 商標，搶先註冊，藉以勒索該他人以獲取不當之利益，是以該他人如同意放棄其 使用權，則無以該條規範之必要，而設有但書之規定。⑵、商標專用權期間屆滿，而未依規定辦理延展，則商標專用權當然消滅，為商標法 第三十四條所明定，此為強制規定，當事人不得合以加以變更。他人就同一商標 仍得依同法申請註冊，取得商標專用權。若謂原商標專用權已消滅，原申請註冊 之商標專用權人仍得依第三十七條第十四款申請評定後註冊之商標為無效，則第 三十四條商標專用權消滅之規定無異形同具文，商標專用權將永無消滅之可能。⑶、是以商標法第三十四條、第二十五條之規定應優先於第三十七條第十四款適用。 本件被告及訴願決定機關未查，未以參加人申請評定之 「SELECTOLYTE」商標專 用權已消滅，駁回其申請，卻適用第三十七條第十四款規定，作成原處分及訴願 決定，顯然有適用法規錯誤之違法。
４、本件原告以「適可耐/SELECTOLYTE」商標註冊時，參加人之 「SELECTOLYTE」商 標專用權已消滅，且原告申請註冊之商標，並以「明顯」之中文字樣「適可耐」 ，以與純英文字樣之「SELECTOLYTE」 區別。依前揭說明，原告於參加人原使用 之「SELECTOLYTE」商標專用權消滅後，若仍以「SELECTOLYTE」商標註冊，仍得 取得商標專用權，則與之顯然不同之「適可耐/SELECTOLYTE」當然得取得商標專 用權，而無牴觸商標法第三十七條第十四款規定之疑義。５、本件有足夠證據堪認參加人欲放棄商標「SELECTOLYTE」專用權，其於商標「SE- LECTOLYTE」 專用權期間屆滿後，未申請專用權期間之延展，使商標專用權消滅 ，並於其與原告之出貨往來信函中表示，出貨所需之商標均由原告印製、提供， 足徵參加人已無意使用該商標「SELECTOLYTE」， 並同意原告使用於所訂購之貨 物。
６、實則，本件係肇因於原告多年投入鉅資，為參加人打開在我國之銷貨通路，初期 無特別銷貨成績，故參加人對商標「SELECTOLYTE」 已屆期之事實，並不在意， 任其商標專用權消滅，惟迄今原告銷售成績斐然，參加人見機即欲片面提高出貨 價格，未獲原告同意，因肇致本案。
７、綜上所述，系爭商標並未違反商標法第三十七條第十四款規定，被告及訴願決定 機關未予詳查，所為之原處分及訴願決定自有違誤，爰請判決如原告訴之聲明。二、被告陳述：
１、商標之註冊違反商標法第三十七條之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評 定其註冊為無效，為九十二年五月二十八日修正公布施行前商標法第五十二條第 一項所明定。又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定， 本件被評定之註冊第八五四六三七號商標係於八十八年六月一日核准註冊，其商 標之評定核應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敘明。２、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人 因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」， 不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款本文所明定；「但 得該他人同意者，不在此限」，復為同條款但書之規定。判斷兩商標近似與否， 應依具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無 引起混同誤認之虞以為斷；又申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其 他關係，而知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之。查本件系爭註冊第八五 四六三七號「適可耐/SELECTOLYTE」商標圖樣，與參加人據以評定之「SELECTO- LYTE」商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「SELECTOLYTE」， 應屬構成近似之 商標，且系爭商標所指定使用之動物用飼料商品，復與參加人據以評定之「SEL- ECTOLYTE」商標首先使用於禽畜藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品，屬於同一或類 似商品。因此，本件重點在於原告有無「因與該他人間具有契約、地緣、業務往 來或其他關係，知悉他人商標存在」及該條款但書「得該他人同意者，不在此限 」規定之情形。
３、按首揭條款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能 證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務 ）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符其該款之立法意旨 ，至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定 的緣由。經查，參加人曾於六十四年五月二十一日與普益行有限公司（PANS TR- ADING COMPANY）簽署乙紙經銷契約書，代理R.C.I.（RURAL CHEMICAL INDUSTR- IES PTY LTD之簡稱，即參加人）產品之在台銷售（包括SELECTOLYTE商品），當 時普益行有限公司之簽約代表人即為原告（Happyland Trading Company） 現在 之代表人甲○○（Y.S.WANG），嗣原告於六十九年一月三十一日核准設立，其代 表人甲○○並曾於六十九年三月十七日致函參加人，表示為快速擴展業務，新成 立笙祐貿易股份有限公司，負責藥品及家畜用品和飼料添加物業務，普益行有限 公司則僅處理食品、五金及其他雜貨。惟普益行有限公司旋於七十年七月二十七 日即為登記解散，嗣參加人於西元一九九八年（民國八十七年）十二月一日與原 告簽訂經銷合約，在此之前，原告則已於八十七年八月五日以「適可耐/SELECT- OLYTE」 商標向被告提出申請，經被告於八十八年二月二十六日准予審定，即為 本件系爭商標。由於普益行有限公司之簽約代表人即為原告之代表人甲○○（Y. S.WANG），已如前述，因此，原告顯有知悉據以評定之「SELECTOLYTE」 商標存 在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，是原告未徵得參加人之同意，以相 同之外文「SELECTOLYTE」 作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於動物用飼 料等同一或類似商品，應有首揭法條規定之適用。４、至於原告辯稱，其使用系爭「適可耐/SELECTOLYTE」商標之事實，參加人均完全
知悉，由此可見，參加人實已等同明示同意原告申請註冊系爭商標並加以使用， 則系爭商標即已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定，而得以合法取得商 標專用權乙節；經查，原告於評定程序所提出答辯附件三及四，主要係雙方當事 人就「Anigane」 商標產品往來信函，尚難證明參加人事先已完全知悉原告申請 系爭「適可耐/SELECTOLYTE」商標之事實。而參加人在申請本件評定案後，仍有 商品進口予原告銷售，係履行雙方於西元一九九八年十二月一日所簽訂經銷合約 之結果，並非等於參加人已明示同意原告申請註冊系爭商標，事實上雙方當事人 於八十七年十二月一日簽訂經銷合約時，系爭商標尚未經被告核准審定；且觀其 經銷合約第九、十條內容，甚且載明原告對於參加人之產品使用地區之商標、專 利或著作權等工業或商業權利將立即採取維護行動，並具告知及採取必要行動包 括相關法律措施。因此，原告並無法證明其申請系爭商標已得參加人同意，即無 商標法第三十七條第十四款但書規定之適用。綜上所述，被告以系爭商標違反註 冊時商標法第三十七條第十四款規定，所為系爭商標之註冊應為無效之處分，洵 無不合，請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：
原告原是參加人之經銷商，如允許原告使用系爭商標，將造成消費者的混淆。又 原告就其主張參加人同意原告申請註冊系爭商標之情事，無法舉證證明。其他答 辯理由援引被告之答辯理由、評定書及訴願決定書之理由。 理 由
一、按商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因 與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得 申請註冊。但得該他人同意者，不在此限。為系爭商標註冊時商標法第三十七條 第十四款所明定。而衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購 買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所謂類似商品，應依一般 社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷 管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之，同法施行細則第十五條第一、二項 亦定有明文；又申請人與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知 悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之。
二、本件被告係以，系爭註冊第八五四六三七號「適可耐/SELECTOLYTE」商標圖樣， 與參加人據以評定之「SELECTOLYTE」商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「SE- LECTOLYTE」， 於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認 之虞，應屬構成近似之商標。次查外文「SELECTOLYTE」 係參加人先使用於禽畜 藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品之商標，早於系爭商標申請日（八十七年八月五 日）前即陸續於澳洲、泰國、大陸地區、巴基斯坦等國或地區申請獲准註冊，並 授權原告及其前手普益行有限公司代理進口及廣告行銷參加人之產品，凡此有參 加人檢附之參加人公司資料、各國商標註冊資料、參加人系列產品之廣告文件、 參加人與原告前手雙方簽訂之合作契約、普益行有限公司改組為笙祐貿易股份有 限公司之變更證明等證據資料影本附於原處分卷可稽，從而原告於其後始以與參 加人據以評定商標圖樣相同之外文「SELECTOLYTE」 作為系爭商標圖樣申請註冊 ，顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，是原告未
徵得參加人之同意，以相同之外文「SELECTOLYTE」 作為系爭商標圖樣申請註冊 ，復指定使用於動物用飼料等同一或類似商品，應有首揭法條規定之適用。至原 告辯稱其使用系爭商標之事實，參加人完全知悉，且在申請本件商標評定案後， 仍有商品進口予原告銷售，實已等同於同意原告申請註冊系爭商標乙節；以參加 人知悉原告使用系爭商標及其在申請本件商標評定後，仍有商品進口予原告銷售 等，係基於參加人授權原告使用之結果，尚與同意原告申請註冊系爭商標不相當 ，自無首揭條款但書規定之適用；另本件系爭商標既應依商標法第三十七條第十 四款之規定評定其註冊無效，則其是否尚有違同條第七款之規定，即無庸審究， 乃為系爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟 。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，原告使用系爭商標之事實，參加人完全知悉，由此 可見，參加人實已等同明示同意原告申請註冊系爭商標並加以使用，則系爭商標 即已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定，而得以合法取得商標專用權。 再者，參加人前係與普益行有限公司簽署合作契約，惟該普益行有限公司早在七 十年七月二十七日登記解散，該合作契約因一方法人人格消滅而宣告終止，而原 告係另一新成立之公司，並非如被告所認定原告係普益行有限公司改組而來。原 告僅係單純經銷參加人之商品，並非如原處分書所述與參加人之間有任何授權契 約存在。況且據以評定商標專用權已於七十六年四月三十日屆滿，且未申請商標 專用期間之延展而消滅，則該商標「SELECTOLYTE」， 任何人均得依法重新申請 註冊並加以使用，無不法可言。原告申請註冊系爭商標，加具原告構思許久後始 創用出之中文字樣「適可耐」，以與純英文字樣之「SELECTOLYTE 」區別，應無 牴觸商標法第三十七條第十四款規定之疑義云云。惟查：１、本件系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「SELECTOLY- TE」，應屬構成近似之商標，且系爭商標所指定使用之動物用飼料商品，復與據 以評定商標首先使用於禽畜藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品，屬於同一或類似商 品。因此，本件重點在於原告有無「因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或 其他關係，知悉他人商標存在」及該條款但書「得該他人同意者，不在此限」規 定之情形。按首揭條款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊 ，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一 商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符合該條 款之立法意旨，至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該條款有其他 關係之概括規定的緣由。
２、查參加人曾於六十四年五月二十一日與普益行有限公司（PANS TRADING COMPANY ）簽署乙紙經銷契約書，代理R.C.I.（RURAL CHEMICAL INDUSTRIES PTY LTD 之 簡稱，即參加人）產品之在台銷售（包括 SELECTOLYTE商品），當時普益行有限 公司之簽約代表人即為原告（Happyland Trading Company） 現在之代表人甲○ ○（Y.S.WANG），嗣原告於六十九年一月三十一日核准設立，其代表人甲○○並 曾於六十九年三月十七日致函參加人，表示為快速擴展業務，新成立笙祐貿易股 份有限公司，負責藥品及家畜用品和飼料添加物業務，普益行有限公司則僅處理 食品、五金及其他雜貨。惟普益行有限公司旋於七十年七月二十七日即為登記解
散，嗣參加人於西元一九九八年（民國八十七年）十二月一日與原告簽訂經銷合 約，在此之前，原告則已於八十七年八月五日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標向 被告提出申請，經被告於八十八年二月二十六日准予審定，即為本件系爭商標。 由於普益行有限公司之簽約代表人即為原告之代表人甲○○（Y.S.WANG），已如 前述，因此，原告顯知悉有據以評定之「SELECTOLYTE」 商標存在，而以不正競 爭行為搶先申請註冊之情事，是原告未徵得參加人之同意，以相同之外文「SEL- ECTOLYTE」作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於動物用飼料等同一或類似 商品，應有首揭法條規定之適用。縱使原告主張據以評定商標專用權已於七十六 年四月三十日屆滿，且未申請商標專用期間之延展而消滅等情為真，亦然。３、又查原告於評定程序所提出答辯附件三及四，主要係雙方當事人就 「Anigane」 商標產品往來信函，尚難證明參加人事先已完全知悉原告申請系爭「適可耐/SE- LECTOLYTE」 商標之事實。而參加人在申請本件評定案後，仍有商品進口予原告 銷售，係履行雙方於西元一九九八年十二月一日所簽訂經銷合約之結果，並非等 於參加人已明示同意原告申請註冊系爭商標，事實上雙方當事人於八十七年十二 月一日簽訂經銷合約時，系爭商標尚未經被告核准審定；且觀其經銷合約第九、 十條內容，甚且載明原告對於參加人之產品使用地區之商標、專利或著作權等工 業或商業權利將立即採取維護行動，並具告知及採取必要行動包括相關法律措施 。因此，原告並無法證明其申請系爭商標已得參加人同意，即無商標法第三十七 條第十四款但書規定之適用。從而，原告辯稱其使用系爭商標之事實，參加人均 完全知悉，由此可見，參加人實已等同明示同意參加人申請註冊系爭商標並加以 使用，則系爭商標即已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定，而得以合法 取得商標專用權云云，委無可採。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告以系爭商標違反商標法第三十七條第十 四款前段之規定，所為系爭商標之註冊應為無效之處分，揆諸首揭規定，並無違 誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分 ，並命被告應作成商標評定申請不成立之處分，均無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一 論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 七 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶
法 官 吳慧娟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 七 日
書 記 官 劉道文
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