臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第四五四七號
原 告 甲○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 乙○○
右當事人間因新型專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十二年八月六日經訴字
第○九二○六二一六七四○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告前於民國（以下同）八十九年八月十五日以「鞋墊之改良構造」向被告申 請新型專利（以下簡稱系爭案），經被告編為第00000000號予以審查， 不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於九十二年四月一日以（九二）智 專三（一）○五○二六字第○九二二○三二二六五○號專利再審查核駁審定書仍 為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟 。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
被告於初審引證之八十五年五月二十日申請、八十六年八月十一日公告之第00 000000號「橡膠彈性軟鞋墊」新型專利案（以下簡稱引證一）及八十六年 七月三日申請、八十七年九月二十一日公告之第00000000號「健康鞋墊 構造」新型專利案（以下簡稱引證二），是否足以證明系爭案不具進步性，而不 符新型專利要件？
一、原告陳述：
１、按，凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法 申請取得新型專利，為系爭案審定時專利法（以下簡稱專利法）第九十七條及第 九十八條第一項所明定。
２、被告核駁系爭案之理由顯有違失：
⑴、系爭案之申請專利範圍獨立項內容為：「一種不需模壓成形之鞋墊改良結構，該 鞋墊係以發泡材質成形，具有一頭部、一身部以及一跟部，三者其中至少具有一 者之端緣自其上端向下向內傾斜，使其概呈上寬下窄。」（註：本申請專利範圍 乃原告提出再審查申請時依法請求修正之修正後內容，此修正動作於被告九十一 年三月十八日〈九一〉智專三（一）○五○二六字第○九一八二○○一二八三號
核駁理由先行通知書之說明第一項中受被告認可。）⑵、查被告再審查仍不予系爭案專利之理由，係認為系爭案之前揭結構特徵，「除已 見於初審所提之引證案（第00000000號、第00000000號）外， 於坊間諸多運動鞋如Ｎｉｋｅ等之鞋墊底部亦可見於鞋墊之頭部、身部與跟部三 者其中至少具有一者之端緣自其上端向下向內傾斜」，基此判定系爭案屬專利法 第九十八條第二項所述「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技 術者所能輕易完成且未能增進功效」之但書情事，遂作不予專利之處分。⑶、系爭案於申請時即已在專利說明書中對鞋墊之現實背景作一梗要描述：一般鞋墊 可概分為「成形鞋墊（modeled insole；利用模具加熱加壓成形）」及「平面鞋 墊（flat insole； 直接由發泡片材裁得）」兩大類，惟成形鞋墊存有材料及加 工成本較高、成品質地較硬等缺點，而平面鞋墊則有支撐性不佳（主要因為沒有 腳弓部（arch））、容易偏位摺積等缺點。系爭案旨於提供一種能改除前揭缺弊 之鞋墊，其達成上述目的之技術手段一言以蔽之，即是以裁切方式使未經熱壓之 平面鞋墊周緣形成由上往下往內斜削之斜邊（如系爭案第五圖所示）。被告於上 開再審查核駁審定書中，認為系爭案之結構特徵至少已見於該二引證案，顯見系 爭案不具進步性。然而，被告所引證之前案全數皆為前述成形鞋墊，亦即均係利 用模具對發泡片材加熱加壓所成形，例如，前揭第00000000號案所提供 之鞋墊（請參閱該案第四圖）由一ＰＵ發泡之本體30及一黏貼於本體頂面之布質 襯裏40所構成，該本體30對應人體足弓部處較厚（第七圖），形成一弓型隆起部 31，此即模壓成形之成果；前揭第00000000號案所提供之鞋墊（請參閱 該案第一圖）以軟性橡膠製成，其本體對應腳趾後方的腳球與腳跟位置分別形成 軟性凸塊12、13，且中央形成軟性墊塊14，此亦為模壓成形之成果。相對地，系 爭案所提供之鞋墊既不屬於成形鞋墊，且形狀亦有別於習知之平面鞋墊，而，與 習知之成形鞋墊或一般平面鞋墊相較之下，系爭案在舒適性、支撐性等各方面之 整體表現較為理想。其中，關於系爭案與一般平面鞋墊（亦即緣邊沒有削斜面之 平面鞋墊）相較下之優點，系爭案於專利說明書中已有詳細說明，容不贅述。 針對系爭案相較於習用成形鞋墊（包含該二引證案）之優點再詳舉如下：①、系爭案較為柔軟舒適：由於成形鞋墊係對發泡片材加熱加壓而成，因此質地較為 緻密、硬度較高（註：過軟之材料並無法進行熱模壓），使得踏感較顯堅硬；相 較之下，系爭案之鞋墊未經過加熱加壓，質地較為膨鬆有彈性（亦即保有素材之 物性），因此能提供足部較為柔軟舒適之踏感。②、系爭案質量較輕：成形鞋墊不僅密度較高，且厚度較厚，因此整體重量相對較重 ；系爭案之鞋墊未受模具壓縮，密度較低且厚度較薄，因此整體重量相對較輕。③、系爭案與鞋體配合時之誤差容許度較高：鞋子依製作時之楦頭不同而有不同之長 度、寬度、彎度、鞋頭形狀及內牆弧度，而成形鞋墊之長寬尺寸、輪廓形狀及邊 牆弧度等，則是受製作時之模具及斬刀所決定，因此，當成形鞋墊置入鞋內時（ 特別是當消費者因先前之鞋墊已不堪使用，而另再購買新鞋墊裝設時），難免無 法完全吻合，而有局部翹起或懸空之情形，使穿著不甚舒服；相對的，系爭案之 斜面緣邊會順著鞋體內牆而緊貼，故即使輪廓曲線稍有差異，仍能服貼地平躺於 鞋內底面，使穿著十分舒適。
④、系爭案之生產成本較低：由於成形鞋墊之生產須利用價格相對較貴之模具及熱模 壓設備，且不同成品規格即需備置不同之模具（甚至不同之熱模壓設備），同時 ，模壓製程需耗用較多能源，此外，成形鞋墊之用料較為浪費（舉例而言，４㎜ 厚之成形鞋墊一般係由６㎜厚之發泡片材壓成），因此整體成本較高；對照之下 ，系爭案之生產成本無疑較低。
⑤、系爭案較具環保觀念：如前所述，成形鞋墊需使用較多之發泡材料，且耗用較多 電力能源，較不環保。
由前列比較可知，相較於被告所引證之成形鞋墊，系爭案提供之鞋墊確實具有許 多優點，換言之，系爭案已然具備新型專利之進步性要件。被告無視系爭案與成 形鞋墊在本質上之分異，僅因系爭案之局部特徵可見於成形鞋墊，即在未經分析 辯證下（亦即未能駁斥系爭案之上述優點），率爾認定系爭案無法產生優於成形 鞋墊之功效，此般任事用法，洵有違誤。
⑷、被告除了援引該等引證案外，尚提到：「於坊間諸多運動鞋如Nike等之鞋墊底部 亦可見於鞋墊之頭部、身部與跟部三者其中至少具有一者之端緣自其上端向下向 內傾斜」。惟吾人無法得知，被告所說之「坊間諸多運動鞋」，指的仍是該等引 證案所示之成形鞋墊，抑或是未經模壓成形之平面鞋墊（亦即系爭案所創作申請 之標的）。所指若為前者，則成形鞋墊不足否定系爭案之進步性，容不贅述；若 為後者，系爭案自然不具可專利性。然而，改制前行政法院七十五年判字第一六 ○號判決中揭示如下要旨：「惟所謂申請前之習用知識與顯而易知未能增進功效 之事實，應以具體證據認定，不得空言與某一習見事物類似，而否定其為新型與 功效」；亦即，被告若欲以「系爭案所描述之具有特定緣邊形狀之平面鞋墊乃隨 處可見」來否定系爭案，法理上必須舉附具體證據，方能令申請人及社會大眾信 服。
⑸、事實上，由被告係以進步性（而非新穎性）否定系爭案之可專利性，可知被告並 未在習用技藝中尋得「上寬下窄之平面鞋墊」，方會以「上寬下窄之成形鞋墊」 作為引證資料。換言之，被告核駁理由「系爭案僅係運用申請前既有技術或知識 而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者」，用白話來講，就是「上 寬下窄的成形鞋墊滿街都是，所以只要是做鞋子的人，應該都能輕易地將其應用 至平面鞋墊，再說，上寬下窄的平面鞋墊，比起成形鞋墊又不能產生任何優點」 。然而，被告之認知與事實顯然有頗大出入，首先，相較於習用之成形鞋墊（即 引證資料），系爭案提供之鞋墊確實能產生諸多優點，此已詳述於前，其次，業 界至今並未出現系爭案所揭露之鞋墊結構，系爭案誠非易於思及。被告所頒訂之 專利審查基準第二篇第二章第四節〈進步性〉中載明：「申請專利之新型具有能 產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易 完成。」據此，被告認定系爭案相較於習用成形鞋墊並無進步性，顯有違誤。或 者，被告係判定系爭案之前述優點尚未滿足新型專利進步性之標準。惟，上開專 利審查基準於同節中另有闡明：「在新型所屬之技術領域中，新型能突破熟習該 項技術者，長久根深蒂固存在之技術或知識時，得視為具有『產生某一新功效』 。」以及，「在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowed art ），如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為具有『增進某種
功效』。」今系爭案之創作領域鞋墊，無疑是存在已久之日常用品，而長久以來 業界從未思及系爭案提案之鞋墊結構（至少未見公開），且系爭案之鞋墊在生產 實務及使用表現上確實具有功效增進（至少在市場區隔之原則下乃一具有產業價 值之商品），因此，系爭案作為新型專利之進步性要件，理應成立。⑹、茲將「一般平面鞋墊」、「成形鞋墊」及「系爭案之鞋墊」三者之優缺點簡要匯 整如下：
①、一般平面鞋墊
主要優點：
Ⅰ、成本低（因由發泡片材裁出輪廓即成）。
Ⅱ、軟柔、彈性佳（因未經熱壓，保有素材之物性）。Ⅲ、重量輕（因厚度薄且密度低）。
主要缺點：
通常沒有腳弓部（arch），對腳底之支撐性差；若製出腳弓部，則因該部無法與 鞋體內牆密合，容易頂腳（且使用之材料愈軟頂腳現象愈明顯）。②、成形鞋墊
主要優點：
Ⅰ、只要花錢，即可開出想要的理想形狀。
Ⅱ、具有腳弓部，對腳底之包覆性及支撐性佳。 主要缺點：
Ⅰ、成本高（因需模具及熱模壓設備，且用料較多）。Ⅱ、硬度變高，彈性變差（因係素材壓縮成形）。Ⅲ、重量較重（因厚度厚且密度高）。
Ⅳ、誤差容許度低（因形狀較為複雜，另購之鞋墊難以與鞋體完美配合）。③、系爭案之鞋墊
主要優點：
Ⅰ、相對於成形鞋墊，成本較低。
Ⅱ、軟柔、彈性佳（因未經熱壓，保有素材之物性）。Ⅲ、重量輕（因密度低）。
Ⅳ、設置穩定，不易頂腳（因緣邊與鞋體內牆之密合度佳）。Ⅴ、可製作腳弓部（藉由緣邊之斜面設計，腳弓部可服貼鞋體內牆），對腳底之包覆 性及支撐性佳。
Ⅵ、誤差容許度高（斜面緣邊可自然服貼鞋體內牆，適應範圍寬廣）。 簡單來講，「一般平面鞋墊」與「成形鞋墊」之長處及短處乃是呈相對的、互補 的關係，亦即後者雖然改除了前者之若干缺點，卻也同時產生若干前者未有之缺 點；而，系爭案之鞋墊雖非各項評比均為三者之冠，然其利用簡單之技術手段， 保有習用二者之主要優點，同時又改除習用二者之大部分缺點，卻是不爭的事實 。
３、訴願決定機關維持原處分亦有違失：
⑴、查訴願決定機關維持原處分之理由，係認為原告於再審查理由書中所強調之功效 「僅係材質本身所成」，況以發泡材料製作鞋墊已為前揭第00000000案
所揭露，且系爭案「並未有優於前開諸引證案所具之舒適等功效」，遂認同被告 依專利法第九十八條第二項之進步性規定核駁系爭案。⑵、訴願決定機關稱系爭案之前述功效僅係材質本身所成，實失諸偏頗： 不可否認的，系爭案之前述各項優點，大多依存於鞋墊素材（即發泡材料）之物 性，惟，若稱系爭案之功效「僅係」材質本身所成，則有未綜觀全局之嫌。正確 來說，系爭案於訴願理由書中所主張之優點，乃是其與成形鞋墊比較下之優點（ 而非所有優點），即，正因被告以習知之成形鞋墊否定系爭案之進步性，原告方 於訴願理由書中再次強調系爭案與成形鞋墊之功效差異。在此要正本清源的是， 成形鞋墊之發明，主要是為了提昇鞋墊與人體腳底間之支撐性以及對於腳部周圍 之包覆性，其藉由對發泡片材加熱加壓而獲得傳統平面鞋墊無法達成之立體形狀 ，然而，在如願提昇支撐性及包覆性的同時，成形鞋墊卻也增加了生產成本及環 保負擔，並且多少喪失了彈性、贅增了重量；換言之，如前文所述，習知之平面 鞋墊與成形鞋墊各有其長處及短處，若不加熱加壓（即平面鞋墊），則鞋墊生產 容易、成本較低，且可保留素材之質輕、彈性佳等物性，惟其對人體腳部之支撐 性及包覆性較差，若作加熱加壓（即成形鞋墊），則鞋墊即有特定起伏，並可製 作腳弓部，較能服貼腳部，惟其成本較高，且彈性相對降低、比重相對提高。系 爭案旨於提供一種整體表現（含生產面及使用面）均衡理想、產業利用價值更高 之鞋墊，基本上，系爭案可謂一種「緣邊呈特定形狀之平面鞋墊」，與習知之「 成形鞋墊」或「一般平面鞋墊」相較之下，系爭案均可產生功效上之增進（註： 系爭案相較於一般平面鞋墊之優點可參閱系爭案之專利說明書）。訴願決定機關 認為原告所訴稱之功效「僅係材質本身所成」，此觀點之差謬在於：事實上，並 非任何以發泡材料製成之平面鞋墊，都能相較於成形鞋墊產生該等功效，換言之 ，某些功效確實是「平面鞋墊」相對於「成形鞋墊」之基本差異（例如成本、彈 性、比重等），然而某些功效卻是系爭案據其「上寬下窄」之結構特徵才得以成 立（例如系爭案之斜形緣邊可密接鞋體內牆、系爭案之誤差容許度較高）；況且 ，系爭案相較於「一般平面鞋墊」（指至今為止之所有沒有「上寬下窄」特徵之 平面鞋墊），亦有設置時之安定性較高、可以設計腳弓部位以提昇支撐性、對於 腳部之包覆性較高、誤差容許度較高等優點。容原告再次強調，系爭案可謂一種 「緣邊呈特定形狀之平面鞋墊」，其與習知之「成形鞋墊」或「一般平面鞋墊」 相較均可產生功效上之增進。系爭案與引證案（成形鞋墊）相較下之優點，容或 有部分是因「發泡材料未經加熱加壓」而成立，然若未有「緣邊由上向下向內傾 斜」，亦即「上寬下窄」之結構特徵，系爭案相較於成形鞋墊亦無法產生「緣邊 可更緊密地貼靠鞋體內牆」，以及「與鞋體配合時之誤差容許度較高」之優點。 總之，系爭案確係藉其「形狀之改良」，而能相對於引證案產生功效上之增進， 誠合乎專利法對於新型專利之進步性要件之規範。４、綜上所陳，系爭案所提供之鞋墊結構（上寬下窄之平面鞋墊），於申請前並未見 於任何刊物或被公開使用，且無論是相較於習知之一般平面鞋墊，或是相較於習 知之成形鞋墊（包含該等引證案），均可產生功效上之增進，具備專利法所規定 之進步性要件，故原處分及訴願決定顯有違誤。為此，請判決如原告訴之聲明。二、被告陳述：
１、按專利法第九十七條稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而 可供產業上利用，惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項 技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，本件 「鞋墊之改良構造」起訴理由中最主要強調系爭案係一種「上寬下窄」之「平面 鞋墊」，然以發泡材質製作毋需模壓成型之「平面鞋墊」以及「上寬下窄」之 形狀特徵，除分別見於初審所提之引證案（第00000000號及第0000 0000號專利）外，亦普遍見於一般鞋墊上，相較於前述諸引證案，系爭案並 未有明顯優越之處，起訴理由所指系爭案主要優點前三項顯係材質本身所有，第 四、五項則屬臆測之詞，若確係「上寬下窄」所致，則引證案亦可達成，故系爭 案僅係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增 進功效，不具進步性，不合新型專利要件。
２、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決如被告答辯之聲明。 理 由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用之新型者，得 依法申請取得新型專利，固為專利法第九十七條暨第九十八條第一項前段所明定 。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易 完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第九十八條 第二項所明定。
二、本件第00000000號「鞋墊之改良構造」新型專利申請事件，被告以系爭 案主要特徵在於鞋墊之頭部、身部與跟部。三者其中至少具有一者之端緣自其上 端向下向內傾斜使其概呈上寬下窄，然此等結構特徵除已見於初審引證之八十五 年五月二十日申請、八十六年八月十一日公告之第00000000號「橡膠彈 性軟鞋墊」新型專利案（即引證一）及八十六年七月三日申請、八十七年九月二 十一日公告之第00000000號「健康鞋墊構造」新型專利案（即引證二） 外，於坊間諸多運動鞋，如Nike等商標之商品，其鞋墊底部亦可見於鞋墊之頭部 、身部與跟部，三者其中至少具有一者之端緣自其上端向下向內傾斜，故系爭案 顯然係運用申請前既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能 增進功效等理由，乃為應不予專利之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政 訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，系爭案鞋墊為發泡材料，且未受擠壓，其邊緣之斜 角係直接切削而成，故具有良好之變形彈性，能與鞋體內牆密合，使鞋墊穩定服 貼於鞋內。而一般成形鞋墊緣面過於平滑，無法與鞋墊內牆產生足夠摩擦力，因 而容易偏滑；另系爭案相較於一般經過加熱加壓之成形鞋墊，具有質地膨鬆有彈 性之特性，故能提供足部較高支撐力，而具有柔軟舒適之踏感；又系爭案鞋墊未 受模具壓縮，材質密度較低，故重量較輕；又一般成形鞋墊用料較浪費，而系爭 案因係具有特定緣邊形狀之平面鞋墊，生產成本無疑較低。故系爭案相較於各引 證案應具進步性，符合新型專利要件云云。惟查：１、引證一之軟墊係以軟性橡膠材質製成於鞋墊本體的前、後位置分別位於腳趾後方 的腳球與腳跟位置處由下朝上內凹形成軟性凸塊，於鞋墊的中央朝上凸伸形成頂 部具弧面的軟性墊塊，該軟性墊塊恰係位於足部的足弓位置等。
２、引證二其主要係由一以ΡＵ發泡材製成之本體及其頂面所黏貼之一布質襯裏所構 成；其特徵係在於：該本體對應於吾人足弓部處厚度較厚，形成有一弓型隆起部 ，該本體底面前段對應吾人趾骨處開設有一前凹入部，後段對應吾人踵骨處，則 開設有一貫孔，俾供分別嵌置黏貼一前吸震塊與一後吸震塊，該前、後吸震塊係 以較本體柔軟之吸震材製成者，藉由上述構件，俾使腳掌壓力分佈均勻，且具舒 適、不易疲勞之功效者。
３、系爭案鞋墊之以發泡材質成型，具有一頭部、一身部、以及一跟部，三者其中至 少具有一者之端緣自其上端向下向內傾斜，使其概呈上寬下窄等特徵，已為前開 引證一及二所揭露，至於原告所強調之系爭案功效僅係材質本身所成，況以發泡 材質製作鞋墊業為引證二所揭露，且系爭案並未有優於前開諸引證案所具之舒適 等功效。故系爭案應僅係運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能 輕易完成，且未能增進功效，應不具進步性。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告認系爭案不符法定專利要件，而為應不 予專利之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告 徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一 論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 十一 月 二十四 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 李得灶
法 官 蕭惠芳
法 官 吳慧娟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 十一 月 二十四 日
書 記 官 劉道文