臺北高等行政法院判決 九十二年度訴字第四八一五號
原 告 杏輝藥品工業股份有限公司
代 表 人 甲○○董事長
訴訟代理人 戊○○專利代
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 瑞士商．諾瓦帝士公司
(Novart
代 表 人 裘恩菲歐雷特門
June V
比爾加納柯洛維
(Biljan
訴訟代理人 乙○○專利代
複代 理 人 丙○○專利
右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十二年八月二十八日經
訴字第○九二○六二一八七一○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加
人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣參加人之前手西德商．提特穆斯厄魯康隱形眼鏡有限公司前於民國（以下同） 七十五年九月四日以「隱形眼鏡維護系統」向前經濟部中央標準局（八十八年一 月二十六日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第三○六二九號專利證書（以下 簡稱系爭案），嗣西德商．提特穆斯厄魯康隱形眼鏡有限公司將系爭案專利權移 轉予參加人。之後原告以系爭案違反其核准時專利法（以下簡稱專利法）第二條 第一、二、五款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，並提出舉發證據一 及二為七十三年九月二十五日申請，七十八年十二月二十一日公告之第0000 0000號「消毒隱形眼鏡之方法及套件」發明專利案及其公告影本（以下合稱 引證一）；舉發證據三為西元一九八五年五月八日公開之歐洲專利第一三九九九 四號專利案原文說明書認證本，即引證一向歐洲專利局申請之對應案，與引證一 之技術內容完全相同（以下簡稱引證二）為證據。案經被告審查，於九十二年一 月二十二日以（九二）智專三（四）○二○二一字第○九二二○○七○七○○號 專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本 院提起行政訴訟，本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將
受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依聲請裁定允許參加人獨立參 加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷。二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
引證一及引證二是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性，而不符發明專利要件 ？
一、原告陳述：
１、系爭案的申請日為七十五年九月四日，由於舉發證據一的公告日晚於七十五年九 月四日，原告不再就此證據一提出系爭案違反專利法第二條第二款「有相同之發 明核准專利在先」的主張，而僅針對系爭案在舉發證據三（即引證二）下不具新 穎性及進步性的主張。
２、引證二係於西元一九八五年五月八日公開，其與舉發證據一屬於同一專利家族， 亦即在不同國家的平行專利申請案，因此引證二的內容亦見於舉發證據一。原告 主張系爭案申請專利範圍第一、二、九（第九項於參加人更正之申請專利範圍已 被刪除）及十五項（更正後之第十三項）在引證二的揭示內容下不具新穎性。參 加人答稱：「至於所述：『其他中和劑可以催化方式造成，例如鉑或屬於週期表 中第四、五或六週期之其它金屬，或過氧化酶＼催化酶酵素』，在舉發證據一說 明書第九頁第一段中認為其為昂貴且不符合作為形成緩衝隱形眼鏡之溶液，故已 否定其實用性而排除於該發明之外，然本發明經潛心研究，已將此酵素催化法改 良達經濟效益。」被告認為「過氧化酶＼催化酶酵素．．．，惟此說明書內容並 無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼催化酶酵素昂貴且不符合作以形成一 種緩衝之眼鏡儲存溶液，所以兩者應用的消毒水溶液以去除H2O2成分並不相同」 。從以上參加人答辯及被告之舉發審定書均可看出他們均承認舉引證二已揭示使 用「過氧化酶＼催化酶酵素」之事實，但參加人爭辯系爭案「經潛心研究，已將 此酵素催化法改良達經濟效益」。原告在此必須指出系爭案申請專利範圍第一項 所載僅述及「酵素催化劑，較佳為接觸酶或過氧化酶」，根本未有進一步的改良 特點的描述，因此與引證二之「過氧化酶＼催化酶酵素」相較，兩者之間根本未 能有所區別。再者，參加人既然自承其為「此酵素催化法改良」，自應在申請專 利範圍第一項中明載其特點，既然未明載其特點，當然無新穎性可言。而被告未 查及此，另以證據一之「說明書內容無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼ 催化酶酵素昂貴」的理由，認定引證二之過氧化酶＼催化酶酵素不同於系爭案之 「酵素催化劑，較佳為接觸酶或過氧化酶」更為無理，因為酶之英文名為catal- ase ，功能就是分解物質的酵素，這是本項技藝人士習知的事。系爭案的申請專 利範圍第一項就是請求「酵素催化劑，較佳為接觸酶或過氧化酶」的廣大範圍， 也無進一步具體技術，被告根據何種科學證據斷定系爭案的「酵素催化劑，較佳 為接觸酶或過氧化酶」與引證二之「過氧化酶＼催化酶酵素」就是不同功能？３、從前段理由可知參加人及被告自承＼認定系爭案申請專利範圍第一項「酵素催化 劑，較佳為接觸酶或過氧化酶」的特點係「經潛心研究，已將此酵素催化法改良
達經濟效益」，及引證二之「過氧化酶＼催化酶酵素」昂貴不符合作為緩衝之眼 鏡儲存溶液。依被告發行之審查基準中有關「新穎性」的判斷基準，對於「新穎 性」的判斷有「上位概念」、「下位概念」，並未有以經濟效益因素來判斷「新 穎性」。世界上主要工業國家之專利審查基準中的「新穎性」判斷從未有將經濟 效益作為考慮因素之一。被告將經濟效益作為「新穎性」判斷考慮因素為自外於 世界上其它國家的怪異作法。易言之，原告請本院明查引證二所載之「過氧化酶 ＼催化酶酵素」就是系爭案申請專利範圍第一項之「酵素催化劑，較佳為接觸酶 或過氧化酶」，絕非「達經濟效益」、「昂貴」等理由就可認定為兩者使用的成 分不相同。
４、原告舉發系爭案申請專利範圍第一項中之「ｂ」一以聚合塗覆型式存在之包覆住 催化劑之阻滯劑」為引證二所揭示在先。參加人於其舉發答辯書第四頁末行至第 五頁二行答稱：「故為了在H2O2完成消毒後才釋放催化劑及中和劑，本發明之塗 層更包含一種多元醇，特別是劑量在 0.2-1mg＼錠以更準確控制延遲時間，此項 成分於證據一中並未述及」。被告於其舉發審定書第五頁倒數第二行至第六頁第 三行亦採參加人之說詞。然而謹請本院注意系爭案申請專利範圍第一項所界定著 係「一以聚合塗覆型式存在之包覆住催化劑之阻滯劑」的上位概念，已經涵蓋了 引證二所舉之有機的改性纖維素，聚乙烯醇及苯二甲酸二丁酯的塗膜。因此，在 參加人未將其自承可更準確控制延遲時間的特定塗層配方（例如其所自承之多元 醇）界定於其申請專利範圍第一項中，被告當然不能將（系爭案申請專利範圍第 一項ｂ）中之塗層自行曲解為「更包含一種多元醇，以更精確控制釋放延遲時間 」，而判定「所以延後釋放的塗膜技術亦不相同」。尤其參加人在控告原告侵害 系爭案專利權時就主張該申請專利範圍第一項之阻滯劑不限定於特定聚合物塗層 ，甚至包括不具塗層的裸錠，在此被舉發案答辯時又辯稱其係不同於引證二之「 更包含一種多元醇．．．以更準確控制釋放延遲時間」。因此，在參加人及被告 自承＼認定系爭案申請專利範圍第一項的阻滯劑「更包含一種多元醇，．．．以 更準確控制釋放延遲時間」而系爭案申請專利範圍第一項又未界定此技術特點的 情形下，本院實應撤銷被告之舉發不成立的處分及訴願決定機關之訴願駁回決定 ，以符合引證二所呈現之系爭案違反專利法第二條第一款及第五款的事實。５、原告另外從一客觀的事實提供本院參考，佐證被告對系爭案的核准及舉發不成立 的處分均有違被告一貫之審查慣例，也不能與其它主要工業國家的專利審查准駁 鬆緊程度接軌：
⑴、舉發證據一的申請日為七十三年九月二十五日，早於系爭案約二年，但經過修改 其申請專利範圍至侷限於硫代硫酸鈉才於七十八年十二月二十一日被核准公告。⑵、系爭案的申請日為七十五年九月四日，於七十七年十月十一日核准公告，相對於 舉發證據一不僅後請先准，且其申請專利範圍第一項只界定「酵素催化劑，較佳 為接觸酶或過氧化酶」及「以聚合塗覆型式存在之包覆住催化劑之阻滯劑」，相 對於舉發證據一明顯過廣。
⑶、系爭案的平行美國專利5,011,661的獨立項範圍“1．．．wherein the polymer- ic coating contains a polymer selected from the group consisting of h- ydroxypropylmethylcellulose phthalate polymer, a polymer from methacr-
ylic acid or methacrylate esters,a copolymer from methacrylic acid and methacrylate esters and a copolymer from methyl vinyl ether and mal- eic anhydride, wherein the polymeric coating additionally contains tr- iacetin for further control of the release of the catalase．．．”；“ 10．．．a polymeric coating comprising a polymer selected from the gr- oup consisting of hydroxypropylmethylcellulose phthalate polymer, a p- olymer from methacrylic acid or methacrylate esters, a copolymer from methacrylic acid and methacrylate esters and a copolymer from methyl vinyl ether and maleic anhydride, wherein the polymeric coating addit- ionally contains triacetin,．．． ”；及“ 11．．．a polymeric coating comprising a polymer selected from the group consisting of hydroxypr- opylmethylcellulose phthalate polymer, a polymer from methacrylic acid or methacrylate esters, a copolymer from methacrylic acid and methacr- ylate esters and a copolymer from methyl vinyl ether and maleic anhyd- ride, wherein the polymeric coating additionally contains triacetin,． ．．”其中聚合塗覆型式之聚合物均被界定於特定族群（畫底線者均為特定聚合 物）。請注意本件引證二的EP 139994列於美國專利5,011,661首頁的引證前案（ References Cited）。
⑷、系爭案的平行歐洲專利 EP 0000000B2的獨立項中第一項的coating限定於特定聚 合物族群，第二項有限定加入多元醇（polyalcohols），第三項則限定催化酶係 在過氧化氫水溶液中和後才被釋放出。請注意本件引證二的EP139994列於此歐洲 專利EP 0000000B2首頁的引證前案。⑸、系爭案的平行日本專利申請案特許出願公開昭00-00000不予核准，而且已經審判 最終處分（請求不成立）確定，其中引用了日本專利特許出願公開昭00-00000（ 相當於引證二）及特開昭00-00000。
系爭案的平行國外專利申請在日本被核駁，在其它國家也都沒有像系爭案的申請 專利範圍第一項的廣大範圍，而系爭案專利權人明知此等事實，仍然不願縮限該 過廣之權利範圍，而以「達經濟效益」、「更包含一種多元醇，以更精確控制釋 放延遲時間」等詞加予掩飾。不料被告不僅一開始即疏予審查，在此件舉發案中 亦片面採參加人之詞，無視於引證二所呈現之事實。相較於上述美國、歐洲及日 本諸國在系爭案發明專利申請之作法，我國國民尤其是原告淪為被告不當作為之 下的受害者。
６、原告以上所提系爭案發明專利有違專利法所規定之專利要件的事證明確，但被告 及訴願決定機關均未基於系爭案的申請專利範圍所請的發明加予審查，而以申請 專利範圍所請的發明沒有包含的元素來曲解系爭案所請的發明，並據以作出系爭 案舉發不成立的處分及訴願駁回的決定。被告印行的審查基準中有關專利要件的 審查即有下列規定：
專利審查基準彙編第一篇 發明專利審查基準、第二章 專利要件、第三節新穎 性的第二點：
新穎性判斷之概念及基本原則
⒈新穎性判斷之概念
謂「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。亦 即，依據專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事，來判斷申請專利範 圍之請求項所載發明有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有 新穎性。
⒉新穎性判斷之基本原則
⑴作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之「請求項所載發明」。．．． 第四節 進步性、第二點判斷進步性之基本原則
⒈判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二 十條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。７、綜上所述，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、原告訴稱：被告於舉發審定書中認為「過氧化酶＼催化酶酵素．．．，惟此說明 書內容並無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼催化酶酵素昂貴且不符合作 一種緩衝之眼鏡儲存溶液，所以兩者應用的消毒水溶液以去除H2O2成份並不相同 」的論點並不妥當，且忽略系爭案申請專利範圍第一項根本未有改良特點描述； 另由被告答辯及處分書均已承認引證二已揭示使用「過氧化酶＼催化酶酵素」的 事實，被告竟仍以「引證案說明書內容無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶 ＼催化酶酵素昂貴」的觀點認定兩者功能不同，由被告發行的審查基準中有關新 穎性的判斷亦僅有上、下位觀念，並無經濟效益作為考量因素，亦絕非「達經濟 效益」或「昂貴」等理由就可認定為兩者使用成份不同；又系爭案申請專利範圍 第一項所述以「聚合塗層型式存在之包覆住催化劑之阻滯劑」，為引證二所揭示 ，而參加人為要區隔該組成物所以將塗層包括一多元醇亦認定其中並獲被告認同 ，但事實上該多元醇並未界定在範圍之中，何有更準確控制延遲釋放的功能？另 被告對系爭案與證據一的申請專利範圍准駁標準並不均一，產生系爭案範圍明顯 過廣．．．云云。
２、本件原告僅針對引證二的不具新穎性、進步性認定提起訴訟，先予敘明。系爭案 所請為消毒隱形眼鏡維護系統，此系統包括：0.5至3.0重量% H2O2含量的水溶液 ，及以錠片形式存在之中和劑，此中和劑包含：⒈一種分解H2O2的酵素催化劑， 較佳為接觸酶或過氧化酶，係以足夠分解水溶液中或鏡片上的任何H2O2基為氧和 水的量存在，及⒉一以聚合塗覆型式存在之包覆住催化劑之阻滯劑，此阻滯劑會 於一酸或中和介質中徐徐溶解，以使得上述H2O2分解延緩一段預定時間，而可將 隱形眼鏡消毒。引證二屬國外獲准的專利案，係一種消毒隱形鏡片之方法，包括 （Ａ）浸沒鏡片在經預先測定的H2O2之消毒水溶液中（其濃度為約0.1%至約3%） ，歷經少於大約六小時之消毒期間，及（Ｂ）在消毒期間逝去以前，將至少下列 之添加劑加入至該項溶液中而分解消毒液中之H2O2：硫代硫酸鈉，其量至少與H2 O2之量成化學計量關係，硫代硫酸鈉與H2O2起反應而形成水及對眼睛無害之反應 產物；一種或多種選自硼酸鈉及硼酸；一元及二元磷酸鈉；檸檬酸鈉及碳酸鈉之 水溶性化學劑，其數量為約0.1至約1%以使所得含有反應產物之水溶液之PH值為6 .5至8.5及滲度為每公斤溶液200至450milliosmol， 該等添加劑被包裹以一種塗
膜，它逐漸溶解於消毒水溶液中，在消毒期間已逝去後，釋出硫代硫酸鈉（其量 足以逐漸中和存在溶液中之H2O2）及水溶液化學劑而產生一種緩衝之鹽水鏡片儲 存溶液。
３、綜觀訴訟理由，其僅以系爭案與引證案申請專利範圍的部分內容，作相同部分的 技術比較，完全忽略專利範圍與其技術內容的整體性，系爭案申請專利範圍第一 項與引證二所揭示的主要技術內容，雖同對隱形眼鏡浸沒在適合濃度的H2O2消毒 水溶液；在消毒期間逝去以前，將添加劑加入至該項溶液中而分解消毒液中之H2 O2溶液（系爭案是應用酵素催化劑，較佳為過氧化氫酶，引證案為硫代硫酸鈉） ，雖引證二說明書第七頁第三段至第八頁第一段已指明其他中和劑尚可．．．或 過氧化酶＼催化酶酵素．．．，但此說明書內容並無具體技術內容的教示或實施 ，且說明書亦述及該破壞過氧化氫分子除了硫代硫酸鈉以外，可以破壞過氧化氫 的化學劑尚包括硫脲、亞硫酸鈉．．．及過氧化酶＼催化酶酵素，但過氧化酶＼ 催化酶酵素昂貴，且並不合作以形成一種緩衝之眼鏡儲存溶液，由引證二說明書 可瞭解破壞過氧化氫可利用多種方法，而引證二與系爭案兩者應用的消毒水溶液 以去除H2O2的成份與延遲釋放的整體技術並不相同，所達成殺菌效果亦必有異； 當然應用材料隨著經濟環境的變更，其昂貴與否並不能用以判斷可專利性之依據 是正確的論調，而被告所作處分係秉持專利三要件作比較，並無原告所述僅以材 料昂貴與否作處分，更何況說明書中亦認為這些「並不合作以形成一種緩衝之眼 鏡儲存溶液」是不適用的主要因素；另系爭案與引證二對H2O2中和的中和劑雖同 有聚合物塗覆型式存在之包覆住中和劑的阻滯劑，以使中和劑延後釋放而破壞H2 O2分子，但系爭案所揭纖維素的這些有機變性基與引證二所揭內容並非同一，其 不論系爭案之塗層有否含一種多元醇，為要精確控制釋放延遲時間，兩者所用以 延後釋出的塗膜成份與技術亦非相同；系爭案其他各項申請專利範圍所指塗膜聚 合物、塗層等用以延後釋放的阻滯成份，亦皆與引證二說明書第十頁第二段所述 內容不同；另片劑所用的水溶性緩衝劑，系爭案於答辯理由亦同意該緩衝物質僅 是避免隱形眼鏡變形或對眼睛的刺激性之習知技術，並非系爭技術所在；所以由 引證二並不能據以認定系爭案為運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術 者所能輕易完成者，而不具進步性。綜合上述，引證二與系爭案應用的過氧化氫 破壞成份不同，且延後釋出的阻滯劑成份亦不相同，其與習知技藝的整體技術內 容、手段並不相同；至於範圍是否過廣，審查階段或公眾審查階段所應用基準當 應一致，有否過廣當以熟習該項技術作相對比較，而非憑一己之見做判斷，所述 理由不足採。
４、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決如被告答辯之聲明。三、參加人陳述：
１、原告起訴之主要理由為：被告於舉發審定書中認為「過氧化酶＼催化酶酵素．． ．，惟此說明書內容並無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼催化酶酵素昂 貴且不符合形成一種緩衝之眼鏡儲存溶液，所以兩者應用的消毒水溶液以去除H2 O2成份並不相同」；由參加人答辯及被告之處分書均承認引證二已揭示使用「過 氧化酶＼催化酶酵素」的事實，被告就此部分疏於查察，仍以「引證案說明書內 容無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼催化酶酵素昂貴」的觀點認定兩者
功能不同；另由被告發行的審查基準中有關新穎性的判斷亦僅有上下位觀念，並 無經濟效益作為考量因素，亦絕非「達經濟效益」或「昂貴」等理由就可認定為 兩者使用成份不同；又系爭案申請專利範圍第一項所述以「聚合塗層型式存在之 包覆住催化劑之阻滯劑」已為引證二所揭示，而參加人為要區隔該組成物所以將 塗層包括一多元醇亦認定其中並獲被告認同，但事實上該多元醇並未界定在範圍 之中，何有更準確控制延遲釋放的功能？等等，據此認為被告審查申請專利範圍 准駁標準不均一、系爭案之申請專利範圍明顯過廣，進而主張系爭案有違反專利 法第二十條之一、同法第二十條第一項第一款及同條第二項之規定等事實存在。２、惟揆諸原告所提各項事證，系爭案與諸證據所揭示之發明內容並非相同，原告之 主張空言無據且非屬實，玆謹就系爭案與諸證據間之發明進行比較說明如次：⑴、系爭案發明之主要技術特徵：
系爭案之發明主要為一種消毒隱形眼鏡之消毒隱形眼鏡維護系統，此系統包括： 0.5至3.0重量% H2O2含量的水溶液，及以錠片形式存在之中和劑，此中和劑包含 ：⑴一種分解H2O2的酵素催化劑，較佳為接觸酶或過氧化酶，係以足夠分解水溶 液中或鏡片上的任何H2O2基為氧和水的量存在；以及一以聚合塗覆型式存在之包 覆住催化劑之阻滯劑，此阻滯劑會於一酸或中和介質中徐徐溶解，以使得上述H2 O2分解延緩一段預定時間，而可將隱形眼鏡消毒。⑵、系爭案與引證二之比較：
查原告於本件舉發案原提出證據一至三作為舉發證據，惟於提起本件行政訴訟之 起訴狀中業已聲明僅針對系爭案在舉發證據三（即引證二）下新穎性及進步性的 認定問題提起訴訟。故參加人僅就引證二與系爭案之發明內容而為比對。①、查引證二中所使用條件係在雙氧水濃度小於３（申請專利範圍第二項）與引證二 申請專利範圍第一項所載者重疊」，然根據系爭案說明書第三頁第八行至第十三 行可知，在德國專利案第0000000號中已揭示運用3% H2O2溶液來清洗消毒隱形眼 鏡，因此並不能依此主張系爭案與引證二所載重疊。另外，3%H2O2溶液在穩定狀 態下原本即為酸性（pH少於４；系爭案說明書第十三頁第十一行），引證二申請 專利範圍中僅述及塗層為水溶性，而系爭案申請專利範圍第十四項中所述塗層於 該穩定狀態下為水溶性或半滲透性，其中藉由塗層之半滲透性將輔助物質或催化 劑釋出，其詳述於系爭案說明書第十四及十五頁之圖示說明中。從而，任何一位 熟習本項技藝者不可能由引證二之教示推衍得到系爭案。②、原告雖於訴願程序及本件行政訴訟起訴狀中，均表明對證據一部分不再爭執，惟 另一方面又宣稱引證二與證據一均屬同一專利家族，亦即在不同國家的平行專利 申請案，換言之，原告自承引證二與證據一所應用之科學原理及組成均為相同。 然關於證據一與系爭案所應用之科學原理及組成係屬相同之論點已於舉發及訴願 程序中一再遭到駁斥，準此，既然證據一與系爭案之發明不具同一性，則引證二 當然也不具做為否認系爭案具有新穎性之證據能力。舉例來說，系爭案申請專利 範圍第一項與引證二所揭示的主要技術內容，雖同對隱形眼鏡浸沒在適合濃度的 H2O2消毒水溶液；在消毒期間逝去以前，將添加劑加入至該項溶液中而分解消毒 液中之H2O2溶液（系爭案是應用酵素催化劑，較佳為過氧化氫酶，證據一則為硫 代硫酸鈉），引證二與系爭案兩者應用的消毒水溶液以去除H2O2的成份與延遲釋
放的整體技術並不相同。且系爭案所揭纖維素之有機變性基與引證二所揭內容並 非同一。再者，不論系爭案之塗層有否含一種多元醇，為要精確控制釋放延遲時 間，兩者所用以延後釋出的塗膜成份與技術亦不相同。另外，系爭案其他各項申 請專利範圍所指塗膜聚合物、塗層等用以延後釋放的阻滯成份，亦皆與引證二說 明書第十頁第二段所述內容不同。所以，引證二與系爭案應用的過氣化氫破壞成 份不同且延後釋出的阻滯劑成份亦不相同，其與習知技藝的整體技術內容、手段 並不相同。因此，由引證二並不能據以認定系爭案為運用申請前既有之技術或知 識，為熟習該項技術者所能輕易完成者，而不具進步性。３、綜上所述，由引證二之技術內容來看，根本無法證明系爭案與該證據為同一，所 以系爭案當然具有合於專利法所規定之新穎性。又系爭案發明之技術思想、構成 、作用及效果全然未有任何揭露，在在均證明系爭案之發明非為熟悉該項技術者 所能輕易完成，實已完全具備專利法上規定之專利要件，經被告賜准專利當然合 乎法令。申而言之，系爭案亦未違反專利法第二條第一、二、五款之規定。從而 ，被告所為之處分及經濟部所為之訴願決定當屬適法自不待言。另外，綜觀起訴 理由，原告僅截取引證證據申請專利範圍中所揭與系爭案之內容相同的部分進行 技術上之比較，完全刻意忽略專利範圍之比較應以整體技術內容觀之的整體性要 求，企圖藉由以偏概全混淆視聽；甚而漠視審查階段或公眾審查階段應基於同一 審查基準之原則，未以熟習該項技術進行合理適法之比對與判斷，憑一己之見即 認定系爭案範圍過廣，原告起訴之理由顯然失之偏頗無據應不足採信。為此，請 判決駁回原告之訴。
理 由
一、按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」為專利法第一條所 明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反專利法第一條至第四條規定者 ，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭案有無違反專利法之情 事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證 明系爭案有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。二、本件系爭第00000000號「隱形眼鏡維護系統」發明專利案包括：零點五 至三重量百分比H2O2含量的水溶液，及以錠片形式存在之中和劑，此中和劑包含 ：（ａ）一種分解H2O2的酵素催化劑，較佳為接觸酶或過氧化酶，係以足夠分解 水溶液中或鏡片上的任何H2O2基為氧和水的量存在，及（ｂ）一以聚合塗覆型式 存在之包覆住催化劑之阻滯劑，此阻滯劑會於一酸或中和介質中徐徐溶解，以使 得上述H2O2分解延緩一段預定時間，而可將隱形眼鏡消毒者。原告所提舉發證據 一及二為七十三年九月二十五日申請，七十八年十二月二十一日公告之第000 00000號「消毒隱形眼鏡之方法及套件」發明專利案及其公告影本（即引證 一）；舉發證據三為西元一九八五年五月八日公開之歐洲專利第一三九九九四號 專利案原文說明書認證本，即引證一向歐洲專利局申請之對應案，與引證一之技 術內容完全相同（即引證二）。引證一主要內容是一種消毒隱形鏡片之方法，包 括：（Ａ）浸沒鏡片在經預先測定的H2O2之消毒水溶液中（其濃度為約百分之零 點一至約百分之三），歷經少於大約六小時之消毒期間，及（Ｂ）在消毒期間逝 去以前，將至少下列之添加劑加入至該項溶液中而分解消毒液中之H2O2：⒈硫代
硫酸鈉，其量至少與H2O2之量成化學計量關係，硫代硫酸鈉與H2O2起反應而形成 水及對眼睛無害之反應產物；⒉一種或多種選自硼酸鈉及硼酸；一元及二元磷酸 鈉；檸檬酸鈉及碳酸鈉之水溶性化學劑，其數量為約百分之零點一至約百分之一 以使所得含有反應產物之水溶液之PH值為6.5至8.5及滲度為每公斤溶液200至450 milliosmol，該等添加劑被包裹以一種塗膜，它逐漸溶解於消毒水溶液中，在消 毒期間已逝去後，釋出硫代硫酸鈉（其量足以逐漸中和存在溶液中之H2O2）及水 溶液化學劑而產生一種緩衝之鹽水鏡片儲存溶液。另其專利說明書第八頁第十八 行至第九頁第五行「．．．該片劑包括．．．最適宜之中和劑是硫代硫酸鈉。可 被使用的中和劑包括：硫脲、亞硫酸鈉．．．其他中和劑可以催化方式造成，例 如鉑或屬於週期表中第四、五或六週期之其他金屬，或過氧化酶＼催化酶酵素。 」及第十一頁第六行至第十二頁第三行所述：「該項片劑具有一種塗膜．．．該 項塗膜係能經由H2O2逐漸溶解或分解之物料所造成；適當的物料包括有機的改性 纖維素，例如羥丙基甲基纖維素、乙基纖維素．．．」等。被告係以，引證二與 引證一技術內容完全相同，系爭案申請專利範圍第一項與引證一、二所揭示之主 要技術內容，雖同對隱形眼鏡浸沒在適合濃度的H2O2消毒水溶液；在消毒期間逝 去以前，將至少下列之添加劑加入至該項溶液中而分解消毒液中之H2O2溶液（系 爭案應用過氧化氫酶，引證一、二為硫代硫酸鈉），雖引證一及二專利說明書第 八頁第十八行至第九頁第五行已指明其他中和劑尚可．．．或過氧化酶＼催化酶 酵素．．．，惟此說明書內容並無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼催化 酶酵素昂貴且不適合作為形成一種緩衝之眼鏡儲存溶液，所以二者應用的消毒水 液以去除H2O2成分並不相同；又系爭案與引證一、二對H2O2中和的中和劑雖同有 聚合物塗覆型式存在之包覆住中和劑的阻滯劑，以使中和劑延後釋放而破壞H2O2 分子，但系爭案所揭示纖維素之有機變性基與引證一、二所揭示之內容並不相同 ，且系爭案之塗層更包含一種多元醇，以更精確控制釋放延遲時間，所以延後釋 出的塗膜技術亦不相同；另系爭案其他各項申請專利範圍所指塗膜聚合物、塗層 等用以延後釋放的阻滯成份，亦皆與引證一、二所述內容不同，且無法由引證一 、二內容推衍得知，是引證一、二不足以證明系爭案已見於刊物或已公開使用或 有相同之發明核准專利在先而不具新穎性；亦不能證明系爭案為運用申請前既有 之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成者，而不具進步性。另片劑所用 的水溶性緩衝劑僅是避免隱形眼鏡變形或對眼睛的刺激性之習知技術，並非系爭 案技術所在，引證一及二要難證明系爭案不具發明專利要件，而為「舉發不成立 」之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。三、原告於本件訴訟中訴稱，被告於舉發審定書中認為「過氧化酶＼催化酶酵素．． ．，惟此說明書內容並無具體技術，且說明書亦述及該過氧化酶＼催化酶酵素昂 貴且不符合作一種緩衝之眼鏡儲存溶液，所以兩者應用的消毒水溶液以去除H2O2 成份並不相同」的論點並不妥當，且忽略系爭案申請專利範圍第一項根本未有改 良特點描述；另由被告答辯及處分書均已承認引證二已揭示使用「過氧化酶＼催 化酶酵素」的事實，被告竟仍以「引證案說明書內容無具體技術，且說明書亦述 及該過氧化酶＼催化酶酵素昂貴」的觀點認定兩者功能不同，由被告發行的審查 基準中有關新穎性的判斷亦僅有上、下位觀念，並無經濟效益作為考量因素，亦
絕非「達經濟效益」或「昂貴」等理由就可認定為兩者使用成份不同；又系爭案 申請專利範圍第一項所述以「聚合塗層型式存在之包覆住催化劑之阻滯劑」，為 引證二所揭示，而參加人為要區隔該組成物所以將塗層包括一多元醇亦認定其中 並獲被告認同，但事實上該多元醇並未界定在範圍之中，何有更準確控制延遲釋 放的功能？另被告對系爭案與證據一的申請專利範圍准駁標準並不均一，產生系 爭案範圍明顯過廣云云。惟查：
１、本件被告係認為引證一於主張專利法第二條第一、五款不具證據能力，於主張同 條第二款則具證據能力；引證二於主張同條第二款不具證據能力，主張同條第一 、五款時則具證據能力。故於原處分書中只論引證一不足以證明系爭案有違專利 法第二條第二款之規定；引證二不足以證明系爭案有違專利法第二條第一、五款 之規定。而專利法第二條第二款係規定：「有相同之發明核准專利在先者」，是 得主張本款之引證案，需為申請在先，且核准專利在先者，始有證據能力。惟查 引證一係於七十三年九月二十五日申請，七十八年十二月二十一日公告，而系爭 案之申請日期為七十五年九月四日，並於七十七年七月二十九日審定准予專利， 是引證一為「申請在先，公告在後」之引證案，於主張專利法第二條第二款時， 本亦不具證據能力，而原告於訴願、本件行政訴訟中均表示對引證一部分不再爭 執，合先敘明。
２、系爭案所請為消毒隱形眼鏡維護系統，此系統包括：百分之零點五至百分之三重 量百分比H2O2含量的水溶液，及以錠片形式存在之中和劑，此中和劑包含：⒈一 種分解H2O2的酵素催化劑，較佳為接觸酶或過氧化酶，係以足夠分解水溶液中或 鏡片上的任何H2O2基為氧和水的量存在，及⒉一以聚合塗覆型式存在之包覆住催 化劑之阻滯劑，此阻滯劑會於一酸或中和介質中徐徐溶解，以使得上述H2O2分解 延緩一段預定時間，而可將隱形眼鏡消毒者。引證二屬國外獲准的專利案，係一 種消毒隱形鏡片之方法，包括（Ａ）浸沒鏡片在經預先測定的H2O2之消毒水溶液 中（其濃度為約0.1%至約3%），歷經少於大約六小時之消毒期間，及（Ｂ）在消 毒期間逝去以前，將至少下列之添加劑加入至該項溶液中而分解消毒液中之H2O2 ：硫代硫酸鈉，其量至少與H2O2之量成化學計量關係，硫代硫酸鈉與H2O2起反應 而形成水及對眼睛無害之反應產物；一種或多種選自硼酸鈉及硼酸；一元及二元 磷酸鈉；檸檬酸鈉及碳酸鈉之水溶性化學劑，其數量為約0.1至約1% 以使所得含 有反應產物之水溶液之PH值為6.5至8.5及滲度為每公斤溶液200至450milliosmol ，該等添加劑被包裹以一種塗膜，它逐漸溶解於消毒水溶液中，在消毒期間已逝 去後，釋出硫代硫酸鈉（其量足以逐漸中和存在溶液中之H2O2）及水溶液化學劑 而產生一種緩衝之鹽水鏡片儲存溶液。
３、系爭案與引證二相較，二者之主要技術內容，雖同對隱形眼鏡浸沒在適合濃度的 H2O2消毒水溶液；在消毒期間逝去以前，將添加劑加入至該項溶液中而分解消毒 液中之H2O2溶液（系爭案是應用酵素催化劑，較佳為過氧化氫酶，引證二為硫代 硫酸鈉），雖引證二已指明其他中和劑尚可．．．或過氧化酶＼催化酶酵素．． ．，但此說明書內容並無具體技術內容的教示或實施；又由引證二說明書可瞭解 該破壞過氧化氫分子除了硫代硫酸鈉以外，可以破壞過氧化氫的化學劑尚包括硫 脲、亞硫酸鈉．．．及過氧化酶＼催化酶酵素，但過氧化酶＼催化酶酵素昂貴，
且並不合作以形成一種緩衝之眼鏡儲存溶液，由引證二說明書可瞭解破壞過氧化 氫可利用多種方法，而引證二與系爭案二者應用的消毒水溶液以去除H2O2的成份 與延遲釋放的整體技術並不相同，所達成殺菌效果亦異；當然應用材料隨著經濟 環境的變更，其昂貴與否並不能用以判斷可專利性之依據是正確的論調，而被告 所作處分係秉持專利三要件作比較，並無原告所述僅以材料昂貴與否作處分，更 何況說明書中亦認為這些「並不合作以形成一種緩衝之眼鏡儲存溶液」是不適用 的主要因素；另系爭案與引證二對H2O2中和的中和劑雖同有聚合物塗覆型式存在 之包覆住中和劑的阻滯劑，以使中和劑延後釋放而破壞H2O2分子，但系爭案所揭 示纖維素之有機變性基與引證二所揭內容並非相同，其不論系爭案之塗層有否含 一種多元醇，為要精確控制釋放延遲時間，二者所用以延後釋出的塗膜成份與技 術亦非相同；系爭案其他各項申請專利範圍所指塗膜聚合物、塗層等用以延後釋 放的阻滯成份，亦皆與引證二所述內容不同；另片劑所用的水溶性緩衝劑，系爭 案於答辯理由亦同意該緩衝物質僅是避免隱形眼鏡變形或對眼睛的刺激性之習知 技術，並非系爭技術所在；所以引證二不足證明系爭案申請前已見於刊物，而不 具新穎性；另由引證二說明書第十一頁第六行至第十二頁第三行所述內容亦無法 推衍得知系爭案之整體發明技術，所以引證二亦不能據以認定系爭案為運用申請 前既有之技術、知識顯而易知未能增進功效者，不具進步性。４、綜合上述，引證二與系爭案應用的過氧化氫破壞成份不同，且延後釋出的阻滯劑 成份亦不相同，其與習知技藝的整體技術內容、手段並不相同；至於範圍是否過 廣，審查階段或公眾審查階段所應用基準當應一致，有否過廣當以熟習該項技術 作相對比較，而非憑一己之見做判斷。從而原告訴稱引證二足以證明系爭案有違 專利法第二條第一、五款規定，核無足採。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為「舉發不成立」之處分，揆諸首揭 規定，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願 決定及原處分，並無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一 論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 十二 月 八 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶
法 官 吳慧娟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 十二 月 八 日
書 記 官 劉道文
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