發明專利舉發
臺北高等行政法院(行政),訴字,92年度,4440號
TPBA,92,訴,4440,20050303,2

臺北高等行政法院判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92年度訴字第4440號
　　　　　　　　　　　　　　　
原　　　告　美商．惠普公司
代　表　人　強納森Ｄ．麥克
訴訟代理人　楊祺雄律師
　　　　　　劉法正律師（兼送達代收人）
被　　　告　經濟部
代　表　人　甲○○（部長）
訴訟代理人　丁○○
參　加　人　財團法人工業技術研究院
代　表　人　乙○○（董事長）
訴訟代理人　丙○○
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國92
年7月28日經訴字第09206216010號訴願決定，提起行政訴訟，經
本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事 實
一、事實概要：
緣原告於民國79年9月17日以「用於噴墨筆之壓感性積蓄器 」（下稱系爭案）向原處分機關即中央標準局（88年1月26 日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經其編為第00 000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第54 792號專利證書。嗣參加人以其不符發明專利要件，對之提 起舉發，經原處分機關審查以91年12月26日（91）智專三（ 三）05018字第09189002835號舉發審定書為舉發不成立之處 分。參加人不服，提起訴願，被告以經訴字第09206216010 號決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，原 告不服該訴願，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
　㈠原告聲明：
⒈訴願決定撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。




⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第1條、第2條第 1 、5款、第60條第3款之規定而不符發明專利要件？　㈠原告主張之理由：
⒈參加人在對系爭案提起舉發時，係引用83年1月21日總統 令修正公布的專利法第19條及第20條第1項第2款與第2項 以及第22條第3項及第4項來作為提起舉發之依據。惟系爭 案係於79年9月17日提出申請，並於81年3月1日經核准公 告，其審查當時之專利法（75年12月24日總統令修正公布 版）第19、20及22條並非規定可專利要件之法條，亦非可 據以提出舉發之法條，故參加人所引用法條本有錯誤。雖 然原告認為參加人錯引法條，為釋明系爭案其實的確有符 合申請當時適用之75年12月24日總統令修正公布版專利法 第1條以及第2條第2及5款所規範的產業上利用性、新穎性 與非顯而易見性等專利要件，同時系爭案的專利說明書的 揭示也沒有違反76年7月14日經濟部令修正發布的專利法 施行細則第10條第1項第5款及第10條之1第1項第1及2款之 規定，原告曾依據舉發當時適用之83年1月21日總統令修 正公布版專利法第67條第1項之規定向原處分機關請求更 正系爭案申請專利範圍，並就系爭案有別於參加人所提引 的3件由原告於1985年於Hewlett Packard Journal中發表 之論文之技術特徵。
⒉因為原告於90年4月2日以（90）聖外專405字第3962號專 利申請書，就另一舉發事件（即第000000000號NO2發明專 利舉發事件）而為系爭案請求更正申請專利範圍，原告乃 於90年4月3日所呈專利申請書內向原處分機關作一陳報， 並請原處分機關將原告於90年4月2日所為申請專利範圍更 正內容納入本件舉發事件之審查，同時請求到局面詢，以 便能當面展示專利樣品，並與參加人作言詞辯論來進一步 剖析系爭案之技術特徵，俾利於原處分機關審理本件專利 舉發事件。原處分機關因為認為系爭案舉發事件有面詢之 必要，乃安排原告與參加人面詢，當時負責審查系爭案的 兩件舉發案的審查委員皆有出席，而原告除委任辦理系爭 案的專利代理人代表出席外，還另外委派公司代表人布萊 恩‧戴維斯以及美國專利代理人派屈克W.休威一併到場作 技術解說，同時展示一依據本發明的樣品以及一依據引證 案的樣品在結構與操作上的技術差異。於面詢當時，原處 分機關即指明參加人引用法條有誤，同時告知原告，參加 人另於91年4月8日呈送舉發補充理由書及新證據，但因原 告尚未接獲相關文件，因此，原處分機關告知會另外發函



通知，以便原告能就參加人所提新證據再為補充答辯。 ⒊參加人於舉發補充理由書內修正其所所引用的專利法條文 ，同時提列5件新證據來補強其舉發理由。但是，參加人 對系爭案的申請專利範圍所為指駁，仍是針對原核准公告 的申請專利範圍內容，而非原告於90年4月2日所提請更正 的申請專利範圍。針對參加人的舉發補強理由與證據，原 告首先根據系爭案的專利說明書與申請專利範圍對「 accumulator」一詞之中文翻譯，請求將本案中文發明名 稱修正為「用於噴墨筆之壓感性積蓄器」，繼而就本案之 美國對應案的審查過程作一概述，來駁斥參加人稱「本案 之美國對應案有加入新內容，因此本案揭露顯有不充分的 問題」之不當意圖。原告接而請原處分機關將原告於90年 4月2日為系爭案於第2件舉發事件之答辯程序中所提出申 請專利範圍更正本納入本件舉發事件之審查，並以該90年 4 月2日申請專利範圍更正本來提出技術辯駁，尤其是針 對參加人所新提引的西元1987年6月10日公開之英國第000 0000號專利案（下稱引證四）、西元1984年10月2日公開 之美國第0000000號專利案（下稱引證五）、西元1988 年 2月9日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證六）、 西元1988年3月1日公開之美國第0000000號專利案（下稱 引證七）、西元1978年10月24日公開之美國第0000000 號 專利案（下稱引證八）。特別地，比對參加人之舉發補強 理由以及原告所提出的技術辯駁，清楚可見地，姑不論參 加人所提引的引證案根本無法否定系爭案的新穎性，參加 人也指不出其所提對引證案在如何組合下可以使得本案更 正後申請專利範圍喪失專利非顯而易見性。
⒋原處分機關因為認為系爭案舉發事件有面詢之必要，再次 安排原告與參加人面詢，原告並特別指出，參加人所提引 證一、三、四與五與系爭案裝置並無技術相關性。原處分 機關於面詢後表示，會依據兩造所呈資料進行審定。就原 告申請更正之說明書、申請專利範圍及發明名稱，原處分 機關詳酌原告所提更正內容，認為「與81年3月1日審定公 告本相較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣及不 明瞭之記載之更正，符合專利法第67條第1項之規定」， 而准予本件發明專利案所請更正，並經技術比對後認定系 爭專利未違反核准審定時應適用之專利法第1條、第2條第 2、5款之規定，因此，原處分機關乃審定本件舉發事件不 成立。
⒌訴願法第28條第2項規定：「訴願決定因撤銷或變更原處 分，足以影響第三人權益者，受理訴願機關應於作成訴願



決定之前，通知其參加訴願程序，表示意見」。惟在本件 發明專利案舉發事件的訴願階段，訴願決定機關從未發函 通知原告參加訴願程序，即逕為撤銷原處分之決定，明顯 違反訴願法第28條第2項之強制規定。又訴願決定指摘原 處分機關有漏未審酌前揭專利法第60條第3款規定之情事 。然原處分機關認「本案被舉發人分別於90年4月2日及91 年7月2日申請更正說明書、申請專利範圍及發明名稱，與 81年3月1日審定公告本比較，未變更實質內容，且為申請 專利範圍過廣及不明瞭之記載之更正，符合專利法第67條 第1項之規定，准予更正」，足見原處分機關已實質審究 第60條第3款之情事。蓋就原告為系爭案所提出的更正事 項，唯有當系爭案的專利說明書存在有「說明書或圖式故 意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使 實施為不可能或困難者」的情況，原告所請更正才有可能 出現變更實質之情況。由於原處分機關既已審查原告所請 更正事項，與81年3月1日審定公告本相較，是否有變更實 質內容，原處分機關事實上當然必須考量過系爭案有無違 反前揭專利法第60條第3款所規定揭露不全之情事。再者 ，原告於原處分機關之2次面詢時，已提出根據本專利實 施之樣品，並向在場之審查委員解說其構造，當時並未見 任何一方爭執該樣品及系爭專利有何揭露不全之事情，故 實質上第60條第3款更本非原處分當時之主要爭點。 ⒍訴願決定認參加人已敘明系爭案有違前揭專利法第2條第1 款之規定，惟原處分機關卻以前揭專利法第2條第2款之規 定論斷。惟查「行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯 然錯誤，處分機關得隨時或依申請更正之」，行政程序法 第101條定有明文。原處分據上論結欄引用前揭專利法第2 條第2款之規定顯係筆誤，而應為同條第1款，此觀該處分 書理由中均係就第1款之事項為論斷即明。故此類顯然之 誤寫，本得透過更正程序即為已足，被告以此為撤銷原處 分之主要理由，實有未洽。被告在訴願決定中提到，參加 人於訴願階段又提出1件原告不曾於系爭案舉發事件的審 理過程中所知悉的引證案，亦即73年11月16日公告第0000 0000號發明專利案，而且參加人更意圖曲解原告為系爭案 所提出的更正內容，這些事關技術實體的系爭要點，原告 更應有權利提出技術反駁，但是，被告卻漠視原告依法有 表達意見的權利，訴願決定機關有違「行政機關就該管行 政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意」之行 政原則。
⒎就參加人訴稱原處分機關違反綜合比對方式論究系爭案之



進步性，設若參加人認為其所舉引證案確實足以影響到系 爭案的非顯而易見性，參加人理應可以在其舉發理由書與 舉發補充理由書內詳細陳述引證案如何組合之下就可以成 為系爭案所請裝置的技術意見來供原處分機關審查參考。 但是，參加人根本沒有就此來提出令人信服之舉發要點， 更遑論參加人所提引證案一、三、四與五根本與本案裝置 並無技術相關性。反觀原處分全文，原處分機關實已將參 加人所舉引證案的技術要點一一舉出來與系爭案進行技術 比對，方而作出無法由引證案技術組合而成之結論。由此 顯見，參加人不但將其舉證責任推諉至原處分機關，還指 摘原處分機關所為處分有瑕疵，實不足採。
⒏系爭案另1件約為同期發生的舉發事件，亦即由國際聯合 科技股份有限公司所提起的第000000000NO2號發明專利案 舉發事件，而在該件舉發事件中出現有3件引證案，即美 國專利第4,475,116號、美國專利第4,503,443號以及中華 民國專利公報公告第144477號，其中美國專利第4,475,11 6號即是參加人所提引的引證二。原告皆有就這兩件舉發 事件提出技術答辯，且這兩件舉發事件皆蒙原處分機關允 許而於同日舉行過兩次的面詢，因此，原處分機關對於系 爭案的技術特徵掌握，應係有用心瞭解，方能一一釐清各 造的系爭要點，並為這兩件舉發事件作出適法的處分。雖 然國際聯合科技股份有限公司亦不服原處分機關之處分而 有為第000000000NO2號發明專利案舉發事件，被告經審理 後作出維持原處分的決議。比對被告的兩份訴願決定內容 ，系爭事項都同樣涉及「原告所為更正是否涉及實質變更 」、「引證案是否會影響本案的新穎性與非顯而易見性（ 進步性）」，但是被告卻作出全然不同的決定，且如前所 述，被告明顯地偏頗於系爭案舉發事件的參加人所提出的 理由，更不用提被告完全漠視訴願法第28條第2項之規定 。
⒐被告主張並非自為舉發成立之決定，亦非責令原處分機關 應重為舉發成立之處分，且原處分機關重為審查後之處分 並不當然即對原告之權益有所影響，應無踐行通知原告參 加訴願之必要。惟查，原處分機關就本件發明專利舉發事 件，原係作成有利原告之處分，然該有利原告之處分既經 被告撤銷，原處分機關重為審查時，自非不無可能從實體 或程序作成不利於原告之處分。本件自舉發提出至原處分 機關作成舉發不成立審定，已歷時3年，且原告於審查過 程中多次提出書狀，甚至於2次面詢中均自其美國總公司 指派專人來台協助，其間所投入之時間及金錢，已相當可



觀。然因被告系爭訴願之決定，原告勢必再投入更多之時 間及費用，自難謂對原告之權益無影響。依被告歷來之審 查慣例，行政處分程序縱有瑕疵，惟其實體（內容）如係 正當，被告向依訴願法第79條第2項之規定維持原處分， 以兼顧實體正義及行政程序效能。被告撤銷原處分所持之 理由已涉及原處分機關是否已就參加人主張之法條進行實 質審查，以及有無訴願法第79條第2項之情事，被告就此 更應於作成訴願決定前，通知原告表示意見，以協助發現 真實，以作成正確之決定，並維護原告之權益。再者，訴 願法第28條第2項之規定，原係行政院草案所無，而係立 法院在委員會審查時所加，考立法者之目的即在於課予訴 願機關此一強制通知義務，此觀該條文所規範受理訴願機 關之通知義務係用「應」而非「得」即明。被告主張是否 通知原告參加訴願程序屬其裁量權範圍，應有誤會。依本 院91年度訴字第2552號及第3046號判決，多有因訴願決定 機關未踐行訴願法第28條第2項之通知義務而廢棄訴願決 定。
⒑按行政程序法第96條第1項第2款規定，行政機關就書面行 政處分負有說明理由之義務。行政處分以書面為之者，應 記載主旨、事實、理由及其法令依據。在上述規定中，所 謂行政處分依據之基礎事實及法令依據亦均係行政處分之 理由。故援引法條錯誤亦即違背理由說明義務亦屬訴願法 第79條第2項「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他 理由認為正當者，應以訴願為無理由」規定之適用範圍， 此一規定隱含承認在訴願程序中，訴願審理機關得以事後 之追補治癒原處分之瑕疵。因此經過事後理由之追補，行 政處分已獲治癒而不具違法性，故應以訴願無理由駁回之 。次按，經濟部訴願委員會向來之訴願決定認為，原處分 決定適用法條雖係不當，然決定結果並無二致之情形，應 適用訴願法第79條第2項之規定駁回訴願，有經訴字第092 06211950號決定、經（89）訴字第89085441號決定、經訴 字第09106132090號決定及經（87）訴字第8763155號決定 。經查，75年專利法第2條第2款係規定「有相同之發明核 准專利在先者」，惟參加人舉發所提出之引證案，無一係 引用國內任何1件核准在先之專利案，而形式上全屬於同 法第2條第1款所稱「申請前已見於刊物」之證據。原處分 機關於審定書中，已先一一詳述各引證案之性質（均屬刊 物）及公開時間，再一一說明各引證案不足以證明系爭專 利不具新穎性，故原處分機關已實質上審究參加人所主張 本件有舊專利法第2條第1款之情事，其據上論結欄雖將引



用法條誤植為同法第2條第2款，亦屬行政程序法第101條 所謂之顯然錯誤，且對結果之正確性並無影響，依訴願法 第79條第2項規定及被告歷來之審查慣例，被告以此為撤 銷原處分之依據，自有未洽。
⒒前揭專利法第60條第3項係規定「說明書或圖式故意不載 明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為 不可能或困難者」，此實務上向稱之為「揭露不全」。經 核准公告之專利如有前述揭露不全之情形，將無法透過專 利之更正或修正程序治癒該瑕疵，蓋專利之更正或修正， 係不准變更實質，如在更正程序中加入原專利中所無之必 要之事項，必涉及變更實質而不被准許。參加人固曾主張 前揭專利法第60條第3項揭露不全之情事，惟被告顯忽略 原告於舉發期間所申請之說明書、申請專利範圍及發明名 稱更正案，而此等更正案為系爭舉發案之優先審查事項， 如該更正符合專利法規定，即應以該最新版為舉發審查之 標的。倘不符規定，原處分機關仍應以之前所公告版本為 審查對象。又說明書或圖式之更正，不得超出原審定公告 時說明書、圖式所載之技術特徵內容或圖說所載之實質創 作內容。因而，若審查認定有所超出時，可謂變更實質， 其補充修正、更正即不合法；又此等補充修正、更正必須 有申請專利範過廣、誤記之事項或不明瞭之事項等情事之 一者始得為之。故原處分機關於審查系爭專利之更正案時 ，必定要先審查原說明書所揭露之申請專利標的、構成及 其實施必要技術內容、特點後，再進而比較更正版本所更 正之內容，與前述是否構成變更實質。如未變更實質，原 處分機關當必須進一步審查更正事項是否屬減縮申請專利 、更正誤記事項或補充不明瞭之記載。如亦屬其中之一， 即可准許該更正案。故原說明書是否存有未載明實施之必 要技術內容，當屬更正案審查之必然事項，原處分機關於 原處分理由中已開宗明義敘及系爭專利案所為之更正未變 更實質，且為申請專利範圍過廣及不明瞭之記載之更正， 實已一併審究參加人就舊專利法第60條第3項之爭執。 ⒓參在卷之面詢紀錄，二造已就揭露不全之問題充分辯論， 原告自美國派來之專家並當場操作專利樣品供審查委員及 參加人觀看，當時亦未見參加人爭執該專利品有不能實施 之問題。再者，原處分機關既已准許系爭案之更正，即表 示本案不存在揭露不全之問題（否則涉及變更實質），參 加人真正可爭執者，應是原處分機關准許本案更正是否適 法，其於原處分機關准許本案更正後，再事爭執揭露不全 之問題，顯無意義。事實上被告於本件舉發案訴願階段，



亦一併爭執本案之更正已變更實質而不應准許，然被告於 作成系爭決定前，已於系爭專利另案之舉發案中作成訴願 決定，並實質認定「系爭案之更正並未變更質實，並無訴 願人所指悖於審查基準或原核准申請專利之發明非屬相同 發明課題等情事」，依前述揭露不全與變更實質審查間之 關係，被告顯亦已一併實質認定系爭案並無揭露不全之情 事。在本件訴願決定中所應考量者，無非係行政效能之確 保、程序經濟之促進及對當事人權益之保障。參加人所爭 執揭露不全之問題，無非係認系爭專利申請專利範圍所記 載之第1部位或第2部分未於說明書或圖式記載，然原處分 機關於訴願時已陳明，此部分相同系爭案說明書內所記載 之支段（leg），對熟悉該項技術者而言，並無不同之處 。
⒔參加人指稱原處分機關將75年專利法第60條第3款與系爭 案舉發事件的審查程序中適用的90年10月24日總統令修正 公布的專利法第67條第1項混為一談。事實上，75年專利 法第60條係規定「可為主管機關撤銷專利權或第三人提出 舉發之條件」，而該法條第3款係針對說明書或圖式之記 載，亦即說明書或圖式若有故意不載明實施必要之事項， 或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，第 3人即可提出舉發。但是，在本件發明案申請當時，規範 說明書與圖式的揭露要件者，是75年專利法施行細則第10 條以及第10之1條之規定，而原告在89年5月6日所呈舉發 答辯理由書內即敘明「本件發明案有符合此等施行細則法 條對於說明書與圖式所為規定」，復於91年7月1日所呈舉 發答辯補充理由書內指明「本件發明專利案說明書之揭露 內容可以支持本案原始申請之申請專利範圍」之事實，因 此本件發明專利案根本沒有違反75年舊專利法第60條第3 款之規定。90年專利法第67條第1項是規定「發明專利權 人可以請求更正專利說明書及圖式之條件」，但不得變更 發明之實質，因此，此法條並非僅限程序從新，而需原處 分機關進行實體審查，亦即依實體從舊來審究發明專利權 人所請更正有無變更發明之實質。而針對此法條之規定， 原處分機關於89年7月10日公告有關「異議、舉發、依職 權審查」之基準（第9章），並於同年11月30日公告修正 第9章「異議、舉發、依職權審查」第2節第3項第㈡點以 及第4節第1項第5點之內容，復於同年12月14日公告有關 「說明書及圖式之補充修正、更正」之基準（第4章）。 因此，原處分機關准予原告所請更正，於法有據。 ⒕本件發明專利案更正後第4、5、10-12與19-20項請求項係



對應於原核准公告的第5、6、11-13與21-22項請求項，而 且這些請求項大體上僅有修正項次編號與請求標的之名稱 ，而沒有作界定內容的實體變更。再者，本件發明專利案 係於81年3月1日經核准公告，而後在90年4月2日提出申請 專利範圍之更正，參加人所引據的專利法施行細則條文， 在本件發明專利案核准公告之時以及提請更正之時並不存 在，何來適用？參加人引用上揭專利法施行細則條文所為 指駁，也明顯違反程序從新，實體從舊以及從新從優的法 律原則。第000000000N02號發明專利案舉發事件的舉發人 國際聯合科技股份有限公司，是專事生產印表機列印頭之 一知名廠商，而在該第2件舉發事件的審查過程中，該第2 舉發人從未表示本件發明專利案核准公告的申請專利範圍 或是更正後的申請專利範圍（特別是上述所指請求項）存 在有75年舊專利法第60條第3項所列揭露不全之問題。因 此，基於該第2舉發人是屬通曉本技術領域中相關技術者 ，若該第2舉發人都可據本件發明專利案的專利說明書來 產製與原告依據本件發明專利案所生產行銷的實品HP5162 6A型噴墨匣，具相容性之替代產品，參加人所爭執的揭露 不全之問題焉會存在？雖然該第2舉發人於訴願與行政訴 訟階段才提出「本件發明專利案更正後的申請專利範圍有 變更實質」之新主張，該第2舉發人所提新主張皆未為被 告與本院所採。
⒖依專利審查基準彙編來審視系爭案原核准公告的第5、6、 11-13與21-22項請求項或更正後第4、5、10-12與19-20項 請求項，原告要加以指明的是，上述系爭請求項是屬附屬 項，意在進一步敘明獨立項所請標的之次要技術特徵。據 此，若本件發明專利案的2個獨立項所請標的，亦即用於 噴墨筆之積蓄器裝置，可依據系爭案專利說明書的揭示來 實施者，上述系爭附屬項又怎會有欠缺發明說明支持的問 題？就參加人一再爭執的「本件發明專利案申請專利範圍 所記載之第1部位或第2部位」，原告已於舉發中指明它們 可為系爭案的專利說明書暨圖式所支持的具體根據所在， 而依據上揭專利審查基準原則，原處分機關即應會依形式 上觀察此等元件是否已載於發明說明中，而縱使所記載的 用語或有不一，只要不會造成兩者之間的對應關係不明確 ，即不會出現未記載於發明之說明中之問題。就此點，原 處分機關已於訴願時清楚表示，其審查認為參加人所爭執 的「第1部位與第2部位即相同於本件發明專利案專利說明 書內所述之支段（leg），對熟悉該項技術者而言，並無 不同之處」。這更可證諸於在第000000000N02號發明專利



案舉發事件之審查中，該案舉發人即是主張上述系爭附屬 項存在有顯而易見的問題，雖然該案舉發人此一主張亦非 正確。
⒗參加人除於第2次面詢紀錄第1點內提到「原告所提更正已 變更發明的實質內容，應不予受理更正」，並未敘明其認 為本件發明專利案所請更正為何有變更實質之任何具體事 由，迄至訴願階段以及行政訴訟階段，參加人始爭執系爭 案請求更正的申請專利範圍有變更實質，自屬原處分後所 提出之新爭點，而應無庸於本件訴訟中加以審究。更何況 ，本件發明專利案所請更正並無變更實質之具體事由，業 已於本院92年度訴字第4392號判決內闡釋，參加人此一指 駁，毫無可採。查參加人主張，與第000000000N02號發明 專利案舉發事件的舉發人國際聯合科技股份有限公司針對 系爭案所請更正有否變更實質而提出者，雷同處之高難以 想見，這不由得令人懷疑參加人與該案舉發人之間有何關 係。
⒘就參加人訴稱原處分機關違反綜合比對方式論究本件發明 專利案之進步性，查參加人本身在其舉發理由書與舉發補 充理由書內就沒有提出引證案如何組合之下就可以成為系 爭案所請裝置的技術意見來供原處分機關審查參考，參加 人即顯然已違反舉證之責，不應將舉證責任推諉予原處分 機關，並指摘原處分機關所為處分有瑕疵，參加人所言， 實不足採。反觀原處分，參加人在舉發審查程序中所提引 的證據，業經原處分機關詳加審酌，而被認定不論是個別 的證據或是證據的組合，都不足以達成系爭案之功效。因 此，參加人指摘原處分機關僅採單一比對而非綜合比對， 顯非事實。就參加人於訴願階段方提出的1件原告不曾於 系爭案舉發事件的審理過程中所知悉的引證案，亦即訴願 理由書附件2之73年11月16日公告第00000000號發明專利 案，這已屬原處分後所提出之新爭點，連被告都不在其訴 願決定內加以審究，更何況是在本件訴訟中。
 ⒙就參加人指駁原告在第1次面詢阻撓其對舉發補充理由及 證據進行陳述，如前述所提，原告是於面詢當日方知參加 人有提出舉發補充理由及新證據，要原告在不知全情之下 來回應參加人所提出的新舉發理由與新證據，對原告實不 公平。因此，原處分機關裁定，待收到舉發補充理由及新 證據後，原告應於期限內提出反證，並無參加人所稱陳述 機會極不對等之情事。再查，系爭案舉發事件審理過程中 所適用之專利法，為90年10月24日總統令修正公布之專利 法，惟該舊法中並無93年7月1日起施行的現行專利法第71



條第3項：「依第1項第3款規定更正專利說明書或圖式者 ，專利專責機關應通知舉發人」之規定。故原處分機關當 時之審查，係依90年10月24日總統令修正公布之專利法第 73 條之規定，即第54條及前條舉發案之處理，準用第42 條至第44條之1規定。在系爭案舉發事件審理過程中，原 處分機關不但有通知兩造進行2次面詢，並於當時有告知 參加人，原告有為本件發明專利案請求更正申請專利範圍 ，參加人即可以根據原處分機關於89年10月31日所修正頒 布的專利閱卷作業要點申請至局閱卷，再提舉發補充理由 。於是，就91年4月13日舉行的第000000000N02號發明專 利案舉發事件的面詢，該案之舉發人在同樣被告知更正之 情況下，即有主動向原處分機關提出閱卷請求，並於91年 6 月13日呈送舉發補充說明理由書以及新證據。因此，原 處分機關之審查行為並無違反適用時專利法之相關規定， 清楚可徵，故而此部分並未於訴願階段被被告所指摘。依 據行政程序法第105條第3項規定：「不於期間內提出陳述 書者，視為放棄陳述之機會」，參加人在原處分審定之前 不依法提出閱卷申請，然後針對原告所請更正再提出舉發 補充理由，即明顯自行放棄陳述之機會，自不應事後再指 摘原處分機關就此部分之審查違法。
　㈡被告主張之理由：
⒈按訴願乃屬行政體系內之救濟程序，受理訴願之上級機關 對下級機關所為之行政處分，得為合目的性及合法性之全 面監督。準此，原處分如有違法或不當，受理訴願機關均 應居監督地位予以審查。經查，原決定僅以原處分機關漏 未審酌系爭專利有無違反核准時（75年12月24日）專利法 第60條第3款規定，且援引法條錯誤，原處分難謂無瑕疵 ，爰將原處分撤銷，責由原處分機關於收受決定書後6個 月內重為審酌後，另為適法之處分。至於參加人所提之引 證資料可否作為證明系爭專利不具新穎性及進步性之論據 部分，被告尚未實質審查。
⒉次按新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利， 為前揭專利法第1條所明定。而對於獲准專利權之發明， 任何人認有違反當時專利法第1條至第4條或第60條第3、4 款規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從 而，系爭案有無違反核准當時專利法之情事而應撤銷其發 明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不 足以證明系爭案有違當時專利法之規定，自應為舉發不成 立之處分。經查，本件參加人雖於舉發理由書疏未引用系 爭案核准時舊專利法條文，惟其業於舉發補充理由書中陳



明，「舉發理由書所引用『專利法第19條』應為『舊專利 法第1條』，『專利法第20條第1項第2款』應為『舊專利 法第2條第1款』，『專利法第20條第2項』應為『舊專利 法第2條第5款』，『專利法第22條第3項』與『專利法第2 2條第4項』應為『舊專利法第60條第3款』，足見參加人 係以系爭專利違反核准時專利法（75年修正公布）第1條 、第2條第1、5款及第60條第3款之規定提起舉發，且為原 告所不爭執。是以，原處分機關倘認系爭專利無違反該等 法條規定之情事，自應依行政程序法第96條之規定，附具 理由作成舉發不成立之行政處分。
⒊經查，原處分機關雖於訴願時辯稱，系爭專利已將其主要 技術內容載明於申請專利範圍，原處分書理由第1項中亦 指出該更正後之申請專利範圍未變更實質，且為申請專利 範圍過廣及不明瞭記載之更正，因此更正後之系爭專利已 無違反核准時專利法第60條第3款之規定。惟查，原處分 書理由欄第10項末段之記載：「據上論結，系爭專利未違 反審定時應適用之專利法第1條、第2條第2、5款之規定， 爰審定如主文。」及綜觀原處分書全文，並無敘及系爭專 利無違反核准時專利法第60條第3款之規定，原處分難謂 無瑕疵。是以，參加人所訴原處分機關漏未審酌該部分， 並非無據。
⒋另參加人所提舉發證據計有3份國外期刊及5件國外專利， 且於舉發補充理由書結論段，敘明系爭專利有違核准時專 利法第2條第1款之規定，惟原處分卻以同法第2條第2款之 規定論斷，亦有未洽。
⒌按「訴願決定因撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益 者，受理訴願機關應於作成決定之前，通知其參加訴願程 序，表示意見。」固為訴願法第28條第2項所明定。惟查 ，本件係因原處分機關漏審及援引法條錯誤，被告乃將原 處分撤銷，責由原處分機關於收受決定書後6個月內重為 審酌後，另為適法之處分。是被告並非自為舉發成立之決 定，亦非責令原處分機關應重為舉發成立之處分，且原處 分機關重為審查後之處分並不當然即對原告之權益有所影 響，因此，本件被告所為之撤銷原處分之訴願決定，尚難 謂已足以影響原告之權益，應無踐行通知原告參加訴願之 必要。
⒍復按「受理訴願機關依職權或依申請調查證據之結果，非 經賦予訴願人或參加人表示意見之機會，不得採為對之不 利之訴願決定之基礎。」固為訴願法第67條第3項所規定 。惟查，被告尚未對本件舉發事件為實質審查，且非援引



參加人訴願階段提出之引證案，作為對其不利之訴願決定 ，自無漠視其表示意見之權利，併予陳明。
⒎參加人係以系爭專利有違核准時專利法第1條、第2條第1 、5款及第60條第3款規定，向原處分機關提起舉發。是以 ，原處分機關倘認系爭專利無違反該等法條規定之情事， 自應依行政程序法第96條之規定，附具理由作成舉發不成 立之行政處分。惟綜觀原處分書全文，並無敘及系爭專利 無違反核准時專利法第60條第3款之規定，且原處分書理 由欄第10項末段明確記載「據上論結，系爭專利未違反審 定時應適用之專利法第1條、第2條第2、5款之規定，爰審 定如主文」，實有漏未審酌之違法，自應由被告直接撤銷 原處分，並命令為適法之處分。雖原處分機關於訴願時表 示「系爭專利已就於舉發理由將其主要技術內容載明於申 請專利範圍，本局之處分理由第1項中亦指出該更正後之 申請專利範圍未變更實質，且為申請專利範圍過廣及不明 瞭記載之更正。因此更正後之系爭專利已無舉發理由所稱 違反專利法第60條第3款之規定」等語。然對外發生法律 效果之行政處分，與屬機關間內部公文之訴願答辯書性質 迥異，所產生之法律效果亦屬不同，自無以答辯書代替行 政處分之餘地，顯與訴願法第79條第2項規定有間，難謂