臺北高等行政法院判決
92年度訴字第03652號
94
原 告 喜多納企業有限公司
代 表 人 甲○○（董事長）
訴訟代理人 龍雲翔律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人 戊○○
參 加 人 英商‧日本喜多公司
代 表 人 乙○○
訴訟代理人 丙○○
丁○○
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國92年6
月9日經訴字第09206212400號訴願決定，提起行政訴訟。本院判
決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
緣原告喜多納企業有限公司於民國（下同）91年5月22日以 「喜多納Hitonaヒトナㄧ」商標作為註冊第980474號「新世 紀喜多納New Wcentury Hitonaヒトナㄧ」商標之聯合商標 ，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表 第五類之中藥、西藥、鈣片、維他命、棉花、棉花棒、嬰兒 奶粉等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告准 列為審定第0000000號聯合商標（雖依92年11月28日施行商 標法第80條規定：自該修正施行之日起已註冊之聯合商標視 為獨商標，但以下仍稱系爭聯合商標，如附圖一），嗣參加 人英商‧日本喜多公司以該審定聯合商標有違商標法第36條 、第37條第7、12款之規定，對之提起異議，經被告審查， 以92年3月12日中台異字第920092號商標異議審定書為系爭 聯合商標之審定應予撤銷之處分，原告不服，提起訴願，旋 遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
本案爭點集中於系爭聯合商標是否違反商標法第36條之規定 ，茲提出系爭聯合商標未違反商標法第36條之理由：㈠、查二造商標並非相同或近似，自無首揭法條之適用：１、系爭聯合商標與據以異議註冊第547599、622009、680521、 778036、812554、942595、0000000號（下稱據以異議商標 ，如附圖二）商標：
⑴、系爭聯合商標與註冊第547599號商標：查系爭聯合商標係由 中文「喜多納」及外文「HITONA」所組成，而其中文「喜多 納」為原告名稱之特取部份，外文「HITONA」則係依中文「 喜多納」音譯之英、日文。而註冊第547599號商標，係由袋 鼠圖及中文「台灣喜多」所組成，與系爭聯合商標相較，據 以異議商標之袋鼠圖大小係文字之二倍大，予人寓目印象即 此袋鼠圖，而構成此商標之主要部份，由此即顯見二造商標 之主要部分，一為圖形，一為中文及英文，並無構成近似之 可能。
⑵、系爭聯合商標與註冊第622009號商標：第622009號「喜多康 貝舒」商標，皆係單純之中文「喜多康貝舒」所構成，與系 爭聯合商標相較，二者雖俱有「喜多」二字，然前者尚有中 文「康貝舒」，後者則有中文「納」及英文「HITONA」可供 區別。
⑶、系爭商標與註冊第680521號商標：第680521號「台灣喜多 333」商標，係由中文「台灣喜多」並於其後緊接數字「333 」所構成，與系爭聯合商標相較，二者雖俱有「喜多」二字 ，然前者尚有中文「台灣」二字及數字「333」，後者亦有 一「納」字及英文「HITONA」可供區別。⑷、系爭聯合商標與註冊第778036、812554、942595、0000000 號商標：
①、按行政程序法第6條規定行政法之「禁止差別待遇原則」， 意指行政權之行使，不論於實體上或程序上，對相同事件即 應為相同處理，非有合理之正當理由，不得為差別待遇。如 均明揭斯旨，因此若行政處分有意作不公平之差別待遇，致 損失特定當事人之權益，即有權力濫用之違法，得以行政訴 訟請求救濟。
②、「喜多」為一弱勢商標，無形成商標主要部分並據以與他商 標比較近似程度之可能：按依被告頒布之商標手冊2-4-2項 下三、㈡、4所載，所謂之商標「主要部分」，是指「商標
中具有識別他我商品之部分而言」。亦指圖樣中在「外觀」 、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標 誌整體形成核心印象之部分而言。「喜多」之文字本身具有 暗示「歡喜特別多」之廣泛意義，且目前國內廠商亦因該詞 彙之隱含意義而喜愛取其為商標名稱，已成為一弱勢商標， 則衡之目前社會現況，「喜多」二字應無形成商標核心印象 之可能，因此無法成為商標之主要部分，且依前揭禁止差別 待遇原則，亦不可因本案二造商標皆有「喜多」二字即認定 為近似，此有相同案情之改制前行政法院80年判字第964號 判決可稽。
③、另，不得因二造商標具有「喜多」二字即認定二造商標為近 似之主張，亦可由以下情形可證：註冊第147734號「台灣喜 多」、第299618號「泰灣喜多」、第973267號「金喜多福」 、第842671號「金喜多壯」商標皆指定使用與系爭聯合商標 相同之奶嘴、奶瓶等商品，均經被告核准，而未經被告以「 因與系爭商標有相同之中文『喜多』二字，與系爭商標構成 近似」為由，予以核駁。註冊第680521號「台灣喜多333」 及註冊第622009號「喜多康貝舒」商標，申請人皆係參加人 ，雖註冊第622009號「喜多康貝舒」商標已移轉第三人，然 該二件商標申請及移轉前之申請人及專用權人皆為參加人， 復均指定使用於奶嘴、奶瓶等嬰兒用品，且皆有「喜多」二 字，而分別經被告核准註冊為正商標，而非正、聯合商標之 關係。由以上情形更可證明：「喜多」二字為一弱勢商標， 只要有其他足以區別之處，即非屬近似之商標，亦無形成商 標核心印象而與他商標構成近似之可能，且依前揭禁止差別 待遇原則，不得因二造商標俱有「喜多」二字即認定二造商 標為近似。
④、有關二商標皆有相同之文字，經被告及本院認定非近似之案 例，更足證本案不得因二造商標皆有「喜多」二字即認定為 近似：
Ａ、被告中台評字第H00000000商標評定書：註冊第888081號「 華達本田王HDBTW」商標，與據以評定之註冊第22362號「本 田」商標，二者中文部分繁簡有別，非屬近似。Ｂ、本院89年訴字第2103號判決：審定第108133號「麥得堡」服 務標章與據以異議第9464及94795號「美琳吉得堡」服務標 章不近似。
⑤、申言之，由主管機關一貫之見解可知：不得因二商標皆有相 同之文字即認定為近似商標，仍應以通體觀察之方式判斷， 故被告以系爭聯合商標與據以異議商標因均有相同之「喜多 」即主張二商標構成近似，實有違誤。
２、系爭商標與據以異議註冊第203673、205056、205080、 206875、209581、221995、265151、705482、793179、 817207、856163「喜多」、520221「台灣喜多」、547599「 台灣喜多及圖」、622009、633946、639442、643230「喜多 康貝舒」、680521「台灣喜多333」號商標之部份，並非相 同或近似，已如前述。
㈡、參加人以本案據以異議商標對原告審定第0000000號「新喜 多納New Hitona」商標另案提起異議，引用與本案相同之法 條，經被告作成二造商標不近似之處分。因此，基於相同案 例應為相同處分之原則，本案亦應為相同之處分。被告未審 及該案與本案案情類似，於本案具有重要參考價值，即以案 情有別一語否定，實有忽略行政法上一般法律原則之平等原 則。參加人於異議時引用被告中台評字第H00000000號商標 評定書主張二造商標近似，惟查，該案已經原告向本院提起 行政訴訟，該處分尚未確定，自不得援引為對參加人有利之 證據，被告未於原處分書加以指摘，應有理由不備之違誤。㈢、末查，原告於81年4月8日經核准設立，於87年即經行政院衛 生署許可進口系爭聯合商標藥品，並大量於廣播電台託播廣 告，於報紙刊登廣告，製作精美型錄及外包裝行銷系爭聯合 商標商品，相關事業及消費者皆早已對系爭聯合商標有深刻 之印象，並已頗具顯著性，並無使消費者構成混淆誤認之虞 ，因此，並無違反商標法第36條之規定。綜上所陳，系爭聯 合商標與據以異議商標於異時異地隔離觀察，並無引起混同 誤認之虞，而無商標法第36條之適用。
二、被告主張之理由：
查本件系爭聯合商標圖樣上之中文「喜多納」，與參加人據 以異議之註冊第0000000號「喜多」商標圖樣中文「喜多」 相較，二者均有相同之起首中文「喜多」，易引人衍生同一 系列品牌之聯想，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際 ，有使普通知識經驗之商品購買人產生混同誤認之虞，應屬 構成近似之商標。又二者復均指定使用於藥用喉片、鈣片、 維他命、靈芝膠囊等同一或類似商品，且前者之申請註冊日 期為91年5月22日，較後者之申請註冊日期89年8月28日為晚 ，自有違商標法第36條之規定。至原告主張「喜多」之文字 具有暗示「歡喜特別多」之意義，國內廠商以之取為商標獲 准註冊者多有乙節，查其所舉之併存案例，或其所指定使用 之商品與本件不同，或業已到期消滅，或被處分撤銷，另被 告中台異字第910905號商標異議審定書等所為之認定，核其 商標圖樣有別，案情各異，尚難比附援引執為有利之論據。 又本件商標既應依商標法第36條之規定撤銷其審定，其是否
尚有違反同法第37條第7、12款之規定，自無庸審究，併予 敘明。綜上論述，被告原處分，洵無違誤，原告之訴應予駁 回。
三、參加人主張之理由：
本案之爭點，在於兩爭商標是否構成近似，系爭聯合商標之 審定是否違反異議審定時商標法第36條之規定。㈠、查，據以異議之第0000000號商標係以單純之中文「喜多」 所構成，與系爭聯合商標之中文「喜多納」相較，均有引人 注目之中文「喜多」二字，應屬近似之商標，復均指定於同 一或類似商品，自有違首揭條款之規定：
系爭聯合商標圖樣係由直書之中文「喜多納」及橫書之外文 「Hitonaヒトナㄧ」所組成，其圖樣之中文與英日文，直、 橫書寫各自獨立，尚非不得分別審究。其中文部分「喜多納 」之中文末字「納」，為一般藥品或衛生醫療補助品之習慣 上通用名稱，歷年來各大藥廠之藥品、衛生醫療補助品類商 標有中文「納」字者不勝枚舉，如註冊第87910號「愛多蒙 納ATOMONASE」商標、註冊316971號「貝咳華納」商標、註 冊第356215號「敏納VINNA」商標、註冊第397420號「添不 納TANPURA」商標、註冊第507915號「葡勝納」商標、註冊 第519308號「CHAVANA夏梵納」商標、註冊第544287號「腎 補納」商標．．．等等。所以一般常將「納」字作為藥品名 稱之後，作為藥品名稱之說明。既然「納」字已廣泛使用於 藥品、衛生醫療補助品，則系爭聯合商標以之作為商標圖樣 之一部分指定使用於「中藥、西藥、．．．」等等商品，實 不足以使一般消費者認識其為表彰商品來源、信譽之標誌， 自不足憑為判斷商標近似之主要部分，本件系爭聯合商標主 要部分應為「喜多」二字。故，系爭聯合商標與據以異議之 第0000000號「喜多」商標相較，其主要部分之中文「喜多 」二字相同，異時異地隔離觀察之際，在外觀、讀音上，有 使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，復二者均指定使 用於鈣片、維他命、棉花、棉花棒、嬰兒奶粉等同一或類似 商品，且系爭聯合商標之申請註冊日期為91年5月22日，較 據以異議商標之申請註冊日期89年8月28日為晚，自有違首 揭法條之規定。
㈡、又，類似本案，判定「納」字或其它習用之名稱，非為判斷 商標近似之主要部分之案例，在此舉二件法院裁判供參酌。 特別是第一件案例，為原告所有之審定第0000000號「新喜 多納New Hitona」商標，其中文之前後分別附加中文「新」 、「納」二字，仍然遭判定與參加人所有之第943320號「喜 多」商標構成近似，何況本件系爭聯合商標之中文為「喜多
納」三字，更易與據以異議商標造成消費者混淆之近似商標 。相關案例有本院92年度訴字第430號、最高行政法院77年 度判字第2243號判決可稽。
㈢、附帶一提，於原告於81年3月23日設立前，參加人前手臺灣 喜多股份有限公司，早於原告設立之前，自72年起即向被告 申准取得註冊第203673、622009、639442號「喜多」、「喜 多康貝舒」、「台灣喜多」等多件商標，並持續大量廣告。 故，原告之公司名稱及其所申請註冊之商標均有抄襲參加人 據以異議之著名「喜多」系列商標之嫌。至於原告所舉其他 併存商標，核其案情與本案有別，基於商標審查個案拘束原 則，自不能比附援引，執為本件系爭聯合商標應准註冊之論 據。歷年來，不乏因與參加人及前手臺灣喜多股份有限公司 之著名「喜多」系列商標構成近似，指定於同一或類似商品 ，甚至不類似之商品，仍遭撤銷者。足證據以異議商標之中 文「喜多」具有強烈之商標識別性，其案例如下：中台異字 第860524號商標異議審定書；中台評字第900085號商標評定 書；中台評字第890383號商標評定書；經訴字第 09306211260號訴願決定書影本，其系爭商標為：審定第 0000000號「蓓親喜多兒」聯合商標；經訴字第09306211240 號訴願決定書影本，其系爭商標為：審定第0000000號「蓓 親喜多兒」聯合商標；經訴字第09306214510號訴願決定書 影本，其系爭商標為：審定第0000000號「寶貝親喜多兒」 商標。由前述案例之系爭商標，其中文分別有5字或6字，仍 遭判定與據以異議「喜多」商標構成近似，足資證明據以異 議商標之中文「喜多」具有強烈之商標識別性。而本件系爭 聯合商標之中文主要部分與據以異議之著名「喜多」商標有 相同之「喜多」二字，難謂毫無使消費者產生混同誤認之虞 ，應屬近似之商標。綜前所陳，系爭聯合商標與據以異議商 標為近似之商標，違反首揭條款之規定。
理 由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊 商標者」，不得申請註冊，又按「二人以上於同一商品或類 似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申 請者註冊」分別為異議審定時商標法第36條前段及第37 條 第12款所明定，該二條文均係先申請原則之規定（現行法已 合併納入第23條第13款規定），是以上開條文之適用均以兩 商標圖樣構成近似為前提要件；而衡酌商標是否近似，以具 有普通知識、經驗之一般商品購買人於購買時施以普通所用 之注意，有無混同誤認之虞判斷之。同法施行細則第十五條 第一項亦定有明文。又「商標之近似與否，應隔離觀察以為
判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，然異地異時 各別觀察則不易見者，仍不得不謂為近似，故凡商標無論在 外觀上、名稱上或觀念上，其主要部分近似，有足以惹起混 同誤認之虞，而其他附屬部分雖不近似，仍不得不謂為近似 之商標」、「商標之是否近似應總括其全部以隔離的觀察認 定其有無混同或誤認之虞以為斷」、「構成商標之圖形文字 ，總括其各部分從隔離的觀察其全體之外觀上，苟易發生混 同誤認者，固屬近似，若其主要部分於異時異地各別觀察， 無論在外觀上、名稱上或觀念上有足以引起混同誤認之虞時 ，亦係近似，而其附屬部分之有無顯著差異則非所問」、「 判斷兩商標是否近似，自應就各商標之主要部分隔離觀察， 以辨其是否足以引起混同誤認之虞」，改制前行政法院二十 六年判字第二○號、二十六年判字第四八號、三十年判字第 一○號及四十八年判字第八十一號判例分別著有明文。故判 斷兩商標是否近似，除總括其全部以隔離的各別觀察認定二 者有無混同誤認之虞外；如其商標圖樣中某部分特別突出呈 現為主要部分者，則應就該商標之主要部分異時異地隔離各 別觀察，以辨其與另一商標是否足以引起混同誤認之虞。二 者無論在外觀、讀音或觀念上有一近似者，即為近似之商標 。而所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設 色等近似，有產生混同誤認之虞者；商標之讀音有無混同誤 認之虞，應以連貫唱呼為標準；觀念近似則指商標圖樣之實 質意義有產生混同誤認之虞者。再「商標法上所謂文字當然 包括字之各體，自不能以字體正、草、大、小及排列方法相 異而視為文字不同，其有以外國文字用於商標者，亦應視為 文字，不能認為商標法所稱之記號」，則為改制前行政法院 二十三年度判字第二十八號判例所明示。
二、經查，系爭審定第0000000號「喜多納Hitonaヒトナ 〡」聯合商標圖樣上之中文「喜多納」，與據以異議註冊第 0000000號「喜多」聯合商標圖樣上之中文「喜多」 相較，二者均有相同之起首中文「喜多」，易引人衍生同一 系列品牌之聯想，於異時異地隔離觀察及交易時連貫唱呼之 際，有使具有普通知識經驗之商品購買人產生混同誤認之虞 ，應屬構成近似之商標；又二者復均指定使用於藥用喉片、 鈣片、維他命、靈芝膠囊等同一或類似商品，且前者之申請 註冊日期為九十一年五月二十二日，較後者之申請註冊日期 八十九年八月二十八日為晚，自有違首揭法條之規定，被告 乃為系爭聯合商標之審定應予撤銷之處分，並無不合。三、原告起訴意旨略謂：二造商標並非相同或近似，系爭聯合商 標未違反商標法第36條規定。「喜多」為一弱勢商標，無形
成商標主要部分並據以與他商標比較近似程度之可能。且由 主管機關一貫之見解可知，不得因二商標皆有相同之文字即 認定為近似商標，仍應以通體觀察之方式判斷。故基於相同 案例應為相同處分之原則，本案應為相同處分。況相關事業 及消費者皆早已對系爭聯合商標有深刻印象，並已頗具顯著 性，並無使消費者構成混淆誤認之虞云云。
四、本院判斷如下：
㈠、系爭聯合商標圖樣係由直書之中文「喜多納」及橫書之外文 「Hitonaヒトナㄧ」所組成，其圖樣之中文與英日文，直、 橫書寫各自獨立，中文部分自得與外文部分分別審究。經查 ，系爭商標之中文末字「納」，為藥品、衛生醫療補助品之 習慣上名稱，歷年來各大藥廠產製之藥品、衛生醫療補助品 類商標有中文「納」字者不勝枚舉，如註冊第八七九一Ｏ號 「愛多蒙納ATOMONASE」商標、註冊三一六九七一號「貝咳 華納」商標、註冊第三五六二一五號「敏納VINNA」商標、 註冊第三九七四二Ｏ號「添不納TANPURA」商標、註冊第五 Ｏ七九一五號「葡勝納」商標、註冊第五一九三Ｏ八號「 CHAVANA夏梵納」商標、註冊第五四四二八七號「腎補納」 商標、註冊第六七六九三○號「妙納」商標、註冊第七一九 一一三號「洛意納」商標、註冊第八○二九四○號「普格納 」商標、註冊第八四二九○九號「奇納」商標等等，此有參 加人所提商標公報及明細表附本院卷可稽（起訴狀附件六） ，足見「納」字已廣泛使用於藥品、衛生醫療補助品，則以 之作為商標圖樣之一部分指定使用於中藥、西藥、胃藥．． ．等等商品，其識別性甚為薄弱，實不足以憑為判斷商標近 似之主要部分。而「喜多」二字則為獨特性用語，具有強力 識別性，故系爭商標中文之主要部分應為「喜多」二字。㈡、據以異議註冊第九四三三二○號「喜多」商標純以中文「喜 多」構成，與系爭商標中文之主要部分「喜多」相同；兩造 商標圖樣相較，其主要部分既均有相同之中文「喜多」二字 ，於異時異地隔離觀察之際，在外觀或讀音上，即難謂無使 人產生混同誤認之虞，觀念上亦有可能使消費者誤解其為出 於同一來源之系列商標，應屬近似之商標。
㈢、再查，系爭審定第0000000號「喜多納Hitonaヒトナ ∣」聯合商標之申請日期為九十一年五月二十二日，其圖樣 係由中文「喜多納」，下置經設計之外文字「Hitona」、「 ヒトナ∣」所組成，據以異議註冊第0000000號「喜 多」聯合商標之申請日期為八十九年八月二十八日，其圖樣 係由中文「喜多」二字所構成，二者相較，前者之申請註冊 日較後者為晚，且圖樣上之中文其起首均為相同之「喜多」
二字，於異時異地隔離觀察或匆促交易時連貫唱呼之際，難 謂無使具有普通知識經驗之相關消費者產生混淆誤認之虞， 應屬構成近似之商標；又二者復均指定使用於鈣片、維他命 、棉花、棉花棒、嬰兒奶粉等同一或類似商品，應有首揭法 條規定之適用，
㈣、本件系爭聯合商標既應依異議審定時商標法第36條規定即第 37條第12款規定撤銷其審定，則據以異議商標是否著名而另 有違同法第三十七條第7款之規定，即毋庸審究。至於被告 及訴願決定書均誤以為第37條第12款規定與36條規定係二不 同構成要件條文，而於理由中提及毋庸審究第12款部分，與 本判決見解不同，附此敘明。
㈤、至原告列舉多件含有「喜多」二字商標併存註冊案例，以及 原處分機關九十一年八月二十八日中台異字第九一０九０五 號商標異議審定書，認原處分機關有審查不一致乙節，經核 所舉案例其圖樣與本件有別、案情各異，且基於商標審查個 案拘束原則，自不得援引比附，執為本件有利之論據，併予 指明。
五、從而，被告依首揭規定，為系爭聯合商標之審定應予撤銷之 處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維 持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 3 月 11 日 第 五 庭 審 判 長 法 官 張瓊文
法 官 黃清光
法 官 劉介中
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 94 年 3 月 11 日 書記官 黃明和
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