臺灣臺中地方法院民事判決 九十三年度智簡上字第四號
上 訴 人 晨旭企業有限公司
兼
法定代理人 甲○○
上 訴 人 凱達利企業有限公司
法定代理人 乙○○
共 同
訴訟代理人 王叔榮 律師
魏其村 律師
上 訴 人 文德光學股份有限公司
法定代理人 丙○○
訴訟代理人 楊祺雄 律師
複 代理人 蘇燕貞 律師
右當事人間請求損害賠償（專利權）事件，兩造對於民國九十三年八月十二日本院臺
中簡易庭九十二年度中簡字第一六六四號第一審判決各自提起上訴，經本院於民國九
十四年五月二十日言詞辯論終結，判決如左：
主 文
兩造上訴均駁回。
第二審訴訟費用由兩造各自負擔。
事實及理由
壹、上訴人文德光學股份有限公司（以下簡稱原審原告或文德公司）方面： 上訴人起訴主張略以：文德公司為我國新型第一七三二八二號專利（下稱系爭專 利）之專利權人，對造上訴人（以下指稱對造上訴人全體時，簡稱原審被告）晨 旭企業有限公司（以下簡稱晨旭公司）、晨旭公司之法定代理人甲○○及凱達利 企業有限公司（以下簡稱凱達利公司）均未經原審原告同意擅自製造、販售與系 爭專利範圍實質相同之「中樑前掛式眼鏡」（以下簡稱被控物件），侵害原審原 告之專利權，爰依專利法及民法侵權行為相關法律規定，請求判命晨旭公司、甲 ○○連帶給付上訴人新台幣（下同）二十萬元，凱達利公司給付上訴人二十萬元 ，並各自原審起訴狀繕本送達對造之翌日起，均至清償日止，按法定利率即年利 率百分之五計算之利息。原審僅判准上訴人請求損害賠償金額其中十六萬一千五 百零七元及利息，惟上訴人所受損害遠大於此，從而提起上訴，並聲明求為判決 ：
一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴及該部分假執行之聲請均廢棄。二、對造上訴人晨旭公司及甲○○應再連帶給付上訴人三萬八千四百九十三元，凱達 利公司應再給付上訴人三萬八千四百九十三元，並各自原審起訴狀繕本送達對造 之翌日起，均至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。三、駁回對造之上訴。
貳、上訴人晨旭公司、甲○○、凱達利公司（原審被告）方面： 均抗辯略以：係經訴外人胡春花（我國新型第一七三五九七號專利權人）授權製 造、販賣被控物件，故並未侵害對造上訴人之專利，並聲明求為判決：
一、原判決不利於上訴人部分廢棄。
二、右廢棄部分，駁回對造在第一審之訴。
三、駁回對造之上訴。
叁、本件兩造不爭執，本院據以為本件判決之基礎事實如左：一、文德公司為我國新型第一七三二八二號專利（即系爭專利）之專利權人，專利權 期間自民國八十七年六月一日起至九十八年九月五日止（見原審卷㈠第十二頁專 利證書），申請日為八十六年九月六日。
二、訴外人胡春花為我國新型第一七三五九七號專利之專利權人，專利權期間自九十 年五月二十八日起至九十九年十二月一日止（見原審卷㈠第一七一頁專利證書） ，申請日為八十七年十二月二日。
三、晨旭公司銷售（其上標示「ＵＰⅢ」）及凱達利公司銷售（其上標示「ＥＺＣＬ ＩＰ」）中樑前掛式眼鏡（即被控物件），均係經訴外人胡春花授權製造、販賣 （見晨旭公司提出，附於原審㈠卷第一七二頁專利產品銷售代理權同意書及凱達 利公司提出，附於本院卷內之專利授權契約書）。四、文德公司送國立中正大學（以下簡稱中正大學）鑑定（以下簡稱報告㈠）之三副 眼鏡，分別屬於文德公司（其上標示「ＥＡＳＹＣＬＩＰ」）及對造所有。且均 係依各自（即第一、二項所示）之專利權而實施，未逾專利權申請範圍。五、原審送財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）鑑定（以下簡稱報告㈡）之 三副眼鏡，分別屬於文德公司（其上標示ＥＡＳＹＣＬＩＰ）及對造所有。且均 係依各自（即第一、二項所示）之專利權而實施，未逾專利權申請範圍。六、晨旭公司及凱達利公司舉發文德公司系爭專利不成立（見原審卷㈡第五六頁，舉 發審定書：發文字號00000000000號）；訴外人李怡萱舉發文德公司 系爭專利不成立（見原審卷㈠第一七七頁，舉發審定書：發文字號000000 0000號）。
七、訴外人陳珊綺舉發訴外人胡春花如第二項所示專利不成立（見本院卷被告九十三 年十一月三十日附上證二，舉發審定書：發文字號00000000000號） 。
八、凱達利公司自承九十一年間外銷至國外產品，總金額為美金九千三百六十元，進 價為銷價之二分之一。
九、文德公司曾於九十一年十一月二十日委託聖島國際法律事務所分別發排除侵害通 知函予對造（見原審卷㈠第三六頁、第四十二頁律師函）十、文德公司發函後，本件起訴前，於九十一年十二月十一日，晨旭公司經檢察官搜 索扣得標示「ＵＰⅢ」中樑前掛式眼鏡一千零五十九副，凱達利公司扣得標示「 ＥＺＣＬＩＰ」眼鏡四百八十四副、半成品四十七副。肆、兩造爭執事項：
一、被控物件是否侵害文德公司之系爭專利？報告㈠、報告㈡是否可採？二、晨旭公司所販售之被控物件為訴外人胡春花授予銷售代理權，凱達利公司則是經 訴外人胡春花授權製造並販賣，是否因此即非屬不法侵害文德公司系爭專利之行 為？
三、如有侵害，究屬故意或過失？有無專利法第一百零八條準用同法第八十五條第三
項規定（酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍）之適用？四、原審酌定之損害賠償金額（十六萬一千五百零七元）是否妥適？伍、原審被告於準備程序終結後，言詞辯論期日前始提出凱達利公司自行委託臺灣省 機械技師公會所作專利侵害鑑定報告（以下簡稱報告㈢），本院是否應予審酌？一、按未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論 時，不得主張之：．．．。民事訴訟法第二百七十六條第一項定有明文。二、原審被告於本院準備程序終結後，言詞辯論期日前（九十四年五月十一日，見本 院收件章）提出報告㈢，文德公司主張依前開規定應已生失權效，原審被告則主 張應符合前開法條除外規定，即同條項第二款「該事項不甚延滯訴訟」，仍可供 本院參酌。
三、本院於原審被告提出報告㈢後，仍於當日言詞辯論終結，足認原審被告主張其所 提出之該事項不甚延滯訴訟，尚屬可採，從而，本院仍應審酌報告㈢是否可採。陸、得心證之理由：
一、關於被控物件是否侵害系爭專利？報告㈠、㈡、㈢何者可採？何者不可採？㈠、按所謂新型之意義，指利用自然法則之技術思想，對物件之形狀、構造或裝置之 創作或改良，專利法第九十三條定有明文。是新型專利著重於物件之形狀、構造 或裝置之改變，並具有特定之功能而言，係介於發明專利與新式樣專利間之專利 。判斷是否侵害專利權之前提，在於認定專利權範圍。而解釋專利權範圍之學說 ，有中心限定主義、周邊限定主義及折衷主義。本件原審原告主張原審被告之侵 權行為發生在九十一年至九十二年間，是以應適用當時施行之專利法即九十二年 二月六日修正前之專利法相關規定，此合先敘明之。依當時專利法第一百零五條 準用同法第二十五條第一項、第三項之規定，申請新型專利，由專利申請權人備 具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。前開之說明書 ，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容 、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容，並可據以實施。修正前之同法 第一百零三條第二項規定，新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準 ，必要時，得審酌說明書及圖式。從而，依據我國修正前之專利法規定，應認我 國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義。㈡、本院參考兩造所不爭執之「專利侵害鑑定要點」〔按此一要點原名稱為「專利侵 害鑑定基準」，八十五年出版，（以下簡稱「鑑定基準」），依經濟部智慧財產 局（以下簡稱智財局）九十三年十月五日智專字第0931230017-0號函，已自該日 起停止適用，惟智財局將依前開鑑定基準修正完成之「專利侵害鑑定要點（草案 ）」（以下簡稱「鑑定要點」），移請司法院辦理後續相關事宜，並已由臺灣高 等法院將此鑑定要點以院信文速字第0930107665號函檢送各法院參考〕。所定之 鑑定流程，概述本院認為可採用之鑑定流程如下：專利侵害之鑑定流程分為兩階 段：１、解釋申請專利範圍；及２、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。 比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：１、解析申請專利範圍 之技術特徵，２解析待鑑定對象之技術內容，３、基於全要件原則（ all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文 義讀取」⑴、若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（
reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等 論」①、若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範 圍。②、若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（ 文義）範圍。⑵、若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等 論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍⑶、若待鑑定對象不符合「文 義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」（doctrine of equivalents）４、基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」⑴、 若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。⑵、 （本段為「禁反言」及「先前技術阻卻」之分析，因原審被告未為此抗辯，故予 省略）。⑶、若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「 先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。〔參照「鑑定 要點」下篇專利侵害之鑑定原則，壹、發明（或新型）專利侵害之鑑定原則，第 二章鑑定流程，第一節鑑定流程概述〕。至於報告㈠、㈡、㈢，雖均依「鑑定基 準」所為，惟查，「鑑定基準」與「鑑定要點」二者之鑑定流程（參「鑑定要點 」第二十九頁鑑定流程圖與「鑑定基準」第十一章第三頁之圖相同）、方法（參 「鑑定要點」第三十頁，第三章鑑定方法與「鑑定基準」第八章專利侵害理論之 運用，二者內容亦大致相同），並無太大差異，且均僅供法院參考，並無拘束力 ，是以不因報告所依據不同，即概認其不可採。㈢、原則定義及說明：
１、全要件原則：
所謂「全要件原則」，係指「系爭專利」請求項中每一技術特徵完全對應表現（ express）在被控物件中，包括文義的表現及均等的表現（參「鑑定要點」第二 十八頁）。
２、文義（literally）讀取（read on）： 係確認經合宜解釋後「系爭專利」申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完 全對應表現在被控物件中。（參「鑑定要點」第三十八頁）。在此須附帶說明者 為鑑定報告中常使用之用語「落入」（fall within），其實係與「讀取」不同 之分析方式。「落入」係指被控物件，落入「系爭專利」範圍之所有限制條件所 圍組而成之權利範疇內，乃運用「集合論」解讀；「讀取」則係將「系爭專利」 之限制條件（技術特徵或必要元件）「讀至（到）」被控物件之上。近年來所普 遍採行者為「讀取」原則，其原因為較為直接且具體〔參羅炳榮著，工業財產權 論叢「專利侵害與迴避設計篇」（以下簡稱「羅著論叢」），九十三年一月版， 第四頁、第一三○頁〕。
３、均等論（Doctrine of Equivalents）及比對方式： 「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技 術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完 整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申 請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍（參 「鑑定要點」第四十頁）。申言之，若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其 結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實
質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑 定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質 差異，適用「均等論」。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中 具有通常知識者所能輕易完成者。此三步測試係考慮申請專利範圍之技術特徵與 待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。例如申請專利範圍 之技術特徵為Ａ、Ｂ、Ｃ，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 Ａ、Ｂ、Ｄ。假設Ｃ與Ｄ兩者不符「文義讀取」，應再判斷Ｃ與Ｄ兩者是否係「 以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果」，若兩者 之「技術手段」、「功能」、「結果」皆為實質相同，應判斷Ｃ與Ｄ無實質差異 ，待鑑定對象與申請專利範圍適用「均等論」（參「鑑定要點」第四十頁、第四 十一頁；「鑑定基準」第八章第二頁則以置換可能性及置換容易性說明均等論） 。
４、逆均等論（Reverse Doctrine of Equivalents）及成立要件 「逆均等論」又稱「消極均等論」，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之 文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利 範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之 功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍（參「 鑑定要點」第三十九頁）。待鑑定對象已符合「文義讀取」，但實質上未利用發 明（或新型）說明所揭示之技術手段時，適用「逆均等論」。㈣、報告㈠、㈡、㈢之結論說明及本院之見解：１、報告㈠：
⑴、原審原告在起訴前自費委託國立中正大學所作，其瑕疵在於送鑑物品在送鑑前未 經當事人確認，惟此一瑕疵因在本件審理程序中，兩造已就該次送鑑物品加以確 認（如前述參、兩造不爭執事項第四項所述），故此一瑕疵應認已補正。惟既非 法院於訴訟程序中依兩造合意而選任或指定之鑑定機構，無法確保鑑定內容之公 正性，僅能認係原審原告所提用以證明其主張之證據資料，而非民事訴訟法所稱 之鑑定。
⑵、鑑定流程及方法：首先確定系爭專利申請範圍，其次依申請專利範圍第一項，解 析其組成要件，為：「a.一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，『包括』一主鏡框 兩側可供樞接腳架，以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上；b.主鏡框和附屬鏡框 的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起；c.在主鏡框之 橋接元件設有至少一第一磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第 二磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件 位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該 附屬鏡框即可快速又穩固地吸附固定至該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡 框；d.該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不 良的影響。」，繼而分析被控物件之組成要件為「a.待鑑定物品係由主鏡框與附 屬鏡框所組成，該附屬鏡框附接於主鏡框上；b.待鑑定物品主鏡框及該附屬鏡框 之兩鏡片框環間各設一橋接元件將其連結；c.在主鏡框之橋接元件中間設有一個 第一磁性元件，在附屬鏡框間設有橋接元件，其橋接元件之上表面（即ㄈ型上抵
靠片）設有一個第二磁性元件，其橋接元件之下表面（即ㄈ型下抵靠片）設有一 個第三磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框上表面之第 二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件第一磁性元件頂面上，且該附屬鏡框下表面 之第三磁性元件位於該主鏡框之橋接元件第一磁性元件底面上而可和主鏡框的第 一磁性元件上下相互吸引。d.該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的 強度並不合受到任何不良的影響。」，再根據前開解析後之組成要件，製作二者 全要件比較表，並已查覺被控物件增加了「ㄈ型卡固構造」（且係根據新型第一 七三五九七號專利實施），然引述修正前專利法第二十九條再發明規定（第一百 零五條新型專利準用），並依據「鑑定基準」第十一章第一節第二頁「㈡增加一 項以上其他技術構成─與申請專利範圍相同，即待鑑定樣品的技術構成與專利案 的技術構成相比，發生有待鑑定樣品的技術構成，係包含了專利案之申請專利範 圍的全部必要技術特徵外，尚增加的技術特徵者。」，得到結論：「待鑑定物品 （即被控物件）與本專利（即系爭專利）內容符合全要件原則，被控物件與系爭 專利之申請專利範圍相同」，此有報告㈠附卷可稽。⑶、除「再發明（新型）」之問題，留待次項爭點說明及本報告因在起訴前送鑑定， 故鑑定機關尚無從得知原審被告是否為「逆均等論」、「禁反言」之抗辯，而未 就此部分進而分析外，本院認報告㈠應為可採納為證據資料，理由如下：①、其鑑定之流程、方法均符合「鑑定要點」所定流程及方法。且對於系爭專利申請 專利範圍之技術特徵解析及被控物件組成要件（技術內容）之解析，均屬合宜。 關於被控物件增加系爭專利所無之元件部分（ㄈ型卡固構造），則未列入比對， 此參「鑑定要點」第三十六頁，二、解析待鑑定對象之技術內容㈠必須對應申請 專利範圍之技術特徵，所述：「．．．待鑑定對象中與申請專利範圍之技術特徵 無關的元件，成分，步驟或其結合關係『不得納入比對內容』。」，即知應屬適 當之程序；「鑑定基準」第八章第七頁３適用法⑴與其他原則之關係中所述：「 ．．．第一步驟為全要件原則：把申請專利範圍要件分解，與侵害對象物之『對 應部分』對比，．．．」亦同上開原則。
②、類似本件情形，即被控物件較系爭專利增加元件（技術特徵）之情形，因系爭專 利申請專利範圍中所記載之連接詞之表達方式為「開放式連接詞」〔例如：「包 含」、「包括」（comprising、containing、including），「系爭專利」所使 用者為「包括」〕，「鑑定要點」亦認為符合文義讀取，茲摘錄部分內容如下： 「待鑑定對象包括解析後申請專利範圍之所有技術特徵，並另外增加其他技術特 徵者，其是否符合『文義讀取』，應由申請專利範圍中所記載連接詞之表達方式 決定：(1)就開放式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵『包括Ａ、Ｂ、Ｃ 』」，而待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為『Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 』，則應判斷待鑑定對象符合『文義讀取』」。申言之，本件被控物件增加系爭 專利所無之「ㄈ型卡固構造」技術特徵，即如同增加前開摘錄內容中之「Ｄ」技 術特徵，因待鑑對象所包含之「Ａ、Ｂ、Ｃ」技術特徵，仍遭系爭專利之技術特 徵所讀取，故判斷符合文義讀取（參「鑑定要點」第三十八頁）。「鑑定基準」 第十一章鑑定比對、作業流程及報告撰寫第二頁㈡增加一項以上其他技術構成─
與申請專利範圍相同，亦同此見解。
③、實務（參文德公司提出原上證８號，臺灣臺北地方法院九十二年度智字第九八號 判決、原上證９號，臺灣臺南地方法院九十四年度智字第五號判決）及學說〔參 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜合著「智慧財產權入門」（以下簡稱 「合著入門」），九十四年五月版，第六十九頁、林洲富法官著「專利權之侵害 及民事救濟」，法學叢刊第一九八期第五十卷第二期，九十四年四月，第二十四 頁及第三十七頁、「羅著論叢」第六頁）一致認為此種情形符合專利文義侵權之 型態。
④、被控物件非屬成功之專利迴避設計（design around the patent）：專利迴避設 計乃產品研發之基本手段之一，其中有所謂「元件失蹤法（missing element） 」及「不同元件替代法（substitution of different element）」，前者係指 將擬迴避之專利之申請專利範圍之任一元件予以去除（例如：擬迴避之專利有Ａ 、Ｂ、Ｃ、Ｄ之技術特徵，故意設計一物品僅有Ａ、Ｂ、Ｃ技術特徵）使其不符 合全要件原則，且缺少均等判斷所需之該失蹤元件之對應元件；後者係指將申請 專利範圍中之任一元件，替代以不同元件（例如：擬迴避之專利有Ａ、Ｂ、Ｃ、 Ｄ之技術特徵，故意設計一物品有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ技術特徵，且Ｄ與Ｅ實質不同 ，且不具等效置換性而為熟悉該技術者所能輕易完成），使其即使於全要件原則 下，均不致造成文義侵害（literally infringement）及均等論下之侵害（參「 羅著論叢」第十六頁）。查本件被控物件增加系爭專利所無之「ㄈ型卡固構造」 ，既非減少系爭專利申請專利範圍之必要技術特徵，亦非以之替代系爭專利之申 請專利範圍之任一必要技術特徵，是以非屬前開任何一種專利迴避設計，報告㈠ 認為符合文義侵權，並無不當。
２、報告㈡：
⑴、此為兩造在原審合意，由本院送請財團法人工業技術研究院所作鑑定報告，且在 逾越各自專利權範圍（參兩造不爭執事項第五項）。⑵、鑑定流程及方法：首先確定系爭專利申請範圍，其次依申請專利範圍第一項，解 析系爭專利申請專利範圍及技術特徵為：「一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良， 包括一主鏡框兩側可供樞接腳架，﹨（按此為配合報告㈡之分段方式，本院所加 之分隔符號）以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，﹨主鏡框和附屬鏡框的中間 各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵在於：﹨在主 鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，﹨該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有 至少一第二磁性元件，﹨當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第 二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，﹨可和主鏡框的第一磁性元件相互 吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固地吸附固定至該主鏡框上又可防止該附屬 鏡框脫離主鏡框，﹨該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不 會受到任何不良的影響。」，繼而分析被控物件之技術特徵為：「一種眼鏡附屬 鏡框之結合構造改良，包括一主鏡框兩側可供樞接腳架，﹨以及一附屬鏡框係欲 結合至主鏡框上，﹨主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或 直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：﹨在主鏡框之橋接元件設有至少一第一 磁性元件，﹨該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，﹨當該附 屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接
元件頂面上，（本項鑑定報告中加註：因待鑑定物品之下抵靠片及磁性體並不在 專利案之申請專利範圍內，故不需加以比對）﹨可和主鏡框的第一磁性元件相互 吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定在主鏡框上又可防止該附屬鏡 框脫離主鏡框，﹨該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度不會受 到任何不良的影響。」，再根據前開解析後之組成要件，製作二者全要件比較表 ，認為二者完全符合，續就消極均等論分析，認二者均使用磁性元件互相吸附之 相同工作原理及技術方法，故並不適用消極均等論，以下（禁反言分析，原審被 告未為此抗辯）省略之。其鑑定結論為二者相同。此有報告㈡在卷可稽。⑶、除前述加註部分，將被控物件增加之「ㄈ型卡固構造」拆解，認為其中下抵靠片 及磁性體不在系爭專利之申請專利範圍內（相對而言，即認上抵靠片及磁性體在 系爭專利之申請專利範圍內），未就該「ㄈ型卡固構造」整體技術特徵加以描述 ，稍有不當，惟查，被控物件之「ㄈ型卡固構造」之整體，既係增加系爭專利申 請專利範圍所無之元件（技術特徵），依據前段針對報告㈠之論斷（參前述⑴、 報告㈠、⑶、①），本毋庸於鑑定過程中加以比對，是此一瑕疵尚非嚴重，不足 影響報告㈡之效力。基於與報告㈠相同之理由（參前述１、報告㈠、⑶、①至④ 所述），本院認為報告㈡亦為可採。
３、報告㈢：
⑴、原審被告於準備程序終結後，言詞辯論期日前始提出凱達利公司自費委託臺灣省 機械技師公會所作專利侵害鑑定報告（即報告㈢），並非於訴訟程序中法院依兩 造合意所選任或指定之鑑定機構，其公正性難以確保，是以報告㈢與報告㈠相同 ，並非民事訴訟法所謂之鑑定，僅能認為係原審被告所提用以證明其抗辯之證據 資料。再者，由於凱達利公司自行送請鑑定前，兩造並未就送鑑物品先行確認， 無從確保送鑑物件係系爭專利物件及被控物件，為難以彌補之重大瑕疵（如欲補 正瑕疵，勢必就此進行調查，傳訊鑑定機構負責進行鑑定之承辦人員，以確認送 鑑物件是否正確，即生延滯訴訟之效果），上訴人文德公司主張此一報告有重大 瑕疵，應屬可採。
⑵、次就報告㈢之內容觀察，關於系爭專利申請專利範圍之解析，與報告㈠、㈡相同 ，均係依系爭專利申請專利範圍第一項加以解析，惟就被控物件之特徵解析及進 而製作之全要件分析表（見報告㈢表一全要件分析表），則有明顯不符合鑑定流 程及方法之處，茲說明如下：
①、報告㈢表一第２項，將被控物件之特徵解析為：「附屬鏡框上有一上磁性體，係 架橫桿，內設有一磁性體。於使用時，附屬鏡框上之上抵靠片與下抵靠片可夾持 在鼻樑架橫桿，並以上磁性體及下磁性體與主鏡框上之磁性體吸附結合。（「夾 持」及「吸附」結合），並因此認定與系爭專利範圍之技術特徵不符合。②、惟查「上抵靠片」及「下抵靠片」二者，實即「ㄈ型卡固構造」，此為系爭專利 申請專利範圍所無之元件（技術特徵），依「鑑定基準」或「鑑定要點」所定之 鑑定流程及比對方法，不應將之列入全要件比對項目（參照「鑑定要點」第三十 六頁，二、解析待鑑定對象之技術內容㈠必須對應申請專利範圍之技術特徵，所 述：「．．．待鑑定對象中與申請專利範圍之技術特徵無關的元件，成分，步驟 或其結合關係『不得納入比對內容』。」；「鑑定基準」第八章第七頁３適用法
⑴與其他原則之關係中所述：「．．．第一步驟為全要件原則：把申請專利範圍 要件分解，與侵害對象物之『對應部分』對比，．．．」亦同上開原則。），從 而報告㈢表二，再就此一全要件不符合項目進行均等論分析，亦屬多餘。③，綜上所述，報告㈢之程序及內容均有重大瑕疵，自不足憑採。㈤、本項結論：被控物件侵害系爭專利，報告㈠、㈡可採，報告㈢不可採。二、關於晨旭公司所販售之被控物件為訴外人胡春花授予銷售代理權，凱達利公司則 是經訴外人胡春花授權製造並販賣，是否因此即非屬不法侵害文德公司系爭專利 之行為？此一爭點，又可分為三個小爭點，即㈠、原審被告製造、販賣被控物件 之行為，是否因經訴外人胡春花之授權即欠缺不法性？㈡、訴外人胡春花之新型 專利是否為系爭專利之再新型？㈢再新型之侵害鑑定流程、方法有無不同？茲依 序分述如下：
㈠、按專利侵權亦為民事侵權行為之一種，故專利侵權行為，除符合專利法之要件（ 未經專利權人同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口，九十二年二月六日 修正前專利法第一百零三條第一項規定參照）外，亦須符合民法侵權行為之要件 ，本件被控物件係基於訴外人胡春花授權製造、販賣，原審被告因而主張係經授 權合法實施其專利權（欠缺侵權行為之「不法性」）。此涉及學說上關於專利權 之權能（性質、本質或效力）理論之爭執，茲說明如下：１、消極說：認為專利權係排他權而非專屬權，我國專利法自三十五年起至八十三年 修法前給予專利權人「專有」製造、販賣或使用其發明（新型亦同）之權，八十 三年修正將「專有」改為「專有排除他人未經其同意」而製造、販賣、使用或為 上述目的而進口該物之權，其修正是依照「關稅暨貿易總協定（ＧＡＴＴ）與貿 易有關的智慧財產權議題」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱ＴＲＩＰＳ）第二十八條規定，即專利權 人取得之權利係一種「排他權」，而非一種「專有權」或「專屬權」；現行大多 數國家就專利權之效能或效力，均以此形式規範之。故當代之國際通說，皆認為 專利權的本質及權能乃在排除他人為特定行為之權，亦即專利權人對其發明的權 利，只擁有禁止他人實施其專利的權利，但不必然表示其一定有自行實施其發明 的權利，蓋，專利權人是否可以實施其自己的發明（或新型），完全取決於其專 利權之客體，即實施其特定之發明（或新型）時，是否踩到別人的專利範圍，換 句話說，專利權人欲實施的專利技術有無被他人專利權所涵蓋，如有，則該專利 權人在實施其特定發明（或新型）之時，將有侵害他人專利之虞，所以說專利權 只是一種排他權而非專有（屬）權（參「合著入門」，第三十六至三十七頁、第 十五頁、鄭中人著「智慧財產權法導讀」，九十二年版，第十一至十二頁同此旨 、陳文吟著「我國專利制度之研究」，九十三年九月版，第一九六頁亦同此旨、 「鑑定基準」第一章，第二頁、「鑑定要點」第一頁、第十八頁，實務上如前引 臺灣臺北地方法院九十二年度智字第九八號、臺灣臺南地方法院九十四年度智字 第五號判決亦採此見解）。
２、積極說：認為專利權兼具「積極之實施性」及「消極的排他性」性質（本質或效 力），其論據為，智慧財產權係無體財產權（或準物權）之一種，無法藉由具體 的標的物而客觀明確的確定其權利範圍，故必須透過實施權來實現權利所表彰之
用益價值，而其利用權利的最大效益則趨於無限大，簡言之即專利權乃一抽象存 在之概念，如在不具備實施權之假設下，試問如何落實該權利存在的價值？亦無 法達到專利法第一條鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之立法目的 。另參諸民法第七百六十五條規定「所有人於法令限制內，得自由使用收益其所 有物，並排除他人之干涉。」，於智慧財產權（準物權）應有其適用（參陳蕙君 著「論『專利權範圍』、『專利權效力範圍』與『專利權保護範圍』之區辨」， 刊於「智慧財產權月刊」，九十一年二月，第三十八卷，第三頁至第二十六頁、 蔡明誠著「發明專利法研究」，八十七年八月版，第一七五頁、曾陳明汝著「兩 岸暨歐美專利法」，九十三年二月版，第四十三頁、陳櫻琴及葉玫妤合著「智慧 財產權法」，九十四年三月版，第七頁、林洲富法官著，「專利侵權行為損害賠 償事件審理導引手冊」，尚未出版，第九十二至第九十三頁，均採此見解）３、無益說：認為專利權究竟為獨占權還是排他權，雖有不少爭論，但似無何實益。 因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權（參 楊崇森著，「專利法理論與實用」，九十二年七月版，第三一五頁）。４、本院基於下述理由，採消極說，即認就專利權之本質而言，應僅具「消極之排他 性」：
⑴、文義解釋：
九十二年二月六日專利法修正前第一百零三條第一項明定「新型專利權人，除本 法另有規定者外，『專有排除』他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目 的而進口該新型專利物品之權。」，與八十三年一月二十一日修正前專利法第一 百零二條規定「新型專利權，為專利權人『專有』製造、販賣或使用其新型之權 。」，二者互相比較，顯然有別，即八十三年一月二十一日修正後，專利法已改 採消極說，如仍採積極說，則此條文之修正即欠缺意義。⑵、體系解釋：
九十二年二月六月專利法修正前第八十條第一項（同法第一百零五條於新型專利 準用）明定「第二十九條再發明專利權人未經專利權人同意，不得實施其發明。 」，與八十三年一月二十一日修正前專利法第九條規定「利用他人之發明或新型 ，在其專利權期內，再發明者，得申請專利。但再發明人應給予專利權人以相當 之補償金或協議合製，專利權人，如無正當理由，不得拒絕。」，二者相較，亦 明顯有別，即八十三年一月二十一日修正後，專利法對於利用他人發明（新型） 而為之再發明（新型），已限制其積極實施之權能。立法政策從鼓勵再發明（新 型）〔原專利權人無正當理由，不得拒絕再發明（新型）人給予相當之補償金而 禁止再發明（新型）人實施其再發明（新型）〕轉變為限制再發明（新型）〔原 專利權人不論有無正當理由，均得不同意再發明（新型）人實施其再發明（新型 ）。尤其，再參照八十三年一月二十一日修正後，關於再新型，並不準用再發明 專利權人與原發明專利權人交互授權實施協議不成時，申請特許實施之規定（參 一百零五條，僅準用第八十條第一項、第三項，第四項「申請特許實施」之規定 則未準用，現行專利法第一百零八條亦僅準用第七十八條第一項、第二項及第四 項，第七十八條第五項「申請特許實施」之規定，亦未準用於再新型），益足徵 八十三年一月二十一日修正後，專利法關於「再新型」政策之轉變（交互授權協
議不成時，再新型專利權人即不得實施其再新型專利權）。⑶、立法沿革：八十三年一月二十一日專利法修正立法理由係參照當時「關稅暨貿易 總協定與貿易有關的智慧財產權議題」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱ＴＲＩＰＳ）第二十八條規定〔參本 院自世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱ＷＴＯ）網站下載之條文 摘錄〕，該條文之內容為「A Patent shall confer on its owner the following exclusive rights:(a)where the subject matter is a product,to prevent the third parties not having his consent from the acts of: making,using,offering for sale,selling, or importing for these purpose that product;....（以下指方法專利，茲省略）」，當時，修正之專利法第一 百零三條明顯由此條文翻譯而來，此由條文中之「exclusive rights（排他性權 利）.....to prevent（避免、禁止或排除）the third parties（第三人即他人 ）not having his consent（未經其同意）from the acts of...」即知專利權 之權能自此已修正為「消極之排他權」，而非「專屬之實施權」。然而，當時將 原文中「exclusive rights」翻譯為「專有．．權」，並沿用至今，則有失恰當 ，專利法學者對此亦有批評（見陳文吟著，「我國專利制度之研究」，九十三年 九月版，第一九八頁至第一九九頁）。
⑷、積極說之見解有如下缺陷：
①、認為智慧財產權係無體財產權，在不具備實施權之假設下，試問如何落實該權利 存在的價值又如何明確權利之範圍：本院認為透過排他權之行使，亦得以落實專 利權並明確權利之範圍。
②、認為如無積極實施權能，不足以達到專利法第一條之立法目的：本院認為專利法 第一條之立法目的之達成，與專利權之性質無涉，且選擇賦予專利權何種權能， 以達成立法目的，屬立法權之形成自由範疇，司法者應無為不同解釋之餘地。③、認為民法第七百六十五條於智慧財產權應有適用：民法物權編所規範物權之客體 必須為「物」，包括動產及不動產，智慧財產權在法律技術上之處理與物權有異 ，應非當然適用民法物權編之規定（參謝在全著，「民法物權論上冊」，七十八 年十二月版，第十九頁），本院認為至多僅能在二者性質相類似前提下，類推適 用民法物權編之規定而已，否則何須稱智慧財產權為「準物權」？何況，即使認 為專利權可以類推適用民法物權編前開規定，亦須注意該條設有「在法令限制之 範圍內」之限制，而非全無限制。以專利法而言，再發明（新型）規定，即屬對 於專利權能之限制。是以，縱然認為專利權理論上具有積極實施權能，如被控物 件為再發明（新型），亦非擁有全然不受限制之實施權，其理甚明。⑸、無益說除前引文字（楊崇森著，「專利法理論與實用」，九十二年七月版，第三 一五頁）外，尚有如下內容「此問題主要係就二重專利（double patent）而發 生，但其結論並非取決於採那一說而定，而應自產業政策觀點來決定。」，我國 之產業政策如何？詳如前⑵體系解釋中所述，茲不贅。簡言之，自八十三年一月 二十一日專利法修正後，「再新型」專利權人能否實施其專利，完全取決於原新 型專利權人同意與否，「再新型」專利權人未經原新型專利權人同意而實施其專 利，仍屬不法之侵權行為。是以，凡利用他人之發明或新型來完成之發明，於實
施時需經該他人之同意，否則即屬侵害該他人之專利權。若以為只要其取得再發 明（新型）專利，便有權實施該再發明（新型）專利，無須擔心侵權的問題，則 為錯誤的認知（參「鑑定要點」第十六頁至第十七頁）。５、本段小結：原審被告縱經訴外人胡春花授權製造、販賣被控物件，因被控物件與 系爭專利比對後，構成文義侵權（詳前一爭點結論），且未經系爭專利權人同意 而製造、販賣（實施），故仍難解免其行為之不法性。㈡、訴外人胡春花之新型專利是否為系爭專利之再新型？１、此一問題，原審委託工研院鑑定時列為鑑定項目之一，惟工研院認為系爭專利與 訴外人胡春花之專利均為合法取得之專利，如對專利權之內容有所疑義，合當向 主管機關（即智財局）申請異議或舉發，故未就此一項目予以鑑定。嗣經本院前 後兩次就此一問題向智財局函詢其意見，該局均答覆所詢事項宜委託專利侵害鑑 定專業機構辦理為宜（見卷附該局九十四年三月二十三日00000000000號函及九 十四年四月十二日00000000000號函）。２、實則工研院之所以不願鑑定，乃因「鑑定基準」第五章重複專利的侵害處理原則 ，其中提及重複專利及從屬專利之專利範圍釐清係智財局之職責範圍（參「鑑定 基準」第五章第三頁），「鑑定要點」第二十六頁亦提及專利權之有效與否，係 專利主管機關之權責，故鑑定機構實不得越俎代庖擅自判斷及當事人對於專利權 的有效性或申請專利範圍之牴觸與否有爭執時，應透過舉發程序，釐清雙方之專 利權的有效性或申請專利範圍（參「鑑定要點」第二十六頁）。惟查，參諸智財 局上開覆函內容，及「鑑定要點」第二十六頁，三、處理原則㈠鑑定第二段「如 有必要，鑑定機構亦得就待鑑定對象與疑似重複之相關專利為鑑定，以釐清待鑑 定對象與相關專利之關係。例如：藉由鑑定以瞭解待鑑定對象是否分別落入相關 專利權範圍，而其落入之範圍是否均相同。」及第四十五頁，「四、若待鑑定對 象係實施專利法第七十八條（第一百零八條準用）所指『再發明』，其是否落入 專利權範圍，仍應依鑑定流程判斷。」，即知二專利間是否有「重複專利」或「 再發明（新型）之從屬專利」之關係應可由專利侵害鑑定專業機構加以鑑定。３，按九十二年二月六日修正前專利法第二十九條規定「利用他人之發明或新型再發 明者，得申請發明專利。前項之再發明，係指利用他人發明或新型之主要技術內 容所完成之發明。」，依同法第一百零五條規定，於新型專利準用之。何謂「主 要技術內容」？法無明文，解釋上似應以「專利要件（patentability）」為分 野，亦即原發明有別於習知技術（prior art）之創新部分為「主要技術內容」 ，其餘部分則為「非主要技術內容」；如以特徵式即所謂「吉普森式」（Jepson type）撰寫之申請專利範圍，則其特徵部分為「主要技術內容」，其餘被認為習 知技術部分則為「非主要技術內容」（參「羅著論叢」，第七頁）。４、查系爭專利之全部元件（技術特徵）均可於被控物件上讀取（參報告㈠、㈡）， 亦即包括系爭專利申請專利範圍中「．．．其特徵係在於：在主鏡框之橋接元件 件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主 鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框 即可快速又穩固地吸附固定至該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框；該等 磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。
」之主要技術內容，均可於被控物件上讀取，從而，依據前段之定義說明，足認 訴外人胡春花之新型專利為系爭專利之再新型。５、本段結論：訴外人胡春花之新型專利為系爭專利之再新型。㈢、再新型之侵害鑑定流程、方法有無不同？
１、參諸，「鑑定要點」第四十五頁，「四、若待鑑定對象係實施專利法第七十八條 （第一百零八條準用，按現行法第七十八條第一項，即九十二年二月六日修正前 第二十九條第二項；現行法第一百零八條即修正前第一百零五條）所指『再發明 』，其是否落入專利權範圍，仍應依鑑定流程判斷。」，即知鑑定流程及方法並 無不同。
２、是以原審被告辯稱報告㈠、㈡未參酌訴外人胡春花所有之專利申請專利範圍而解 析被控物件構成元件（技術特徵），係基於錯誤之技術特徵描述而為鑑定，自非 可採。
３、本段結論：被控物件雖係基於訴外人（專利權人胡春花）授權製造、販賣，惟於 鑑定被控物件是否侵害系爭專利時，與一般在鑑定未經專利權人授權而製造、販 賣之物件是否侵權之流程、方法相同。
㈣、本項結論：原審被告製造、販賣被控物件，係不法侵害系爭專利之侵權行為。三、關於原審被告之行為究屬故意或過失？有無專利法第一百零八條準用同法第八十 五條第三項規定（即九十二年二月六日修正前專利法第一百零五條準用同法第八 十九條第三項規定，法院酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍）之 適用？
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