最 高 行 政 法 院 判 決
94年度判字第01033號
上 訴 人 巨擘科技股份有限公司
代 表 人 祁 甡
訴訟代理人 陳彥希律師
吳敬恆律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
參 加 人 荷蘭商.皇家飛利浦電子股份有限公司
（Koninklijke Philips Electronics N.V.）
代 表 人 J.L.凡德渥 (J.L.VAN DER VEER)
訴訟代理人 陳長文律師
宿文堂律師
甲○○
上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國92年12
月17日臺北高等行政法院91年度訴字第3697號判決，提起上訴，
本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由
一、本件參加人前於76年1月27日以「記錄資訊用之可以光學方 式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於 此載體之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊之裝置」 向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局） 申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利， 並於公告期滿後，發給發明第29646號專利證書（下稱系爭 案）。嗣上訴人以系爭案有違核准時專利法第1條及第2條第 1、5款之規定，提起舉發，並提出舉發證據一為西元1976年 1月6日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證一）；舉 發證據二為西元1983年2月22日公開之美國第0000000號專利 案（下稱引證二）；舉發證據三為西元1978年1月3日公開之 美國第0000000號專利案（下稱引證三）為證據。案經被上 訴人審查，於91年1月24日以（91）智專三㈡04024字第9189 000270號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人 不服，循序提起行政訴訟。原審法院並依行政訴訟法第42條 第1項規定，依聲請裁定允許參加人獨立參加訴訟。二、上訴人起訴主張：㈠引證一至三所揭示內容已實質涵蓋系爭 案之主要技術手段（即其申請專利範圍第1項之特徵部分所 界定之「（可以光學方式讀取之記錄載體上之）軌道調變之 頻率將以一數位位置資訊信號調變」）及其強調之增進功效
（即「記錄軌道不會被伺服/表頭（servo/head）區域中斷 、資料可連續地記錄於記錄載體上、碟片上之儲存容量不會 因儲存表頭區域而浪費」），故對系爭案形成重大教示作用 ：⒈引證一說明書所揭示之「搖擺軌跡相位（或角速度（頻 率））」、「記載資訊（即亮度、彩度、音頻及同步資訊） 之某項元素」以及「角速度（頻率）調變」，分別實質對應 於系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率」、「數位位置 資訊」以及「軌道調變之頻率將以．．．調變」。雖參加人 指稱「引證一之主要目的在於提供改良之尋軌功能，不同於 系爭案之定位功能」云云，惟「尋軌」或「定位」雖名稱上 有所差異，但技術本質上，「尋軌」即指「尋找軌道，以確 定軌道位置所在」，「定位」亦指「確定某區域（例如：軌 道）位置所在」，兩者實無區別。⒉引證二所揭示之「具有 一光學可偵測之第一週期性軌道變化，可以使光束產生一相 對應調變，其頻率等於位元頻率或其整數倍。在進行數位資 料的記錄及／或讀取期間，於偵測時，此調變被用來產生位 元頻率的時鐘信號」，實質對應於系爭案主要技術手段之「 軌道調變之頻率」，引證二所揭示之「在進行數位資料的記 錄及／或讀取期間，該第二週期性軌道變化所造成光束的調 變被用來產生一徑向尋跡信號」，實質對應於前述係爭案主 要技術手段之「數位位置資訊」，且引證二所揭示之「一第 二週期性軌道變化被加入於該第一週期性軌道變化。第二週 期性軌道變化的週期至少與第一週期性軌道變化的週期具有 相同的等級數」，即實質對應於系爭案主要技術手段之「軌 道調變之頻率將以．．．調變」。⒊引證三所揭示之「多個 沿同心圓或螺旋線擺動之資訊軌道、擺動的頻率相當於並同 步於該標準信號的頻率」、「記錄位置」，以及「該標準信 號的頻率依據．．．而變化，其中（資訊軌道）擺動的頻率 相當於並同步於該標準信號的頻率」，分別實質對應於系爭 案主要技術手段之「軌道調變之頻率」、「數位位置資訊」 以及「軌道調變之頻率將以．．．調變」。㈡雖系爭案特別 主張「數位」位置資訊信號，然熟悉此技術人士即可自引證 一至三，尤其自引證三所揭之記錄位置技術即可輕易思及， 從而系爭案所強調可無間斷地記錄EFM編碼信號之增進功效 ，自引證一至三亦屬易於思而未能增進功效，故系爭案並不 具高度之創作性及進步性。㈢又系爭案之申請專利範圍（76 年11月27日修正）第1項明確顯示系爭案主張「備有」該軌 道以為寫入資訊及載有位址資訊，並未特別限為「預刻有」 ，而「備有」即「具有」，且無論是可錄式或預錄式紀錄載 體皆「備有」或「具有」軌道以為寫入資訊及載有位址資訊
，故系爭案之主張實際上並未限制於可錄式或預錄式紀錄載 體。況光碟究為預錄式或可錄式，概與本件無關。㈣被上訴 人（）台專電二字第133385號就系爭案之初審審定書理由 二以「就本案所屬範疇之技術原理或概念而言，利用軌道之 資訊記錄區域所顯現之週期性軌道調變，以後者來產生時鐘 信號，作為控制錄放過程之用，上述技術原理為已習知者。 本案和上述習知技術原理之差異僅在於：本案以數位位置資 訊信號來取代習知設計中之週期性控制信號，作為上述軌道 調變頻率。其餘者完全相同，以此研判本案係屬習知設計之 局部性置換或改變，難謂具有全新發明原理之首次引入，不 合發明要件」否准系爭案。遍查相關卷內並無其他證據足以 推翻或否認初審結論。而由系爭案76年11月將申請專利範圍 修正刪去第1、7、8項中相關之「控制錄放過程」之敘述， 相較原版本之第1、7、8項中相關之實質「特徵」並無變動 ，前述初審審定之「係屬習知設計之局部性置換或改變，難 謂具有全新發明原理之首次引入，不合發明要件。」理由仍 應適用。至於刪除申請專利範圍中之「構成要件」係使申請 專利範圍擴大，亦違反專利法之規定。為此，請判決將訴願 決定及原處分均撤銷，並命被上訴人為「舉發成立」之處分 。
被上訴人則以：㈠引證一其擺動軌跡相位能呈現記載信息之 某項元素，該某項元素並不等同於系爭案中之數位位置資訊 。㈡引證二之時鐘信號及循軌信號，與系爭案特徵部分之軌 道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變並不相同。㈢另引 證三係揭示其標準信號的頻率依據記錄位置而變化，而資訊 軌道擺動的頻率相當並同步於該標準信號的頻率等，亦與系 爭案軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變，並非相同 之技術手段。㈣故該引證一至三並不能證明系爭案不具新穎 性或進步性，且合併各該證據亦不能證明系爭案不具進步性 等語，資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠按「凡新發 明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」為系爭案 核准時（按75年12月24日修正公布）專利法第1條所明定。 而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反當時專利法第1 條至第4條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發 之。從而，系爭案有無違反核准當時專利法之情事而應撤銷 其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據 不足以證明系爭案有違當時專利法之規定，自應為舉發不成 立之處分。㈡經查：⒈引證一所揭示之以連續螺旋多圈軌道 儲存訊息，而具有軌道週期性擺動之光碟，雖其週期性擺動
軌道可為尋軌之功能，且擺動軌跡相位能呈現其記載訊息的 某項元素如亮度、彩度、音頻及同步等信號或速度控制頻率 以外之頻率成分；然該頻率信號之性質為構成光碟主要內容 之視訊信號，與系爭案之為數位位置資訊信號，編碼作為控 制軌道調變頻率之技術特徵並不相同。換言之，引證一其擺 動軌跡相位能呈現記載信息之某項元素，並不等同於系爭案 中之數位位置資訊。⒉引證二之技術內容所包含以軌道變化 提供時鐘信號與尋跡信號之技術，雖係以當進行數位資料的 紀錄及／或讀取期間，利用其第二週期性軌道變化所造成光 速的調變或對應於一第二信號之頻率，用來產生一徑向尋跡 信號及時鐘信號，惟所揭示為承載資訊於鎖軌控制的應用， 與系爭案技術內容為承載資訊於定址方式者不同，亦與系爭 案特徵部分之軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變不 同。⒊引證三以所謂資訊信號紀錄於沿同心螺旋之搖擺軌道 ，並認該資訊軌道之擺動即相當於系爭案之徑向波紋形式的 軌道調變，且藉由紀錄資訊時改變資訊軌道的搖擺頻率以載 入額外的資訊等技術內容，與系爭案係將軌道調變之頻率以 一數位位置資訊信號調變，且透過其紀錄方式可提供資訊信 號記錄時與讀取時所需之位置及掃描速率等資訊者不同。又 系爭案將定址概念中類比的調變方式轉變為數位調變方式， 並適當安排配合機制以徑向波紋形式的軌道調變，將此位址 訊號預先記錄於載體上以供作資訊信號寫入及讀取之位址指 標，而該搖擺頻率所產生之時鐘信號，則另作為光學頭掃描 記錄載體速度之依據資訊，此種獨立於資訊信號的方式記錄 於紀錄載體上，以作為資訊信號寫入時之參考，不可謂無功 效上之增進而具進步性。㈢系爭案強調載有數位地址及控制 資訊信號調變之伺服軌道及預先成形之連續伺服軌道圖案等 相關技術，與引證一至三所揭示之技術內容不同，故該等引 證案尚不足證明系爭案不具新穎性；又自併合引證一至三所 揭示之技術內容後，並未能據以證明系爭案可準確且不間斷 的記錄EFM編碼資訊之技術特徵及功能，係顯而易知、未增 進功效而不具進步性。㈣另因系爭案各附屬項既已包含其獨 立項之特徵而整體構成，則引證一至三既尚不足以證明系爭 案不具新穎性及進步性，自亦難證明各該附屬項不具新穎性 或進步性；系爭案自無違反核准時專利法第1條及第2條第1 款、第5款之規定等由，駁回上訴人原審之訴。四、上訴意旨復執前詞，並主張：㈠本案關鍵爭點為複雜及高深 之雷射光學記錄載體技術，原審並未徵詢相關學術單位或專 業機構意見，違反行政訴訟法第162條及第133條，有不適用 法規之違法。㈡原判決以引證一至三所揭與系爭案不同，不
能證明系爭案不具新穎性，且合併各該證據亦不能證明系爭 案不具進步性為由，駁回上訴人之訴，對於上訴人主張系爭 案所請專利技術為熟悉此技術人士可輕易思及而相較於引證 一至三未能增進功效之爭點皆闕而未論，有不備理由之違法 。又遍查相關卷內並無其他證據足以推翻或否認初審認為系 爭案不合發明要件之結論，且系爭案之申請專利範圍實際上 並未限制於可錄式或預錄式紀錄載體，範圍顯然過廣，不應 給予專利，原審就此均未斟酌，亦屬理由不備之違法等語。五、本院按：㈠「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申 請專利。」為系爭案核准時（按75年12月24日修正公布）專 利法第1條所明定。同法第2條第1、5款亦規定：「本法所稱 新發明，謂無左列情事之一者：一、申請前已見於刊物或已 公開使用，他人可能仿效者。．．．五、運用申請前之習用 技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」又「行政法院應 依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束」；「行政法 院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，為維護公 益者，亦同」，行政訴訟法第125條第1項、第133條前段分 別定有明文，是行政法院在審理案件時，應盡調查事實及証 據之義務，以查明事實真相。㈡本件上訴人於訴願時，即表 明願負擔鑑定費用，就系爭專利與引證一至三進行專利比對 分析鑑定，依訴願法第69條第2項規定，受理訴願機關非有 正當理由不得拒絕，詎訴願委員會於決定時，就上訴人該項 申請之否准，未予決定書予以說明，已有未合。另上訴人於 原審主張：⒈引證一說明書所揭示之「搖擺軌跡相位（或角 速度（頻率））」、「記載資訊（即亮度、彩度、音頻及同 步資訊）之某項元素」以及「角速度（頻率）調變」，分別 實質對應於系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率」、「 數位位置資訊」以及「軌道調變之頻率將以．．．調變」。 ⒉引證二所揭示之「具有一光學可偵測之第一週期性軌道變 化，可以使光束產生一相對應調變，其頻率等於位元頻率或 其整數倍。在進行數位資料的記錄及／或讀取期間，於偵測 時，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號」，實質對應於 系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率」，引證二所揭示 之「在進行數位資料的記錄及／或讀取期間，該第二週期性 軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向尋跡信號」， 實質對應於前述係爭案主要技術手段之「數位位置資訊」。 ⒊引證三所揭示之「多個沿同心圓或螺旋線擺動之資訊軌道 、擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」、「記錄 位置」，以及「該標準信號的頻率依據．．．而變化，其中 （資訊軌道）擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率
」，分別實質對應於系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻 率」、「數位位置資訊」以及「軌道調變之頻率將以．．． 調變」等情，原審對上訴人上開主張，雖已於判決書說明引 證一至三不足以證明系爭案不具新穎性及進步性。惟因系爭 專利是否具新穎性及進步性，而有產業上利用價值，涉及專 業技術問題，非行政法院所能盡知，原審原得依職權就訴訟 事件之專業技術問題徵詢從事該學術研究之人或機構後，再 為判斷，但觀之原審判決理由，核與訴願決定書所載大致相 同，因訴願決定書有如前述之瑕疵，且原審就上開專業技術 問題未依職權再予調查，逕為上述論斷，且未說明該判斷之 依據，自嫌速斷。㈢又查，系爭專利於被上訴人初審時，認 為不合發明要件，不准予專利，此為被上訴人及參加人所不 爭執，並有被上訴人（76）台專二字第133385號專利審定書 影本附卷為憑，觀之該初審之專利審定書，被上訴人不准予 專利之理由，係認為：「就本案所屬範疇之技術或觀念而言 ，利用軌道之資訊記錄區域所顯現之週期性軌道調變，以後 者來產生時鐘信號，作為控制錄放過程之用，上述技術原理 係已習知者。本案和上述習知技術原理間之差異僅在於：本 案以數位位置資訊信號來取代習知設計中之週期性控制信號 ，作為上述軌道調變頻率。其餘者完全相同。以此研判，本 案仍屬習知設計之局部性置換或改變，難謂具有全新發明之 首次引入，不合新發明之要件」等語，嗣參加人就被上訴人 初審時所指駁之「以後者來產生時鐘信號，作為控制錄放過 程，技術原理係已習知」部分，以控制錄放並非成就系爭專 利編址要件所在，乃將該段文字敘述自原申請專利範圍第1 、7與8項中刪除，申請再審查，被上訴人始准予專利，此亦 有再審查理由書附於原處分卷為証。則參加人申請專利時， 該技術原理是否已習知者，即非無疑，更有經專業技術鑑定 查明之必要。㈣從而，被上訴人在未經專業技術鑑定或徵詢 從事專業技術研究人員之意見前，遽認系爭案與引證案之結 構均不相同，認定事實及適用法律均嫌率斷，是以，系爭案 究竟有無違反行為時專利法規定之事實，自有再詳予調查審 酌之必要。上訴論旨，執前述各點指摘原判決違背法令，非 無理由，應由本院將原判決廢棄，發回原審法院。據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 7 月 14 日
第五庭審判長法 官 趙 永 康
法 官 鄭 淑 貞
法 官 黃 淑 玲
法 官 侯 東 昇
法 官 林 文 舟
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 94 年 7 月 14 日
書記官 王 褔 瀛
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