臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01262號
原 告 臺北縣金銀珠寶商業同業公會
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 乙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 英商戴比爾斯無體有限公司
代 表 人 麥可˙B˙培基董
訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年2
月19日經訴字第09306212880號訴願決定，提起行政訴訟。本院
判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
㈠參加人之前手南非商狄必斯聯合礦業有限公司（De Beers Consolidated Mines Limited）前於民國（下同，西元除外 ）87年3月13日以「鑽石恒久遠一顆永留傳DE BEERS」商標 （下稱系爭聯合商標），作為其註冊第1841 99 號「DE BEERS」商標之聯合商標，指定使用於修正前商標法施行細 則第49條所定商品及服務分類表第14類之鑽石、寶石、裝鑲 鑽石之鐘錶及計時儀、計時器等商品，向被告之前身經濟部 中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請 註冊，經被告核准列為審定第958155號聯合商標。 ㈡嗣原告與台灣金銀珠寶同業協會、台北市銀樓業職業工會、 ……台北市金銀珠寶商業同業公會等，於90年8月29日以系 爭聯合商標有違異議審定時商標法（下簡稱商標法）第5條 及第37條第10款之規定，對之提起異議。嗣參加人前手南非 商狄必斯聯合礦業有限公司經申准將系爭聯合商標之申請人 變更為參加人。案經被告審查，以92年10月24日中台異字第 G00000000號商標異議審定書（下稱原處分）為異議不成立 之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行 政訴訟。
二、兩造聲明：（原告未於言詞辯論期日到場，茲依其起訴狀之
記載意旨）
㈠原告聲明求為判決：原處分、訴願決定均撤銷，並令被告 另為適法之處分。
㈡被告及參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」是否經參加 人使用且在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識？ ㈠原告主張之理由：
⒈按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式 ，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並 得藉以與他人之商品相區別」為商標法第5條第1項所規定 。所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表 商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區 別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具 有辨識性。此為商標註冊要件之一，依一般生活經驗加以 衡酌，如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備此一要 件，即不應准予註冊。又按「凡文字、圖形、記號、顏色 組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀 、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊， 復於同法第37條第10款訂有明文，合先敘明。 ⒉按系爭聯合商標，源於申請時即不主張「鑽石恒久遠一顆 永留傳」之專用權，蓋因其知此一廣告用語在台灣早已廣 為珠寶同業所用，惟後於異議答辯書中廣附廣告資料，說 明其「鑽石恒久遠一顆永留傳」已為該商標之專用，而具 有識別性及顯著性，而原處分理由3中謂：「該商標經被 異議人持續合併使用廣泛推展，應足以使一般商品購買人 認識其為表彰被異議人商品之標識，並得藉以與他人之商 品相區別」，惟查此一說法在事實的認知上係被告的邏輯 倒置錯誤所致，蓋因「鑽石恒久遠一顆永留傳」本於79 年起即為台灣珠寶同業所開始使用於相關商品間之廣告中 ，同業間在使用該「鑽石恒久遠一顆永留傳」時皆是以一 廣告用語之型態展現，為其用以表彰珠寶商品之性質與其 價值性之廣告用語，而期間並經台灣珠寶同業間相互出資 持續推廣使用，在參加人於87年申請註冊時，該廣告用語 早已為珠寶商品各式廣告中最令人印象深刻之廣告用語， 其消費者與產銷管道對該廣告用語的熟稔度早已如同珠寶 商品的代名詞一般，此乃台灣珠寶業者間長期投注大量金 錢與心血，從事廣告宣傳與市場行銷，並戮力經營所共同
獲致之成果，實不容許任何業者抹煞此一艱辛過程，或是 將此過程所獲致之成果襲為專用。重點是廣為週知的是此 「鑽石恒久遠一顆永留傳」廣告用語，而非加上參加人之 「DE BEERS」商標，此為被告所顛倒不明之處，今參加人 於申請時即瞭解此一狀況，故申請時本就已放棄該廣告用 語之專用，而其於台灣地區行銷其產品時，台灣珠寶同業 間亦因此廣告用語為珠寶同業間所共同經營推廣，故於參 加人之商品宣傳時亦使用此大家所集思廣益想出之廣告用 語來促銷該商品，孰知參加人於襲用後竟要申請專用此一 同業間長期經營宣傳之廣告用語，於理不容。
⒊次按原處分理由4中謂：「異議人所附業者廣告既多係被 異議人之代銷公司使用其商標促銷商品者，異議人自難執 之作為相關業者已廣泛使用於同一或類似商品上。」惟查 此一說法亦是於理不符，蓋台灣珠寶同業間所有的廣告刊 登豈是未經過刊登者的審核就能予以刊登？故該廣告用語 當然是出資之珠寶業間所提供並予以認同的內容，豈會因 為該業者同為參加人之代銷公司即謂廣告用語是以其「DE BEERS」商標促銷商品？或謂該廣告是促銷「DE BEERS」 之商品？此爭點於原告所附之附件廣告中即可清楚看出， 所有廣告中皆無出現任何與參加人「DE BEERS」相關之訊 息或文字，要難謂該廣告是代銷參加人商品，況所檢附之 廣告資料中，其日期無一不早於參加人申請註冊之時間， 何來珠寶同業間所刊登之廣告是用其商標來促銷自己的商 品？而否定長期下來珠寶同業間所共同經營推廣並廣泛使 用之事實？
⒋再按參加人檢附之「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」 於國外之英文註冊資料，此商標在國外雖行之多年，然「 鑽石恒久遠一顆永留傳」是否即等同於「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」之中文意義，值得爭議，例如按其字 面亦可翻成「鑽石是永恒的榮耀」、「鑽石 永遠不變」、 「鑽石即是永遠」等意，況且「鑽石恒久遠 一顆永留傳」 之廣告用語為國內業者集思廣益所創，非參加人所自創， 因此何以參加人可以曲解此在國內早已廣為消費者所知悉 之廣告用語為其英文商標之譯文？而於答辯書中謂原告所 刊登之廣告為使用該商標？顯有疑義。又「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」雖在國外核准註冊，然外國之商標法 究與我國有別，國情既有不同自不得以國外註冊資料做為 於我國是否得以註冊之依據。
⒌「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一極為普遍之廣告用語，並 無任何之獨特性與顯著性，依商標審查要點之規定此即所
謂無識別性，市場上常見之相同情形如下：光泉商品「乳 香世家」；全家便利商店「全家就是你家」；保險業「活 得越久，領得越多」；屈臣氏「我敢發誓，我最便宜」； NOKIA「科技始終來自於人性」；麥當勞「麥當勞都是為 妳」；SKⅡ「妳在看我嗎」；這些皆為商標審查要點中所 謂流行之廣告用語，亦皆不具識別性。又「鑽石恒久遠一 顆永留傳」此廣告用語雖已於市用上使用多時，然其係為 同業間共同經營之成果，此共同長期廣告之宣傳、推展， 其出資亦是由同業間所共同負擔，且在同業間所共同之長 期廣告中皆陳述此句為廣告用語，非商標使用型態，怎可 謂現為一具識別性之商標？
⒍末按89年7月出版之「商標法規及相關審查作業要點彙編 」中第57頁亦明文「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一通俗流 行之廣告用語，應不具識別性，此為被告明文且公開例示 不具識別性之範例，時至今日，早已廣為留傳之廣告用語 必更加通俗，廣為週知，系爭聯合商標係於87年申請註冊 ，註冊時此廣告用語早已廣為同業所用並且為消費者相當 熟悉之廣告宣傳語，故參加人於申請時即聲明放棄此廣告 用語之專用，被告2年後出版的審查基準亦認定此廣告用 語之通俗性，而將之明文列舉為審查基準「不具識別性」 之最佳範例以供商標審查員參考，而被告豈可又認定此為 具識別性之商標，豈非自相矛盾之處。蓋商標之註冊有無 違法應以其註申請時有無違法事由為斷，則系爭聯合商標 之註冊顯不合法，怎可因該商標被異議後，運用其經濟上 之優勢，大量廣告宣傳，即使其推翻申請註冊時違法之事 由？則經濟優勢之業者皆可以其強勢之資金剽竊他人之商 標大量宣傳，使其達交易上已成為該業者商品之識別標誌 ，而破壞商標秩序。
⒎「鑽石恒久遠一顆永留傳」，其中「鑽石恒久遠」乃形容 鑽石商品其物理形成過程，乃是經過高溫高壓長時間形成 ，為世界上稀有之物質，故倍顯珍貴，又「一顆永留傳」 為形容該鑽石因為成物理特性之硬度極高，故不易刮傷損 毀，有長久保存與保值之特性，而系爭聯合商標所指定使 用之商品為「鑽石、寶石」等商品，衡評該廣告用語，係 一表彰商品品質與功用，以及其商品特性之形容，已該當 商標法第37條第10款之構成要件，實不應容許註冊。 ⒏綜上所述，系爭聯合商標實已違反商標法第5條、第37 條 第10款之規定。
㈡被告主張之理由：
⒈商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應
足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉 以與他人之商品相區別。又不符前項規定之圖樣，如經申 請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識 者，視為已符合前項規定，為商標法第5條第1項及第2項 所明定。是商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其 聯合式，如不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之 標識，並得藉以與他人之商品相區別者，固不准申請註冊 ，惟如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品 之識別標識者，則准其註冊。
⒉查廣告用語固不具有識別性，惟不具識別性之商標除商品 習慣上通用標章或通用名稱外，若經申請人使用且在交易 上已成為申請人營業上商品之識別標識者，應具商標識別 性，有商標法第5條第2項規定之適用。至有無商標法第5 條第2項規定之適用，應就使用該商標於指定商品之時間 長短、使用方式及同業使用情形，使用該商標於指定商品 之生產、銷售、廣告之數量，使用該商標於指定商品之市 場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等，廣告業者、傳播 業者出具之證明，具公信力機構出具之證明，各國註冊之 證明，其他得據為認定有識別性之證據等事項綜合審審查 （商標識別性審查要點第9、10點參照）。
⒊經查系爭聯合商標，係作為註冊第184199號「DE BEERS」 商標之聯合商標（專用期間業經被告核准延展至101年7月 15 日，並公告於92年6月10日出版之第30卷第12期商標公 報），於87年3月13日所提出申請註冊，並聲明不主張「 鑽石恒久遠，一顆永留傳」之專用權，且檢附台灣地區之 廣告支出統計表、西元1993、1994、1995年之部分廣告及 統計資料、部分報紙之廣告資料、部分雜誌之廣告資料、 部分宣傳手冊及單頁廣告、部分電視廣告准播證明、西元 1996年3月4日出版美國時代周刊封面故事「世界鑽石爭霸 戰」影本及中譯文、台灣地區鑽石商廣告正本、廣告座版 、宣傳資料、大陸地區宣傳資料、東南亞各國發行之「鑽 石通訊」雜誌等證據影本，說明系爭聯合商標已具特別顯 著性。經被告審查後，認「鑽石恒久遠，一顆永留傳」為 一廣告用語，無商標識別性，且係可獨立分割之文字，不 適用商標施行細則第28條第1項規定，不符合聲明不專用 ，有違反商標法第5條第1項規定之嫌，於87年11月4日以 87標商944字第035950號核駁理由先行通知書，請參加人 陳述意見，參加人則再檢附西元1982年至1996年在台灣地 區支出之廣告費用簡表、部分平面媒體之廣告分配明細、 部分平面媒體之廣告及相關資料、部分電視廣告之准播證
明及本事說明及部分電視廣告之錄影帶等證據影本，申覆 以本件系爭聯合商標圖樣之「鑽石恒久遠一顆永留傳」與 「DE BEERS」，經其持續推展，予人係屬一整體不可分割 之主體，已具備商標法第5條第1項所規定之識別性，應准 註冊。被告再次審查後，以其商標圖樣上之外文「DE BEERS」與註冊第840323號「戴比爾斯DE-BEERS」商標外 文近似，且指定使用於同一或類似商品，有違反商標法第 36條規定之嫌，於88年5月1日88以慧商361字第010866號 核駁理由先行通知書，請其陳述意見，或者減縮商品，或 者舉證無混淆誤認之虞之有利事證，並請就中文部分再補 充審查基準勾註原則之證據資料。
⒋被告核准系爭聯合商標之註冊其具體理由：
⑴中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」係屬參加人所首創使用 ：
參加人所稱系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留 傳」為源自前述外文「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」之中譯文，依據參加人所檢送之外文「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」商標於南非、愛爾蘭 、英國、加拿大、日本等國獲准註冊之國外註冊證影本 及系爭聯合商標申請註冊階段所檢附之參加人之前手南 非商狄必斯公司早自79年10月起即以中文「鑽石恒久遠 一顆永留傳」一詞作為廣告用語，於我國電視媒體上廣 告宣傳該公司所產製之鑽石商品之證據影本，其日期早 於原告所檢附之我國珠寶同業以前揭廣告用語刊登於79 年第1期、80年第3、4、5期、81年第7、8、9期82年第 10、11、13期「台灣珠寶」雜誌及82年12月號「財訊」 雜誌等證據資料日期，系爭聯合商標之中文「鑽石恒久 遠一顆永留傳」乃參加人之前手南非商狄必斯公司首創 並持續使用之廣告用語用以表彰該公司所產製之鑽石商 品。是以原告所訴稱參加人之「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」於國外雖行之多年，然其是否等同於中文「 鑽石恒久遠一顆永留傳」之意義，及「鑽石恒久遠一顆 永留傳」之廣告用語為國內業者集思廣益所創，非參加 人所自創，即無足採。
⑵參加人持續長久使用：
查本件據參加人於系爭聯合商標申請註冊階段所檢附之 台灣地區之廣告支出統計表，西元1993、1994、1995年 之部分廣告及統計資料、部分報紙之廣告資料、部分雜 誌之廣告資料、部分宣傳手冊及單頁廣告、部分電視廣 告准播證明、西元1996年3月4日出版美國時代周刊封面
故事「世界鑽石爭霸戰」影本及中譯文、台灣地區鑽石 商廣告正本、廣告座版、宣傳資料、大陸地區宣傳資料 、東南亞各國發行之「鑽石通訊」雜誌等證據影本及西 元1982年至1996年在台灣地區支出之廣告費用簡表、部 分平面媒體之廣告分配明細、部分平面媒體之廣告及相 關資料、部分電視廣告之准播證明及本事說明及部分電 視廣告之錄影帶等證據影本與外文「A DIAMOND IS FOREVER DE BEERS」商標於南非、愛爾蘭、英國、加拿 大、日本等國獲准註冊之國外註冊證影本和異議階段所 檢送之鑽石推廣中心所發行之資料及報章雜誌影本等證 據資料，該廣告用語「鑽石恒久遠一顆永留傳」為參加 人之前手南非商狄必斯公司及代銷其鑽石商品之珠寶業 者所先持續使用。且參加人之前手南非商狄必斯公司及 代銷該公司鑽石商品之我國珠寶業者自84年間起，復將 中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」及外文「DE BEERS」二 者合併作為商標型態使用，除於國內報章雜誌等平面媒 體刊登廣告宣傳其鑽石商品外，又於電視之大眾媒體大 量廣告宣傳，並持續至86年10月間，足堪認定於系爭聯 合商標87年3月13日申請註冊前，系爭聯合商標圖樣業 經參加人之前手南非商狄必斯公司持續廣泛推展使用， 已予商品購買人產生深刻印象，並與該公司之鑽石商品 產生聯想。
⑶中文「鑽石恒久遠 一顆永留傳」已非單純之廣告用語 ：
查中文「鑽石恒久遠 一顆永留傳」業經參加人之前手 南非商狄必斯公司及參加人持續廣泛推展使用，已如前 述，原告雖訴稱「鑽石恒久遠 一顆永留傳」本於79年 起即為台灣珠寶同業開始以廣告用語之型態使用於相關 商品之廣告中，於系爭聯合商標87年申請註冊時，經珠 寶業者長期投注大量金錢，已成廣為週知之廣告用語， 惟佐以參加人於異議答辯時所檢附刊登其商品廣告之代 銷公司名單影本所載，銷售該公司鑽石商品之我國珠寶 業者名稱，與原告所檢附刊登廣告於台灣珠寶雜誌及財 訊雜誌之業者多有重疊，其他業者使用中文「鑽石恒久 遠一顆永留傳」作為廣告用語者於市場使用者並不多， 且原告除前述雜誌外，並無檢附其他中文「鑽石恒久遠 一顆永留傳」自79年起即為業界廣泛使用於珠寶、鑽石 等商品，且為業界共認極為普遍、通用之一般廣告用語 之相關使用證據佐證。是於系爭聯合商標申請註冊當時 僅有參加人大量於市場上使用中文「鑽石恒久遠一顆永
留傳」應足以使一般商品購買人認識其為表彰參加人商 品之標識，並得藉以與他人商品相區別。至原告另所訴 稱如「乳香世家」、「全家就是你家」、「活得越久領 得越多」、「我敢發誓我最便宜」、「科技始終來自人 性」、「麥當勞都是為你」、「妳在看我嗎」等皆係廣 告用語，不具識別性，不能視為識別性之商標核屬另案 問題，且其中如「乳香世家」，亦經被告核准註冊。又 原告固謂被告89年7月出版之「商標法規及相關審查作 業要點彙編」明文示例「鑽石恒久遠一顆永留傳」為一 通俗流行之廣告語，不具識別性，且商標之註冊有無違 法事由應以其註冊申請時有無違法事由為斷，豈可因參 加人其後大量宣傳，即推翻其申請註冊時違法之事由。 但查被告86年11月22日台商980字第221034號公告之「 商標識別性審查基準」，固將中文「鑽石恒久遠一顆永 留傳」一詞列為廣告用語，不具識別性之案例。然商標 有無識別性並非一成不變，它會隨者時間增長或消逝， 且有程度上的差異，原無識別性之標識可因嗣後使用之 結果取得商標的特性，而述前述案例之由來乃因參加人 前於84年11月8日曾以「鑽石恒久遠一顆永留傳」作為 商標圖樣之一部分申請註冊，被告以其所附之資料仍不 足證明其已足以使一般商品購買人認識其為表彰參加人 商品之標識並得藉以與他人商品相區別，而將其申請案 核駁。今本件係參加人於市場仍持續且獨家使用數年後 ，再於87年重新提出註冊申請，被告綜合其所提證據而 准其註冊，無所謂因參加人其後大量宣傳，而推翻其申 請註冊時違法之事由。且被告重新檢討後，業於90年12 月25日（90）智商字第09050000760號公告之「商標識 別性審查要點」中已將前揭案例予以刪除，是本件被告 之認定與審查要點並無自相矛盾之處。綜上論述系爭聯 合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」固係廣告用語 ，然其既非抄襲他人，又無影響同業利益且符合商標規 範意旨，自得准予註冊。原處分洵無違誤，敬請駁回原 告之訴。
⒌凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請 註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其 他說明者，不得申請註冊，固為商標法第37條第10款前段 所明定。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不 在此限，復為同條但書所規定。是文字、圖形、記號、顏 色組合或其聯合式，如係表示申請註冊商標所使用商品之 形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，依前述條款
之規定，固即不得申請註冊，惟文字、圖形、記號、顏色 組合或其聯合式，須明顯表示申請註冊商標所使用商品之 形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，始有適用。 若係以隱含譬喻方式暗示商品之形狀、品質、功用或其他 有關成分、性質、功能或目的等，但非為業者所必須或通 常使用，無礙公平競爭之虞者，則不屬之。又縱商標所用 之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請 註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用或其他說明者， 依前條但書之規定，如有第5條第2項規定之情事而非通用 名稱者，亦應准其註冊。
⒍查本件系爭審定商標圖樣之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳 」，固係有用以說明鑽石本質恒久不變並表彰鑽石本身珍 藏價值之意，屬廣告用語，然其至多僅係隱含譬喻鑽石本 身所具有可永久保存之特性，並非表示所指定使用鑽石商 品本身之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、功能 或目的等之說明，與所指定使用鑽石商品本身之形狀、品 質、功用或其他有關成分、性質、功能或目的等，並無直 接明顯之關聯。再者原告所附證據，如前所述，乃多係參 加人代銷公司使用其商標以促銷其商品之廣告，並不足證 明本件系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」， 在事實上已為製造或經銷鑽石商品者反覆使用並為社會觀 念所公認之通用名稱，況且系爭聯合商標之中文「鑽石恒 久遠一顆永留傳」，亦如前所述，業經參加人持續使用廣 泛推展使用，已足以使一般商品購買人認識其為表彰參加 人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，有商標法 第5條第2項之情事，原告之主張並不足採。系爭聯合商標 之申請註冊，亦應無前述法條規定之適用。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」業經參加 人持續廣泛使用且在交易上已成為參加人營業上商品之識 別標識：
⑴查參加人乃戴比爾斯集團（De Beers Group）之關係企 業。戴比爾斯集團是當今世界上著名鑽石之製造公司之 一，在全球銷售未經加工鑽石及鑽石首飾，其客戶營業 及關係分佈廣泛，而參加人本身在南非亦從事礦業活動 。戴比爾斯集團之南非礦業公司與波次瓦納、納米比亞 及坦桑尼亞等政府之合夥事業之生產價值佔每年全球鑽 石產品總值之百分之4十以上，亦領導全世界關於鑽石 探勘、開採、回復、挑選、估價及行銷鑽石及鑽石首飾 。
⑵戴比爾斯集團之母公司為設立於盧森堡之DeBeers S.A. 。參加人（設立於英國）則係De Beers S.A.主要 子公司之一。經由戴比爾斯集團之銷售及行銷之左右手 ，The Diamond Trading Company每年負責挑選、估價 及銷售全球未加工鑽石供應量達三分之二以上。戴比爾 斯集團、參加人及參加人之前手南非商．狄必斯聯合礦 業股份有限公司雖不直接從事門市之銷售業務，但是卻 對天然鑽石交易具有龐大影響力。因此百餘年來一直強 調天然鑽石之保值及稀有等特性，持續以各種不同方式 向世人促銷天然鑽石。
⑶西元1948年開始由NW愛爾（N.W. Ayer & Son）廣告公 司為參加人之前手南非商．狄必斯聯合礦業股份有限公 司製作廣告而推出「A DIAMOND IS FOREVER」之廣告標 語〔參自東森新聞報網站下載之資料、轉載自商周出版 之「經典廣告20」之資料及自NW愛爾（N.W. Ayer & Son）廣告公司之網站下載之資料〕，隨後並採用同義 之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」作為商標，以便於華 人地區促銷參加人前手之商品，此即系爭聯合商標之中 文創始之由來。此後參加人及其前手即持續不斷大力推 廣，不論在中國大陸、香港或台灣地區均設有鑽石推廣 中心，並提撥鉅額之廣告費用，全力用以拓展及開發台 灣地區之鑽石市場，而以「DE BEERS」或「戴比爾斯」 與系爭之「鑽石恒久遠一顆永留傳」商標合併使用，廣 為宣傳，茲檢呈相關證據資料如下︰
①參加人之前手自西元1982年至1996年在台灣地區支出 之廣告費用簡表。由該簡表中可看出參加人之前手為 系爭聯合商標在台灣地區所支出之廣告費用由西元19 82年之330餘萬元，至西元1991年已增加為3,100餘萬 元。而西元1996年單年更高達1億4千3百餘萬元。而 近15年間此一至少高達5億5千餘萬元之廣告費用及持 續不斷的大量廣告，系爭聯合商標已在一般消費者心 中累積深刻之印象。
②西元1993、1994及1995年部分平面媒體之廣告分配明 細。由該等廣告分配表可看出，系爭聯合商標所採用 平面媒體不但涵括了台灣地區所有之知名報章雜誌， 更遍及不同領域之各種階層，其中更包括台灣珠寶雜 誌。
③84、85及87年報章雜誌廣告及相關資料影本。 ④79年至85年電視廣告之准播證明影本。由該等資料可 看出參加人之前手使用系爭聯合商標日期，早於原告
於異議申請書中所提呈之附件2包括台灣珠寶雜誌及 財訊雜誌之日期。並且系爭聯合商標於過去數十年間 ，在各種媒體上持續積極推介。
參加人之前手早已使系爭聯合商標成為代表參加人及戴 比爾斯集團之具有顯著性之表徵。
⑷戴比爾斯集團及參加人控制全球天然鑽石經銷及銷售數 量相當高比例。除探勘及開採以外，戴比爾斯集團並經 銷及銷售未加工鑽石。戴比爾斯集團透過「sights」定 期銷售活動來經銷未加工鑽石。「sights」期銷售活動 於每5週舉行一次，將未加工鑽石出售給經過特別篩選 之客戶「Sightholders」。這些客戶在世界各地營業， 主要從事切割及琢磨鑽石業務。「Sightholders」通常 是經銷商或製造商或兩者兼具。經銷商購買各種天然鑽 石並出售給客戶。製造商在本身廠房或承包商工廠切割 及琢磨未加工鑽石。因此參加人除了自身全力促銷相關 之產品外，對於「Sightholders」及其他經銷商包括零 售門市所為之促銷活動，亦儘力配合。也就是因為此一 獨特之關係，參加人授權經銷商使用系爭聯合商標於促 銷之廣告，任何一家經銷商採用系爭聯合商標均形同參 加人本身之使用行為，茲檢呈西元1990至1992戴比爾斯 集團之國內經銷商之廣告彩色影本，又台灣珠寶雜誌及 財訊雜誌中所列之多家珠寶公司即為參加人授權之珠寶 代銷公司，有刊登參加人代銷公司名單之廣告載於報紙 及雜誌影本11紙及上述證4號之廣告彩色影本，以資證 明。茲將上述參加人之珠寶代銷公司之名單詳細列表參 證5號。故參加人之珠寶代銷公司於上述相關雜誌廣告 上使用「鑽石恒久遠一顆永留傳」即代表表彰參加人商 品之廣告。
⑸綜上所述，系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留 傳」，係源自於參加人之「A DIAMOND IS FOREVER」外 文商標而創設的，經參加人長久持續不斷的推廣，該中 文商標早已成為台灣及其他國家消費者琅琅上口之著名 商標。
⑹參加人以「Google」引擎搜尋所有網頁，即發現以「鑽 石恒久遠一顆永留傳」及「DE BEERS」為條件，即有20 0多筆之網頁符合，而以「鑽石恒久遠一顆永留傳」及 「戴比爾斯」（參加人公司中文名稱之特取部分）為條 件，亦有近900筆之網頁符合，因此「鑽石恒久遠一顆 永留傳DE BEERS」不但在一般消費大眾中已建立起品牌 認知，同時得代表參加人。一般大眾亦了解「鑽石恒久
遠一顆永留傳DE BEERS」所代表者正為參加人及其前手 之世界性商譽及知名度。此一實質上之認同，正與商標 法第5條第2項之規定相合，因此，依此而取得足資作為 來源標誌之特別顯著性。故系爭聯合商標之註冊，應有 商標法第5條第2項之適用，被告所為異議不成立之處分 ，並無違誤。
⒉查原告於異議申請書中所提呈之附件2台灣珠寶雜誌中所 列之珠寶公司，即為參加人之珠寶經銷廠商或參加人授權 以「鑽石恒久遠一顆永留傳DE BEERS」商標代銷珠寶之公 司參加人已呈交相關證據資料，茲復檢呈下列文件以資證 明世大銀樓、台中金谷珠寶、高雄寶石銀樓、亞洲寶石鑑 定、王鼎珠寶公司及66珠寶係經參加人同意後於台灣珠寶 雜誌刊登「鑽石恒久遠一顆永流傳」廣告：
⑴台灣珠寶雜誌社發行人林基文出具之證明書，以證明世 大銀樓、台中金谷珠寶、高雄寶石銀樓、亞洲寶石鑑定 、王鼎珠寶公司及66珠寶等與參加人共同在台灣珠寶雜 誌刊登「鑽石恆久遠一顆永流傳」廣告。鑽石推廣中心 （De Beers）代表De Beers集團推出有關鑽石及鑽石珠 寶之廣告及促銷活動，而De Beers集團指示鑽石推廣中 心(De Beers)安排上述珠寶公司以該等珠寶公司之名義 設計及刊登相關廣告（如西元2005年6月23日林基文出 具之證明書所載），參加人亦同意就該等珠寶公司刊登 廣告之相關費用，給付對價，並同意在不同報紙上刊登 廣告。
⑵高雄寶石銀樓之負責人蘇霖波出具之聲明書，以證明經 參加人同意於西元1991年6月推出平面廣告的宣傳活動 ，將平面廣告稿刊登在當月號的台灣珠寶雜誌上，同意 在鑽石婚戒及婚戒產品之平面廣告上使用「美鑽表情緣 誓言永纏綿」廣告標語以及「鑽石恒久遠一顆永留傳」 標章。
⒊次查除原告於異議申請書中所提呈之附件2台灣珠寶雜誌 外，參加人之珠寶經銷廠商或參加人授權以「鑽石恒久遠 一顆永留傳DE BEERS」商標代銷珠寶之公司亦於台灣珠寶 雜誌刊登「鑽石恒久遠一顆永流傳」廣告，茲檢呈西元19 92年6月廣告1則及西元1993年9月廣告4則。此外，鑽石推 廣中心（De Beers）於西元1992年舉辦鑽戒櫥窗設計比賽 ，參加人之珠寶經銷廠商及代銷珠寶公司多有參展，其中 大禮珠寶公司、金瑩珠寶公司及嘉寶珠寶公司亦分別獲得 首獎、最佳創作獎及佳作獎，茲檢呈西元1993年3月台灣 珠寶雜誌之報導。
⒋再查系爭聯合商標之中文「鑽石恒久遠一顆永留傳」業經 參加人持續廣泛於華語國家使用，在交易上已成為參加人 營業上商品之識別標識，茲檢呈下列證據資料以資證明： ⑴西元1995年於香港之廣告8則。
⑵西元1996年於香港之廣告6則。
⑶西元1997年於香港之廣告6則。
⑷西元1994年4月及2001年1月於中國之「ELLE」雜誌廣告 2則。
⑸西元1994年4月及2001年4月於中國之「Cosmopolitan」 雜誌廣告2則。
⑹有關「鑽石恒久遠一顆永留傳」在中國大陸之行銷廣告 簡介附中譯文。
理 由
一、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政 訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰併 準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，依被告之聲請，由 其一造辯論而為判決。
二、原告起訴主張：系爭聯合商標之中文部分「鑽石恒久遠一顆 永留傳」為一極為普遍之廣告用語，並無任何之獨特性與顯 著性，台灣多家珠寶同業均使用該一廣告用語，參加人於申
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