智慧財產及商業法院民事判決
113年度民專訴字第67號
原 告 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimi
ted Company(愛爾蘭商必治妥施貴寶控股愛爾蘭
無限公司)
法定代理人 Eugen Waser
訴訟代理人 張哲倫律師
張雅雯專利師
黃宇澤專利師
羅秀培律師
上 一 人
複 代理人 張秉貹律師
被 告 台灣山德士藥業股份有限公司
法定代理人 許勝維
訴訟代理人 陳宣宏律師
童啟哲專利師
蘇佑倫律師
上 一 人
複 代理人 林勤皓律師
上列當事人間排除侵害專利權等事件,本院於民國114年6月26日
言詞辯論終結,判決如下:
主 文
被告於西元二○二六年五月二十三日前不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「Apixaban Film-coated Tablets 2.5mg」、「Apixaban Film-coated Tablets 5mg」藥品。
訴訟費用由被告負擔。
原告假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分:
一、本件乃涉外民事事件,我國法院有國際裁判管轄權: 按民事事件涉及外國人或外國地者,為涉外民事事件,內國 法院應先確定有國際管轄權,始得受理,次依內國法之規定 或概念,就爭執之法律關係予以定性後,決定應適用之法律 (即準據法)(最高法院98年度台上字第2259號民事判決意 旨參照)。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權,應 依法庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審 判管轄尚乏明文規定,則應綜合考量法院慎重而正確認定事 實以發現真實、迅速而經濟進行程序以促進訴訟,兼顧當事 人間之實質公平,及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之
關連性等因素,並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事 審判管轄規則之法理,妥適決定之(最高法院110年度台抗 字第693號民事裁定意旨參照)。查原告係依外國法律註冊 登記之外國法人,被告則為依本國公司法成立之法人(本院 卷一第349至350頁);而原告係主張被告申請查驗登記之學 名藥「Apixaban Film-coated Tablets 2.5mg」、「Apixab an Film-coated Tablets 5mg」(下合稱系爭學名藥品),有 侵害原告所有中華民國第I320039號「作為因子Xa抑制劑之 含內醯胺之化合物及其衍生物」發明專利(下稱系爭專利) 經核准延長專利權期間範圍之虞等語。是被告之營業所所在 地設在本國境內,且原告所主張被告有侵害系爭專利之虞之 行為地亦在本國境內,可知本件係屬於涉外侵權行為關於專 利法所生之民事事件,自得類推適用民事訴訟法第2條第2項 、第15條第1項規定,由本國法院管轄而有國際管轄權。 二、準據法之選定:
次按以智慧財產為標的之權利,依該權利應受保護地之法律 ,涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告主 張其依我國專利法規定取得之專利權有受被告侵害之虞,是 本件自應以權利應受保護地之本國法律為準據法。又依專利 法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事 件,均由智慧財產及商業法院管轄,智慧財產及商業法院組 織法第3條第1款及智慧財產案件審理法第9條第1項分別定有 明文。查本件係專利法所生之民事事件,符合上開規定,本 院就本件侵害專利權所生之第一審民事訴訟事件,具有國內 管轄權。
三、當事人能力:
復按公司法於民國107年8月1日修正、同年11月1日公布施行 之第4條規定:本法所稱外國公司,謂以營利為目的,依照 外國法律組織登記之公司。外國公司,於法令限制內,與中 華民國公司有同一之權利能力。即廢除外國公司認許制度, 尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人格之既存事 實,而認與我國公司具有相同權利能力。又按有權利能力者 ,有當事人能力,民事訴訟法第40條第1項定有明文。本件 原告為依外國法律設立之外國法人,與我國公司有同一之權 利能力,有當事人能力,自得為本件原告。
四、另按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求 之基礎事實同一者,不在此限。不變更訴訟標的,而補充或 更正事實上或法律上之陳述者,非為訴之變更或追加,民事 訴訟法第255條第1項第2款、第256條分別定有明文。原告起 訴時訴之聲明第1項為:被告不得直接或間接、自行或委請
他人製造、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口系爭 學名藥品,嗣於本院言詞辯論前將上開聲明變更為:被告不 得於西元2026年5月23日前直接或間接、自行或委請他人製 造、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口系爭學名藥 品(本院卷三第379頁),查原告上開變更聲明,係補充或更 正法律上之陳述,請求之基礎事實同一,合於上開規定,應 予准許。
五、再按未於準備程序主張之事項,除有下列情形之一者外,於 準備程序後行言詞辯論時,不得主張之:一、法院應依職權 調查之事項。二、該事項不甚延滯訴訟者。三、因不可歸責 於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯 失公平者,民事訴訟法第276條第1項定有明文。本院於113 年11月29日發函通知兩造就本件原因事實、答辯要旨、爭點 及不爭執點提出書狀並於同年12月20日前檢送到院(本院卷 二第397至415頁),被告於本院114年1月15日準備程序時始 否認系爭學名藥品有落入系爭專利延長範圍(本院卷二第43 1頁),原告認被告係於逾時提出而不應審酌,惟被告係於 本件準備程序時當庭否認系爭學名藥品有落入系爭專利延長 範圍,尚與前開規定無違,應予准許。
貳、實體部分:
一、原告主張:原告為系爭專利之專利權人,原專利權期間自99 年2月1日至111年9月9日止,准予延長專利權期間自111年9 月10日起至115年5月23日止,核准延長範圍為「有效成份Ap ixaban用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一 項危險因子者預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包括⑴ 曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ishemic at tack),⑵年齡大於或等於75歲,⑶高血壓,⑷糖尿病,及⑸有 症狀之心衰竭(NYHA Class≧II)」。訴外人輝瑞大藥廠股 份有限公司(下稱輝瑞公司)業於登載專利資訊期限内,依 法就其進口販賣且取得許可證之衛部藥輸字第026124號「艾 必克凝膜衣錠2.5毫克Eliquis Film-Coated Tablet 2.5mg 及衛部藥輸字第026133號「艾必克凝膜衣錠5毫克Eliquis F ilm-Coated Tablet 5mg」藥品(下合稱系爭專利藥品)登 載系爭專利相關專利資訊,系爭專利藥品係受系爭專利所保 護之新藥。原告於113年6月25日收受被告來函,稱其以系爭 專利藥品為對照新藥,申請系爭學名藥品查驗登記,業已收 受衛生福利部之資料齊備通知,並依藥事法第48條之9第4款 聲明(下稱「P4聲明」)稱系爭專利應撤銷云云,原告依同 法第48條之13第1項規定於45日內提起本件訴訟。被告P4聲 明以系爭專利藥品為對照新藥,則系爭學名藥品顯然落入系
爭專利經核准延長之範圍而有侵權之虞,爰依專利法笫96條 第1項、民法第767條第1項規定提起本件訴訟。並主張:㈠、 被告不得於西元2026年5月23日前直接或間接、自行或委請 他人製造、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口系爭 學名藥品;㈡、訴訟費用由被告負擔;㈢、就第一項之聲明, 原告願以現金或同額之兆豐國際商業銀行安和分行之可轉讓 定期存單供擔保,請准宣告假執行。
二、被告則以:
㈠、依據系爭專利之專利權期間延長申請書所載,系爭專利係以 衛部藥輸字第026133號做為第一次許可證,而該許可證之用 途為「預防」中風與全身性栓塞。系爭專利之請求項,係關 於用於「治療」血栓性插塞病症之化合物、醫藥組合物或用 途。「治療」是針對已產生的症狀進行處理,「預防」則是 在症狀產生之前所做的處理,因此,兩者並不相同。再者, 系爭專利說明書中亦無記載任何實施例可佐證系爭專利之發 明可用於「預防」中風與全身性栓塞。是以,系爭專利之請 求項顯然無法涵蓋衛部藥輸字第026133號所載之有效成分及 用途,故系爭專利以衛部藥輸字第026133號做為第一次許可 證申請延長顯非合法,應予撤銷。又系爭專利說明書中僅泛 稱「本發明之化合物」具有抑制Xa因子之功效、可抗血栓、 也具有抑制絲胺酸蛋白酶凝血酶之功效,卻未記載具體化合 物之實驗數據,通常知識者若非經過大量的嘗試錯誤或複雜 實驗,顯然無法由說明書之内容暸解式⑴化合物具有治療血 栓性插塞病症之效果,並據以實施。此外,針對專利期延長 之範圍,系爭專利說明書完全沒有任何記載或實施例足以證 明式⑴化合物具有「預防發生中風與全身性栓塞」。系爭專 利之說明書所揭露之内容,並不足以使通常知識者理解式⑴ 化合物或其醫藥組合物具有「治療血栓性插塞病症」或「預 防發生中風與全身性栓塞」之效果。
㈡、另系爭專利說明書完全未揭露以式⑴化合物進行的任何實驗數 據,具有通常知識者從發明說明所揭露的内容無法得到式⑴ 化合物可用於「治療血栓性插塞病症」或「預防發生中風與 全身性栓塞」之技術特徵,且該技術特徵顯然並非系爭專利 申請人在申請當日已認知並記載於說明書中之發明。系爭專 利延長期間之各該請求項無法為說明書所支持,不符93年專 利法第26條第3項之規定,應予撤銷。再者,式⑴化合物為一 種雙雜環化合物,而乙證2所揭示的雙雜環化合物通式已包 含式⑴化合物;且亦已揭示該發明之化合物具有相同的抑制X a因子之效果,故系爭專利請求項均不具進步性。換言之, 系爭專利請求項1之式⑴化合物僅係由乙證2已揭露之化合物
群中選出之化合物,屬選擇發明。而系爭專利所揭示之抑制 Xa因子之效果,亦與前案完全相同。因此,系爭專利中所選 出雙雜環的Xa因子抑制劑,充其量僅和前案所揭露的雙雜環 Xa因子抑制劑具有相同的功效,並未產生無法預期的功效, 應認定乙證2足以證明系爭專利請求項1之發明能輕易完成, 不具進步性。系爭專利請求項1之式⑴化合物既不具進步性, 包含式⑴化合物之醫藥組合物,以及用於製造用以治療血栓 性插塞病症藥劑之用途,亦為通常知識者所能輕易完成,故 系爭專利據以延長之各該請求項均不具進步性。並聲明:原 告之訴及假執行之聲請均駁回;如受不利判決,被告願供擔 保,請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項(本院卷二第430頁):㈠、原告為系爭專利之專利權人,原專利權期間自99年2月1日至1 11年9月9日止;准予延長專利權期間自111年9月10日起至11 5年5月23日止,核准延長範圍為「有效成份Apixaban用於成 人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一項危險因子者 預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包括⑴曾發生腦中風 或短暫性腦缺血發作(transient ishemic attack),⑵年齡 大於或等於75歲,⑶高血壓,⑷糖尿病,及⑸有症狀之心衰竭 (NYHA Class≧II)」。
㈡、訴外人輝瑞大藥廠股份有限公司於登載專利資訊期限内,就 其進口販賣且取得許可證之衛署藥輸字第026124、026133號 藥品(即系爭專利藥品) 業已登載系爭專利相關專利資訊。㈢、原告於113年6月25日收受被告寄發如甲證10、11所示之函文 。
四、系爭專利及系爭學名藥品及被告所提專利有效性之證據技術 內容:
㈠、系爭專利技術內容及核准延長範圍分析:
1、系爭專利技術內容:
本發明係關於含內醯胺之化合物及其衍生物,其係為似胰蛋 白酶之絲胺酸蛋白酶,尤其是Xa因子之抑制劑,含有彼等之 醫藥組合物,及使用彼等作為抗凝血劑以治療血栓性插塞病 症之方法(系爭專利說明書第6頁,本院卷一第32頁)。2、系爭專利申請專利範圍分析:
系爭專利申請專利範圍共計32項,其中請求項1、3、7、8為 獨立項,其餘均為附屬項。雖然系爭專利之原專利權期間已 於111年9月9日屆滿,自111年9月10日進入延長期間至115年 5月23日,惟由於被告聲明系爭專利發明說明不符合充分揭 露要件、請求項無法為發明說明所支持及請求項不具進步性 而具有撤銷事由,經查系爭專利據以延長專利權期間之請求
項為請求項O○O○O○O○OO○OO○OO○OO○OO○OO(參系爭專利之專 利權期間延長申請案審查意見表第2頁第七之(六)之2點,11 1民專訴60限閱卷第18頁),另其中請求項O引用記載了請求 項O○O之內容,由於上開請求項之有效性始與延長之專利權 效力是否存在相關,故臚列上開請求項如下:
○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○
○○○○○O○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○ ○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○O○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○ ○○○○○O○○○○○○○O○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○O○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OO○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○OO○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOO○○○ ○○○○○○○○OOO○○○○○○○○OOO○○○OOO○○○○○○OOO○○○○○○OOO○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○OO○○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○OO○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○OO○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOO○○ ○○○○○○○○○OOO○○○○○○○○OOO○○○OOO○○○○○○OOO○○○○○○OOO○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OO○○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
3、系爭專利核准延長專利範圍:
⑴、專利法第53條第1、2項規定:「(第1項)醫藥品、農藥品或其 製造方法發明專利權之實施,依其他法律規定,應取得許可 證者,其於專利案公告後取得時,專利權人得以第一次許可 證申請延長專利權期間,並以一次為限,且該許可證僅得據 以申請延長專利權期間一次。(第2項)前項核准延長之期間 ,不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實 施發明之期間;取得許可證期間超過五年者,其延長期間仍 以五年為限」,又第56條規定:「經專利專責機關核准延長
發明專利權期間之範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用 途所限定之範圍」。
⑵、復依專利法第53條第1項、第56條規定及立法理由,該發明所 屬技術領域中具有通常知識者可理解當醫藥品欲上市販賣而 實施專利發明時,須向我國衛生主管機關申請藥品查驗登記 ,經審查獲准後該醫藥品才能正式上市應用於病患治療,並 非該發明專利核准公告後即能立即實施,故制定專利權期間 延長制度藉以彌補專利權人因申請藥品許可證而無法實施該 發明且予以補償。
⑶、系爭專利之原專利權期間已於111年9月9日屆滿,自111年9月 10日進入延長期間至115年5月23日,其核准延長之專利權範 圍為「有效成份Apixaban用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病 患且有以下至少一項危險因子者預防發生中風與全身性栓塞 。危險因子包括⑴曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(trans ient ishemic attack),⑵年齡大於或等於75歲,⑶高血壓, ⑷糖尿病,及⑸有症狀之心衰竭(NYHA Class≧II)」(本院卷 一第25頁)。
⑷、系爭專利適用之102年專利審查基準第二篇發明專利實體審查 第十一章專利權期間延長第6節「核准延長發明專利權期間 之範圍」記載:「經核准延長發明專利權者,其於延長發明 專利權期間之範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用途所 限定之範圍,不及於申請專利範圍中有記載而許可證未記載 之其他物、其他用途或其他製法。具體言之,對於物之發明 專利,其延長期間之專利權範圍僅限於第一次許可證所載之 有效成分及該許可之用途;於用途發明專利,僅限於第一次 許可證所載有效成分之許可用途;於製法發明專利,僅限於 製備第一次許可證所載用於許可用途之有效成分之製法。核 准延長之專利案,其申請專利範圍同時包含物之請求項、用 途請求項及製法請求項者,於延長發明專利權期間之範圍, 僅分別及於許可證所載之有效成分、該有效成分之許可用途 及用於許可用途之有效成分之製法」。
㈡、系爭學名藥品之技術內容:
1、本件原告係依據藥事法第四章之一「西藥之專利連結」所錄 輝瑞公司所獲准之系爭專利藥品相關專利資訊(登錄有一件 專利,為西元2010年2月1日公告之中華民國第I320039號發 明專利),且依專利法第96條第1項規定主張被告於西元202 6年5月23日前不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販 賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭學名藥品。 被告為系爭學名藥品許可證申請人,其以系爭專利藥品為對 照新藥,申請系爭學名藥品查驗登記,被告根據藥事法第48
條之9規定,就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之 專利權,向中央衛生主管機關即衛生福利部食品藥物管理署 (下稱食藥署)為系爭學名藥品有撤銷之事由,而被告並於 食藥署通知學名藥查驗登記之資料齊備後,於20日內即113 年6月24日通知新藥藥品許可證所有人及專利權人之代理人 ,經其於113年6月25日收受上開通知,食藥署依據藥事法第 48條之13第2項規定於上開通知之次日起12個月內至114年6 月25日暫停核發藥品許可證。
2、系爭學名藥品僅進入藥品查驗登記審查程序,尚未核准上市 ,依據甲證10、11內容,系爭學名藥品係被告之申請查驗登 記藥品「Apixaban Film-coated Tablets 2.5mg」及「Apix aban Film-coated Tablets 5mg」,該系爭學名藥品主要活 性成分為「Apixaban」,並以系爭專利藥品為對照藥品。又 所謂學名藥係指與國內已核准之藥品具同成分、同劑型、同 劑量、同療效之製劑,藥品查驗登記審查準則第4條第2款定 有明文。次按本法所稱仿單,係指藥品或醫療器材附加之說 明書;而藥物之標籤、仿單或包裝,應依核准刊載左列事項 :一、廠商名稱及地址。二、品名及許可證字號。三、批號 。四、製造日期及有效期間或保存期限。五、主要成分含量 、用量及用法。六、主治效能、性能或適應症。七、副作用 、禁忌及其他注意事項。八、其他依規定應刊載事項。藥事 法第26條、第75條第1項分別定有明文。準此,仿單對於臨 床醫事或藥事人員係為藥品使用指引。因系爭學名藥品於起 訴時尚未核准上市,先以系爭學名藥品仿單擬稿暫代正式仿 單,可理解為系爭學名藥品仿單擬稿記載內容可代表系爭學 名藥品本身包含之有效成分及賦形劑與系爭學名藥品之用法 、用量及適應症等,故在判斷系爭學名藥品是否落入系爭專 利核准延長範圍時,系爭學名藥品仿單擬稿即具有重要參考 價值。
㈢、系爭專利有效性證據即乙證2技術分析:
1、乙證2係西元2000年7月6日公開之WO00/39131A1專利案,其 公開日早於系爭專利之最早優先權日(即西元2001年9月21 日),可為系爭專利之先前技術,得為主張系爭專利不具進 步性之適格證據。
2、技術內容:
乙證2(第4頁左上第1個通式,本院卷二第48頁)揭露一種 如下式之化合物:
其中G為以下任一種D-E結構(第9頁第10行,本院卷二第53 頁):
其中當環D不存在時,環E可選自苯基(phenyl),且具有R”和 R’取代基,於R”為C1烷氧基(alkoxy),而R’為H(第10頁第15 至24行),且s為0(第15頁第9行),當Z是CR1a(第10頁第29行 ),R1a是-(CH2)r-R1’(第11頁第3行),其中r=0(第15頁第7 行),R1'是C(O)NR2R2a(第11頁第9行),而R2是H(第11頁第1 7行),且R2a也是H (第11頁第22行),A可選自0-2個R4取代 的C3-10碳環基(第12頁第20行),當A為0個R4取代的C6碳環 基,B可選自0-2個R4a取代的含有1-4個選自N、O和S的雜原 子的5-10元雜環系統(第12頁第24至28行),當B為1個R4a取 代的含有1個N的雜原子的6元雜環系統,且R4a為=0時(第13 頁第24行),所選擇出之化合物即為系爭專利請求項1之式(1 )化合物。亦即系爭專利請求項1之式(1)化合物為乙證2揭露 之化合物的選擇發明。
五、得心證之理由:
原告主張其為系爭專利之專利權人,系爭專利原專利權期間 已於111年9月9日屆滿,自111年9月10日進入延長期間至115 年5月23日,且輝瑞大藥廠股份有限公司業於登載專利資訊 期限內,依法就其進口販售且取得許可證之系爭專利藥品登 載系爭專利之相關專利資訊,而被告向食藥署申請系爭學名 藥品查驗登記,業已落入系爭專利核准延長範圍,有侵害原 告系爭專利之虞等情,則為被告所否認,並以前詞置辯。本 件經整理並協議簡化爭點後(本院卷二第432頁),所應審究 者為:㈠、系爭學名藥品是否落入系爭專利延長之文義範圍 ?㈡、申請延長系爭專利專利權期間之許可證是否非屬第一 次許可證,依103年專利法第57條第1項第5款規定情形,核 准延長應予撤銷?㈢、本件原告以系爭專利延長範圍為起訴 範圍,被告得否抗辯系爭專利據以延長之各該請求項有應予 撤銷之事由?㈣、倘被告得以此為抗辯,則系爭專利有無下 列應撤銷事由?1、系爭專利發明說明是否不符93年專利法 第26條第2項規定(充分揭露且可據以實施)?2、系爭專利 據以延長各該請求項是否不符93年專利法第26條第3項之規 定(申請專利範圍為發明說明及圖式所支持)?3、乙證2是 否足以證明系爭專利據以延長各該請求項不具進步性?㈤、 原告依專利法第96條第1項、民法第767條第1項之規定,請 求被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要 約、販賣、或為上述目的而進口系爭學名藥品,有無理由? 茲分述如下:
㈠、系爭學名藥品落入系爭專利核准延長之文義範圍:1、系爭專利核准延長範圍之技術特徵:
系爭專利核准延長範圍之技術特徵可解析為2個要件,分別 為:⑴、要件編號A「有效成分Apixaban」⑵、要件編號B「用 於成人非瓣膜性心房纖維顫動病患且有以下至少一項危險因 子者預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包括:⑴曾發生 腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ishemic attack), ⑵年齡大於或等於75歲,⑶高血壓,⑷糖尿病,及⑸有症狀之心 衰竭(NYHA Class≧II)」(本院卷一第338頁)。 2、就系爭學名藥品與系爭專利核准延長範圍技術特徵之文義比 對:
⑴、要件編號A:
依據系爭學名藥品仿單擬稿(乙證3第1頁「1.1有效成分及 含量」,限閱卷第25、26頁),系爭學名藥品之有效成分為 Apixaban,故系爭學名藥品可為系爭專利延長範圍之要件編 號A所文義讀取。
⑵、要件編號B:
依據系爭學名藥品仿單擬稿(乙證3第2頁「2.適應症」,限 閱卷第26頁),系爭學名藥品之適應症包括「用於成人非瓣 膜性心房纖維顫動病人且有以下至少一項危險因子者預防發 生中風與全身性栓塞。危險因子包括:⑴(曾發生腦中風或 短暫性腦缺血發作(transient ishemic attack),⑵年齡大 於或等於75歲,⑶高血壓,⑷糖尿病,及⑸有症狀之心衰竭 (NYHA Class≥II)」,故系爭學名藥品可為系爭專利延長範 圍之要件編號B所文義讀取。是以,系爭學名藥品「落入」 系爭專利延長之文義範圍。
3、對被告抗辯不採之理由:
⑴、被告雖抗辯系爭學名藥品尚包含Lactose monohydrate等賦形 劑成分(要件編號X)以及「在成人中治療深靜脈血栓(DVT )與肺栓塞(PE),以及預防深靜脈血栓與肺栓塞復發」之 適應症(要件編號Y)等而未落入系爭專利延長之文義範圍 等語,惟發明專利權期間之延長範圍,僅及於許可證所載之 「有效成分」及「用途」所限定之範圍,專利法第56條定有 明文,亦即只要系爭學名藥品具有相同之「有效成分」及「 用途」(即適應症)即落入系爭專利延長之文義範圍,至於 系爭學名藥品之賦形劑成分為何以及是否具有其他「用途」 (即適應症)則非所問,故如前述,由於系爭學名藥品仿單 擬稿確實有記載與系爭專利延長之範圍相同之「有效成分」 -Apixaban,以及相同之「用途」(即適應症)- 「用於成 人非瓣膜性心房纖維顫動病人且有以下至少一項危險因子者 預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包括:⑴曾發生腦中 風或短暫性腦缺血發作(transient ishemic attack),⑵年
齡大於或等於75歲,⑶高血壓,⑷糖尿病,及⑸有症狀之心衰 竭(NYHA Class≥II)」,因此,系爭學名藥品落入系爭專 利延長之文義範圍甚明,倘如被告所稱延長範圍為由有效成 分及用途所構成之封閉式範圍的話,則將永遠不會有學名藥 品落入該封閉式範圍內,因藥品必定會包含有效成分以外之 賦形劑,不可能僅由有效成分及用途所構成,故被告對於專 利法第56條之解釋顯與「為補償專利權人因申請許可而延誤 其可行使權利之期間」之專利權期間延長立法意旨背道而馳 ,實難參採。至於被告引用另案即本院113年度民專上字第3 號民事判決而欲主張系爭學名藥品未落入該延長範圍乙節, 然該判決係關於「Apixaban原料藥」是否侵權之判斷,因原 料藥並非「製劑」,而僅為用以製造「製劑」藥品之原料, 並不具有治療上之用途,且該原料藥所記載之適應症為抗血 栓劑,僅為該原料藥之藥理分類,對比本件系爭學名藥品屬 於具有治療上之用途之「製劑」,且其仿單擬稿之適應症欄 位已記載與系爭專利延長範圍完全相同之用途,顯屬不同狀 況,自難直接比附援引,執為本件有利之論據,是被告前開 抗辯並非可採。
⑵、被告雖抗辯依專利法第58條第4項規定「發明專利權範圍以申 請專利範圍為準」,核准延長後之專利範圍應是在原請求項 文義劃定之範圍內,再以第一次許可證所載之有效成分及其 用途將該範圍加以限定,否則該範圍將可能超出及變更原本 核准的專利權範圍,甚至亦可能超出申請時說明書所揭露的 範圍,核准延長之範圍的記載方式並不符合請求項格式如專 利法施行細則第18條之規定等,而主張核准延長的專利權範 圍仍需以原請求項之文義為依歸等語,惟查:
①、專利法第56條規定:「經專利專責機關核准延長發明專利權 期間之範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之 範圍」,此為法定之延長範圍,亦即專利法第56條於整部專 利法中係就發明專利權經延長後之專利權範圍認定的特別規 定,除了核准延長標的為「製法」者有必要回推原請求項之 製法技術特徵之外,核准延長標的為「有效成分」或「用 途」者,因所載之「有效成分」及「用途」的文義已明確, 並無據以回歸原請求項進行解釋之必要,被告所舉110年度 民專訴字第11號民事判決亦未將核准延長範圍作此解釋(該 判決僅係判斷系爭專利一特定請求項是否可據以延長系爭專 利一專利權期間延長之範圍),被告所自行解讀在原請求 項之範圍內以第一次許可證所載有效成分及其用途將該範 圍加以限定的延長範圍以及以專利法施行細則第18條檢視延 長範圍等,實與國內外長久以來對於專利權延長範圍的規定
與解釋並不一致,亦增加法律所無之限制,並不可採。 ②、又專利法第56條立法理由已敘明:「於物之發明專利,核准 延長後之專利權範圍僅限於申請專利範圍中與第一次許可證 所載之有效成分所對應之特定物及該許可之用途」,以系爭 專利請求項O為例,屬於物之請求項,其與第一次許可證之 關連性比對,僅需確認許可證所載之有效成分Apixaban是否 為系爭專利請求項O範圍所涵蓋即可,並無須比對許可證所 載之用途是否為系爭專利請求項O範圍所涵蓋,縱使系爭專 利說明書並未揭露許可證所載之用途,系爭專利之核准延長 範圍「有效成份Apixaban用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病 患且有以下至少一項危險因子者預防發生中風與全身性栓塞 。危險因子包括⑴曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(trans ient ishemic attack),⑵年齡大於或等於75歲,⑶高血壓, ⑷糖尿病,及⑸有症狀之心衰竭(NYHA Class≧II)。」仍為 有效,故依專利權期間延長之審查實務,核准延長之範圍是 否超出、變更原專利權範圍、是否超出申請時說明書所揭露 範圍等本非專利權期間延長之審查所考量的事項,是以,被 告以該等事項稱核准延長範圍應在原請求項之範圍內以第一 次許可證所載之有效成分及其用途將該範圍加以限定等語, 並不可採,況且被告迄至本件言詞辯論終結前,從未提出所 有認為不侵權的請求項加上有效成份及延長用途的不侵權比 對表,自亦無法以被告所主張之延長範圍的解釋方式進行侵 權比對。
③、至於被告雖辯稱核准延長後之專利範圍應是在原請求項文義 劃定之範圍內,再以第一次許可證所載之有效成分及其用途 將該範圍加以限定等語,惟如前述,除被告前開抗辯外,被 告並未援引國內外相關法規、判決、實務見解等予以支持, 況以系爭專利請求項O為例,因系爭專利請求項O所載之式⑴ 化合物即為第一次許可證所載之有效成分Apixaban,依被告 上開說法所得之範圍實與系爭專利核准之法定延長範圍無異 ,故無論是否採認被告對於核准延長範圍之界定方式,均無 法改變系爭學名藥品落入系爭專利延長之文義範圍的事實, 附此敘明。
㈡、系爭專利核准延長之期間並無103年專利法第57條第1項第5款 規定之應撤銷事由:
1、系爭專利係於103年1月28日申請延長專利權期間,智慧局嗣 於105年3月28日發函准予系爭專利之延長,因此,有關系爭 專利核准延長之期間是否有應撤銷事由,應以核准延長審定 時所適用之103年1月22日修正公布、103年3月24日施行之專 利法規定加以判斷。103年3月24日施行之專利法第57條規定
:「任何人對於經核准延長發明專利權期間,認有下列情事 之一,得附具證據,向專利專責機關舉發之:一、發明專利 之實施無取得許可證之必要者。二、專利權人或被授權人並 未取得許可證。三、核准延長之期間超過無法實施之期間。 四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。五、申請延長 之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。六、 核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。專利權延長經舉發 成立確定者,原核准延長之期間,視為自始不存在。但因違 反前項第三款規定,經舉發成立確定者,就其超過之期間, 視為未延長」。
2、系爭專利延長案適用之102年版專利審查基準第五篇舉發審查 第二章專利權期間延長之舉發第2.3節「申請延長之許可證 非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者」記載:「申請 延長專利權期間必須以第一次許可證為之,且第一次許可證 上所記載之有效成分及其用途須與申請延長專利之申請專利 範圍相對應,如有無法對應之情形,即無法認為該許可證為 據以申請延長之發明專利之第一次許可證。專利權人以第一 次許可證之後續許可申請取得專利權期間延長者,亦屬違反 應以第一次許可證申請延長專利權期間之要件。專利權人就 一件許可證僅得申請延長專利權期間一次,若許可證曾經辦
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