智慧財產及商業法院民事判決
113年度民商訴字第52號
原 告 曾建廷
訴訟代理人 劉亭均律師
賴俊嘉律師
被 告 黃素君
訴訟代理人 李育禹律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國11
4年6月6日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張略以：
㈠原告為我國註冊第01950051號「小樹食堂」商標（下稱系爭 商標，如附圖一所示）之商標權人，專用期間自民國107年1 1月1日至117年10月31日，指定使用於第30、43類之商品或 服務。原告於111年8月11日偶然發現被告之據爭商標，又被 告另於112年3月25日委由律師詢問原告授權系爭商標供其「 小樹早午餐」使用授權金條件。被告於110年4月21日獨資設 立「小樹早午餐」餐廳並擔任負責人，從事餐廳之營運管理 ，並於同年10月12日以「小樹早午餐Little Tree Brunch及 圖」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，智慧局 於111年2月22日先行核駁其申請，經補正後僅准許指定用於 第29類「奶油抹醬、非活體水產、...人造肉、人造肉速食 調理包」商品，並註冊第02221787商標（下稱據爭商標，如 附圖二所示）。被告明知原告享有系爭商標之商標權，仍以 「小樹早午餐」為商店名稱使用於店面招牌、餐點包裝、菜 單上，且在臉書、Instagram等社群媒體設立粉絲專頁，並 在外送平台Uber Eats及foodpanda以「小樹早午餐」名義成 立外送菜單專頁，提供客戶點餐外送，實際從事第30類之「 茶葉、茶葉飲料、咖啡…、蛋糕、布丁…」及第43類之「飲食 店…、餐廳、速食店…」商品或服務之商標使用。 ㈡被告於112年3月25日曾委由律師代為聯繫，並詢問原告授權 使用系爭商標之授權金條件，惟其未積極協商後續授權事宜 ，顯見被告明知以據爭商標為商店名稱之使用，高度近似於 系爭商標，致消費者對服務來源產生混淆誤認，構成商標法 第68條第3款侵害商標權之行為。
㈢依被告小樹早午餐營業人銷售額與稅額申報書顯示，其自110 年9月至111年8月間，平均每月營業額為新臺幣（下同）1,2
11,473元。依商標法第71條第1項第2款基準計算，被告一年 銷售總額共計14,537,678元。又依國稅局公告之111年度營 利事業各業所得額暨同業利潤標準，餐廳之淨利率為13%， 原告請求被告侵害商標權行為所得之利益為3,779,796元（1 4,537,678×2年×13%=3,779,796 )。如按同法第71條第1項第 4款基準計算，因原告曾開立200萬元之加盟權利金發票予毅 聯建設股份有限公司，由原告授權第43類商標予該公司，又 原告於107年7月1日以210萬元之對價，取得第三人所有之第 43類布佬廚房餐廳之授權，由第三人開立210萬元之加盟授 權金予福慧傳家餐飲事業有限公司（代表人為原告）。原告 主張以授權金200萬元+（平均每月營業額3%×24個月），作 為商標權人授權他人使用所收取之權利金數額，共計2,872, 260元（200萬+(平均每月營業額1,211,473×3%×24個月）=2, 872,260）。原告向被告請求賠償數額為3,779,796元，如法 院認金額過高，原告請求賠償數額為2,872,260元。如上開 兩種計算基準均為法院不採納，請依民事訴訟法第222條第2 項規定，酌定損害賠償數額。
㈣為此原告依商標法第69條第1、2項規定，請求排除及防止被 告侵害系爭商標，回收及銷毀使用據爭商標之商品，並依同 法第69條第3項規定，請求被告賠償損害。
㈤並聲明：
⒈被告不得將其所有之據爭商標或其他相同或近似商標及圖 樣，使用於第30類「茶葉飲料、咖啡飲料、調味醬、布丁 、包子、便當、麵條」部分商品及43類「飲食店、飯店、 流動飲食攤、小吃攤、餐廳、冷熱飲料店、冰果店、茶藝 館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、自助餐廳、流動咖 啡餐車、泡沫紅茶店、速食店、日本料理店」部分服務， 並應將所有使用據爭商標或其他相同或近似商標及圖樣之 商品，予以回收或銷燬。
⒉被告應給付原告3,779,796元及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止，按年息百分之5計算之利息。
⒊願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯略以：
㈠被告於110年4月21日經臺南市政府核准獨資設立「小樹早午 餐」商號，於同年9月初裝潢完成開幕營業，被告尋求原告 將系爭商標授權，至113年3月25日兩造協商破局後，被告陸 續將店內菜單、包材等關於「小樹早午餐」字樣移除，並於 112年4月11日請設計師修改LOGO為「藝樹早午餐Art Tree及 圖」商標申請，並於同年11月1日經智慧局核准註冊公告， 被告陸續將「小樹早午餐」字樣自店內招牌、包裝與菜單移
除，於同年10月15日將粉絲專頁名稱及頭像圖片，改為「藝 樹早午餐art tree brunch」，於同年月27日掛上「藝樹早 午餐」招牌，嗣經臺南市政府准許，將商業名稱變更為「心 藝樹早午餐」，故被告以「小樹早午餐」為商店名稱提供餐 飲服務之期間，係自110年9月至112年10月27日止。 ㈡系爭商標係由常見之中文字詞組合而成，並無任何圖樣、英 文、或編排，但據爭商標除有中文小樹早午餐、由字母排列 為下彎弧形之外文Little Tree Brunch、廚師帽、打蛋器， 與中間尚有兩棵樹所構築而成，可知據爭商標除有中、英文 字母組合外，尚有以圖形作為商標之構成部分，對於消費者 視覺印象，必定較純以中文字樣組成之系爭商標為強。兩造 商標整體繁簡有別，外觀差異明顯，觀念上亦非相通，縱標 示在相同或類似之商品上，以具有普通知識經驗之消費者， 於交易時施以普通之注意，誤認二者來自同一來源或雖不相 同但有關聯來源之可能性極微，兩者近似程度極低。 ㈢兩造商標使用類別不同，在性質、功能、行銷管道、產製， 及提供主體等相關因素上，不具有共同或關聯之處，原告主 要係用於中式料理，與被告早午餐不相關，不致使消費者誤 認商品或服務之來源。
㈣原告固提出原證4主張有以「小樹食堂」為商標對外經營，惟 原告未提出有使用系爭商標之證據證明。被告之服務據點為 臺南市，使用於餐廳之外觀或餐廳內部之裝潢，店內係西式 叢林綠植風格，且餐飲為義大利麵、燉飯、披薩等早午餐， 與原告所述其已將系爭商標授權他人使用，且地點在臺中市 ，為中式餐飲，二者顯然風格迥異，不可能有混淆情事。 ㈤被告為一名廚師，綽號為「小樹」，因落羽松容易集結成一 片落羽松林，象徵來自四面八方的廚師集結於此，乃以落雨 松為發想，並用打蛋器和廚師帽作為搭配，意味著夥伴們一 起共創品牌。又因被告希望在家鄉臺南市安南區創造一間美 味餐飲，據爭商標於擁有22萬人追蹤的「台南式」臉書粉絲 專頁批露，由「台南式」Instagram粉絲票選為臺南最推薦 的早午餐之一，被告於申請據爭商標時，並無使相關消費者 產生與系爭商標有任何關聯之攀附行為，係屬善意，是據爭 商標並未違反商標法第68條第3款之情事。
㈥不論是「小樹」、「食堂」、「早午餐」均係國內常見之中 文字樣，再者，目前經上網查詢，以「小樹」相關字樣經營 餐廳尚有與原告登記類別同為第43類之「小樹日和」、「小 樹的家」。原告均未對其等主張權利，足認為有關使用「小 樹」一詞，確為吾人慣常用之字詞，任何人應予尊重，而非 主張已以小樹食堂註冊之後，其餘之餐飲業者均不得再以相
關字樣註冊商標，且餐飲業除了全國連鎖或知名商標外，均 有高度地緣性，據爭商標在臺南，系爭商標在臺中，不致使 消費者混淆。
㈦並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保，請准宣 告免為假執行。
三、兩造不爭執事項（見本院卷第442至443頁） ㈠原告為系爭商標之商標權人，商標專用期間至117年10月31日 ，指定使用於第30類及第43類之商品或服務（原證2）。 ㈡被告於110年4月21日獨資設立「小樹早午餐」餐廳（乙證11 ），並於112年12月15日將餐廳更名為「心藝樹早午餐」（ 乙證16）。
㈢被告於110年10月12日以「小樹早午餐Little Tree Brunch及 圖」向智慧局申請商標註冊，經該局於111年2月22日先行核 駁申請（原證6），嗣被告補正後僅核准指定用於第29類「 奶油抹醬、非活體水產、...人造肉、人造肉速食調理包」 商品，註冊為據爭商標，商標專用期間至121年5月15日（原 證7）。
㈣被告因設立「小樹早午餐」（於112年12月15日更名為「心藝 樹早午餐」）違反商標法，於113年12月23日經臺灣臺南地 方檢察署檢察官以113年度調院偵字第755號起訴書提起公訴 （原證22），現於臺灣臺南地方法院審理中。 四、兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第443頁） ㈠被告以「小樹早午餐」為商店名稱提供餐飲服務，是否符合 商標法第68條第3款有致消費者混淆誤認之虞之規定，而侵 害原告之系爭商標權？
㈡原告依商標法第69條第1、2項規定，請求排除及防止被告侵 害系爭商標，並回收及銷毀使用據爭商標之商品，有無理由 ？
㈢原告依商標法第69條第3項規定，請求被告給付損害賠償，有 無理由？若有，金額為何？
五、得心證之理由：
㈠被告以「小樹早午餐」為商店名稱不致使消費者混淆誤認 ⒈按未得商標權人同意，有於同一或類似之商品或服務，「 使用」近似於註冊商標之商標，致相關消費者混淆誤認之 虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。立 法意旨載：「各款係定義侵害商標權之商標使用行為，自 應適用本法總則章第5條之規定，亦即，商標之使用以行 銷目的為前提。」。又所謂有致相關消費者混淆誤認之虞 者，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產 製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即系爭標誌與系爭商標
因相同或構成近似，致相關消費者誤認為同一商標，或雖 不致誤認兩者為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品 或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使 用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關 係而言。
⒉次按商標權人取得商標權之範圍，以註冊公告之商標圖樣 及指定使用之商品或服務為準。判斷商標是否構成近似， 應自消費者角度，整體觀察商標之圖樣，此乃因商標在商 品或服務上呈現在消費者眼前係整體圖樣，並非割裂為各 部分後分別呈現，即應就商標整體在外觀、觀念或讀音等 方面觀察，是否達到可能誤認之近似程度（最高法院112 年度台上字第2501號判決參照）。準此，商標近似核心判 斷是「整體觀察、主要部分近似」比較，亦即消費者對商 標之整體印象是否易於混淆，是否具有相同或類似的識別 性元素，是否出現於相同或類似商品範疇。
⒊系爭商標識別性較弱
按商標識別性，指商標能否使消費者識別其商品或服務來 源，而與其他來源區別。系爭商標之「小樹」為常見中文 詞語，非直接描述商品或服務性質，屬於比喻性用語，以 喚起自然清新形象；「食堂」為描述性用語，直接指稱提 供餐飲場所。「小樹」加「食堂」組合，非完全通用名稱 ，亦非高度創新詞組，係以習見事物內容之任意性商標， 其識別性較創意性商標為弱。又原告未提出系爭商標具有 高知名度，使消費者看到「小樹」二字會聯想到係原告之 品牌事實之證明。
⒋經查：
⑴原告系爭商標「小樹食堂」圖樣僅為中文字組合，無任 何圖案、外文或編排，而被告據爭商標圖樣則標有：中 文字即小樹早午餐、由字母排列為下彎弧形之外文Litt le Tree Brunch、廚師帽、打蛋器與兩棵落雨松樹所組 成（見附圖一、二所示）。兩者圖樣除「小樹」文字相 同外，其餘並不相同，該「小樹早午餐」中文及「Litt le Tree Brunch」英文字占據爭商標整體圖樣約20%， 其餘兩棵落雨松樹、彎弧之Little Tree等文字、廚師 帽、打蛋器則占80%。
⑵系爭商標為純文字商標，據爭商標為圖文併列之複合商 標，兩者整體構成不同，在視覺風格與識別性元素差異 明顯。兩者雖然有「小樹」二字，然此非唯一識別元素 ，而據爭商標「小樹」二字所占比例不高，屬於識別力 較弱詞語。消費者觀看據爭商標之主要印象為其設計之
圖案，兩商標圖樣近似程度低。
⒌次查：
⑴系爭商標原指定使用於第30類及第43類，經被告於111年 5月30日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款停止使 用三年規定為由申請廢止，經智慧局於113年9月30日作 成部分廢止使用，即廢止原指定使用於第30類「茶葉、 咖啡、冰淇淋、鹽、醋、咖哩、糖漿、蜂蜜、餅乾、麵 包、蛋糕、火鍋餃、米」部分商品，第43類「幼兒照顧 服務、旅館、養老院」部分服務；其餘指定使用於第30 類「茶葉飲料、咖啡飲料、調味醬、布丁、包子、便當 、麵條」部分商品，第43類「飲食店、飯店、流動飲食 攤、小吃攤、餐廳、冷熱飲料店、冰果店、茶藝館、火 鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、自助餐廳、流動咖啡餐 車、泡沫紅茶店、速食店、日本料理店」部分服務之註 冊，廢止不成立。被告之據爭商標指定使用於第29類「 奶油抹醬；非活體水產；非活體水產製品；肉類速食調 理包；冷凍海鮮速食調理包；肉汁；肉湯；魚汁；魚湯 ；蔬菜速食調理包；蔬菜湯；人造肉；人造肉速食調理 包。」之商品。
⑵兩商標指定商品類別類似部分為：據爭商標之「奶油抹 醬」、「肉類速食調理包」、「冷凍海鮮速食調理包」 、「蔬菜速食調理包」、「人造肉速食調理包」與系爭 商標之「調味醬」類似，但在功能、材料、產製者方面 比較，兩者之共同或關聯處之類似程度不高。
⑶原告於111年9月6日偕同公證人前往被告「小樹早午餐廳 」進行體驗公證，將該餐廳之外觀、櫃台告示牌、菜單 拍照，當場消費美式咖啡及灸烤焦糖布丁等（見原證10 ，本院卷一第59至79頁），並主張：該餐廳之菜單顯示 其販售紅酒燉牛肉、起司磚餅、咖啡、紅茶、沙拉等早 午餐商品，與系爭商標指定使用於第30類及第43類之商 品類似；但被告販售之商品為一般早午餐店常見之商品 ，或與指定使用之第30類「茶葉飲料、咖啡飲料、調味 醬、布丁、包子、便當、麵條」類似，然依社會市場交 易與一般社會通念，尚不致使消費者誤認兩者為相同來 源。
⒍依上述，原告之系爭商標為通用詞彙，不具有高度識別性 ，不得主張專用權利擴張；而被告之據爭商標僅「小樹」 二字與系爭商標相同，然其商標圖樣有大部分之圖案設計 ，為複合性商標，應整體觀察兩商標，而非單一拆解比對 ，消費者辨識時會集中在據爭商標之圖形與整體構圖上，
「小樹」二字只為輔助要素，又兩商標指定使用之商品類 別或服務部分類似，而依社會市場交易與一般社會通念， 不致使消費者誤認兩者為相同來源，故不會造成一般消費 者對商品或服務來源產生混淆誤認。
六、綜上所述，原告之系爭商標識別性弱，被告之據爭商標與系 爭商標圖樣近似程度低，兩商標指定使用類別雖部分類似， 但不致使消費者混淆誤認，被告使用其註冊商標之行為，自 不構成商標法第68條第3款規定。從而，原告依商標法第69 條第1、2、3項規定，請求防止、排除被告侵害系爭商標， 並回收或銷毀使用據爭商標或其他相同或近似商標及圖樣之 商品及賠償損害，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回 ，其假執行之聲請失所依據，併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法（即請求排除及 防止被告侵害系爭商標、回收及銷毀使用據爭商標之商品與 損害賠償部分）於本件判決結果不生影響，爰不一一論述， 附此敘明。
據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 114 年 7 月 11 日 智慧財產第二庭
法 官 李維心
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 114 年 7 月 11 日 書記官 林佳蘋
附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項
智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴 訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他 事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。
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