智慧財產及商業法院民事裁定
114年度民聲上字第3號
聲 請 人 羅彥君即翊宇科技企業社
送達代收人 洪鎂梃
兼代理人 蔣昕佑律師
陳冠宏律師
楊雯欣律師
陳豫宛專利師
相 對 人 欣興電子股份有限公司
法定代理人 曾子章
代 理 人 陳軍宇律師
黃郁孟律師
上列當事人間撤銷營業秘密限制閱覽事件,本院裁定如下:
主 文
本院於民國111年12月16日所為111年度民聲更一字第1號裁定撤銷之。
理 由
一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8 月30日施行)第75條第1項前段規定:「本法中華民國112年1 月12日修正之條文施行前,已繫屬於法院之智慧財產民事事 件,適用本法修正施行前之規定」。本件聲請所涉之本案訴 訟係智慧財產案件審理法修正施行前(下稱修正前智審法)已 繫屬於法院,附隨於本案訴訟之撤銷限制閱覽事件應適用修 正前之規定。按訴訟資料涉及營業秘密者,法院得依聲請或 依職權裁定不予准許或限制資料之閱覽、抄錄或攝影,修正 前智審法第9條第2項定有明文。又按當事人得向法院書記官 聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書,或預納費用聲請付與繕本 、影本或節本。卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘 密,如准許前二項之聲請,有致其受重大損害之虞者,法院 得依聲請或依職權裁定不予准許或限制前二項之行為。前項 不予准許或限制裁定之原因消滅者,當事人或第三人得聲請 法院撤銷或變更該裁定,民事訴訟法第242條第1項、第3至4 項亦有明定。
二、聲請意旨略以:兩造間侵害專利權有關財產權爭議事件之本 案訴訟現繫屬於第二審(112年度民專上字第15號),第一 審審理中曾以111年度民聲更一字第1號民事裁定(下稱原裁 定),禁止聲請人羅彥君即翊宇科技企業社、蔣昕佑律師、 陳冠宏律師、楊雯欣律師、陳豫宛等(即本案訴訟之原告及 訴訟代理人,下合稱聲請人)閱覽、抄錄、攝影或複製本院 110年度民聲字第22號保全證據事件裁定主文第3項所示證據
資料(係有關損害賠償額計算之資料,下稱系爭資料)。其 理由謂:「本案訴訟將先審理專利有效性與侵權之爭議,尚 未為損害額之審理,觀諸系爭資料内容應與損害賠償之計算 有關,…則於本案訴訟確認專利侵權成立前,暫先禁止相對 人就系爭資料為閱覽、抄錄、攝影或複製,應可同時兼顧聲 請人之營業秘密…至於本案訴訟倘確認專利侵權成立,於續 為損害額審理時,相對人自得依法聲請閱覽系爭資料,併予 敘明」,可知原裁定限制聲請人等閱覽系爭資料,係因本案 訴訟尚未進入損害賠償審理,認依當時訴訟程度,實無閱覽 系爭資料之必要所為衡平之裁定。惟本案訴訟第二審程序, 於113年9月19日準備程序,已當庭諭知本案訴訟進入損害賠 償之審理,並命聲請人於113年10月31日前提出損害賠償計 算方式,足見本案訴訟已確認專利侵權成立,而進入損害賠 償額之審理,原裁定限制聲請人閱覽系爭資料之原因已消滅 。本院113年度民聲上字第24號裁定雖以:相對人已於另案 專利歸屬事件(即本院112年度民專上字第31號)追加備位 聲明,請求確認我國新型第M588880號、新型第M606835號專 利(下合稱系爭專利)之專利申請權為相對人與第三人林璟 棠共有,並請求林璟棠應將系爭專利變更登記為相對人與林 璟棠共有,該備位聲明是否有理由,確有可能影響本件侵權 與否之判斷,故尚有待專利歸屬事件第二審之判斷結果,而 駁回聲請人聲請撤銷營業秘密限制閱覽之請求。惟另案本院 112年度民專上字第31號事件第二審判決,業已駁回相對人 上開備位聲明,則相對人未經聲請人同意,持續實施系爭專 利,自屬侵害聲請人享有之專利權。原裁定限制聲請人閱覽 系爭資料之原因已消滅,為此聲請撤銷原裁定,俾本案訴訟 得依法院之訴訟指揮及審理進度順利進行。
三、相對人答辯略以:
相對人已就另案本院112年度民專上字第31號專利權移轉登 記事件第二審判決提起上訴,系爭產品確實並未侵害系爭專 利,本院迄未對於系爭產品有無侵害系爭專利,及系爭專利 是否有效之爭點公開心證或作成中間判決,並未達到原裁定 所稱「本案訴訟確認侵權已成立」,系爭資料尚未達於應開 示予聲請人等閱覽之必要程度,請駁回聲請人之請求。四、經查:
㈠兩造間本案訴訟於第一審(111年度民專訴字第12號)審理中 ,曾以111年度民聲更一字第1號民事裁定,禁止聲請人等閱 覽、抄錄、攝影或複製系爭資料,裁定理由中敘明將先審理 專利有效性與侵權之爭議,於本案訴訟確認專利侵權成立前 ,暫先禁止聲請人閱覽、抄錄、攝影或複製系爭資料,以兼
顧相對人之營業秘密,至於本案訴訟倘確認專利侵權成立, 於續為賠償額審理時,聲請人得依法聲請閱覽系爭資料(見 聲證1)。嗣聲請人於本案訴訟第一審判決敗訴,聲請人提 起上訴,現由本院112年度民專上字第15號事件審理中,兩 造於第二審準備程序已就系爭產品是否侵害系爭專利,及系 爭專利是否有無效之事由互為攻防完畢。本院於113年9月19 日準備程序當庭諭知本案訴訟將續行審理損害賠償部分,並 命聲請人於113年10月31日前提出損害賠償計算方式(見聲 證4),聲請人因而具狀聲請撤銷原裁定(113年度民聲上字 第24號),本院因考量兩造間另案專利權移轉登記事件(11 2年度民專上字第31號),相對人於第二審程序追加備位聲 明,請求確認系爭專利之專利申請權為相對人與第三人林璟 棠共有,並請求林璟棠應將系爭專利權變更登記為相對人與 林璟棠共有,該備位聲明是否有理由,確有可能影響本件侵 權與否之判斷,本案訴訟尚未達於開示系爭資料予聲請人之 程度,因而駁回聲請人之聲請(見聲證2)。現因本院112年 度民專上字第31號第二審判決已於114年2月13日駁回相對人 上開備位聲明(見聲證3),本案訴訟為進行損害賠償之審 理,自有使聲請人閱覽系爭資料,以便提出損害賠償計算方 式相關主張之必要,原裁定限制聲請人閱覽系爭資料之原因 已消滅,聲請人聲請撤銷原裁定,自屬正當。
㈡相對人雖為上開主張,惟查,訴訟程序之指揮及進行本屬法 院之職權,智慧財產案件審理法或民事訴訟法並無規定法院 應就系爭產品有無侵害系爭專利,及系爭專利是否有效之爭 點,先公開心證或作成中間判決後,始得審理損害賠償之規 定,本件本案訴訟已於準備程序令兩造就系爭產品是否侵害 系爭專利權,及系爭專利權有效性之爭點為充分攻防完畢, 本院審酌兩造之主張後,認為有續行審理損害賠償爭點之必 要,於113年9月19日準備程序諭知聲請人於113年10月31日 前提出損害賠償計算方式,即有開示系爭資料予聲請人之必 要,以利其提出損害賠償額之主張及舉證,相對人指稱本院 並未就系爭產品是否侵害專權及系爭專利權是否有效之爭點 公開心證或作成中間判決,未達到「本案訴訟確認侵權已成 立」之程度,系爭資料無開示予聲請人等閱覽之必要云云, 尚不足採。
五、據上論結,本件聲請為有理由,依民事訴訟法第242條第4項 規定,裁定如主文。
中 華 民 國 114 年 5 月 6 日 智慧財產第一庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 汪漢卿
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀,並應繳納抗告費新臺幣1,500元。
中 華 民 國 114 年 5 月 7 日 書記官 謝金宏
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