智慧財產及商業法院民事判決
112年度民著上更二字第3號
上 訴 人 統達電腦股份有限公司
法定代理人 周再旺
訴訟代理人 林淑娟律師
被 上訴 人 康新民
上列當事人間使用著作權權利金事件，上訴人對於中華民國106
年7月31日本院106年度民著訴字第12號第一審判決提起上訴，經
最高法院第二次發回更審，本院於113年5月9日言詞辯論終結，
判決如下：
主 文
一、上訴駁回。
二、第二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由上訴人 負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：被上訴人為「TCAM/TURBOCAD電腦輔助繪圖 系統」（輔助繪圖軟體，代號甲1。本件軟體代號如附件一 所示）、「TCAM/WIRECUT線切割軟體系統（WTCAM）」（線 切割軟體，代號乙1，與甲1合稱系爭軟體）電腦程式著作（ 下合稱系爭著作）之著作人，於民國82年間與上訴人簽訂著 作財產權授權證明書（下稱系爭授權契約），將系爭著作之 著作財產權授權上訴人行使，約定上訴人按月給付獨家授權 月費（下稱月費），按季給付銷售額10％比例之銷售權利金 （下稱權利金，與月費合稱授權費用）。上訴人自102年7月 起未給付授權費用，經被上訴人於105年10月20日終止系爭 授權契約，自應給付被上訴人契約終止前每月新臺幣（下同 ）53,230元月費、每季224,505元權利金，合計5,028,247元 (下稱系爭授權費用)，爰依系爭授權契約約定，請求上訴人 給付系爭授權費用及其法定遲延利息。又被上訴人另發行銷 售之TaniCAD/TaniCAM產品（代號丙1/丙2，下合稱Tani產品 ），對於提供予上訴人獨家發行銷售之TCAM系列產品，未致 生損害，上訴人無損害賠償債權可供抵銷等情。二、上訴人則以：被上訴人受僱擔任上訴人研發部經理期間，由 上訴人出資開發甲1、乙1（DOS版），依序於76年、81年間 開發完成，上訴人銷售之軟體為被上訴人88年以後重新撰寫 之Windows版，依當時著作權法規定，系爭著作之著作財產 權均歸上訴人所有。又被上訴人於授權期間，以Tani產品名 義，由訴外人圓達資料有限公司（下稱圓達公司）販賣與系 爭著作相同之軟體，侵害上訴人權利，上訴人就此損害賠償 債權5,172,205元與被上訴人之請求為抵銷等語，資為抗辯
。
三、被上訴人於原審請求上訴人給付13,902,619元及其法定遲延 利息，原審判准金額為5,028,247元及其法定遲延利息。上 訴人就敗訴部分提起上訴，被上訴人亦就其敗訴部分提起附 帶上訴與擴張之訴，本院以106年度民著上字第12號（下稱 前前審）民事判決駁回兩造之上訴及附帶上訴（含擴張之訴 ），上訴人就前前審判決不服提起上訴，被上訴人未再提起 上訴或附帶上訴。經最高法院第2次廢棄發回，上訴人上訴 聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上廢棄部分，被上 訴人之訴及假執行聲請均駁回。㈢如受不利之判決，上訴人 願供擔保，請准宣告免予假執行。被上訴人答辯聲明：駁回 上訴。
四、本院得心證理由：
㈠本院109年度民著上更㈠字第5號（下稱前審）審認被上訴人為 系爭著作之著作財產權人，上訴人依授權契約約定應給付授 權金額合計5,028,247元，至上訴人主張債權抵銷部分為無 理由（卷一第59至64頁），案經最高法院第2次廢棄發回， 兩造同意本件更二審爭點列「上訴人主張有債權抵銷，是否 有理由？」即可（卷二第174頁），合先敘明。 ㈡上訴人稱被上訴人違反系爭授權契約之專屬授權、獨家授權 約定，另以Tani產品名義由圓達公司販賣與系爭著作相同軟 體，依前前審向財政部北區國稅局桃園分局函調圓達公司營 業資料製作之附表一（前審卷第231至233頁），可知銷售淨 利為5,172,205元，上訴人就此金額主張損害賠償，而與原 審認定上訴人應給付之授權費用5,028,247元抵銷後，被上 訴人之請求即無理由等情，為被上訴人否認並陳稱：伊提供 上訴人銷售之產品，有明確約定者僅TCAM/TURBOCADv1.30版 （代號甲1.1）為專屬授權，自TurboCADv1.31版（代號甲1. 2）後所有甲1.2同名版本及乙1產品為獨家授權，至於其他 產品如TwinCAD（代號甲2）等皆屬一般授權，僅因基於雙方 長期合作關係，未再授權他人銷售，是縱伊另外發行銷售或 授權他人發行銷售與甲2完全一樣的產品，亦不違反著作權 法，況伊行使改作權開發與甲2不完全一樣的新產品TaniCAD v3.4（代號丙1.1）並自行發行，與上訴人關於甲2是否專屬 或獨家授權完全無涉，不存在侵權損害賠償問題，自無抵銷 債權存在等語。經查：
⒈兩造間就系爭軟體、系爭軟體Windows版相關爭議（下稱另案 ），依最高法院108年度台上字第2126號民事判決意旨，關 於系爭軟體及系爭軟體Windows版之著作財產權均由著作人 即被上訴人享有，業經確定在案（卷一第487頁、第489頁）
，上訴人辯稱系爭軟體、系爭軟體Windows版之著作權均歸 上訴人所有云云（卷二第289至297頁），並不可採。 ⒉Tani產品與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質相 似：
⑴輔助繪圖軟體部分：
①所謂實質相似，包含量與質之相似。關於量之相似，甲2之執 行檔檔案大小為6.17MB（參附件二，卷二第201頁），而丙1 之執行檔檔案大小為6,508,590bytes（參附件三，卷二第20 7頁)，可換算為6,356KB，約為6.35MB（若精準以1024KB=1M B換算，則約為6.207MB，卷二第222頁），可知兩者檔案大 小不同，其主程式所內存之程式碼行數並不相同，不具量之 相似。關於質之相似，參諸被上訴人所提TaniCADv3.5（代 號丙1.4）系統環境規格（參附件四，卷二第235頁），以及 被上訴人說明其所推出之新產品丙1.1在102年8月時進版的T aniCADv3.4.002（代號丙1.3）乃為丙1.4的預版，所以在此 版之後作業系統需 Windows XP以上，但在該日期版本之前 的版本，即TaniCADv3.4.001（代號丙1.2）則是Windows 20 00以上(卷二第237頁)，故丙1.1應必須適用在Windows 2000 以上之作業系統。再參諸被上訴人所提甲2系統環境規格（ 參附件五，卷二第237頁），甲2之系統環境必須適用在Wind ows 95以上之作業系統，可知丙1.1系統環境要求之作業系 統高於甲2，不同的作業系統有不同的API、指令等特性，使 得程式工程師在透過API呼叫作業系統所提供之功能及其語 法皆有不同，例如：在Win7作業系統便不再自動提供WinHel p，供程式開發者呼叫使用，以致於WinHelp相關語法，在Wi n7時便無法執行。因此，當程式安裝在不適用之作業系統時 ，極可能導致程式無法正常運作，或產生無法預期之錯誤， 故甲2使用者在作業系統升級後，無法將甲2程式安裝在新版 本之作業系統，而必須另外購買適用新版本作業系統之丙1. 1，前述攸關程式是否能正常執行之原始碼應為丙1.1電腦程 式著作重要內容，甲2與丙1.1在前述部分之原始碼有重要差 異，不具質之相似。由上分析可知丙1與甲2並非相同或實質 相似。
②甲1、甲2分別為DOS、Windows作業系統之產品，不同的作業 系統有不同的API、指令等特性，使得程式工程師在透過API 呼叫作業系統所提供之功能及其語法皆有不同，無法將Wind ows版之甲2安裝在DOS作業系統上使用。同理，甲2電腦程式 著作原始碼中攸關在Windows作業系統是否能正常運作之原 始碼，為該電腦程式著作重要內容，故DOS版甲1與Windows 版甲2就前述是否能正常運作之原始碼有重要差異，不具質
之相似，未構成相同及實質相似，而丙1與甲2並非相同或實 質相似，已如前述，丙1自亦與甲1非相同或實質相似。 ⑵線切割軟體部分：
①線切割軟體雖係獨立之軟體，但不可獨立於輔助繪圖軟體運 作執行，線切割軟體因須在輔助繪圖軟體平台上才能運作執 行，例如：當乙1從DOS版升級為Windows版時，就須要在Win dows版之甲2平台上才能運作執行，此亦經上訴人敘明在卷 可稽(卷二第289頁)，是以當輔助繪圖軟體平台升級時，為 避免功能無法正常發揮，線切割軟體亦須配合升級。被上訴 人為配合丙1.1平台另行推出TaniCAM/WireCutv3.4（代號丙 2.1)，其與舊版WTCAMV3（代號乙2）相較，以上訴人所提「 TaniCAM(v3.4)升級～新增功能」，丙2.1與舊版相較新增快 數整理圖元、角落處理、無線頭加工、預防變形、無屑加工 、斜度加工、其他強化功能及選配(卷一第410至416頁)，亦 可參被上訴人提供之「WTCAMV3加強版操作性改善記錄」(卷 一第207至214頁)及「TaniCAM舊名版WTCAMV3已知問題集解 」(卷一第215至237頁)，可知被上訴人為加強與改善線切割 實務操作指令所遭遇之問題，就丙2.1新開發許多重要功能 ，前述攸關程式是否能正常執行重要功能之原始碼為丙2.1 電腦程式著作重要內容，丙2.1與舊版乙2在前述部分之原始 碼有重要差異，不具質之相似，未構成相同及實質相似。由 上分析可知丙2與乙2並非相同或實質相似。
②以DOS版甲1為平台之乙1，與以Windows版甲2為平台之乙2， 兩者所適用之平台不同，不同平台有不同的API、指令等特 性，程式工程師在透過API呼叫平台提供之功能及其語法皆 有不同，是以乙1、乙2電腦程式著作重要部分之原始碼存有 重要差異，此亦有上訴人知悉若乙1不隨Windows作業系統升 級，便無法正常使用之說明「隨著微軟Windows作業系統不 斷的精進，您的電腦可能也面臨淘汰、昇級的命運，舊版本 的軟體是依據您購買時的作業系統而適用，當您汰舊換新電 腦主機的同時，軟體也要一併做昇級，才不會在不知情的情 況下產生了衝突」（卷一第417頁)，可資佐證升級後的程式 跟舊程式不同，故以DOS版甲1為平台之乙1與以Windows版甲 2為平台之乙2有重要差異，不具質之相似，而未構成相同及 實質相似，而丙2與乙2並非相同或實質相似，已如前述，丙 2自亦與乙1非相同或實質相似。
⑶上訴人雖提出「TwinCAD與TaniCAD比較異同表」（卷一第423 至473頁），認為兩者既然功能相同或相似，故理應構成相 同或實質近似云云。然技術上具有相同功能之兩套程式，本 就可以用不同撰寫方式或不同程式語言來達成。丙1.1與甲2
既然分別適用在不同之作業系統，有不同之API，有對應各 自作業系統API之不同語法，在程式語言撰寫上有不同表達 方式，故難以僅憑程式使用上功能相同或相似，即認定程式 之原始碼相同或實質相似，上訴人所述不可採。 ⒊Tani產品為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作： ⑴輔助繪圖軟體部分：
①DOS版甲1與Windows版甲2分別運作在不同之作業系統，有不 同的API、指令等特性，程式工程師在透過API呼叫作業系統 所提供之功能及其語法皆有不同，故甲2電腦程式著作原始 碼中攸關在Windows作業系統是否能正常運作之原始碼，應 為該電腦程式著作重要內容，故Windows版甲2與DOS版甲1就 前述是否能正常運作之原始碼，有新的原創性而為獨立之創 作，故甲2應為甲1之改作著作。
②觀諸被上訴人所提「TaniCADV3.4重要改善要點」，丙1.1與 甲2相較，新增支援CHM格式線上說明檔並提供完整中英文線 上說明；針對個別指令均提供個別之線上說明檔；解決在64 位元作業系統下印表出圖只能印一次的問題；解決Windows8 .1鍵切換中文不即時顯示中英狀態問題；修改會產 生File Handle Leak的內部Bug問題；解決無法正確支援超 大尺寸高精度數位板之問題；修改PURGE指令執行後，會產 生圖檔錯亂現象之問題；修改CIRCLE/TTP有可能出現錯誤答 案之問題（卷一第201至206頁)，可知被上訴人礙於甲2不敷 其業務使用，自行開發新增許多功能之丙1.1，相較於甲2具 有新的原創性而為獨立之創作，被上訴人稱丙1.1是其所改 作之產品（卷二第233頁），應屬有據。亦即丙1為甲2之改 作著作。
③依上所述，因丙1為甲2從舊Windows升級至新Windows之改作 ，且甲2為甲1從DOS版升級至Windows版之改作，故可推知丙 1亦為甲1之改作著作。
⑵線切割軟體部分：
①乙1是DOS版甲1平台之線切割軟體，乙2為被上訴人配合Windo ws版甲2開發之線切割軟體，兩者適用之平台不同，有不同 的API、指令等特性，程式工程師在透過API呼叫平台提供之 功能及其語法皆有不同，兩者原始碼因搭配之平台不同有重 要差異，並就前述差異有新的原創性而為獨立之創作，故乙 2為乙1之改作著作。
②配合丙1.1平台開發之丙2.1相較於舊版乙2，參諸「WTCAMV3 加強版操作性改善記錄」，新增提供32位元版本的TaniNC以 取代原來16位元的NcEdit進行NC編輯傳輸；提供PCHECK指令 進行複線連續性的檢查；加強CHTEXT指令使能直接修改斜度
設定等標簽大小字型；增加WJ3D指令提供智慧判斷自動設定 3D上下異形圖件邊角關係；增加IGPAIR指令以擴充INVGEAR 指令的功能；增加WSETJOB指令提供條件式自動設定加工控 制條件的功能；自動修正不完全的3D上下異形路徑轉換問題 ；可新增支援客戶所需求的編程加工規則；增加預設選項， 得在編程產生NC程式碼之後，自動進入NC編輯傳輸作業；設 定上下同R(@R)時，會自動修正切點有上下10度誤差的圓角 ；創建3D上下異形圖件時，點選輔助面圖元時會自動避開既 成的程式面圖元之功能（卷二第207至214頁），可知被上訴 人為配合丙1.1平台及克服舊版乙2之功能不敷使用，自行開 發適用於丙1.1及新增許多功能之丙2.1，是以丙2.1相較於 乙2亦應具有新的原創性而為獨立之創作。亦即丙2為乙2之 改作著作。
③依上所述，以丙1為平台之丙2為以甲2為平台之乙2的改作， 且以甲2為平台之乙2為以甲1為平台之乙1的改作，故可推知 丙2亦為乙1之改作著作。
⑶上訴人雖提出被上訴人丙1.1指令參考手冊、圓達公司向客戶 提出其軟體說明及新增功能內容、訴外人李淑媛於上訴人公 司製作之乙1軟體昇級說明、被上訴人於另案第一審即臺灣 士林地方法院102年度智字第5號損害賠償事件所提辯論意旨 狀等證據，以被上訴人丙1.1指令參考手冊說明「TaniCAD是 TwinCAD的新名稱」等語、圓達公司向客戶提出之軟體說明 及新增功能引用李淑媛於上訴人公司製作之系爭軟體Window s版說明，以及被上訴人於另案敘及為規避上訴人商標而改 用不同名稱等情，認丙1僅為甲2更名而非改作云云（卷一第 395至399頁、第407至422頁、第475至484頁）。然Tani產品 與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質相似，Tan i產品為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作，已如前 述，尚難以上訴人前述事證所指Tani產品與系爭著作之功能 說明有相同或相似之處，被上訴人為規避上訴人商標使用新 名稱等情，推斷Tani產品為系爭著作或系爭著作Windows版 相同軟體之更名而非改作，上訴人所述不可採。 ⒋被上訴人委由圓達公司販賣Tani產品並未違反系爭授權契約 約定或著作權登記內容：
⑴輔助繪圖軟體部分：
①第1份著作財產權授權證明書記載略以：「TCAM/TURBOCAD電 腦輔助繪圖系統」（簡稱TURBOCAD）著作之著作財產權係被 上訴人享有，於82年7月30日將下列權利授與上訴人行使， 包括關於⓵TURBOCAD程式之複製；⓶TURBOCAD手冊、書籍之撰 寫及發行；⓷TURBOCAD D.M製作及媒體廣告；⓸TURBOCAD包裝
、販售；⓹TURBOCAD之再授權；⓺TURBOCAD之國外行銷（出口 業務）；⓻TURBOCAD之著作權登錄代辦工作（原證3，原審卷 第39頁；卷二第55頁）。可知系爭授權契約關於甲1之授權 並非專屬授權性質，並無禁止被上訴人另行授權或自行銷售 甲1重製物之權利。
②第2份著作財產權授權證明書記載略以：TURBOCAD著作之著作 財產權係被上訴人享有，於82年7月30日將下列權利授與上 訴人行使，被上訴人將其著作財產權獨家授權上訴人利用， 被上訴人並保證不將此著作之著作財產權之全部或部分，讓 與他人及設定質權，包括關於⓵TURBOCAD程式之重製；⓶TURB OCAD手冊、書籍之撰寫、改作、編輯及發行；⓷TURBOCAD之D M製作及媒體廣告；⓸TURBOCAD包裝、販售、出租；⓹TURBOCA D之再授權；⓺TURBOCAD之國外行銷（出口業務）；⓻TURBOCA D之著作權登錄代辦工作（卷二第57頁）。可知該份授權契 約係將甲1之前述⓵至⓻等權利獨家授權予上訴人，被上訴人 負有不得將該些授權項目再行授權第三人之義務，並未禁止 被上訴人自行行使該些授權項目之權利，亦無將獨家授權範 圍擴及與甲1非相同或實質相似軟體之約定。 ③第3份著作財產權授權證明書記載略以：TURBOCAD著作之著作 財產權係被上訴人享有，於82年7月30日將下列權利授與上 訴人行使，被上訴人將其著作財產權獨家授權上訴人利用， 被上訴人並保證不將此著作之著作財產權之全部或部分，讓 與他人及設定質權，包括關於⓵TURBOCAD程式之重製；⓶TURB OCAD之再授權；⓷TURBOCAD之國內外行銷（卷二第59頁）。 可知該份授權契約係將甲1之前述⓵至⓷等權利獨家授權予上 訴人，被上訴人負有不得將該些授權項目再行授權第三人之 義務，並未禁止被上訴人自行行使該些授權項目之權利，亦 無將獨家授權範圍擴及與甲1非相同或實質相似軟體之約定 。
⑵線切割軟體部分：
著作財產權授權證明書記載略以：「TCAM/WIRECUT」線切割 軟體系統（簡稱WTCAM）著作之著作財產權係上訴人享有， 於82年12月10日將下列權利授與上訴人行使，被上訴人將其 著作財產權獨家授權上訴人利用，被上訴人並保證不將此著 作之著作財產權之全部或部分，讓與他人及設定質權，包括 關於①WTCAM程式之重製；②WTCAM之再授權；③WTCAM之國內外 行銷（原證4，原審卷第40頁；卷二第61頁）。可知系爭授 權契約係將乙1前述①至③等權利獨家授權予上訴人，被上訴 人負有不得將該些授權項目再行授權第三人之義務，並未禁 止被上訴人自行行使該些授權項目之權利，亦無將獨家授權
範圍擴及與乙1非相同或實質相似軟體之約定。 ⑶依上訴人提出之內政部著作權登記簿謄本，兩造就電腦輔助 繪圖系統（輔助繪圖軟體）約定「專屬授權或處分之限制內 容」欄位記載為重製權（卷一第491頁）。又依經濟部智慧 財產局著作權登記簿謄本所示兩造就線切割軟體系統（線切 割軟體）約定「專屬授權或處分之限制內容」欄位記載如備 註為重製權（卷一第493頁），故兩造約定專屬授權範圍限 於系爭著作之重製權，並未包含改作權，自無禁止被上訴人 就系爭著作或系爭著作Windows版為改作之權利，亦無將重 製權之專屬授權範圍擴及與系爭著作非相同或實質相似軟體 之約定。
⑷Tani產品與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質相 似，Tani產品為系爭著作Windows版、系爭著作之改作著作 ，已如前述，被上訴人將Tani產品交由圓達公司販賣，並未 違反前揭⑴至⑶之授權契約約定或登記內容。上訴人所舉另案 廢棄發回意旨係認被上訴人是否違反獨家授權約定仍有待查 事項應予釐清（卷一第488頁），而上訴人於另案更二審事 件（本院109年度民著上更㈡字第1號）審理中撤回其上訴而 告確定（卷一第21頁），另案並未確認被上訴人違反獨家授 權約定，自難僅憑前揭判決廢棄發回意旨而為不利被上訴人 之判斷。
㈢被上訴人為系爭著作之著作財產權人，上訴人依授權契約約 定應給付授權金額合計5,028,247元，已如前述，上訴人並 無前述債權可資抵銷，故被上訴人請求上訴人給付授權金額 5,028,247元，為有理由。
㈣上訴人應給付之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利 率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229 條第2項、第233條第1項、第203條規定，被上訴人請求上訴 人給付該債務自起訴狀繕本送達翌日即106年1月14日（參原 審卷第159頁送達證書）起至清償日止，按年息5％計算之利 息，即屬有據。
五、綜上，被上訴人依兩造間授權契約請求上訴人給付授權金額 5,028,247元及其法定遲延利息，為有理由，應予准許。原 審就此部分所為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨仍 執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由 ，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 逐一論列，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依110年12月10日修正施行
之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、 第78條，判決如主文。
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 吳俊龍
法 官 陳端宜
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 書記官 吳祉瑩附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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