智慧財產及商業法院行政判決
112年度行專訴字第12號
民國112年12月7日辯論終結
原 告 華訊智財顧問有限公司
代 表 人 侯慶辰
訴訟代理人 黃雋捷律師
何柏均專利師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 廖承威
訴訟代理人 簡正芳
參 加 人 日商大塚製藥股份有限公司
代 表 人 井上眞
訴訟代理人 朱百強律師
洪邦彥專利師
李昆晃律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
2年1月31日經訴字第11106309480號訴願決定，提起行政訴訟，
並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：
主 文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、依現行智慧財產案件審理法(下稱智審法)第75條第3項之規 定，本件係智審法修正施行前繫屬於本院，故應適用修正前 即110年12月10日公布施行之智審法規定，合先敘明。二、事實概要：
(一)參加人前於民國（下同）95年4月11日以「雜環化合物」向 被告申請發明專利，並聲明以西元2005年4月14日申請之日 本第2005-116698號專利案主張優先權，經被告編為第95112 842號審查後准予專利，並發給發明第I320783號專利證書( 申請專利範圍共13項，下稱系爭專利)。
(二)原告於110年7月9日以系爭專利請求項1至3、7、9至13違反 核准時專利法第22條第4項規定，提起舉發，參加人於110年 10月25日提出系爭專利申請專利範圍之更正本(刪除請求項1 至6、8，並更正請求項7、9、11至13)。案經被告審查認該 更正符合規定，依該更正本審查後，並以111年8月30日(111 )智專三(四)01082字第11120857420號專利舉發審定書為「1 10年10月25日之更正事項，准予更正」、「請求項7、9至13 舉發不成立」、「請求項1至3舉發駁回」之處分(下稱原處 分)。原告對於原處分關於舉發不成立部分不服，提起訴願 ，經經濟部以112年1月31日經訴字第11106309480號決定駁 回(下稱訴願決定)後，向本院提起行政訴訟。又本院因認本 件訴訟之結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分關於舉發不成 立部分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁 定命參加人獨立參加本件訴訟。
三、原告主張及聲明：
(一)系爭專利請求項7、9至13項不具進步性，不符合系爭專利核 准時專利法第22條第4項之要件：
⒈訴願決定固以系爭專利請求項第7項化合物「7-[4-(4-苯並[b]噻吩-4-基-哌𠯤(嗪)-1-基)丁氧基]-lH-喹啉-2-酮」（下稱化合物1)與原證2之實施例B47化合物二者之基本核心部分已有差異，非屬結構類似之化合物云云。惟原證2揭示之化合物中，與化合物1最接近之先前技術為原證2揭示之化合物B25’，而非B47，因此判斷系爭專利請求項第7項化合物1與原證2揭示化合物之整體結構是否相似，應以化合物1與原證2揭示之化合物B25’進行比對，而非以系爭專利請求項第7項化合物1與原證2揭示之化合物B47進行比對。 ⒉原證2已揭示整體結構類似之化合物B25’，而系爭專利請求項 7與化合物B25’相較，差異僅在於系爭專利請求項第7項於其 雜環上少一個氮(N)原子，兩者整體結構類似。而原證2中文 譯文說明書上第1頁指出「本發明涉及[1，8]萘啶-2-酮類和 相關化合物、這類化合物的製備方法、含有它們的藥物組合 物和這些化合物在治療精神分裂症和其它中樞神經系統(CNS )疾病中的應用」，與系爭專利請求項第9項揭露「一種用於 治療或預防中樞神經系統障礙之醫藥組成物，其包含如申請 專利範圍第7項之雜環化合物，作為活性成分和醫藥上可接 受的載體」相比，兩者同樣治療中樞神經系統疾病之用途， 因此原證2作為先前技術，不但證明系爭專利請求項第7項化 合物1之結構與已知化合物類似，且證明系爭專利請求項第7 項化合物1與該已知化合物具有類似用途，足見系爭專利請 求項第7項不具進步性。
⒊由原證5第83頁表1中列出經典之生物電子等排體，其中包括 「環内等價」；第85頁指出「苯、呋喃、吡啶三者的形狀大 小相似，理化性質也相似，三者的互換在藥物的合成設計中 應用很多」；原證4第10頁「三、吡啶環和苯環的交換」章 節中指出「吡啶和苯是相似的分子。從結構上可以看出，兩 者具有等電子構型，前者的三價氮-N=和後者的次甲基-CH= 的電子數相等。…在研究吩噻嗪類抗精神病藥物中，以稠駢 的吡啶環交換苯環，可由丙嗪(15a)改造成有類似活性的丙
氮嗪(15b)。」基於原證4及5之教示，熟習該項技術者完全 可以選擇以苯環替換原證2揭露化合物B25’之吡啶環，而輕 易完成系爭專利請求項第7項所揭露化合物1，堪認系爭專利 請求項第7項不具進步性。且依照原證2揭示，正因B25’乃 D₂内在活性較差之化合物，熟知該技術者更有理由嘗試透過 一般性原理改良，是以，該發明所屬技術領域中具有通常知 識者基於原證4及5之教示，即可選擇以苯環替換原證2揭露 化合物B25’之吡啶環，而輕易完成系爭專利請求項第7項所 揭露化合物1，故系爭專利請求項第7項即不具進步性。 ⒋另原證3說明書上第2頁闡述部分多巴胺D₂受體激動劑及去甲 腎上腺素和/或5-羥色胺的重攝取抑制劑各自之特徵，且指 出「當兩種活性被結合在一種藥用製劑中時，這樣的製劑允 許完全治療所有疾病症狀(如精神分裂症陽性和陰性症狀)」 ；第3頁指出「在一個分子中具有部分多巴胺D₂活性和5-羥 色胺和/或去甲腎上腺素重攝取抑制活性的化合物…在體内同 時顯示了所有三種活性」；第4頁指出「總的說來，本發明 證明，在預測抗精神病、抗抑鬱和抗焦慮活性的動物模型中 將部分多巴胺D₂受體激動活性與5-羥色胺和/或去甲腎上腺 素重攝取抑制活性結合的藥用製劑的廣泛功效，清楚地強調 與5-HT和/或NA抑制活性的抗抑鬱作用結合的多巴胺介導的 神經傳遞的動態調節用於治療許多共同發病的精神病學疾病 的可能用途」。是以由原證3得推斷於治療精神病學和/或神 經病學疾病時，爲獲得具有廣泛治療範圍之藥物，熟習該項 技術者極易將藥劑或化合物之局部多巴胺D₂受體促效劑活性 與羥色胺重攝取抑制活性同時考慮，完全有動機自此二種活 性入手進行化合物之選擇及研究。
⒌原證6第447頁指出「Melter等建議用藥物在5-HT2A與D₂受體 的pKi的比值來劃分：比值大於1.12爲非典型抗精神病藥 物；比值小於1.09爲典型的抗精神病藥物」。此外原證6 並列出當時已上市或處於臨床試驗中之主要抗精神病藥物 ，第449頁「5.2齊拉西酮(ziprasidone)」指出「在體外 ，本品對多巴胺D₂、D3、5-HT2C、5-HT1A、5-HT1D和αl腎 上腺素受體的親和性都很强…本品與中樞系統多巴胺D₂受 體的親和力是與5-羥色胺(5-HT2)受體的11倍」；「5.3呱 羅匹隆(
Perospirone)」中指出「本品是以苯並異噻唑爲骨架的抗精 神病藥，具有抗多巴胺D₂和抗5-HT2作用，即所謂的5-羥 色胺-多巴胺拮抗劑(SDA)…對作用機制的研究發現，本品 對大腦皮質5-HT2、紋狀體D₂受體和腦内組胺H1、5-HT1A 、腎上腺素α1、D1及α2受體均有親和性」；「5.4阿立哌
唑(
Aripiprazole)」中指出「阿立哌唑與D₂受體的親和力高， 而與D1受體的親和力低。阿立哌唑是一個新的非典型抗精 神病藥，它與受體的結合較奇特：部分拮抗D₂和5-HT1A受 體且潛在地拮抗5-HT2A受體」；「5.5 iloperidone」中 指出「是一個新的廣譜抗精神病藥，爲5-羥色胺-多巴胺 拮抗劑(SDA)…iloperidone對5-HT2受體具有較高的親和力 ，對D₂受體的親和力較弱，對αl腎上腺素能受體的親和力 很高」。準此，由原證6得推斷熟習該項技術者知曉，不 論是非典型抗精神病藥物或是典型抗精神病藥物，其對多 巴胺D₂受體、5-HT2受體活性之作用為熟習該項技術者慣 常考慮事項，而爲獲得廣泛治療範圍之藥物，熟習該項技 術者完全有動機自此二種活性入手進行化合物之選擇及研 究。
⒍原證2中文譯文說明書上第1頁指出「本發明涉及[1,8]萘啶-2 -酮類和相關化合物、這類化合物的製備方法、含有它們的 藥物組合物和這些化合物在治療精神分裂症和其它中樞神經 系統(CNS)疾病中的應用。本發明的[1,8]萘啶-2-酮類和相 關化合物結合多巴胺D₂受體。它們中的某些表現出作爲D₂受 體的部分激動藥的活性，而其中的其它化合物表現出作爲這 類受體的拮抗劑的活性」。因此，原證2實已提供熟習該項 技術者治療中樞神經系統疾病之啟示，且同樣自多巴胺D₂受 體方面入手對化合物進行選擇及研究。
⒎承上，熟習該項技術者參考原證3及6，可得知於系爭專利申 請前，治療中樞神經系統疾病之藥物研發領域之通常知識者 ，爲獲得具有廣泛治療範圍之藥物，有動機選擇例如多巴胺 D₂受體對化合物進行藥物開發之研究。因此，原證2揭示之B 25’化合物，且同樣揭露自多巴胺D₂受體方面入手對化合物 進行選擇及研究，於此基礎上，熟習該項技術者當然有動機 結合原證4及5關於吡啶環交換苯環等效替換(即在吡啶環上 少了一個氮(N)原子)之教示，以稠合之苯環替換原證2揭露 化合物B25’之吡啶環，而輕易完成系爭專利請求項第7項所 揭露化合物1，可證系爭專利請求項第7項不具進步性。又原 證2之中譯說明書第73頁揭示原證2之化合物更優選至少30% 至50%之D₂内在活性，並於表1、2揭示各化合物表現出2%至8 3%之内在活性，其中B25’化合物之内在活性則為21%，由於B 25’未達原證2所稱更優選之D₂内在活性(30%至50%)之標準， 因此熟習該項技術者實有動機於有限選項中，選擇一内在活 性較差之化合物，且結合原證4及5之教示，將原證2揭示化 合物B25’之吡啶環交換為苯環(即在吡啶環上少了一個氮(N)
原子)，而輕易完成系爭專利請求項第7項所揭露化合物1， 自難認系爭專利請求項第7項有何進步性可言。 ⒏此外，熟習該項技術者既能輕易完成系爭專利請求項第7項所 揭露化合物1，實能預期系爭專利請求項第9至13項所請求醫 藥組合物、製備方法及用途。故系爭專利請求項9至13所請 求之醫藥組合物、製備方法及用途，未能進一步界定有別於 先前技術之技術特徵，同樣不具進步性。
(二)原證2、3、6至8之組合足以證明系爭專利請求項7、9至13不 具進步性：
⒈原證7揭露用於治療精神分裂症之雜環取代哌嗪，其中文譯文 說明書上第1頁公開了式1化合物，該式1中涵蓋了化合物7 -(4-(4-(苯並[b]噻吩-3-基)哌嗪-1-基)丁氧基)喹啉-2(1 H)-酮（當R4和R9是H，X是S，Y是CH，Z是N，A是-(CH2)mO -，m是4，R2和R3是H，R1是H，W1是CR5R6且W2是CR7R8，W 1與W2之間的鍵爲雙鍵，R5和R7不存在，R6和R8是H)。系 爭專利請求項第7項所揭露化合物1與原證7公開之式1化合 物之取代均為相同，及原證7中文譯文上第16頁圖解C(sch eme C)及實施例9和158等提供與系爭專利實例1相同之製 備方法。
⒉原證8揭露一種用於治療精神分裂症之喹諾酮衍生物，其說明 書第12頁公開了通式(I)化合物，與系爭專利請求項第7項所 揭露化合物1與該通式（I)化合物之核心結構一致，且其取 代均為相同，及原證8第13頁之反應式-1及實施例1提供與系 爭專利實例1相同之製備方法。
⒊由於原證2、7及8均屬醫藥研發之技術領域，具有技術領域關 聯性，且原證2、7及8所欲解決問題均為製備治療中樞神經 疾病之藥物，具有所欲解決問題之共通性，因此系爭專利所 屬技術領域中具有通常知識者具有組合原證2、7及8之動機 ，可以嘗試選擇以苯環替換原證2揭露化合物B25’之吡啶環 ，輕易完成系爭專利請求項7所請化合物。另由原證2、3與6 之結合可知於系爭專利申請前，治療中樞神經系統疾病藥物 研發領域之通常知識者，爲獲得具有廣泛治療範圍之藥物， 均會自例如多巴胺D₂受體方面入手對化合物進行選擇及研究 。因此，原證2揭露之通式1化合物，且同樣揭露自多巴胺D₂ 受體方面入手對化合物進行選擇及研究，於此基礎上，系爭 專利所屬技術領域中具有通常知識者有動機進一步結合原證 2、7及8之教示，選擇以苯環替換原證2揭露化合物B25’之吡 啶環，輕易完成系爭專利請求項7所請化合物，故系爭專利 請求項第7項之化合物不具進步性。
⒋此外，系爭專利請求項第9至第13項所請求之醫藥組合物、製
備方法及用途，並未能進一步界定有別於先前技術之技術特 徵，故同樣不具進步性。
(三)聲明：
⒈訴願決定及原處分關於「請求項7、9至13舉發不成立」部分 ，均撤銷。
⒉被告就第I320783號「雜環化合物」發明專利應為「請求項7 、9至13舉發成立，應予撤銷其發明專利」之處分。四、被告答辯及聲明：
(一)原證2至6不足以證明系爭專利請求項7、9至13不具進步性： ⒈原告雖主張原證2揭示之化合物中，與系爭專利請求項7所請 化合物最接近之先前技術為原證2揭示之化合物B25’，而非 化合物B47，惟依原告111年7月28日所提舉發陳述意見書第2 頁(2)至第5頁記載「系爭專利請求項7與原證2之實施例B47 之區別特徵在於…」可知原告所提舉發之比對基礎確實為化 合物B47，是於舉發及訴願階段之進步性比對基礎化合物確 為B47無誤，原告逕稱比較基礎顯有違誤云云，不足採信。 ⒉比對系爭專利請求項7所請化合物與原證2化合物B25’，可得 二者差異在於烷氧基上連接的結構不同，系爭專利請求項7 所請化合物為1H-喹啉-2-酮，原證2化合物B25’則為1H-[1， 8]萘啶-2-酮，即原證2在其雜環上多了一個氮(N)原子；再 者，由原證2請求項1所請範圍可知，通式1中之Z及Q獨立為N 、C或CH，且Z及Q中至少一個必須為N。換言之，原證2明確 排除化合物結構中包含1H-喹啉-2-酮之可能性。由於原證2 揭露的化合物與系爭專利請求項7之化合物在其結構上有前 述差異，故兩者並未具有相同的基本核心部分，亦即兩者在 整體結構上並不類似，原告主張兩者整體結構類似云云，並 不可採。
⒊原告主張基於原證4、5（即證據5、6）之教示，熟習該項技 術者完全可以選擇以苯環替換原證2揭露化合物B25’之吡啶 環，輕易完成系爭專利請求項7所請化合物，故不具進步性 云云。惟原證4雖揭露吡啶和苯是相似的分子，在研究吩噻 嗪類抗精神病藥物中，可以稠駢的吡啶環交換苯環；原證5 雖揭露苯、呋喃、吡啶三者的形狀大小相似，理化性質也相 似，三者的互換在藥物的合成設計中應用很多，惟原證4及 原證5為關於生物電子等排原理在藥物分子設計中的應用的 一般性文獻，其等對於電子等排理論作一般性原理的闡述， 僅為一般性之經驗法則，並無揭示或隱含與系爭專利相關之 具體化合物結構與據以可獲致功效之相關内容，其中原證4 僅敘及對於吩噻嗪類抗精神病藥物以稠駢的吡啶環交換苯環 ，然而原證2之化合物均不含吩噻嗪的核心結構，由於原證4
所述結構與原證2完全不同，該發明所屬技術領域中具有通 常知識者無法基於原證4而修飾變更與原證4結構完全不同之 原證2之化合物結構，原證5甚至提及「由於分子中所涉及的 原子大小、取代基形狀等的改變，該分子在吸收、轉運、代 謝等方面也隨之變化，會導致藥效學的複雜情況。此時應作 綜合分析，並借助計算機圖像等手段加以確證，而不能輕易 下結論，以避免誤導」(第86頁第5點結束語)，亦即原證5已 明確敘及生物電子等排理論有其適用限制。因此，該發明所 屬技術領域中具有通常知識者縱參考生物電子等排理論，亦 無動機將原證2之化合物B25’中之1H-[1，8]萘啶-2-酮變更 為系爭專利請求項7所請化合物之1H-喹啉-2酮。 ⒋再者，原證3雖揭露既是部分多巴胺-D₂激動劑又是特異5-HT 重攝取抑制劑的通式(1)苯基哌𠯤衍生物，惟原證3之化合物 的哌𠯤基左側的苯並噚唑酮(benzoxazolone)片段是通式(1) 中的固定結構，此不同於系爭專利的苯並[b]噻吩；另原證3 之化合物的哌𠯤基右側的取代基R亦與系爭專利請求項7所請 化合物之1H-喹啉-2-酮的結構不相似(參原證3說明書第5/15 頁至第6/15頁)；而原證6係關於非典型抗精神病藥物之一般 性文獻，其揭露6種代表性之對多巴胺-D₂受體、5-HT₂受體 等均有親和力的抗精神病藥物，惟該發明所屬技術領域中具 有通常知識者由原證6僅可得知各種化合物均具有哌𠯤基團 ，然而哌𠯤基團左右兩側連接基團與系爭專利請求項7所請 化合物並不相同，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者 根據原證3及6揭露内容，雖會認知到具有多巴胺D₂受體局部 促效活性、5-HT₂受體拮抗活性等多種活性的廣泛治療範圍 藥物在治療精神分裂症和其他中樞神經系統疾病的藥物研發 領域之重要性，惟由於原證3及6揭露的藥物與系爭專利請求 項7之化合物在整體結構上並不類似，因此，該發明所屬技 術領域中具有通常知識者即使進一步參酌原證3及6揭露之内 容，仍無動機將原證2之化合物B25’改變修飾成系爭專利請 求項7之化合物，並預期其可獲致多種活性的廣泛治療範圍 功效。
⒌另從系爭專利說明書可得知，系爭專利請求項7之化合物(即 實例1之化合物)對D₂受體之親和力Ki為0.2nM、對5-HT2A 受體之Ki為2.3nM以及對羥色胺吸收抑制率為92.4%，該化 合物以多種受體為標靶，具有D₂受體局部促效劑效果、5- HT2A受體及拮抗劑效果和羥色胺吸收抑制效果，而具有廣 泛治療範圍、對精神分裂症和其他中框神經系統障礙顯示 優異之臨床效果，此並非該發明所屬技術領域中具有通常 知識者組合原證2、3、4、5及6所能預期者。
⒍綜上，由於原證2、3、4、5及6揭露之化合物與系爭專利請求 項7之化合物在整體結構上不類似，不論系爭專利請求項7 之化合物是否有無法預期用途或有利效果，皆難謂系爭專 利請求項7之化合物不具有進步性。遑論該發明所屬技術 領域中具有通常知識者並無動機，根據原證4及5對於電子 等排理論作一般性原理的闡述，將原證2之化合物B25’中 之1H-[1，8]萘啶-2-酮變更為系爭專利請求項7所請化合 物之1H-喹啉-2-酮；該發明所屬技術領域中具有通常知識 者即使進一步參酌原證3及6揭露之内容，仍無動機將原證 2之化合物B25’改變修飾成系爭專利請求項7的化合物並預 期其可獲致之多種活性的廣泛治療範圍功效，故該發明所 屬技術領域中具有通常知識者參酌原證2、3、4、5及6所 揭露之内容，並無法輕易完成系爭專利請求項7之化合物 且預期其具有D₂受體局部促效劑效果、5-HT2A受體拮抗劑 效果等多種功效，因此原證2、3、4、5及6之組合不足以 證明系爭專利請求項7不具進步性。
⒎又系爭專利請求項9所請為一種用於治療或預防中樞神經系統 障礙之醫藥組成物，系爭專利請求項10為請求項9之附屬項 ，系爭專利請求項11所請為一種製備醫藥組成物之方法，系 爭專利請求項12所請為一種用途，系爭專利請求項13所請為 一種製備雜環化合物之方法，系爭專利請求項9至13為直接 或間接引用記載請求項7之請求項，該等請求項包括其所引 用記載請求項7之所有技術特徵。由於原證2、3、4、5及6結 合既無法證明系爭專利請求項7不具進步性，自不足以證明 具有進一步技術特徵之系爭專利請求項9至13不具進步性。(二)原證2、3、6至8不足以證明系爭專利請求項7、9至13不具進 步性：
⒈原告主張原證8揭示一種用於治療精神分裂症之喹諾酮衍生物 ，說明書第12頁公開通式(I)化合物，系爭專利請求項7所揭 露化合物1與該通式(I)化合物之核心結構一致，且其取代基 均為1H-喹啉-2-酮。原證8第13頁之反應式-1及實施例1亦提 供與系爭專利實例1相同之製備方法，所屬技術領域中具有 通常知識者於原證2之基礎上，結合具有三種活性之原證3之 苯基哌𠯤衍生物(即原告所稱之苯基哌嗪衍生物)，會得到啟 示進一步根據化合物B25’的結構進行改進，並結合原證2、7 及8公開之大量化合物和製備方法而得到哌𠯤環上為苯並[b] 噻吩-4基及烷氧基上連接喹啉酮-7基，亦即系爭專利請求項 7之化合物云云。惟如前述，系爭專利請求項7所請化合物與 原證2化合物B25’之差異在於烷氧基上連接的結構不同，系 爭專利請求項7所請化合物為1H-喹啉-2-酮，化合物B25’則
為1H-[1，8]萘啶-2-酮，即原證2在其雜環上多了一個氮(N) 原子；再者，由原證2請求項1所請範圍可知，通式1中之Z及 Q獨立為N、C或CH，且Z及Q中至少一個必須為N。換言之，原 證2明確排除化合物結構中包含1H-喹啉-2-酮之可能性。由 於原證2揭露的化合物與系爭專利請求項7之化合物在其結構 上有前述差異，故兩者並未具有相同的基本核心部分，亦即 兩者在整體結構上並不類似。原證3雖揭露既是部分多巴胺- D₂激動劑又是特異5-HT重攝取抑制劑的通式(1)苯基哌哄衍 生物，惟原證3之化合物的哌𠯤基左側的苯並噚唑酮(benzox azolone)片段是通式(1)中的固定結構，此不同於系爭專利 請求項7之化合物的苯並[b]噻吩，另原證3之化合物的哌哄 基右側的取代基R亦與系爭專利請求項7所請化合物之1H-喹 啉-2_酮的結構不相似(參原證3說明書第5/15頁至第6/15頁) 。
⒉又原證7雖揭露具有多巴胺D₂受體和血清素2A(5HT2A)受體拮 抗劑活性之式1化合物，惟原證7之式1化合物的哌𠯤中的 氮必須與苯並[b]噻吩基中的五員環相連，相對於此，證 據1之化合物B25’的哌𠯤中的氮則與苯並[b]噻吩基中的六 員環相連，兩者之喹啉-2(1H)-酮基連接到哌𠯤環的位點 亦不相同，由於兩者在核心結構上具有差異，該發明所屬 技術領域中具有通常知識者並無動機組合原證2與7。另原 證8雖揭露具有阻斷多巴胺能受體的神經傳導作用活性且 帶有弱腎上腺素阻斷活性之式1化合物，其式1化合物中與 哌𠯤環連接的烷氧基上連結喹啉-2(1H)-酮基，惟另一側 與哌𠯤環連接的R基團為經各種取代之苯基，此為單環結 構，系爭專利請求項7之化合物則為苯並[b]噻吩基，即為 雙環結構，二者完全不同。即使進一步參酌原證3及6揭露 之内容，仍無動機將原證2之化合物B25’改變修飾成系爭 專利請求項7之化合物並預期其可獲致多種活性的廣泛治 療功效。準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參 酌原證2、3、6至8所揭露之内容，並無法輕易完成系爭專 利請求項7之化合物且預期其具有D₂受體局部促效劑效果 、5-HT2A受體拮抗劑效果等多種功效，因此原證2、3、6 至8之結合不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。 ⒊又系爭專利請求項9至13為直接或間接引用記載請求項7之請 求項，該等請求項包括其所引用記載請求項7之所有技術特 徵。由於原證2、3、6至8之結合既無法證明系爭專利請求項 7不具進步性，自不足以證明具有進一步技術特徵之系爭專 利請求項9至13不具進步性。
(三)聲明：原告之訴駁回。
五、參加人答辯及聲明：
(一)原證2至6之組合不足以證明系爭專利請求項7、9至13不具進 步性：
⒈原告於舉發階段主張之比較基礎確為原證2(即證據1)揭示之 化合物B47，且原告於訴願理由書中亦未明確提及比較基礎 為原證2揭示之「化合物B25'」，故原處分及訴願決定以原 證2揭示之化合物B47作為比較基礎，並無違誤。 ⒉原證2所載通式1範圍極廣，包含成千上萬種潛在之化合物， 且其所揭示之具體化合物結構亦多達數百個之多，原告並未 說明為何所屬技術領域中具有通常知識者於參考原證2後， 可從成千上萬個潛在化合物以及數百個具體化合物中直接著 眼於實施例B25’，故原告主張所屬技術領域中具有通常知識 者可從原證2揭示之眾多化合物中直接著眼於實施例B25'云 云，顯為後見之明，並不可採。
⒊縱以原證2揭示之化合物B25’作為比較基礎，由於該化合物B2 5’與系爭專利請求項7所請化合物在基本核心部分之差異與 系爭專利核准時98年版專利審查基準第二篇第十章5.3.1化 合物請求項一節例示相同，皆為雜環上少一個氮(N)原子， 故依系爭專利核准時之專利審查基準，原證2揭示之化合物B 25’與系爭專利請求項7所請化合物並不類似，不論系爭專利 請求項7所請化合物是否有無法預期的用途或有利效果，該 化合物具有進步性。原告主張原證2作為先前技術，足以證 明系爭專利請求項第7項化合物1之結構與原證2揭示之化合 物B25’結構類似云云，顯與上開專利審查基準之規定抵觸， 自無可取。
⒋原告雖主張由於原證2揭示化合物B25’之D2内在活性為21%， 較原證2中文譯文第73頁所稱優選之30至50%之D2内在活性 為差，所屬技術領域中具有通常知識者應更有理由嘗試透 過一般性原理改良云云。惟依原證2之中文譯文說明書第7 3/341頁至第87/341頁表1、2揭示之眾多化合物中，除去 未測試D2内在活性者，至少有109種化合物之D2内在活性 較化合物B25’之21%為低，按原告邏輯，所屬技術領域中 具有通常知識者將具動機針對上述109種化合物進行改良 而無任何理由自其他選項之化合物中選擇化合物B25’，如 非參酌系爭專利請求項7所請化合物產生後見之明，實無 可能從原證2例示為數眾多之化合物中刻意選擇功效不上 不下之化合物B25’進行改良。況縱使所屬技術領域中具有 通常知識者碰巧自原證2例示眾多化合物中選擇化合物B25 ’進行改良，原告亦未敘明為何僅針對該化合物B25’中
之右半邊環進行變更而未著眼於左半邊環或化合物B25’上其 他結構之理由。故原告上開主張顯係參酌系爭專利請求項7 所請化合物後所生後見之明，不足為採。
⒌原證2請求項1已清楚界定通式1化合物中Z及Q中至少一個必須 為N，換言之，原證2已排除Z及Q皆為-CH之情形，所屬技術 領域中具有通常知識者因而不會將原證2揭示之化合物B25’ 中
之右半邊環上之N變更為C，蓋此舉將造成與原證2之技術思 想有所違背。因此，即使所屬技術領域中具有通常知識者真 可從原證2例示之眾多化合物中選擇化合物B25’進行改良， 按原證2所教示「通式1化合物中Z及Q中至少一個必須為N」 ，所屬技術領域中具有通常知識者理應使化合物B25’中對應 於通式1之Q及Z位置上者之至少一個為N，而不會使化合物B2 5’中對應於通式1之Q及Z位置上者均不為N。故原告所稱顯為 無視原證2明確排除通式1化合物中Z及Q皆不為N之情形。甚 且，原證4、5僅為關於生物電子等排理論之一般性介紹，並 無任何内容涉及系爭專利請求項7所請化合物，亦未具體論 述原證2揭示之化合物B25’之結構應如何修飾變更， 此外，原證4僅敘及關於吩噻嗪類抗精神病用化合物之技術 思想，原證5亦已明確提及對電子等排理論係有限制，且不 一定可自一化合物中轉用至另一化合物，尤其係各化合物間 存在複數差異之情形，是所屬技術領域中具有通常知識者顯 然無法憑藉原證4、5之一般性介紹而產生動機或得知如何對 原證2揭示之化合物B25’之結構進行修飾或變更。 ⒍原證3、6揭示之化合物結構與系爭專利請求項7所請化合物不 同，且原告並未表明所屬技術領域中具有通常知識者會參 考整體結構與原證2相異之原證3、6。縱使參考原證3、6 至多僅能得知多巴胺D2受體局部促效活性等可為潛在地選 擇抗精神病藥物之指標，並無法據以針對具有完全不同結 構之原證2揭示之化合物B25’進行化合物之選擇或研究， 亦無法萌生修飾或變更原證2揭示之化合物B25’之動機， 更遑論將其修飾成系爭專利請求項7之化合物。原告完全 忽視上述差異，逕稱所屬技術領域中具有通常知識者可據 此從揭示無數種化合物之原證2中著眼於化合物B25’，並 對其進行結構上之修飾或變更，使其成為系爭專利請求項 7所請化合物，實屬後見之明，顯不足採。況原證2已明確 排除通式1化合物中Z及Q皆不為N之情形，故所屬技術領域 中具有通常知識者將不會修飾或變更原證2揭示之化合物B 25’之結構，使其成為系爭專利請求項7所請化合物。
⒎系爭專利請求項7所請化合物至少可同時獲致之D2受體局部促 效劑效果、5-HT2A受體拮抗劑效果和羥色胺吸收抑制效果 ，相對於此，原證2僅測試化合物對於D₂受體的親和力和 内在活性，並未揭示5-HT2A受體拮抗劑效果和羥色胺吸收 抑制效果。易言之，因原證2完全未揭示原證2之化合物具 有羥色胺吸收抑制效果，所屬技術領域中具有通常知識者 於參考原證2後，實可理解原證2之化合物雖然可與其他活 性劑一同使用，但原證2之化合物本身並未預期可獲致羥 色胺吸收抑制效果。是以，所屬技術領域中具有通常知識 者於參考原證2後，並無動機變更原證2之化合物本身結構 以謀求其他效果，當然更無法據以預期當進行該等變更時 可獲致何種功效。而原證3至6亦未敘及化合物至少可同時 具D2受體局部促效劑效果、5-HT2A受體拮抗劑效果和羥色 胺吸收抑制效果。是以原證2至6均至少未完全揭露系爭專 利請求項7所請化合物之D2受體局部促效劑效果、5-HT2A 受體拮抗劑效果和羥色胺吸收抑制效果。故系爭專利請求 項7所請化合物並非通常知識者依原證2至6所能輕易完成 ，應具有進步性。
⒏此外，系爭專利請求項9至13所請醫藥組合物、製備方法及用 途，因具備系爭專利請求項7之所有技術特徵，基於上述相 同理由，相對於原證2至6亦均具進步性。
(二)原證2、3、6至8之組合不足以證明系爭專利請求項7、9至13 不具進步性：
⒈關於原證2與系爭專利之差異、所屬技術領域中具有通常知識 者無法輕易著眼於原證2之實施例B25’之理由、原證2揭示之 化合物B25’與系爭專利請求項7所請化合物並不類似、所屬 技術領域中具有通常知識者並無動機將原證2揭示之化合物B 25’進行改良之理由等等，均如前所述。
⒉原證7公開之化合物中Z雖可為N或CH，惟其必須與化合物左側 雙環結構中之五員環相連，且原證7公開之所有化合物均 具此連結，顯見該連結乃原證7之中心技術思想，對原證7 之化合物而言為不可或缺之核心結構，而於哌𠯤上鍵結單 環之苯基結構則為原證8之化合物之必要技述特徵。反觀 原證2揭示之化合物B25’中，哌𠯤上之氮係與苯並[b]噻吩 基中之六員環相連者，且該笨並[b]噻吩基為雙環結構， 與原證7、8所示之核心結構皆不相同，所屬技術領域中具 有通常知識者顯無動機組合原證2、7、8之技術思想。就 算所屬技術領域中具有通常知識者將原證2、7、8強加組 合亦會根據原證7之教示，改變化合物B25’中哌𠯤與苯並[ b]噻吩基之連接位點，或根據原證8之教示，將化合物B25
’中雙環之苯並[b]噻吩基置換為單環之苯基。原告完全忽 視原證7、8之中心技術思想及原證2與原證7、8間之差異 ，任意擷取化合物中之結構而強加拼湊，無非僅係知悉系 爭專利請求項7所請化合物後所產生後見之明。更遑論原 證2已明確排除通式1化合物中Z及Q皆不為N之情形，所屬 技術領域中具有通常知識者將不會依原證7、8之教示修飾 或變更原證2揭示之化合物B25’結構，使其成為系爭專利 請求項7所請化合物。而原證2、3、6不具組合動機之理由 ，及系爭專利請求項7所請化合物之功效，以及所屬技術 領域中具有通常知識者基於原證2、3、6無法預期系爭專 利請求項7所請化合物功效，均已如前述。原證7、8亦完 全未敘及化合物至少可同時具D₂受體局部促效劑效果、5- HT2A受體拮抗劑效果和羥色胺吸收抑制效果，所屬技術領 域中具有通常知識者縱使進一步參酌原證7、8，亦無法預 期系爭專利請求項7所請化合物之功效。是以系爭專利請 求項7所請化合物並非通常知識者依原證2、3、6至8所能 輕易完成，應具有進步性。
⒊又系爭專利請求項9至13所請醫藥組合物、製備方法及用途， 因具備系爭專利請求項7之所有技術特徵，基於上述相同理 由，相對於原證2、3、6至8亦具有進步性。
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