臺灣臺北地方法院民事判決
112年度智字第17號
原 告 凃柏堂
被 告 月池股份有限公司
法定代理人 邱永順
上列當事人間請求給付違約金事件，本院於民國112年11月21日
言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之。民事訴訟 法第24條定有明文。本件依兩造合意之民國110年5月18日專 利授權契約（下稱系爭專利授權契約）第6條約定（見本院 卷第157-161頁），兩造合意以本院為第一審管轄法院，是 本院就本件訴訟有管轄權。
貳、實體部分：
一、原告主張：兩造於110年5月18日合意成立系爭專利授權契約 ，約定由被告將其所發明專利第0000000號「遮罩及其製法 」專利權（下稱系爭專利）授權原告推廣使用，原告因而訂 製可執行系爭專利以生產口罩（下稱系爭口罩）之機器設備 （下稱系爭設備）。惟嗣後被告於系爭專利授權契約存續期 間之110年12月31日前，遲未下系爭口罩訂單予原告，反要 求原告停止系爭口罩之銷及生產，分別於110年7月2日、110 年7月16日、110年9月1日發函要求原告停止銷售系爭口罩， 復於000年00月間向智慧財產及商業法院（下稱智商法院） 聲請定暫時狀態之處分（案列：110年度民暫字第6號、抗告 後案列111年度民暫抗字第3號），請求命原告於兩造侵權訴 訟確定前，不得使用系爭專利技術生產、製造、販賣相關產 品；及禁止原告就系爭設備為輸出。是被告違反系爭專利授 權契約第3條第2項約定，致原告無法使用系爭設備生產系爭 口罩出售而受損害，依該契約第5條第2項約定，應賠償原告 違約金新臺幣（下同）100萬元等語。並聲明： ㈠、被告應 給付原告100萬元。㈡、願供擔保，請准宣告假執行。二、被告辯以：兩造間確有系爭專利授權契約成立，惟該約定內 容僅係授權原告為被告所生產之口罩及系爭專利技進行廣告 行為及可生產系爭口罩商品，但未授權原告自行販售系爭口
罩。詎原告違約在前，未經被告同意且未與被告協議分潤比 例，即自行銷售系爭口罩牟利，被告不得已始要求原告停止 系爭口罩之銷售行為，難認有何違約情事等語置辯。並聲明 ：原告之訴駁回。
三、本件原告主張兩造間於110年5月18日成立系爭專利授權契約 ，契約存續期間至110年12月31日止，被告於110年7月2日、 110年7月16日、110年9月1日分別發函要求原告停止銷售系 爭口罩，復向智商法院聲請定暫時狀態之處分（案列：110 年度民暫字第6號、抗告後案列111年度民暫抗字第3號）等 事實，有110年5月18專利授權契約、110年7月2日鼎律字第7 0201號函、110年7月16日鼎律字第71601號函、110年9月1日 眾竹明律字第1100901001號函、智商法院110年度民暫字第6 號、111年度民暫抗字第3號民事裁定各1份在卷為證（見本 院卷第21-31頁、第41-101頁、第157-161頁），並經本院調 閱臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第220號偵查案件卷宗核 閱無誤，且為被告所不爭執，自堪信為真實。
四、至原告主張被告違反系爭專利授權契約第3條第2項約定，依 第5條第2項約定應賠償違約金100萬元一節，為被告否認， 並以前詞置辯，故本件爭點在於：被告上揭行為有無違反系 爭專利授權契約第3條第2項約定內容？若有，應賠償之違約 金若干？經查：
㈠、按「乙方（即原告，下同）因出資製作本專利之專屬設備， 故乙方應盡善良管理人之注意義務，妥善保管並維持專屬設 備之使用情況，乙方所推廣之產品需以甲方（即被告，下同 ）的主產品（紅點設計款）為優先使用該專屬設備。」、「 甲方如未使用該專屬設備生產其主產品時，不得停止乙方使 用該專屬設備。」系爭專利授權契約第3條第1項、第2項約 定甚明（見本院卷第157-159頁）。依其約定內容之脈絡以 觀，可知系爭設備應非僅能用於生產與系爭專利相關之系爭 口罩（即主產品），惟兩造約定以系爭口罩為系爭設備「優 先」應生產之產品，但若被告於契約存續期間未指揮使用系 爭設備以生產系爭口罩此主產品，則其不得逕行要求原告停 止使用系爭設備生產其他口罩，否則對出資訂作系爭設備之 原告而言，難認公平。
㈡、經查，原告固主張被告於110年7月2日、110年7月16日、110 年9月1日寄發予原告之律師函文，已違反系爭專利授權契約 第3條第2項約定云云，惟觀諸上開函文內容（見本院卷21-3 1第頁），被告僅不斷要求原告停止「販賣」、「銷售」系 爭口罩，而未要求原告停止使用系爭設備生產，原告亦自承 被告僅以上開函文要求原告不再為銷售系爭口罩之行為，與
使用系爭設備無關等語（見本院卷第286頁），是被告上開 行為，自未違反系爭專利授權契約第3條第2項約定，原告執 此主張被告應給付違約金云云，難認可採。
㈢、再原告主張被告向智商法院聲請定暫時狀態之處分乃違反系 爭專利授權契約第3條第2項約定云云，固提出智商法院110 年度民暫字第6號、111年度民暫抗字第3號民事裁定各1份為 證（見本院卷第41-101頁）。然按於爭執之法律關係，為防 止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而 有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。民事訴訟法第538 條第1項定有明文。本件兩造確就系爭專利授權契約之授權 範圍存有重大爭執，此觀本院調取之臺灣臺北地方檢察署11 1年度偵字第220號偵查案件卷宗即明，則被告主觀上認為有 權利可資主張，並向智商法院聲請對原告為定暫時狀態之處 分，乃基於中華民國憲法第16條規定賦予人民之訴訟權為權 利行使，且係交由智商法院認事用法、為准駁之判斷，此與 逕行要求原告停止使用系爭設備，尚屬有間。況被告之上開 聲請業經智商法院以110年度民暫字第6號裁定駁回後，被告 提起抗告，復經智商法院以111年度民暫抗字第3號駁回其抗 告而確定，足見被告之聲請行為，並未達到實際停止原告使 用系爭設備之程度或效果。此外，觀諸被告上開事件中，係 於111年1月18日聲明請求：「⒈命相對人（即本件原告，下 同）於兩造侵害專利權、著作權及商標權等爭議訴訟事件判 決確定前，不得自行或使第三人在我國以任何方式使用系爭 專利所揭露之技術內容，並以此生產、製造、販賣相關產品 。⒉禁止相對人自行或透過任何第三人再以任何方式使用聲 請人（即本件被告，下同）系爭商標及商標註冊號00000000 號商標、商標註冊號00000000號商標。⒊禁止相對人自行或 透過任何第三人再為著作權法上一切利用行為，包括但不限 於重製、改作、散布、公開傳輸聲請人之系爭著作。⒋禁止 相對人就現已置放其工廠之侵害聲請人專利、商標及著作權 之成品及半成品暨從事侵害行為之原料及器具，為輸出、讓 與、移轉、交付、移動或為一切處分之行為。」（見本院卷 第47頁），核其聲請內容，僅能認被告為維護系爭專利，聲 請法院禁止原告利用系爭設備生產系爭口罩此主產品，然並 未禁止原告使用系爭設備進行與系爭專利無關之其他口罩生 產，則揆諸上開說明，被告此部分所為亦難認該當系爭專利 授權契約第3條第2項「停止乙方使用該專屬設備」之舉，即 無違約可言。原告請求給付違約金，尚屬無據。五、綜上所述，被告難認有違反系爭專利授權契約第3條第2項約 定情事，原告依系爭專利授權契約第5條第2項約定請求被告
給付違約金100萬元，為無理由，應予駁回。其訴既經駁回 ，其假執行之聲請失所附麗，併駁回之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核 與判決結果無影響，爰不逐一論列，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 112 年 11 月 30 日 民事第五庭 法 官 蔡牧容以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 30 日 書記官 薛德芬
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