最 高 行 政 法 院 判 決
111年度上字第491號
上 訴 人 日商DIC股份有限公司（DIC Corporation）
代 表 人 豬野薰
訴訟代理人 李世章 律師
徐念懷 律師
彭國洋 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 廖承威
參 加 人 默克專利有限公司（Merck Patent GmbH）
代 表 人 莎賓蕭恩（Sabine Schoen）
凱瑟琳柯納(Kathrin Körner)
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年4月
7日智慧財產及商業法院109年度行專訴字第41號行政判決，提起
上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代 表人聲明承受訴訟，核無不合。
二、上訴人（原名迪愛生股份有限公司）前於民國101年10月4日 以「液晶組成物」向被上訴人申請發明專利（申請專利範圍 共10項），並以西元2012年2月24日向日本申請之特願2012- 038713號專利案主張優先權，經編為第101136617號審查， 於103年5月7日准予專利，並發給發明第0000000號專利證書 （下稱系爭專利）。嗣參加人（即舉發人）以系爭專利違反 核准時專利法第22條第1項第1款、第2項、第23條及第26條 等規定，對之提起舉發；上訴人則於105年5月6日起至109年 1月3日止，陸續提出共7版申請專利範圍更正本。案經被上 訴人審查，核認上訴人最後所提109年1月3日更正本（下稱 第7版更正本）不符規定，應不准更正，並認系爭專利有違 前揭專利法第22條及第23條規定，以109年2月25日（109）
智專三（五）01103字第10920172660號專利舉發審定書為「 請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分） 。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：原處分及訴願 決定均撤銷，經智慧財產及商業法院（下稱原審）以109年 度行專訴字第41號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提 起本件上訴。
三、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用 原判決所載。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以： ㈠系爭專利說明書並未明確揭露液晶組成物中「通式（I）而言 ，定然含有通式（Ia）所表示的化合物」之相關內容，且該 發明所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利說明書第11 頁可獲致通式（I）化合物較佳可為通式（Ia）至通式（Ik ）多種態樣，故無法從系爭專利說明書第9頁記載「於本發 明之液晶組成物中，含有30至50％之以通式(I)所表示之化合 物」可直接且無歧異得知上開第7版更正本請求項9「通式（ I）而言，定然『含有』通式（Ia）所表示的化合物」之更正 內容。同理，第7版更正本更正請求項9之液晶組成物中為「 就通式（II-1）而言，『含有』通式（II-1a）所表示的化合 物」，系爭專利說明書第12頁倒數第1至4行揭露通式（II-1 ）所表示的化合物較佳為通式（II-1a）及通式（II-1b）〔 即式（II-1）可為或不為通式（II-1a）〕，另通式（II-1） 尚有R3及R4取代基，R3及R4本身為種類眾多之取代基群組， 即表示通式（II-1）涵蓋多種結構態樣，是系爭專利說明書 未明確揭露「就通式（II-1）而言，定然『含有』通式（II-1 a）所表示的化合物」，該發明所屬技術領域具有通常知識 者亦無法從系爭專利說明書第12頁第6至7行記載「……作為第 二成分係含有5至20％之以通式（II-1）所表示的化合物……」 〔可包含或不包含通式（II-1a）〕，直接且無歧異得知上開 第7版更正本請求項9「就通式（II-1）而言，定然『含有』通 式（II-1a）所表示的化合物」之更正內容。上訴人於108年 4月29日提出第6版更正本，被上訴人於108年5月7日通知參 加人，針對第6版更正本表示意見；被上訴人以108年11月29 日(108)智專三(五)01139字第10821144380號函(下稱380號 函)通知上訴人第6版更正本不准更正之理由，上訴人於109 年1月3日提出第7版更正本。被上訴人以109年1月13日(109) 智專三(五)01021字第10940063480號函(下稱480號函)通知 參加人對第7版更正本表示意見。380號函及原處分均載明系 爭專利請求項9更正（第6版更正本及第7版更正本共同僅涉 及請求項9之更正）為超出申請時說明書、申請專利範圍或
圖式所揭露之範圍，違反舉發審定時之108年5月1日修正公 布、同年11月1日施行之專利法(下稱108年專利法)第67條第 2項規定，同一不准更正之理由僅能通知上訴人一次，且被 上訴人亦以109年1月20日(109)智專三(五)01103字第109200 63700號函(下稱700號函)撤銷480號函而無「擬准更正」之 意思表示，被上訴人不准更正之程序難認有上訴人前揭所指 違反行政程序法或專利法規之違誤情事。
㈡證據2揭露內容及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據3 揭露內容及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據4揭露 內容及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據5揭露內容 及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據7揭露內容及與 系爭專利比對如原判決附件所示。證據2、3、4、5或7已揭 露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以證明系爭專利請 求項1不具新穎性。證據2、5、18均涉及液晶組成物技術領 域，具有技術領域之關連性，該發明所屬技術領域中具有通 常知識者自有合理動機將證據2、5、18合併參酌，組成證據 2與證據18之組合及證據5與證據18之組合。證據2或5足以證 明系爭專利請求項1不具新穎性，是以，證據2或5再合併證 據18亦自當足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據6揭 露內容及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據12揭露 內容及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據14揭露內 容及與系爭專利比對如原判決附件所示；證據15揭露內容 及與系爭專利比對如原判決附件所示。證據6、12、14或15 已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以證明系爭專 利請求項1擬制喪失新穎性。
㈢證據2實施例1之CC-4-VO與CCH-34已揭露「通式(I)中，A表示 反-1,4-伸環己基結構」，PCH-301與PCH-53已揭露「通式(I )中，含A表示1,4-伸苯基結構」，故證據2已揭露系爭專利 請求項2之進一步界定之技術特徵，證據2足以證明系爭專利 請求項2不具新穎性。證據3說明書第[0048]段揭露液晶介質 ，可選擇包含式IIIc或IIId之化合物，該式IIIc或IIId之化 合物包含「A表示1,4-伸苯基之化合物結構」，該發明所屬 技術領域中具有通常知識者調整液晶組成物時，自有合理動 機以式IIIc或IIId之化合物結合並調整證據3實施例5之成分 ，且功效上並不會有減損。證據4說明書第[0039]段所揭露 之液晶介質化合物，可選自IIIc或IIId化合物，該IIIc或II Id化合物包含「A表示1,4-伸苯基之化合物結構」，該發明 所屬技術領域中具有通常知識者調整液晶組成物時，自有合 理動機以式IIIc或IIId之化合物結合並調整證據4實施例20 之成分，且功效上並不會有減損。證據5說明書第[0051]段
所揭露之液晶介質化合物，可選自IIIc或IIId化合物，該II Ic或IIId化合物包含「A表示1,4-伸苯基之化合物結構」， 該發明所屬技術領域中具有通常知識者調整液晶組成物時， 自有合理動機以式IIIc或IIId之化合物結合並調整證據5實 施例M25之成分，且功效上並不會有減損。證據7說明書第[0 146]段所揭露之液晶介質化合物，可選自III-1e化合物，該 III-1e化合物包含「A表示1,4-伸苯基之化合物結構」，該 發明所屬技術領域中具有通常知識者調整液晶組成物時，自 有合理動機以III-1e化合物結合並調整證據7實施例M-4之成 分，且功效上並不會有減損。綜上，證據3、4、5或7足以證 明系爭專利請求項2不具進步性。證據12或14已揭露系爭專 利請求項2進一步界定之技術特徵，故證據12或14足以證明 系爭專利請求項2擬制喪失新穎性。
㈣系爭專利請求項3係為依附於請求項1或2之附屬項，自包含請 求項1或2之全部技術特徵，其內容如原判決附件三所示，證 據2、3、4、5或7足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。證 據2、3、4、5或7已揭露系爭專利請求項3進一步界定之技術 特徵，故證據2、3、4、5或7足以證明系爭專利請求項3不具 新穎性。證據6、12、14或15可證明系爭專利請求項1擬制喪 失新穎性，又均揭露系爭專利請求項3進一步界定之技術特 徵，是以，證據6、12、14或15足以證明系爭專利請求項3擬 制喪失新穎性。
㈤系爭專利請求項4係為請求項3之附屬項，自包含請求項3之全 部技術特徵，其內容如原判決附件三所示，證據2、3、4、5 或7足以證明系爭專利請求項3不具新穎性。證據2、3、4、5 或7皆已揭露系爭專利請求項4進一步界定之技術特徵，故證 據2、3、4、5或7足以證明系爭專利請求項4不具新穎性。系 爭專利請求項4係為請求項3之附屬項，自包含請求項3之全 部技術特徵，其內容如原判決附件三所示，證據6、12、14 或15足以證明系爭專利請求項3擬制喪失新穎性。證據6、12 、14或15足以證明系爭專利請求項3擬制喪失新穎性，且證 據6、12、14或15皆已揭露系爭專利請求項4進一步界定之技 術特徵，是以，證據6、12、14或15足以證明系爭專利請求 項4擬制喪失新穎性。
㈥系爭專利請求項5係為請求項1或2之附屬項，自包含請求項1 或2之全部技術特徵，其內容如原判決附件三所示。證據2、 3或5足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，且證據2、3或5 已揭露系爭專利請求項5進一步界定之技術特徵，故證據2、 3或5足以證明系爭專利請求項5不具新穎性。證據4分別足以 證明系爭專利請求項1不具新穎性，系爭專利請求項2不具進
步性，證據4說明書第[0103]段揭露液晶混合物之數值，較 佳γ1係小於150，特別是小於140；證據4實施例20揭露之液 晶組成物，所記載之數值為△n等於0.1107，以γ1為140，得 計算出Z約等於11,424，是該發明所屬技術領域具有通常知 識者，依據證據4最佳γ1數值之教示，當有動機將該最佳γ1 數值應用於證據4實施例20，並可經一般例行性試驗而輕易 完成系爭專利請求項5進一步界定之技術特徵，故證據4足以 證明系爭專利請求項5不具進步性。證據12、14或15足以證 明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，且證據12、14或15皆 已揭露系爭專利請求項5進一步界定之技術特徵，故證據12 、14或15足以證明系爭專利請求項5擬制喪失新穎性。 ㈦證據2、3、4、5、7足以證明系爭專利請求項1或2不具新穎性 或進步性，查證據2、3、4、5、7未揭露「其中比電阻為101 2(Ω‧m)以上」之技術特徵，但證據11第1頁第2段第1至2行揭 露「影響液晶元件反應效能之參數之一為RC-時間值」，且 第1頁倒數第1行揭露比電阻值必須大於1012(Ω‧cm)，即為10 10(Ω‧m)，其揭露範圍大於1010(Ω‧m)自包含大於1012(Ω‧m) ，基於證據2、3、4、5、7及11均涉及液晶組成物技術領域 ，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證 據11所揭露比電阻值應用於證據2、3、4、5、7所揭露之液 晶組合物中，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者自可 參酌證據2、3、4、5或7與證據11之組合經一般例行性試驗 而可輕易完成系爭專利請求項6進一步界定之技術特徵，是 以，證據2、3、4、5或7與證據11之組合足以證明系爭專利 請求項6不具進步性。
㈧系爭專利請求項7係為請求項1或2之附屬項，自包含請求項1 或2之全部技術特徵，其內容如原判決附件三所示。證據2、 3、4、5、7、8、9、19、20及21均涉及液晶組成物技術領域 ，具有技術領域之關連性，該發明所屬技術領域具有通常知 識者自有合理動機將上開證據合併參酌。該發明所屬技術領 域中具有通常知識者自有合理動機將證據8所揭露可使顯示 不良減少及減少殘影之光聚合性單體或寡聚物式（3-3-1） 應用於證據2、3、4、5、7所揭露之液晶組合物（混合物） 中，經一般例行性試驗輕易完成系爭專利請求項7所進一步 界定之技術特徵；該發明所屬技術領域中具有通常知識者考 量應用於顯示裝置之液晶組合物（混合物）不能有殘影缺點 時，自有合理動機將證據9說明書第[0190]段表D揭露之第一 種反應型液晶應用於證據2、3、4、5、7所揭露之液晶組合 物（混合物）中，經一般例行性試驗輕易完成系爭專利請求 項7所進一步界定之技術特徵；該發明所屬技術領域中具有
通常知識者自有合理動機將該式M1化合物應用於證據2、3、 4、5、7所揭露之液晶組合物（混合物）中，經一般例行性 試驗輕易完成系爭專利請求項7所進一步界定之技術特徵； 該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將該RM 1化合物應用於證據2、3、4、5、7所揭露之液晶組合物（混 合物）中，經一般例行性試驗輕易完成系爭專利請求項7所 進一步界定之技術特徵；該發明所屬技術領域中具有通常知 識者自有合理動機將該RM化合物應用於證據2、3、4、5、7 所揭露之液晶組合物（混合物）中，經一般例行性試驗輕易 完成系爭專利請求項7所進一步界定之技術特徵。 ㈨系爭專利請求項8係為請求項7之附屬項，自包含請求項7之全 部技術特徵，其內容如原判決附件三所示。證據8、9、19、 20及21均揭露系爭專利請求項8所進一步界定之技術特徵， 同請求項7部分所述，且「證據2、3、4、5或7與證據8之組 合」、「證據2、3、4、5或7與證據9之組合」、「證據2、3 、4、5或7與證據19之組合」、「證據2、3、4、5或7與證據 20之組合」、「證據2、3、4、5或7與證據21之組合」足以 證明系爭專利請求項7不具進步性，是以，該發明所屬技術 領域中具有通常知識者可理解前揭證據組合亦足以證明系爭 專利請求項8不具進步性。
㈩證據2、3、4、5、7足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性 或進步性，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌「 證據2、3、4、5或7與證據10之組合」自可經一般例行性試 驗而可輕易完成系爭專利請求項9之發明，故證據2、3、4、 5或7與證據10之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性 。證據2、3、4、5或7與證據10之組合足以證明系爭專利請 求項9不具進步性，是該發明所屬技術領域中具有通常知識 者可理解證據2、3、4、5或7與證據10之組合亦足以證明系 爭專利請求項10不具進步性。是被上訴人審查系爭專利是否 准予更正之程序並無違誤，系爭專利第7版更正本應不准更 正。前揭爭點所示相關證據組合，足以證明系爭專利請求項 1至5違反103年專利法第22條第1項第1款及第23條規定，系 爭專利請求項1、2及5至10違反103年專利法第22條第2項規 定，被上訴人所為「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之 原處分合法等語，乃判決駁回上訴人在原審之訴。五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上 訴理由再予論述如下：
㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定 。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日 為101年10月4日，核准審定日為103年5月7日，而系爭專利
核准審定時所適用之專利法第22條第2項規定，係於100年12 月21日修正公布、102年1月1日施行，故系爭專利有無專利 法第22條第2項規定之撤銷原因，應以核准時所適用之100年 12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准 時專利法）規定為斷，原判決雖以103年3月24日修正施行之 專利法第22條第2項規定為判斷基準時法，然條文內容並無 不同。次按核准時專利法第22條第1項第1款、第2項規定： 「（第1項）可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得 依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。……（ 第2項）發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍 不得取得發明專利。」第23條本文規定：「申請專利之發明 ，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利 申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者 ，不得取得發明專利。」而發明專利權違反上開專利法之規 定者，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而 ，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利 權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系 爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。又上訴 人於109年1月3日提出第7版更正本，經被上訴人於109年2月 25日審定不予更正，是系爭專利更正是否准許，108年專利 法為斷。再按108年專利法第67條第2項規定：「更正，除誤 譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式 所揭露之範圍。」
㈡又按108年版專利審查基準第五篇「舉發審查」第一章「專利 權之舉發」第3.4.4節「更正審查結果之處理」第⑶點「不准 更正」規定：「舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者 ，應敘明不准更正之理由，通知專利權人於1個月內提出申 復，除准許展期者外，不予審酌。專利權人逾期未申復、申 復理由或再行提出之更正仍未完全克服前述不准更正之理由 者，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更 正的理由。為避免專利權人於通知不准更正之申復期間內藉 由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，前述通知 以一次為限，但應於審定書敘明有遲滯審查之虞的情況。」 準此，舉發案審理過程中，專利權人收到通知不予更正之理 由，僅有一次機會申復或再行提出更正以克服不予更正之理 由，其目的在於避免專利權人反覆多次提出更正本而導致遲 滯審查。查上訴人於108年4月29日提出第6版更正本，被上 訴人於108年11月29日寄發380號函通知上訴人第6版更正本 應不予更正之事由，上訴人於109年1月3日再行提出第7版更
正本，被上訴人寄發480號函通知參加人表示意見，惟被上 訴人審查時發現第7版更正本仍未克服380號函之不予更正理 由，乃寄發700號函表示為避免延宕程序可逕依現有資料（ 即第7版更正本）審查，且因無須請參加人對於第7版更正本 再表達意見並撤銷480號函。而380號函及原處分均載明系爭 專利請求項9更正（第6版更正本及第7版更正本共同僅涉及 請求項9之更正）為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖 式所揭露之範圍，違反108年專利法第67條第2項規定等情， 為原審依法確定之事實，核與卷內證據資料相符。原審因認 同一不准更正之理由僅能通知上訴人一次，被上訴人不准更 正之程序難認有違反行政程序法或專利法規之違誤情事，無 須再行判斷上訴人於舉發案件審理過程中補充答辯是否有遲 滯審查之虞的事實等情，於法並無不合。又本院109年度上 字第343號判決意旨，係指明認行政法院法官關於法律的適 用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定 表示合法適當之法律見解。縱使法院引用審查基準內容文字 ，亦係基於法院自身對法律的確信，所表示合法適當之法律 見解而為法院作成之法律解釋內容。按108年專利法第74條 係規定舉發審查程序，依該條第5項規定：「依前項規定所 提陳述意見或補充答辯有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確 者，專利專責機關得逕予審查。」可知，專利專責機關得逕 予審查之可能情形為「有遲滯審查之虞」以及「其事證已臻 明確者」，而非僅限於上訴人所稱之「可歸責於專利權人或 舉發人之情形」。原判決認專利權人反覆多次提出更正本會 導致遲滯審查，基於專利法第74條第5項之規定，引用上開 審查基準第五篇第一章第3.4.4節第⑶點規定，且380號函及 原處分均載明系爭專利請求項9更正（第6版更正本及第7版 更正本共同僅涉及請求項9之更正）違反108年專利法第67條 第2項規定，認定被上訴人同一不准更正之理由僅通知上訴 人一次之程序未有上訴人所指違反行政程序法或專利法規之 違誤情事，確實已依專利法第74條第5項規定表示其確信之 見解，核與上開本院109年度上字第343號判決意旨並無違背 。上訴意旨以其主觀之見解主張：原判決自我設限而受「專 利審查基準」第五篇第一章第3.4.4節第⑶點規定之拘束，完 全無視被上訴人前後「不准系爭專利第6版之更正」及「不 准系爭專利第7版之更正」為「兩次不准更正通知」，在不 可歸責於上訴人之情形下，仍堅持不准更正之通知，必須以 一次為限，違反法官依法律獨立審判之精神，未能依據專利 法第74條第5項表示其確信之見解，自陷於行政規則之框架 內，顯有不適用本院109年度上字第343號判決之違背法令事
由云云，委無可採。又本案業經兩造分別提出舉發申請書、 舉發補充理由書、答辯理由書、補充答辯書進行攻擊防禦， 並經被上訴人於108年11月24日辦理面詢（乙證5第71頁）， 已予上訴人充分表示意見之機會。又依行政程序法第102條 前段規定，所謂「限制或剝奪人民自由或權利之行政處分」 ，係指積極地對人民之自由或既存權利為限制或剝奪，並不 包括消極駁回人民之請求。本件爭訟對象係被上訴人駁回上 訴人申請更正之否准處分，自無行政程序法第102條給予相 對人陳述意見之機會規定之適用。上訴意旨主張原處分未給 予陳述意見機會，違反正當程序，執以指摘原判決違法云云 ，亦無可採。
㈢所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與 理由不符之情形而言。查第7版更正本之請求項9部分更正內 容載明「就通式（I）而言，『含有』通式（Ia）所表示的化 合物（式中，R1a與R2a係各自獨立，表示碳原子數2或3之烷 基），就通式（II-1）而言，『含有』通式（II-1a）所表示 的化合物（式中，R3a係表示碳原子數3之烷基，R4a係表示 碳原子數2之烷基）」及系爭專利說明書第11頁第7至22行記 載「具體而言，以通式(I)所表示的化合物較佳為以下列所 記載的通式(Ia)至通式(Ik)所表示的化合物……於通式(Ia)至 通式(Ik)，較佳為通式(Ia)、通式(Ib)及通式(Ig)，更佳為 通式(Ia)及通式(Ig)，特佳為通式(Ia)，重視應答速度之情 形下，也較佳為通式(Ib)，更重視應答速度之情形下，較佳 為通式(Ib)、通式(Ie)、通式(If)及通式(Ih)，重視應答速 度之情形下，特佳為通式(Ie)及通式(If)之二烯基化合物」 等情，為原審依法確定之事實，核與卷內證據資料相符。原 審經比對後論明：依系爭專利說明書第11頁第7至22行之記 載，係為通式(I)不同態樣，該項技術者可依不同技術需求 而有多種不同之選擇，故通式(I)化合物可為通式(Ia)，但 更正前請求項1之液晶組成物中含有30-50質量%之以通式(I) 所表示之化合物，解釋上可能「包含」或「不包含」通式(I a)化合物且限定佔液晶組成物30-50質量%，而第7版更正本 係更正請求項9之液晶組成物中為「通式（I）而言，『含有』 通式（Ia）所表示的化合物」，因「含有」一詞係為開放式 連結用語，除包含有通式(Ia)化合物，尚包含其他未記載於 請求項之通式(I)化合物，惟系爭專利說明書並未明確揭露 液晶組成物中「通式（I）而言，定然含有通式（Ia）所表 示的化合物」之相關內容，且該發明所屬技術領域具有通常 知識者參酌系爭專利說明書第11頁可獲致通式（I）化合物 較佳可為通式（Ia）至通式（Ik）多種態樣，故無法從系爭
專利說明書第9頁記載「於本發明之液晶組成物中，含有30 至50％之以通式(I)所表示之化合物」可直接且無歧異得知上 開第7版更正本請求項9「通式（I）而言，定然『含有』通式 （Ia）所表示的化合物」之更正內容。同理，第7版更正本 更正請求項9之液晶組成物中為「就通式（II-1）而言，『含 有』通式（II-1a）所表示的化合物」，系爭專利說明書第12 頁倒數第1至4行揭露通式（II-1）所表示的化合物較佳為通 式（II-1a）及通式（II-1b）〔即式（II-1）可為或不為通 式（II-1a）〕，另通式（II-1）尚有R3及R4取代基，R3及R4 本身為種類眾多之取代基群組，即表示通式（II-1）涵蓋多 種結構態樣，是系爭專利說明書未明確揭露「就通式（II-1 ）而言，定然『含有』通式（II-1a）所表示的化合物」，該 發明所屬技術領域具有通常知識者亦無法從系爭專利說明書 第12頁第6至7行記載「……作為第二成分係含有5至20％之以通 式（II-1）所表示的化合物……」〔可包含或不包含通式（II- 1a）〕直接且無歧異得知上開第7版更正本請求項9「就通式 （II-1）而言，定然『含有』通式（II-1a）所表示的化合物 」之更正內容。綜上，第7版更正本超出申請時說明書、申 請專利範圍及圖式所揭露之範圍，違反108年專利法第67條 第2項規定，應不准更正，且第7版更正本仍未克服380號函 所敘明不准更正之理由等情，已詳述其認定之依據及得心證 之理由，並無違反論理法則及經驗法則，核無判決理由矛盾 之違法。本院109年度上字第1187號判決係依原審依法確定 之事實，敘明該案專利權人申請更正請求項1，係從請求項 內既有之發明個數進行減縮，且於系爭專利說明書中均實質 包含可各自對應的記載，應符合專利法第67條第2項之規定 等情，惟本件與該案之案情並不相同，尚難比附援引。上訴 意旨主張原判決關於系爭專利公告本請求項1所述「通式(I) 所表示之化合物，是否包含或不包含通式(Ia)所表示之化合 物」以及「通式(II-1)所表示之化合物，是否包含或不包含 通式(II-1a)所表示之化合物」之判斷理由，前後矛盾。「 減縮請求項內之發明個數」以及「更正之請求項於說明書內 有對應之記載」，均屬准予專利申請案更正之要件，第7版 更正本之態樣完全符合上開要件。原判決不准更正，有判決 不適用本院109年度上字第1187號判決之違背法令云云，亦 無可採。
㈣再查，上訴人於原審所舉之甲證7專利，專利權人於101年7月 2日對其請求項1之修正，係進一步限定所請液晶介質包含CC -3-V化合物與CCY-3-03化合物、CCY-4-02化合物之一或二者 ，惟上開修正內容已為甲證7專利說明書第18頁第2行、第30
頁末行及第31頁第2行所清楚揭露，且綜觀其說明書第12至3 1頁揭露較佳實施例所「包含」之成分種類（如：CC-3-V、C CY-3-03與CCY-4-02）相關敘述內容，均記載可「包含」CC- 3-V化合物與CCY-3-03化合物、CCY-4-02化合物之一或二者 ，自可於專利審查過程中准予修正等情，業據原審論明綦詳 ，並無不合。原判決因認甲證7專利與系爭專利案情不同， 基於個案審查原則，被上訴人對於甲證7專利之修正與系爭 專利第7版更正本作出不同認定，並無違反平等原則等情， 核無判決理由矛盾之違法。上訴意旨主張甲證7專利說明書 第18頁第2行、第30頁末行及第31頁第2行之記載方式與系爭 專利說明書第7至8頁、公告本請求項1之記載並無二致，原 判決明知系爭專利公告本請求項1（以及與該請求項1相對應 之說明書第7至8頁）所記載之「含有」為開放式用語，卻稱 系爭專利與甲證7專利案情不同因而並無違反平等原則，此 理由難謂無矛盾情事云云，核屬一己主觀之見，就原判決已 詳予論斷之事項，復執陳詞為爭執，並非可採。 ㈤系爭專利所欲解決之問題係提供一種液晶顯示元件，其不會 使介電常數異向性、黏度、向列相上限溫度、γ1等之作為液 晶顯示元件的各種特性及顯示元件的殘留影像特性惡化，難 以發生製造時之滴痕。系爭專利申請專利範圍共計10項，其 中請求項1、9為獨立項，其餘為附屬項。上訴人於109年1月 3日提出系爭專利申請專利範圍第7版更正本，案經被上訴人 審查不符合規定。而舉發證據之內容亦據原判決載明，本件 關於證據2、3、4、5或7足以證明系爭專利請求項1不具新穎 性、證據6、12、14或15足以證明系爭專利請求項1擬制喪失 新穎性、證據2足以證明系爭專利請求項2不具新穎性、證據 12或14足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性、證據2、 3、4、5或7足以證明系爭專利請求項3不具新穎性、證據6、 12、14或15足以證明系爭專利請求項3擬制喪失新穎性、證 據2、3、4、5或7足以證明系爭專利請求項4不具新穎性、證 據6、12、14或15足以證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性 、證據2、3或5足以證明系爭專利請求項5不具新穎性、證據 12、14或15足以證明系爭專利請求項5擬制喪失新穎性等情 ，業據原審一一論明，經核並無違反經驗法則、論理法則或 證據法則，亦無判決理由不備之違法。上訴意旨張：原判決 針對「第7版更正本中請求項9之更正是否為公告本請求項1 所請之發明態樣之一」之判斷以及針對「證據是否揭示公告 本請求項1所請之發明」之判斷顯有扞格，恣意將上述請求 項與證據進行比對，逕稱該等證據足以證明系爭專利請求項 1至5不具新穎性或擬制喪失新穎性，實屬判決理由不備之違
法云云，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非 可採。
㈥又按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之 發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明 專利。又發明於申請前已見於刊物，或為其所屬技術領域中 具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得 取得發明專利，同法第22條第1項第1款、第2項定有明文。 而判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能 結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的 關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發 明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上 ，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共 通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項 。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具 有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容，不得僅 因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機。本件原判決已斟酌 全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，論明相關舉 發證據均涉及液晶組成物技術領域，具有技術領域之關連性 ，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有結合動機予以 組合，並就證據2或5與證據18之組合足以證明系爭專利請求 項1不具進步性、證據3、4、5或7足以證明系爭專利請求項2 不具進步性、證據4、證據4與18之組合足以證明系爭專利請 求項5不具進步性、證據2、3、4、5或7與證據11之組合足以 證明系爭專利請求項6不具進步性、「證據2、3、4、5或7與 證據8之組合」、「證據2、3、4、5或7與證據9之組合」、 「證據2、3、4、5或7與證據19之組合」、「證據2、3、4、 5或7與證據20之組合」、「證據2、3、4、5或7與證據21之 組合」足以證明系爭專利請求項7不具進步性、「證據2、3 、4、5或7與證據8之組合」、「證據2、3、4、5或7與證據9 之組合」、「證據2、3、4、5或7與證據19之組合」、「證 據2、3、4、5或7與證據20之組合」、「證據2、3、4、5或7 與證據21之組合」足以證明系爭專利請求項8不具進步性、 證據2、3、4、5或7與證據10之組合足以證明系爭專利請求 項9不具進步性、證據2、3、4、5或7與證據10之組合足以證 明系爭專利請求項10不具進步性等情，詳予論斷，將判斷而 得心證之理由記明於判決，並就上訴人之主張，何以不足採 取，詳予指駁，經核係就系爭專利申請範圍，以每一請求項 所載之發明的整體為對象，逐項審酌，合於進步性之比對原 則，且無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或 適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨主張：原判
決針對系爭專利請求項1至10之不具進步性之理由不備，亦 未考量舉發證據是否有「所欲解決問題之共通性」及「教示 或建議」，僅憑舉發證據皆涉及液晶組成物即認定證據能相 互組合而證明系爭專利請求項不具進步性，因而違反論理法 則。申言之，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者 無法由證據2、3、4、5或7與證據10即能輕易完成系爭專利 公告本請求項9、請求項10之發明，故系爭專利公告本請求 項9、請求項10當具進步性云云，自無可採。 ㈦修正前智慧財產案件審理法第8條第1項規定，法院已知之特 殊專業知識，應予當事人有辯論之機會。智慧財產案件審理 細則第16條第2項但書規定，法院因技術審查官提供而獲知 之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之 基礎。上開規定之目的在於法院本身已具備與事件有關之特 殊專業知識，或經技術審查官為意見陳述而獲知就事件有關 之特殊專業知識，因當事人無從自卷內證據資料知悉上開特 殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人 有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，為避免突襲性裁 判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益，就上開特殊專 業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。 惟當事人於行政訴訟程序中如已就卷內證據資料有充份辯論