臺灣新竹地方法院民事判決
110年度智字第1號
原 告 創智能科技股份有限公司
法定代理人 羅翊寧
訴訟代理人 林瑞建
楊敏玲律師
被 告 敦捷光電股份有限公司
法定代理人 吳培滋
被 告 黃怡馨
上二人共同
訴訟代理人 楊惠琪律師
被 告 敦泰電子股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 胡正大
被 告 吳佩欣
上三人共同
訴訟代理人 魏廷勳律師
被 告 廖俊杰
上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國112年7月14日辯
論終結，判決如下：
主 文
原告先、備位之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者
，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴
訟以前當然停止；第168條至第172條及前條所定之承受訴訟
人，於得為承受時，應即為承受之聲明；聲明承受訴訟，應
提出書狀於受訴法院，由法院送達於他造，民事訴訟法第17
0條、第175條第1項、第176條分別定有明文。查本件被告敦
捷光電股份有限公司（下稱敦捷公司）之法定代理人原為廖
俊杰，嗣於訴訟程序進行中變更法定代理人為吳培滋，有敦
捷公司提出民事聲明承受訴訟暨陳報狀、敦捷公司變更登記
表等件在卷可稽（見本院卷二第109至117頁），揆之上開規
定，核無不合，應予准許。
二、按被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，
視為同意變更或追加，民事訴訟法第255條第2項定有明文。
查原告提起本件訴訟時，原列敦捷公司、敦泰電子股份有限
公司（下稱敦泰公司）等2人為被告，其訴之聲明原以：㈠敦
捷公司、敦泰公司應連帶給付原告新臺幣（下同）1,000萬
元，並加計自原告名下因簽訂原證1協議書之前至105年12月
31日止，已經逐漸成形的專利方向與構想而生之專利權或專
利申請權遭移轉為敦捷公司所有之翌日起至清償日止，按年
息5%計算之利息；㈡訴訟費用由敦捷公司、敦泰公司連帶負
擔；㈢願供擔保請准宣告假執行（見本院卷一第10、11頁）
。嗣於本院民國110年8月9日言詞辯論期日先當庭具狀追加
黃怡馨、吳佩欣等2人為被告，復於111年11月21日具狀追加
廖俊杰、胡正大等2人為被告，並迭經變更其聲明內容後，
最終更正其聲明如訴之聲明欄所示（見本院卷二第17、18、
151、153、494、495頁）。經核原告所為訴之變更及追加被
告部分，被告等人均無異議而為本案之辯論，揆之上開規定
，自無不合，應予准許。
貳、實體方面
一、原告主張：
㈠原告起訴之事實如下：
⒈原告為專精於光學觸控技術與光學指紋辨識技術之創新公司
，迄今享有「光學式生物辨識裝置」、「指紋驗證方法與電
子裝置」、「指紋辨識影像光學構裝架構結構改良」、「光
學感應式輸入裝置」等諸多專利。而敦泰公司及其相關子公
司於105年4月前並未設有光學指紋辨識產品線，亦未擁有光
學指紋辨識之相關產品技術、經驗及人才，包括光學設計、
光學指紋辨識演算法與輕薄光學SiP技術等。鑒於原告在光
學指紋辨識方面有相關之經驗及技術，敦泰公司積極與原告
洽談投資合作事宜，雙方並於105年10月7日簽訂投資合作開
發協議書（下稱系爭合作協議書），其中約定：
⑴敦泰公司轉投資設立敦捷公司，由敦捷公司與原告進行光學
指紋新產品之合作開發，並由原告執行長即訴訟代理人林瑞
建於敦捷公司擔任總經理職務，作為雙方資本投資及技術合
作進行指紋感測與辨識相關產品開發及製造投資案（下稱本
合作投資案）之執行人，負責執行本合作投資案技術移轉與
相關經營計劃，亦決議由敦泰公司財務長即被告廖俊杰於敦
捷公司兼任董事長職務。
⑵截至105年年底為止，敦捷公司所聘雇人員就光學指紋辨識技
術與相關產業之工作經驗不足，主要之光學指紋辨識技術資
訊與智慧財產權、專利構想均由林瑞建代表原告提供，並於
系爭合作協議書中明訂自該協議書簽訂後至105年12月31日
止，原告得就系爭合作協議書前已經逐漸成形的專利方向與
專利構想（下稱系爭專利），在原告名義下完成相關專利申
請案，相關費用由敦捷公司支付，所有相關專利案將成為原
告授權及移轉予敦捷公司之一部分。
⑶至於原告如何依系爭合作協議書授權及移轉系爭專利予敦捷
公司，則於該協議書中約定原告與敦捷公司簽署授權協議及
移轉協議，並且敦捷公司向原告支付1,000萬元移轉金後，
因系爭專利而生之專利申請權，始得移轉為敦捷公司享有之
權利。
⒉嗣系爭合作協議書簽署後，雖尚待簽署授權協議及移轉協議
，但原告為表善意，陸續特例提供有關「用於行動型裝置之
超薄型與顯示玻璃屏下光學指紋傳感器及指紋辨識認證系統
」等與本合作投資案專利相關之技術予敦捷公司，敦捷公司
並因此得以在簽署系爭合作協議書短短6個月後，於106年4
月19日赴中國深圳舉行新產品發表會。惟投資合作2年5月期
間，即使光學指紋新產品之開發，已成功送樣予手機客戶並
即將簽訂量產交付合約，敦捷公司仍一再拖延簽署授權協議
與移轉協議，嗣未經與原告討論，逕行單方面解除林瑞建之
總經理職務，並留置近120件原為原告名下之專利申請文件
、證書、單據憑證等，使本合作投資案於108年2月起實質陷
於停滯而合作破局。
㈡由上開事實可知，因原告與敦泰公司簽定系爭合作協議書，
約定由敦捷公司與原告簽署技術及營業秘密移轉協議，因當
時敦泰公司擁有敦捷公司股份達69%，且董事長廖俊杰亦為
敦泰公司所指派，對敦捷公司具有實質控制力，故原告請求
敦捷公司應依系爭合作協議書約定，支付至少1,000萬元之
權利金予原告，若敦捷公司無法履行時，則應由敦泰公司依
民法第269條規定負損害賠償。又敦泰公司對敦捷公司既有
實質控制力，已如前述，而敦捷公司董事長廖俊杰為敦泰公
司所指派，被告吳佩欣亦為敦泰公司稽核室主管，並指派為
敦捷公司之監察人，被告黃怡馨則係敦捷公司之主任管理師
，負責專利權管理，是原告對敦泰公司及敦捷公司合作話術
信以為真，並期待可以簽署技術及營業秘密移轉協議，豈料
敦捷公司遲不簽署上開協議，並訛稱無量產事實，致敦泰公
司無償取得、使用或重製原告之專利技術及營業秘密，損害
原告之權利，被告等6人亦應負損害賠償責任。
㈢又敦泰公司為利於其產品在市場上之競爭力，自始即積極關
切如何取得系爭專利，因此敦泰公司董事長即被告胡正大多
次發信予林瑞建及廖俊杰，催促原告將系爭專利授權並移轉
予敦捷公司，並盡早將產品銷售予手機客戶，再考量系爭合
作協議書為胡正大親自簽署，而敦泰公司轉投資設立敦捷公
司後，敦捷公司係直接受敦泰公司所控制，且敦捷公司之董
事長亦為廖俊杰所兼任等情，可以得知敦捷公司前述未經原
告同意讓與，而將原告所有系爭專利之專利申請權移轉為自
己所有一事，敦泰公司不僅知情且處於指揮監督之地位，此
外黃怡馨在原告向臺灣新竹地方檢察署（下稱新竹地檢）另
提出之刑事偽造文書案件（下稱另案刑事案件）中亦向承辦
檢察官表明，其係受敦泰公司董事長室稽核主管即吳佩欣指
揮辦理前開系爭專利移轉事宜，又黃怡馨所作所為，事實上
係由斯時敦捷公司董事長廖俊杰指揮，吳佩欣所作所為，事
實上亦係由斯時敦泰公司董事長胡正大指揮，足見敦泰公司
、黃怡馨、吳佩欣、廖俊杰、胡正大等5人，均係與敦捷公
司共同侵害原告享有之專利權暨專利申請權，依民法侵權行
為及公司法第23條之規定，敦泰公司、黃怡馨、吳佩欣、廖
俊杰、胡正大等5人亦應就原告所受損害，與敦捷公司對原
告負共同侵權行為損害賠償責任，或依系爭合作協議書之約
定、民法第226條第2項、第100條規定，就敦捷公司應給付
之移轉權利金負連帶清償責任。
㈣又依專利法第5條第1項規定，專利申請權乃「權利」甚明，
故原告據此主張敦捷公司、敦泰公司侵害原告之專利申請權
，依民法第184條第1項前段、後段及第2項規定，請求鈞院
擇一為判決，並無不能主張之理。又敦捷公司就其如何有權
取得系爭專利，僅以係基於系爭合作協議書及敦捷公司聘僱
合約等約定潦草帶過，明顯含糊其辭，無足採信。又原告提
出107年間電子郵件之目的，係為證明敦泰公司確實有主導
敦捷公司內部事務管理，而居於指揮監督角色之事實，並由
前開原告所述之事由可知，對於原告之專利，敦泰公司早於
105年間即有謀取之打算，今敦泰公司諉稱其未涉入106年間
系爭專利移轉事務，顯屬無稽。
㈤另原告之所以發現系爭專利申請權遭移轉為敦捷公司所有，
係因財政部北區國稅局於108年7月間，發函原告並要求提供
106年度帳冊以備查，經相當期間交涉後，財政部北區國稅
局於108年12月2日以電子郵件附檔向原告提供106年度專利
權讓與明細資料，原告始知悉系爭專利（申請）權遭敦捷公
司移轉一事，是原告於109年12月31日向鈞院提起本件侵權
行為訴訟，並未逾2年有效期間。至敦捷公司、敦泰公司所
指新竹地檢檢察官就另案刑事案件以110年度偵字第191號不
起訴處分書稱林瑞建放任此事逾2年之記載，此乃承辦檢察
官片面論斷不足為憑，敦捷公司、敦泰公司主張罹於時效，
應屬誤解。
㈥綜上，爰聲明：
⒈先位聲明【請求權基礎：系爭合作協議書第一⒉⑵甲A條約定、
民法第226條、229條、233條、203條、100條、101條、268
條規定】：
⑴敦泰公司應給付原告1,000萬元，並加計自附件系爭專利權及
專利申請權遭移轉予敦捷公司所有翌日起至清償日止，按年
息5%計算之利息。
⑵敦捷公司應給付原告1,000萬元，並加計自附件系爭專利權及
專利申請權遭移轉予敦捷公司所有翌日起至清償日止，按年
息5%計算之利息。
⑶敦泰公司、敦捷公司，如其中一被告已為給付，在給付之範
圍內，其他被告同免給付之義務。
⑷訴訟費用由敦泰公司或敦捷公司負擔。
⑸願供擔保請准宣告假執行。
⒉備位聲明（請求權基礎：民法第184條、185條、197條第2項
）：
⑴敦泰公司、敦捷公司、黃怡馨、吳佩欣、廖俊杰及胡正大應
連帶給付原告1,000萬元，並加計自附件系爭專利權及專利
申請權遭移轉予敦捷公司所有翌日起至清償日止，按年息5%
計算之利息。
⑵訴訟費用由被告連帶負擔。
⑶願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠被告敦捷公司、黃怡馨之答辯：
⒈原告雖主張使用系爭專利製造之產品，已進入量產，故敦捷
公司應給付原告系爭合作協議書約定之權利金1,000萬元等
語，並提出廖俊杰與林瑞建間電子郵件訊息，然上開郵件所
討論內容僅是雙方就系爭合作協議書簽訂後，對於仍在原告
名下不做移轉之專利，將再調整或補充修訂條件，然此部分
未經兩造簽署契約，未生契約效力。且依產品開發之流程，
須經規格技術等設計後，並導入驗證階段（樣品驗證、功能
測試及少量試產驗證），接著進入量產驗證，各階段均通過
後，才真正得以量產，然原告全然未舉證其所稱之新產品究
竟至何階段，單憑上開電子郵件為請求依據，實屬無稽。另
系爭專利本為敦捷公司所有，與權利金無涉，況原告起訴至
今仍無法證明敦捷公司已利用其專利開發出新產品，且新產
品已達到系爭合作協議書約定量產之條件，因此授權及權利
金支付之條件皆未成就實現，自無授權協議可以簽訂，原告
更無從請求支付1,000萬元權利金。此外，系爭專利並不具
備原告所稱之研發技術及量產能力，最終造成敦捷公司及原
始投資股東（包括敦泰公司、其他政府及私人基金公司等投
資人股東）損失，敦捷公司亦面臨持續虧損之營運窘境，亦
無不當得利可言。
⒉原告主張敦捷公司未經其同意擅自轉讓系爭專利，侵害原告
之系爭專利登記申請權，敦捷公司與敦泰公司應對原告共同
負侵權行為損害賠償責任等語：
⑴原告雖似以民法第184條第1項前段、後段、第2項等規定為請
求權基礎，惟其未能就民法第184條第1項前段侵權責任要件
涵攝及賠償範圍提出說明，又迄今對於系爭專利及系爭合作
協議書附表二所列專利有何關聯性等情，未能具體說明，洵
無理由。又原告依民法第184條第1項後段主張敦捷公司係故
意以背於善良風俗之方法轉讓系爭專利，加損害於原告等情
，敦捷公司否認之，自應由原告先就敦捷公司故意以背於善
良風俗之方法，加損害於他人之要件先負舉證之義務。此外
原告亦無法證明敦捷公司有何符合民法第184條第2項規定之
情事，原告既依此規定主張侵權行為損害賠償，亦應就敦捷
公司有違反保護他人法律致生損害，且該損害與違反保護他
人法律行為間具因果關係等要件，負舉證責任。
⑵如原告係依民法第184條規定請求敦捷公司與敦泰公司連帶賠
償損害，原告與敦泰公司簽署之系爭合作協議書，雙方藉由
本合作投資案，約定由敦泰公司成立敦捷公司，並由敦捷公
司取得原告相關之指紋辨識技術及專利權，以執行系爭合作
協議書所約定之開發、製造、委託製造及銷售等節，敦捷公
司並不爭執，是本合作投資案之本質並非如遭受竊盜或詐欺
犯罪般固有財產權利受他人剝奪，而係本合作投資案無法如
預期獲取等價或超額利潤下所受經濟利益損失，依最高法院
103年度台上字第178號判決、102年度台上字第342號判決之
見解，此等純粹經濟上損失並非民法第184條第1項前段規定
保護之範疇，是原告依該條項規定請求敦捷公司及敦泰公司
連帶賠償其損害，即屬無據。又民法第184條第1項後段規定
係以行為人故意以背於善良風俗之方法加損害於他人為構成
要件，是行為人所為自須係以對他人施加損害為目的，始足
當之，然敦捷公司取得系爭專利係基於系爭合作協議書及敦
捷公司聘僱合約書等約定，並非故意以背於善良風俗之方法
而取得，原告復未舉證證明敦捷公司確有積極加損害於原告
之意圖及具體行為，倘若依此項規定請求敦捷公司及敦泰公
司連帶賠償其損害，亦屬無據。遑論原告請求敦捷公司賠償
1,000萬元賠償金，係以系爭合作協議書之移轉金為衡量，
並不適當，且本合作投資案亦未達系爭合作協議書上約定量
產之條件。
⒊又原告主張黃怡馨、吳佩欣等5人藉偽造文書之犯行，擅自將
系爭專利申請權讓與敦捷公司，然各專利權或專利申請權讓
與證明書等，其上分別經原告及敦捷公司用印大、小章，原
告對該等私文書之形式上真正有爭執，並認係以偽造方式為
之，原告自應舉證證明上開變態事實。而原告在新竹地檢對
黃怡馨、吳佩欣、廖俊杰、胡正大等人提出另案刑事案件，
業經不起訴處分，其中認定原告大小章印文並非黃怡馨、吳
佩欣等2人所偽造，則原告主張系爭專利均經偽造讓與證明
書等文件而轉讓敦捷公司乙情，並非事實，原告恐有誤會。
何況系爭專利尚有如附件敦捷公司抗辯理由欄各項所示之事
由，原告仍請求被告等6人連帶給付1,000萬元，自屬無據。
⒋倘依原告所主張系爭專利有遭侵權之事實，惟原告前就系爭
專利讓與事件另對敦捷公司之承辦人黃怡馨等人提起另案刑
事案件，經新竹地檢檢察官認為辦理專利讓與之商標事務所
，於106年8月30日已將專利讓與核准情事通知林瑞建，可見
林瑞建於任職敦捷公司總經理期間，即知有專利讓與情事，
則林瑞建依其擔任敦捷公司總經理之職權，即可立即質問黃
怡馨，卻捨此不為，放任此事逾2年等情，而為不起訴處分
，足見林瑞建乃於106年8月30日即已知悉系爭專利讓與之事
實。縱原告提出108年間國稅局函文，然該函文僅係國稅局
為查核原告106年度營業稅申報情形而函請原告提供相關憑
證之公文，與系爭專利讓與敦捷公司一事，分屬二事，亦無
解其於106年5月31日、106年8月30日即已知悉系爭專利轉讓
之事實，惟原告卻遲至109年12月31日方起訴請求本件損害
賠償，其請求權顯然已罹於2年時效期間而消滅，敦捷公司
提出時效抗辯，應屬有據。
⒌綜上，答辯聲明：
⑴原告先、備位之訴及假執行之聲請均駁回。
⑵訴訟費用由原告負擔。
⑶如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
㈡被告敦泰公司、胡正大、吳佩欣之答辯：
⒈原告主張被告等人違反系爭合作協議書約定，或以不正行為
阻礙條件成就等語，惟系爭專利實際從未量產，原告亦未曾
提出應用系爭專利之新產品名稱或量產之證據，則系爭合作
協議書所約定「簽署技術及營業秘密移轉協議」之條件顯未
達成，敦捷公司並無給付原告1,000萬元權利金之義務，敦
泰公司更從未干預敦捷公司新產品事宜。再者，敦泰公司僅
為系爭合作協議書之投資標的公司（即敦捷公司）原始出資
股東之一，亦非系爭合作協議書之當事人，更無支付原告1,
000萬元權利金之義務，原告請求敦泰公司等人應與敦捷公
司連帶給付原告1,000萬元，自無理由。又系爭專利應均屬1
06年1月1日以後所研發之專利，依系爭合作協議書之約定，
均應屬敦捷公司單獨擁有，並未損害原告之權益。此外，系
爭合作協議書中所指之專利權，均有明文記載在該協議書附
表一及附表二，然原告卻未能具體說明系爭專利與上開系爭
合作協議書所指專利權之關聯性，顯見系爭合作協議書之約
定內容並不包括系爭專利，亦應由原告說明其請求給付權利
金與系爭合作協議書間之關聯性，附此敘明。
⒉又原告主張被告等人獲有不當得利部分，系爭專利從未登記
為敦泰公司、胡正大、吳佩欣所有，已如前述，則上開被告
等人並未受有任何來自原告之利益，而不當得利之債權債務
關係僅存在於給付者與受領者之間，基於債之相對性，給付
者自不得對受領者以外之人請求返還利益，因此上開被告等
人既未受讓系爭專利或其他利益，原告請求上開被告等人返
還不當得利，自無理由。
⒊另原告主張敦捷公司未經原告同意，擅自轉讓系爭專利，侵
害原告之系爭專利登記申請權，係受敦泰公司指示所為，故
敦泰公司應與敦捷公司共同負侵權行為損害賠償責任等語，
惟敦泰公司僅係出資設立敦捷公司之股東之一，二者間屬於
單純投資關係，敦泰公司並未主導敦捷公司內部事務管理，
遑論過問專利權讓與等公司內部細節事務，是原告主張之系
爭專利移轉爭議，行為主體係原告與敦捷公司之間，敦泰公
司及其員工形式上顯然未涉入。且系爭專利之專利申請權讓
與證明書及相關費用申請單，均有林瑞建本人之簽名，而林
瑞建當時係敦捷公司之總經理，顯見其自有授意將系爭專利
讓與敦捷公司之意思，敦捷公司顯無任何侵權行為可言，而
敦泰公司亦無任何侵權或共同侵權行為可言。遑論原告認為
敦泰公司應負共同侵權行為責任，但自起訴至今仍未說明敦
泰公司與系爭專利移轉究竟有何具體關聯性。
⒋而原告就專利權移轉，既先主張胡正大以電子郵件催促林瑞
建移轉系爭專利，顯然敦泰公司有事先通知原告並要求林瑞
建處理移轉系爭專利之事，然原告卻又同時主張未經其同意
讓與，自應由其先說明林瑞建辦理系爭專利移轉行為，卻由
敦泰公司負侵權行為責任之依據。再者，敦泰公司否認胡正
大有前揭多次指示系爭專利移轉行為，依原告所提之電子郵
件，均係於107年9月至同年12月間所寄送業務往來文件，時
間均於原告主張106年間系爭專利移轉之後，既然系爭專利
移轉後之業務聯繫資料，顯然不會是催促移轉系爭專利之信
件，何況該等電子郵件內容與專利權移轉毫無關聯，應由原
告具體說明期間之關聯性，否則原告欲以107年間之電子郵
件，證明敦泰公司涉入106年間系爭專利移轉事務，其主張
顯然違反經驗法則及論理法則，不足採信。
⒌退步言之，原告所稱造成其受有損害之專利權移轉，應係指1
06年間之專利轉讓行為，惟原告既於106年5月31日簽署專利
申請權轉讓契約書，顯見原告於106年5月間已知悉系爭專利
移轉之事，該專利權移轉距原告提起本件訴訟已逾3年，其
侵權行為損害賠償請求權已罹於時效。又原告就系爭專利讓
與另提起另案刑事案件之告訴，經新竹地檢檢察官於該案中
認定商標事務所於106年8月30日已將系爭專利讓與核准情事
通知林瑞建乙節，亦可知原告於106年8月30日已知悉系爭專
利移轉之事，其損害賠償請求權顯然已罹於2年時效而消滅
。縱依前述原告所提之電子郵件紀錄，並假設與敦泰公司有
關聯性，則林瑞建亦於107年9月25日收受該等電子郵件時，
即已知悉系爭專利讓與之事實，其距109年12月間提起本件
訴訟，亦已罹於時效。
⒍綜上，答辯聲明：
⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
⑵訴訟費用由原告負擔。
⑶如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
㈢被告廖俊杰之答辯：
敦捷公司應無任何支付系爭合作協議書約定移轉權利金之責
任，因為量產之條件非常明確，即5萬支手機，完全沒有達
標。又系爭專利之發明人均為敦捷公司員工職務上之發明，
本應登記在敦捷公司名下，係一開始登記錯誤才登記到原告
名下。依系爭合作協議書之約定，若合作前就原告已有之專
利，其申請權歸於原告，合作後則屬於敦捷公司所有，有段
時間針對某些專利認為是合作前之東西，可讓原告登記，事
後檢查登記在原告名下之專利因有部分屬於敦捷公司，故要
求原告歸還，並有事後辦理系爭專利轉讓事宜，可見跟系爭
合作協議書約定之1,000萬元權利金無關。基此，系爭合作
協議書約定之量產條件完全沒有達標，是敦捷公司並無任何
責任支付原告權利金，原告請求1,000萬元權利金，並無任
何基礎等語。
三、兩造不爭執事項：
㈠原告與敦泰公司於105年10月7日簽訂投資及合作開發協議書
（即系爭合作協議書）（見本院卷一第22至60頁）。
㈡敦捷公司為敦泰公司依系爭合作協議書之約定轉投資而設立
。
㈢原告公司執行長林瑞建自105年9月6日起至108年1月7日止，
擔任敦捷公司總經理（見本院卷二第393至414頁）。
㈣胡正大係敦泰公司之董事長（見本院卷一第182頁）。
㈤廖俊杰前為敦捷公司董事長至110年11月9日（見本院卷一第1
92頁）
㈥黃怡馨為敦捷公司之主任管理師。
㈦吳佩欣為敦泰公司董事長室稽核主管。
㈧林瑞建與廖俊杰為系爭合作協議書第⒋⑴條約定之合作案執行
人。
四、本件爭點：
㈠先位聲明：原告主張敦捷公司有民法第100、101條第1項之情
事，依系爭合作協議書第⒉⑵甲A之約定、民法第226、268條
之規定，請求敦泰、敦捷公司給付1,000萬元及法定遲延利
息是否有理？
㈡備位聲明：
⒈原告依民法第184條及第185條之規定，請求被告連帶負損害
賠償責任是否有理？金額為何？
⒉被告提出時效抗辯是否可採？
⒊若被告時效抗辯可採，原告依民法第197條第2項之規定，請
求被告連帶給付1000萬元及法定遲延利息是否有理？
五、本院之判斷：
㈠原告主張敦捷公司有民法第100、101條第1項之情事，依系爭
合作協議書第⒉⑵甲A之約定、民法第226、268條之規定，請
求敦泰、敦捷公司給付1,000萬元及法定遲延利息是否有理
？
⒈按附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力，民法
第99條第1項定有明文。又民法所謂條件，係當事人以將來
客觀上不確定事實之成就或不成就，決定法律行為效力之發
生或消滅之一種附款。使法律行為效力發生或消滅，為附條
件法律行為之本質，如以已發生權利之行使繫於條件之方法
設定權利，則非附條件之法律行為。茍當事人非以法律行為
效力之發生，而僅以其履行繫於不確定之事實者，雖亦屬約
款之一種，然此約款並非條件，應解釋為於其事實發生時，
為權利行使期限之屆至（最高法院87年度台上字第129號民
事判決意旨供參）。
⒉參諸系爭合作協議書第⒈⑴A條、第⒉⑴A條及第⒉⑵甲A條約定
：「新設立敦捷公司：股權結構規劃；自簽署日起2個月內
，敦泰公司完成敦捷公司的公司設立相關登記，其後繼續進
行變更登記資本額為新台幣五仟萬元」；「技術及營業秘密
授權協議：當敦捷公司完成設立，創智能公司將依約與敦捷
公司完成簽署技術及營業秘密授權協議及相關必要文件（以
下簡稱本授權協議）約定：創智能公司如附表一所列的指紋
辨識技術及如附表二所列的申請中的專利（亦稱營業秘密）
技術，給敦捷公司有獨家的權利，使敦捷公司能使用於開發
指紋辨識產品（以下簡稱新產品），以及製造、委託製造、
銷售及委託銷售新產品」；「技術及營業秘密移轉協議：當
新產品達到量產標準時，創智能公司應與敦捷公司簽署技術
及營業秘密移轉協議及相關必要文件（以下稱本技術移轉協
議），約定：甲、移轉價金給付方式如下：A.移轉金：新台
幣一千萬元（未稅）。本技術移轉協議簽署生效後三十日內
，由敦捷公司一次給付予創智能公司」等語，有系爭合作協
議書可參（見本院卷一第22至24頁）。可知原告與敦泰公司
係約定敦泰公司應自簽約後2個月內完成敦捷公司之相關設
立登記，嗣敦捷公司設立後，原告應將系爭合作協議書附表
一、二所列技術及專利（見本院卷一第28至47頁）授權予敦
捷公司，由敦捷公司利用上開技術及專利開發新產品，並自
上開敦捷公司開發之新產品達到量產標準時，原告另應與敦
捷公司簽署技術及營業秘密移轉協議等文件，敦捷公司則應
給付1,000萬元權利金予原告，足見敦捷公司就系爭合作協
議書約定1,000萬元權利金之給付，繫於其經原告授權取得
該協議書附表一、二所列技術及專利，並以該等技術及專利
開發之產品達量產標準，作為給付該1,000萬元權利金之條
件，於該條件成就後，始發生效力。
⒊查依附件「敦捷公司對應事證」欄位各項所示之文件，其中
可見原告及敦捷公司間就附件編號1至32、36至51號專利既
已簽署專利申請權轉讓契約書，由敦捷公司支付相關專利轉
讓登記申請費用後，現已登記在敦捷公司名下（見附件「敦
捷公司對應事證」各項所示卷頁之專利申請權轉讓契約書、
費用申請單、專利基本資料、專利申請讓與證明書），足見
原告主張附件編號1至32、36至51號專利係由原告移轉予敦
捷公司一事，應非無稽。至附件編號33至35號專利則依各該
敦捷公司所提專利基本資料，則均顯示仍登記於原告名下，
且經敦捷公司否認受讓此等專利或專利申請權，此外原告復
未能舉證證明此等專利或專利申請權已移轉予敦捷公司之事
實，自難謂附件編號33至35號所示專利，亦遭移轉予敦捷公
司，先予敘明。
⒋原告雖主張附件編號1至32、36至51號專利既已移轉予敦捷公
司，足見系爭合作協議書約定之付款條件已經成就，故敦捷
公司應依約給付1,000萬元權利金予原告，並於敦捷公司不
能給付上開權利金時，應由敦泰公司負給付責任等語。惟經
審閱系爭合作協議書附表一、二所述之技術及專利內容，與
附件編號1至32、36至51號專利之專利名稱、類型、申請日
、申請號等項目相核對，明顯可知系爭合作協議書附表一、
二所述之技術及專利內容，與附件編號1至32、36至51號專
利不符，已顯見系爭合作協議書約定由原告授權敦捷公司使
用之技術及專利內容，實非指附件編號1至32、36至51號專
利。
⒌又參敦捷公司所提出106年5月間電子郵件紀錄中，黃怡馨先
於106年5月24日向林瑞建表示：「附件檔為2017年1/1申請
尚還掛在創智能底下的專利」等語，其中附件檔編號16至18
、63至88、109至114號專利，即為附件編號1至35號專利，
而林瑞建亦於同日回覆以：「請將所有自2017/1/1之後提出
申請，但仍以創智能名義申請的專利，即日起儘快轉回敦捷
」等語，此外林瑞建更於106年5月26日向吳佩欣表示：「目
前Chloe（指黃怡馨）所進行的專利移轉應該是2017.1.1及
之後申請的、但還掛在創智能名義下的專利，至於2016.12.
31及之前申請的、在創智能名義下之專利，是要等到主約執
行（量產後）同步移轉」等語，並將上開訊息副知廖俊杰，
其後吳佩欣更於稍後回覆以：「依合約2016.12.31為區隔…
因此提出編號10之後的專利移轉至敦捷，10之前的，依您所
貼合約，量產之後移轉至敦捷」等語，且同將上開訊息副知
廖俊杰（見本院卷二第435、439、441、445、447頁），而
吳佩欣該封電子郵件的附檔（見新竹地檢110年度偵續字第3
5號卷第287至290頁，影印附於本院卷二第519至521頁），
編號10以後之專利，除附件編號1至35號外，尚包括編號36
至51號，可知原告與敦捷公司、敦泰公司間，於合作期間所
生之專利，係以105年12月31日進行區分，而約定辦理移轉
及量產後，應由敦捷公司依約支付1,000萬元權利金之專利
及技術，係指105年12月31日前之專利及技術，自始即未包
含106年1月1日後始申請之系爭專利，於此更顯系爭合作協
議書約定由原告授權敦捷公司使用之技術及專利內容，並未
包含系爭專利之事實。是附件編號1至32、36至51號專利或
專利申請權雖已移轉予敦捷公司，難謂此等專利或專利申請
權即為系爭合作協議書附表一、二所述之技術及專利內容，
自與前開協議書第⒉⑴A條及第⒉⑵甲A條約定之要件不符。
⒍再者，依系爭合作協議書第⒊⑶條雖另約定：「自本協議書簽
訂之後至2016年12月31日止，創智能公司得以就本協議書簽
訂之前已經逐漸成形的專利方向與專利構想，在創智能名義
之下完成相關專利申請案，相關費用由敦捷公司支付。所有
相關專利案將列入附表二，成為創智能公司應依本協議書執
行授權與移轉予敦捷公司之一部分」等語（見本院卷一第24
頁），可知原告與敦泰公司另有約定在系爭合作協議書簽署
前原告尚未申請專利之技術，於簽署系爭合作協議書後，仍
可列為該協議書附表二中由原告授權移轉予敦捷公司之專利
項目。然附件之系爭專利既未列入系爭合作協議書附表二之
項目，已如前述，且觀諸其餘卷內資料，亦未見原告提出其
他證據，足以舉證其與敦捷公司、敦泰公司間，另有將附件
系爭專利合意列為系爭合作協議書附表二項目之事實，則附
件編號1至32、36至51號專利權或專利申請權雖已移轉予敦
捷公司，仍與系爭合作協議書第⒊⑶條約定之要件不符。
⒎又縱認附件所示系爭專利屬於系爭合作協議書附表一、二所
示之專利項目，惟依原告提出諸如「從未放棄談何退出，敦
泰攜光學指紋搶攻全面屏市場」；「敦泰推出全系列IDC及
光學指紋方案，助力全面屏潮流」；「敦泰欲以九個"第一"
開創手機屏下指紋新時代」；「敦捷光電全球首款能支持TF
T-LCD與OLED面板」等新聞媒體評論文章（見本院卷一第64
至87頁），及證人謝明哲經公證之證述稱：「敦捷公司利用
創智能公司專利與技術，陸續對外發表四大產品系列（aTOM
UnderGlass、aTOM TouchOn、aTOM BioTouch、aTOM onFlu
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網