臺北高等行政法院判決
93年度訴字第4031號
原 告 禾千實業股份有限公司
代 表 人 甲○○
送達代收人 乙○○
訴訟代理人 陳文元律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○
上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國
93年10月11日經訴字第09306226650號訴願決定，提起行政訴訟
。經本院命參加人參加，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
參加人於民國84年12月19日以「酒瓶蓋（二）」（下稱系爭 案）向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部 智慧財產局）申請新式樣專利，經其編為第00000000號審查 ，准予專利。於公告期滿後，發給新式樣第053931號專利證 書，專利權期間自85年6月11日起至94年12月18日止。嗣因 參加人未依限繳納系爭專利權專利年費，系爭專利權業於90 年6月11日當然消滅。原告則於90年12月31日，依據當時專 利法第122條準用第72條第3項規定，主張系爭案違反核准時 專利法第106條第1項、第107條第1項第1款及第2項之規定， 對之提起舉發，經被告以92年10月17日（92）智專三（一） 03008字00000000000號專利審定書為舉發不成立之處分，原 告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提 起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：原處分及訴願決定均撤銷。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：（參加人未於言詞辯論期日到場，亦未提出書 狀作何聲明或陳述。）
三、兩造之爭點：原告所為舉發是否當事人適格？系爭案是否有
違核准審定時專利法第107條第1項第1款及第2項之規定，而 不符新式樣專利要件？
㈠原告主張之理由：
1.按系爭案之形狀特徵係螺旋塞為基體，上部飾形為一螺旋 體（蝸牛狀）。
2.就原處分內容，原告主張如下：
⑴按系爭案之舉發，原告係主張系爭案違反前揭專利法第10 7條第1項第1款及同條第2項規定。由前揭法條文義觀之， 無論見於刊物「或」公開使用皆屬之違反專利新穎性。該 「或」字依據教育部部頒之國語辭典，其具有「選擇」之 意。是以，被告一再提及證據為私文書，「非屬公開之刊 物，故證據力難以採認」，顯忽略專利法除「刊物」以外 ，尚有「公開使用」之對等選項。是否屬於公開刊物，或 許有商榷空間，然而，「刊物」為一種「靜態之物品」， 「使用」為一種「動態之情狀」。又按被告所頒定之專利 審查基準，其對於所謂使用之解釋，其主要指以販賣為目 的，而其物已成為不特定人得為交易標的之階段（程度） 時，即屬公開。是以，證明系爭案是否於違反新穎性，不 唯獨僅有舉發所附文件是否證明申請前是否已見於「刊物 」，尚需衡酌其是否可以證明系爭案是否於違反物品已「 公開使用」之規定。此外，既然使用（包括交易）為一種 動態之情狀，其證明則不唯獨以書面資料或刊物為限，即 使司法筆錄或司法過程中之調查證據，亦屬證據方法，若 一定要以刊物，法律何必冗置「公開使用」一詞。是以， 能夠證明系爭案申請前已有相同或近似物品已公開使用之 路徑則非單一。被告應探求真相，斷非拘泥於證據方法以 靜態書面，自我設限。尤以被告一再以所謂「私文書」， 「非屬公開之刊物」，故證據力難以採認為詞。縱使被告 未能親自履勘，原告所附之司法判決文書，不是僅為一種 「靜態書類」，其過程包括審、檢、辯三方對於「動態之 事實真相，所為之探索與釐清」，若經由司法機關所審認 之事實尚不足稱之為「公信」，何途為「公信」之徑。 ⑵又被告於處分理由中，認為舉發補充證據1（即參加人對 原告之代表人甲○○及總經理包世傑提起民事訴訟執為損 害賠償計算基準之統一發票影本，下稱引證3）無法採認 。惟引證3係參加人於司法事件中，對於原告之代表人甲 ○○求償所使用之證據，其開立日期早於其專利申請日， 此一事實乃參加人所自承。再者，按台灣高等法院台南分 院91年度上字第66號民事判決可知，引證3為法院所審認 接受之求償依據。是以，如無反證予以推翻，斷無理由於
系爭案舉發乃至訴願過程中予以否認。被告實應以公正客 觀之立場，善盡調查之職能，不應拒絕採證。
⑶又按專利侵害鑑定之禁反言之原則（File Wrapper Estoppel）於一般侵害專利之鑑定上，乃為防止專利權人 將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄 之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟 當中，再行重為主張放棄部分。即專利權人對專利要求的 解釋應當前後一致，是專利侵害訴訟中一項重要原則。因 此禁反言原則之精神，實係我國民法之「誠實信用原則」 （下稱誠信原則）。今參加人於前揭民事訴訟之求償過程 ，揭櫫公開販售日期早於其申請日之物品要求賠償，斷無 理由否定其專利申請前並無相同或近似之物品已公開使用 。
⑷又針對原告與參加人間之刑事訴訟，按臺灣高等法院臺南 分院刑事判決92年度重上更（二）字第187號判決，理由 第4項，尤其第3行判決書所載「... 堪認麗綺有限公司及 鎧山股份有限公司早在告訴人（即系爭案參加人）申請系 爭著作權登記核准前，即已完成系爭羊角型酒瓶塞，並刊 登於上開廣告雜誌上，況告訴人如前述不僅未提出系爭酒 瓶塞為其原創之證明，抑且在原審自承...：『我們作外 銷，採國外圖案來參考，作酒瓶塞圖案』等語... 其中羊 角型、螺旋型、蝸牛殼型、單叉戢型、仙人掌型、及銳角 型係一般巴洛克式建築、美術及商業製品所普遍使用之造 型，更有被告提出之照片數張及實物樣品數個數樣存在原 審卷為憑。難認系爭酒瓶蓋之造型係告訴人所原創之著作 」。是以，前揭刑事判決，已然究明真相，即「難認系爭 酒瓶蓋之造型係告訴人所原創之著作」。再者，前揭民事 訴訟損害賠償的主張依據中，引證3為系爭案專利申請前 已存在的發票。由此二證據可知，系爭案不具專利性。 3.就訴願決定內容，原告主張如下：
⑴按臺灣高等法院臺南分院91年上字第66號民事判決，雖甲 ○○與包世傑為自然人，然在整份判決理由中，法官對於 甲○○與包世傑之身分認定，係冠以「禾千實業股份有限 公司之董事長」與「該公司之總經理」，且於判決書中， 「二造不爭之事實」部分，亦載明被告甲○○係禾千公司 之負責人，負責該公司之財務，而被告包世傑則為該公司 之實際負責人。（法官為何不說甲○○、包世傑是胡氏宗 親或包氏宗親呢？為何不強調胡、包二人為設籍臺南市之 人或其他身分關係？）。如果甲○○與包世傑之身分係如 訴願決定機關所云：「無法認定該二人係因執行職務而加
損害於他人」，那麼前揭判決所認定之事實，大可直接就 胡、包二人之「自然人」身分認定即可。再者，判決書內 並將「甲○○負責該公司財務，而被告包世傑則為該公司 之實際負責人」皆列諸事實，應有法律上認定之意義。顯 見在法官係以客觀情狀之描述甲○○與包世傑皆係執行該 公司之職務而加損害於他人。
⑵再者，法律對於價值判斷不可因人設事或兩相矛盾，前揭 民事判決對於強調甲○○與包世傑之職務身分，無非係坐 實甲○○與包世傑可以掌控禾千公司以及運用該公司之資 源，藉以凸顯其侵權行為之有責性，而訴願機關卻以「無 法認定該二人係因執行職務而加損害於他人」，顯然同一 事實卻被國家機關以二種價值衡斷，殊不合理。綜上所述 ，系爭案是以原告為舉發人與訴願人，於法並無不合，訴 願決定機關逕以當事人不適格而予程序駁回，顯屬率斷而 違法。
4.就被告認定舉發人（即原告）「身分不適格」乙事，原告 主張如下：
⑴所謂「自然人」與「法人」身分之有別，固然源自民法之 規定，惟原處分癥點在於以原告「禾千實業股份有限公司 」名義提起對參加人之舉發，若然舉發成立，是否能夠「 回復法律上之利益者」，而非純然「自然人」與「法人」 異同之爭。
⑵按「自然人」與「法人」有別，法有明文，原告亦無異見 。然而，是否能夠「回復法律上之利益者」，則必須兼顧 「法律之名」，以及「利益之實」。由於一般行政機關， 並非司法機關，因此為降低責任風險，以處分一刀截斷「 自然人」與「法人」之判。就「形式」而言，「自然人之 法律利益不等同法人之法律利益」，誠然為行政機關所採 取「安全係數較高之處分」，惟法律所探究者，除拘泥於 形式以外，尚有實質之公平、正義與真相等，如果任何繁 複之問題，能夠透過簡易、形式即能作出立判，不啻將認 定投入一種類似自動販賣機之選單，按下條件，即跑出答 案。是以，為求發現真實並兼顧法規，方有賴司法機關對 於真相與正義為一灼判。
⑶按台灣高等法院台南分院91年上字第66號判決，雖上訴人 為「甲○○」與「包世傑」，判決主文為上訴駁回，故係 上訴人「甲○○」與「包世傑」負擔損害賠償責任。惟按 判決理由書，侵害物是於禾千實業股份有限公司（即原告 ）公司查獲，而非於「甲○○」或「包世傑」個人之家中 查獲。換言之，是原告為侵權行為。如果依據自然人與法
人是屬有別之觀念。被處罰的應該是原告，而非「甲○○ 」與「包世傑」。
⑷又按原告所提補充證物2。上圖顯示由於B（即禾千實業股 份有限公司）被A（民事訴訟原告）請求警方查獲仿冒物 ，C （即甲○○、包世傑）則被要求賠償。邏輯上，如果 B能夠行使抗辯（即對A舉發成立），證明該被查獲之物品 ，非屬A應獲之專利，則C則無須負擔賠償。從而，可以證 明，C只是因為B的行為而依負責人身分被判負擔賠償之責 。
⑸再者，按最高行政法院90年判字第1894號判決理由所載： 「本件原告，係因法律所明文規定，對於其所負責之法人 之違法行為，以原告作為處罰對象，而受處罰，自難謂原 告之受處罰，與其所負責之法人之違法行為間，無法律上 之利害關係，此與法人之負責人或法人，因自己行為受有 處罰，由於自然人與法人之人格有別，故相互間並無任何 法律或事實上之利害關係不同」，益足認原告公司之負責 人甲○○及包世傑之受判決應負賠償責任，與原告公司之 違法（侵權）行為間，具有法律上之利害關係。 ⑹現行專利法係於92年2月6日總統令修正公布，修正前之專 利法，對於專利侵害應負刑事責任之階段，因此前述之民 事訴訟原告，基於同時提起民事與刑事（而刑事訴訟又必 須被告為自然人），為求民、刑事被告一致，因此民事訴 訟之原告才以自然人（即甲○○、包世傑）為被告。否則 依據常理，就民事侵權行為而言，對公司起訴，通常較符 合訴訟利益。換言之，即甲○○、包世傑為民事訴訟之被 告，實因民事訴訟之原告，在法令因素使然之訴訟策略， 然揆諸該案就行為態樣而論，侵權人應為禾千實業股份有 限公司。
⑺此外，被告與訴願機關目前均以「當事人不適格」之程序 駁回，雖然可達便宜行事的目的，卻可能導致原本應就舉 發內容發覺事實真相，以捍衛我國專利制度之精準精神反 而被忽略。且被告與訴願決定機關是我國專利專責機關與 主管機關，如今卻以程序駁回，而免除探究實體之責任， 顯為不宜。
⑻末者，根據司法院釋字第216號及最高行政法院76年庭長 法官聯席會議決議，只要有可回復的利益，即使專利權已 經消滅，就可以提出舉發。原告認為可回復的利益為民事 判決及刑事判決。理由為刑事判決中所認定系爭查扣的產 品為原告公司所查扣，屬於原告生產。如此甲○○與包世 傑與原告為共同侵權行為，有內部分擔的問題，所以有可
回復的利益。又按專利法第68條規定，利害關係人對於專 利權之撤銷有可回復之法律利益者，得於專利權期滿或當 然消滅後提起舉發，而系爭案係因屆期未繳交年費而於90 年6月11日起專利權當然消滅，於90年12月31日提起舉發 ，符合可提起舉發之規定。
㈡被告主張之理由：
1.查公司與公司代表人究屬不同之權利義務主體，原告既非 前揭民事訴訟被告，又無相同之民事賠償責任可據以主張 其具有可回復之法律上利益，從而原告不具利害關係，自 不得作為舉發系爭案違法之適格當事人。再者，前揭民事 判決並沒有認定包世傑與甲○○是為原告公司的業務執行 人，所以原告並非前揭民事判決與刑事判決的被告，所以 本件不適格。
2.於程序而言，原告並非得提起系爭舉發案適格當事人，自 無需再予審究實體部分。
3.此外，刑事判決認定的時間與當時專利法第72條利害關係 人的要件不合。刑事判決屬於著作權的判決，且認定時間 為系爭案申請之後，前揭民事判決所依據的只是以侵權行 為時間與販賣的數量為估算，並非以引證3為基準。 理 由
一、按「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者 ，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」為本件舉發處 分時專利法第122條準用第72條第3項之規定（即現行專利法 第129條準用第68條規定）。因此，專利權期滿或當然消滅 後，利害關係人提起舉發，應以對於該專利權之撤銷有可回 復之法律上利益存在，始得為之。如無可回復之法律上利益 存在，或非法律上之利害關係人，即非適格之舉發人，其就 舉發案舉發不成立之處分不服，提起之行政訴訟亦無權利保 護之必要。系爭案申請日為84年12月19日，被告於85年5月8 日審定准予專利，其是否有違規定，自應以核准審定時所適 用之83年1 月21日修正公布之專利法為斷。又系爭案因屆期 未繳交年費而於90年6月11日起專利權當然消滅，有被告91 年3月13日（91）智專一（一）15043字第09199000296號附 於訴願卷可稽。原告係於90年12月31日提起舉發，主張其有 前揭專利法第122條準用第72條第3項規定，對系爭案專利權 之撤銷有可回復之法律上利益。
二、原告雖主張依台灣高等法院台南分院91年上字第66號判決， 「侵害物是於原告公司查獲，而非於甲○○或包世傑個人之 家中查獲。換言之，是原告為侵權行為，被處罰的應該是原 告，而非甲○○與包世傑，甲○○、包世傑係因原告之行為
而依負責人身分被判負擔賠償之責。法律或事實上之利害關 係不同」，益足認原告公司之負責人甲○○及包世傑之受判 決應負賠償責任，與原告公司之違法（侵權）行為間，具有 法律上之利害關係。甲○○、包世傑為民事訴訟之被告，實 因民事訴訟之原告，在法令因素使然之訴訟策略，侵權人應 為原告公司。刑事判決中所認定系爭查扣的產品為原告公司 所查扣，屬於原告生產，如此甲○○與包世傑與原告為共同 侵權行為，有內部分擔的問題，故有法律上可回復的利益等 等。
三、經查，依台灣高等法院台南分院91年上字第66號判決內容， 其係記載甲○○係禾千公司之負責人，負責該公司之財務， 而包世傑則為該公司之實際負責人。86年5月8日15時，在台 南市○○街○段168巷260號處經丙○○報警查獲甲○○、包 世傑委託訴外人潘文慶所製造之酒瓶蓋：仙人掌型950個、 蝸牛型450個、羊角型650個，及其模具、訂購單等；同日下 午7時許，在禾千公司內查獲酒瓶蓋包裝盒1000個。嗣於87 年2月26日，又在禾千公司前查獲酒瓶蓋仙人掌型727個、蝸 牛型720個、羊角型674個及送貨單2張，而認甲○○及包世 傑個人應構成民事侵權行為。因此，上開民事判決並未因係 在禾千公司查獲前揭侵權行為物品即認甲○○、包世傑與原 告應負共同侵權行為責任。原告主張侵害物是於原告公司查 獲，是原告為侵權行為，被處罰的應該是原告，而非甲○○ 與包世傑一節，核非有據。
四、依上述民事判決，原告公司並非台灣高等法院台南分院91年 上字第66號判決所認定之共同侵權行為人，亦即原告並不負 有民事侵權行為責任，原告公司與甲○○、包世傑既為法律 上不同權利義務主體，原告公司就甲○○、包世傑個人所負 侵權行為責任並不因其各別兼具原告財務或實際負責人之事 實，即應負連帶責任，亦無內部分擔之問題。而原告所指最 高行政法院90年判字第1894號判決係就因法律明文規定，對 於所負責之法人之違法行為，以負責人作為處罰對象，而認 負責人與其所負責之法人之違法行為間，有法律上之利害關 係者而為論斷。本件民事判決既因自然人與法人之人格有別 ，相互間並無法律併罰或連帶責任問題，並不具有法律上之 利害關係，原告主張該判決之法官係以客觀情狀之描述甲○ ○與包世傑皆係執行該公司之職務而加損害於他人一節，非 屬可採。又原告所指台灣高等法院台南分院92年度重上更（ 二）字第187號刑事判決部分，經查該刑事判決係認定甲○ ○違反著作權法部分並不能證明犯罪，而維持一審所為無罪 判決之諭知，有判決書附於訴願卷足據。因此，該判決並無
認定原告公司與甲○○有何共同犯罪或原告應受併罰之事實 ，原告亦不因該刑事判決而受有法律上之處罰或連帶責任， 且該案係就著作權之刑事部分論究，與本件係有關專利權者 不同。原告並不因該判決即就系爭案之舉發有法律上之利害 關係，或可回復之法律上利益。從而原告公司就系爭案專利 權於90年6月11日消滅後，對之所提起之舉發並無法律上之 利害關係，亦無何可回復之之法律上利益存在，並非適格之 舉發人，依首揭說明，原告就舉發案舉發不成立之處分不服 ，提起之行政訴訟並無權利保護之必要，應予駁回。五、綜上所述，原告並非提起本件專利舉發案之適格當事人，被 告未依首揭專利法第122條準用第72條第3項之規定，從程序 上駁回其舉發之申請，而逕為實體上舉發不成立之處分，雖 有未洽，惟訴願決定已指明本件舉發案舉發人為不適格，而 駁回訴願，並無違誤。原告仍主張其為適格之舉發人提起本 件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，依上說明，並無權利 保護必要，應予駁回。至原告其他實體主張是否有理由，已 不影響判斷結果，爰不予論究，應予敍明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 11 月 30 日 第一庭審判長法 官 姜素娥
法 官 吳東都
法 官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 94 年 11 月 30 日 書記官 王英傑
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