最高法院民事判決
111年度台上字第2792號
上 訴 人 戴紅妹
訴訟代理人 簡秀如律師
湯舒涵律師
被 上訴 人 張文禮
訴訟代理人 周逸濱律師
魯忠翰律師
黃詩婷律師
上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國
111年7月29日智慧財產及商業法院第二審判決（110年度民專上
字第29號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人請求移轉專利權登記之上訴，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。 理 由
一、上訴人主張：
㈠兩造於民國108年9月23日簽訂專利所有權及其申請權讓與暨 技術移轉契約書（下稱系爭契約），約定被上訴人將其向我 國申請發明專利「高效奈米淡斑、亮白、保濕活化劑及其製 法」（申請案號：第000000000號，下稱系爭專利）核准後 之專利權、全球專利申請權（除臺灣外）讓與伊，並提供製 程之技術移轉。而系爭專利業經核准並於109年8月21日發給 專利證書（專利證書號：第0000000號，下稱系爭專利權） ，被上訴人拒不移轉系爭專利權，伊得依系爭契約第4條第1 項第1款、第7條第3項約定，請求被上訴人將系爭專利權移 轉登記予伊。
㈡被上訴人就系爭專利製程使用工業級原料，故意或過失給付 不符合化妝品相關法令規定之技術，並違反系爭契約第8條 第1項約定，而有不完全給付情形，經兩造於109年3月31日 合意就製程技術移轉部分解約，伊因此至少受有備置公司租 金、人事等費用，並從事設備採購等相關支出合計新臺幣（ 下未註明幣別者同）763萬9976元之損害，得依民法第184條 第1項前段及民法第227條、第250條規定請求賠償。 ㈢爰依上開規定，求為命被上訴人：⒈將系爭專利權移轉登記予 伊；⒉給付伊763萬9976元，並加計自起訴狀繕本送達翌日起 算法定遲延利息之判決。
二、被上訴人抗辯：
㈠兩造就系爭專利權移轉並無解除或變更之合意，伊表示「專 購義務未執行部分，併予解除」，亦無片面免除上訴人履行 人民幣360萬元原物料附帶專購義務之意，上訴人未履行附 帶專購義務，不得請求移轉系爭專利權。
㈡伊已依約履行系爭專利製程技術移轉義務，並於109年2月25 日取得SGS生菌數、重金屬試驗合格證明，上訴人應依約給 付人民幣200萬元。惟其藉詞系爭專利所需原物料不符化妝 品法令，拒絕給付尾款人民幣60萬元，並要求伊返還已付之 人民幣140萬元，伊因完成技術移轉後已無談判籌碼，僅得 同意暫先退還，上訴人尚積欠人民幣200萬元未付。縱認上 訴人請求賠償為有理由，伊亦得以之為抵銷。 三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。理由 如下：
㈠兩造於108年9月23日簽立系爭契約，約定上訴人或所屬公司 組織於簽約後3年內累計向被上訴人所屬頂尖奈米科技股份 有限公司（下稱頂尖公司）採購原物料及相關類別成品、半 成品達人民幣360萬元（即附帶專購義務），被上訴人即無 償讓與系爭專利權；被上訴人各以人民幣200萬元之代價， 讓與系爭專利全球（除臺灣外）申請權，並將製程技術移轉 予上訴人。兩造於109年3月31日以通訊軟體LINE互傳訊息（ 下稱系爭訊息），被上訴人已於同年4月8日前陸續返還上訴 人人民幣140萬元，經濟部智慧財產局於000年0月間發給系 爭專利之專利證書等事實，為兩造所不爭。
㈡審酌系爭契約第1條、第3條將系爭專利之轉讓標的分別命名 為所有權、申請權及技術移轉，且清楚約定上訴人就系爭專 利權讓與之對待給付為3年內達標人民幣360萬元之附帶專購 義務、系爭專利申請權及技術移轉之對待給付義務各為人民 幣200萬元，顯然系爭專利權讓與、系爭專利全球申請權讓 與及製程技術移轉皆有各自獨立之對價。再觀諸系爭訊息內 容，可知兩造業已就系爭契約達成一部解約之意思合致，解 約範圍並以被上訴人傳送首則內容為準，佐以系爭契約第4 條第1項第1款、第7條第3項約定被上訴人無償讓與系爭專利 權，係以上訴人附帶專購達標為要件，併參兩造於109年3月 傳送系爭訊息時，被上訴人尚未取得系爭專利權，難認被上 訴人有將附帶專購達標與系爭專利權讓與分別處理之意。堪 認兩造合意解除系爭契約關於系爭專利權轉讓部分，僅特約 附帶專購已執行部分不生溯及效力，而非將解約範圍限制在 附帶專購未執行部分。則上訴人請求被上訴人移轉系爭專利 權，即乏其據。
㈢上訴人雖主張被上訴人就製程技術移轉部分有不完全給付之
情，惟兩造業以系爭訊息合意解除系爭契約關於技術移轉部 分，系爭契約第8條第1項僅係約定上訴人製品應與被上訴人 技術移轉一致之免責條款，亦非相關原物料及特定規格需符 合化妝品相關法令規定之約款，上訴人不得向被上訴人請求 賠償該部分損害並給付違約金。又依證人甲○○之證詞，難認 兩造締約時約定相關原物料需符合我國化妝品法令日後將採 用之新規範，亦難認被上訴人就系爭專利製程之技術移轉， 有何違反注意義務而成立侵權行為。
㈣從而，上訴人依系爭契約第4條第1項第1款、第7條第3項約定 請求被上訴人移轉系爭專利權，並依不完全給付及侵權行為 法律關係請求賠償763萬9976元本息，均無理由，不應准許 。
四、本院之判斷：
㈠關於廢棄發回（即請求移轉系爭專利權）部分： ⒈按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人 立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去 之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則 及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察， 以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二 語 ，任意推解致失其真意。
⒉查：兩造係以系爭訊息就系爭契約達成一部解約之意思合致 ，為原審所認定。但核系爭訊息係解除系爭契約關於製程技 術移轉及附帶專購未執行部分，至於專利申請權則不變（見 一審卷45頁），據證人即負責擬定系爭訊息之甲○○證稱：當 時系爭專利尚未核准所以寫申請權，所謂「不變」是指被上 訴人仍要將系爭專利核准後之專利權及全球專利申請權讓與 上訴人等語（見同上卷308至309頁）；再參諸系爭契約第3 條第1款約定，上訴人或其所屬公司向被上訴人所屬頂尖公 司以基準日（即簽約日）起算3年內附帶專購人民幣360萬元 之原物料達標後，被上訴人即無償讓與系爭專利權予上訴人 （見同上卷19頁）；況兩造於原審均不否認並無解除系爭專 利權移轉之合意，僅就上訴人應否履行附帶專購義務以無償 取得系爭專利權有所爭執（見原審卷50至53、76至79頁）， 則原判決逕以兩造就上訴人附帶專購達標與被上訴人無償讓 與系爭專利，無分別處理之意，並擷取證人甲○○就系爭訊息 無涉上開主要內容所為陳述，摒棄不採其證詞，遽認兩造合 意解約範圍包括被上訴人移轉系爭專利義務，進而為上訴人 不利之判決，不免速斷。
⒊上訴意旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理 由。
㈡關於駁回其他上訴（即請求給付763萬9976元本息）部分： 原審就此部分，本於取捨證據、認定事實之職權行使，並斟 酌全辯論意旨，以上述理由認定：兩造業以系爭訊息合意解 除系爭契約關於技術移轉部分，上訴人不得再依系爭契約請 求被上訴人賠償該部分損害並給付違約金；系爭契約並未約 定相關原物料需符合化妝品法令日後將採用之新規範，亦難 認被上訴人就系爭專利製程之技術移轉有何違反注意義務而 成立侵權行為等情，因而維持第一審所為上訴人該部分本息 敗訴之判決，經核與法並無違誤。上訴人就此部分雖聲明廢 棄，但未提出上訴理由，其上訴自無理由。 ㈢末查，因本件所涉及之法律上爭議不具原則上重要性，無行 言詞辯論之必要，附此敘明。
五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴 訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 2 月 8 日 最高法院民事第六庭
審判長法官 魏 大 喨
法官 李 寶 堂
法官 林 玉 珮
法官 高 榮 宏
法官 胡 宏 文
本件正本證明與原本無異
書 記 官 連 玫 馨
中 華 民 國 112 年 2 月 14 日