智慧財產及商業法院民事判決
111年度民商訴字第11號
原 告 馬鳴山鎮安宮
法定代理人 章金樹
訴訟代理人 廖朝堃
被 告 謝進順
訴訟代理人 謝國允律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國11
1年5月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、原告起訴原主張被告為神龍宮之信眾，明知原告於民國102年4月16日取得註冊第01576142號（系爭商標1）、第01575969號（系爭商標2）、第01575779號（系爭商標3）「五年千歲龍馬圖」商標（下合稱系爭商標），指定使用於第045類、第041類、第035類如附圖所示之商品或服務，權利期間均至112年4月15日為止。系爭商標為原告每年數百萬參拜信眾及廣大消費者所熟知，已成為著名商標。被告於107年11月10日至原告主廟建醮，建醮後即於109年12月25日申請第D212687號「擺飾品」設計專利（下稱被告設計專利），經准於110年7月11日公告，被告於其神龍宮五年千歲粉絲團網頁上銷售龍馬雕像藝品（下稱系爭商品），並至原告主廟販售，其販售系爭商品之行為侵害原告系爭商標，違反商標法第95條第1項、第2項、第3項、第96條第1項、第2項、第97條及公平交易法第22條第1項第1款、第24條等規定，嗣於本院審理中表明捨棄著名商標部分及上開請求權基礎之主張（本院卷第151至152頁），並更正請求權基礎為商標法第68條第3款而依同法第69條第3項規定請求損害賠償，惟請求損害賠償金額不變，是本院無庸再審酌其捨棄之上開訴訟標的，而僅就原告主張被告有無違反商標法第68條第3款規定之部分為審究。二、查原告於100年3月4日辦理寺廟負責人柯○○變更登記為吳○○ ，登記字號為雲寺登字第295 號，嗣與104年3月19日由雲林 縣政府發給雲林縣寺廟登記證所載負責人為章金樹之登記字 號雲寺登字第295號相符，有原告提出之雲林縣寺廟登記證 在卷可參（本院卷第29頁），亦為兩造所不爭執，故其主體 應為同一，被告前雖曾辯稱原告係於104年3月19日始經雲林 縣政府核准發給寺廟登記證，是系爭商標申請時與核准時， 原告均尚無權利能力而非系爭商標之商標權人云云，已難認 有理由，況被告於本院審理中，亦當庭表示不再爭執原告非 系爭商標之商標權人（本院卷第152頁），合先敘明。貳、實體方面：
一、原告起訴主張略以：被告為神龍宮信眾，神龍宮於107年11 月10日回原告祖廟建醮，其明知系爭商標為原告之商品及服 務之表徵，竟於109年12月25日申請被告設計專利，經准於1 10年7月11日公告，被告於其神龍宮五年千歲粉絲團網頁上 銷售系爭商品。被告並於110年11月間攜帶印有縉呈藝品專 賣店廣告單及系爭商品向原告銷售，惟該廣告單上印製之圖 像，經原告委請訴外人優派特國際專利商標有限公司鑑定， 認定該龍馬圖樣之龍頭部轉向角度、馬身站立方向、馬尾向 上飄揚、馬腳翹起角度皆為一致，馬背上標誌雖不同，整體 圖像意念已致使相關消費者誤信為原告所販售之商品，產生 混淆誤認之虞，已嚴重影響原告信譽。爰依商標法第68條第 3款、第69條第3項之規定，求為命被告應給付原告新臺幣（ 下同）60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週 年利率百分之5計算之利息。並願供擔保，請准宣告假執行
之判決。
二、被告答辯略以：被告設計專利之設計說明中詳載設計之重點 為頭部似龍，身形如馬的龍馬（即麒麟）造型，且為商品。 佐以經濟部智慧財產局（下稱智慧局）商標專用權「商品及 服務名稱分類查詢結果」，「擺飾品」屬於「商品」且係分 類於第20類、第21類，與系爭商標之指定使用類別第045、0 41、035類，均為「服務」不同，故原告指摘被告侵害系爭 商標專用權，顯無理由。又商標法於92年修正時，已明文「 立體形狀」亦得作為商標申請註冊。系爭商標專用權已明示 保護者為「平面」、「墨色」商標，顯然無主張「立體形狀 之保護」，自不得主張擴張系爭商標專用權及於立體化之商 品。被告設計專利，本身即為一商品，並無任何將之作為來 源標示或品質標示使用之情形，難認為「使用商標」。縱認 為商標使用，然「頭部似龍」、「身形如馬」、「頭向左回 頭」、「抬前右腳」、「尾巴上翹」之造型廣泛見於「麒麟 」，而龍馬又常與麒麟混用。原告主張系爭商標之「龍頭部 轉向角度」、「馬身站立方向」、「馬尾向上飄揚方向」、 「馬腳翹起角度」等均顯然不具識別性，與被告之龍馬擺飾 品之足部腳踏元寶，且身下乘滿雲彩，背部批覆標示有「招 財進寶」之錢幣等特徵，均與系爭商標之圖式不同，難認構 成相同或近似。是原告之主張，顯無理由等語，資為抗辯， 並答辯聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准 宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項（本院卷第153頁）： ㈠、原告馬鳴山鎮安宮（址設：雲林縣○○鄉○○○鎮○路○○ 號）於10 0年3月4日辦理寺廟負責人柯○○變更登記為吳○○，此時登記 字號即為雲寺登字第295號，嗣與104年3月19日由雲林縣政 府發給雲林縣寺廟登記證所載負責人為章金樹之登記字號雲 寺登字第295號相符。
㈡、我國註冊如附圖所示系爭商標之商標權人為「馬鳴山鎮安宮 吳○○」。
㈢、被告於109年12月25日申請註冊被告設計專利，經准於110年 7月11日公告。
四、本院得心證之理由：
原告主張其為系爭商標之商標權人，被告所販售系爭商品侵 害原告系爭商標之商標權，致原告受有財產上之損害，依商 標法第69條第3項之規定，請求被告賠償60萬元本息等情， 為被告所否認，並以上開情詞置辯。是本件應審究者為：被 告所販售系爭商品是否侵害系爭商標？原告請求損害賠償有 無理由？茲就上開爭點分述如下：
㈠、被告販售系爭商品非商標之使用：
１、按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足 以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包 裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。 三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與 商品或服務有關之商業文書或廣告；前項各款情形，以數位 影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商 標法第5條亦有明文。是以就前開條文所規定之商標使用， 可歸納為三要件：⑴、使用人係基於行銷商品或服務之目的 而使用；⑵、需有使用商標之行為；⑶、需足以使相關消費者 認識其為商標。所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」 ，意指不論該條第1 項或第2 項所示之情形，客觀上均足以 使相關消費者認識其為商標，才具有商標的識別功能，達到 商標使用之目的。
２、依原告提出系爭商品之廣告單觀之（本院卷第21頁），其上 雖有龍馬（即麒麟）之圖案，惟該廣告單之右上角已載明「 縉呈藝品專賣店」，亦即相關消費者在接觸該廣告單時所認 知者為系爭商品由縉呈藝品專賣店所販售。換言之，相關消 費者於購買時所認知者為系爭商品作為商品本體販售，而非 作為商標之使用。復經本院當庭勘驗被告提出之系爭商品， 其上雖無公司名稱或商標、專利證號，此與原告提出被告於 網路上銷售系爭商品之網頁截圖大致相符（本院卷第25、27 頁），並有本院當庭拍攝之照片附卷可參（本院卷第163至1 66頁），然相關消費者在購買系爭商品時，亦僅將系爭商品 認知為商品本體，不會將系爭商品認識為商標，亦即系爭商 品並不具備商標識別之功能，而達到商標使用之目的。況被 告就系爭商品向智慧局申請後核准為被告設計專利，經准於 110年7月11日公告，有被告提出之專利公報在卷可考（本院 卷第93至99頁），被告作成系爭商品販售，此乃被告設計專 利之合法實施，亦非作為商標之使用。是以被告販售系爭商 品，其所展現為「祥瑞、招財納福及財運亨通等形意」之擺 飾品，依一般消費者選購之認識，著重在於擺飾所展現之吉 祥功能，而非認知系爭商品作為商品或服務之來源，即系爭 商品本身僅為商品，而非商標之使用，是被告販售系爭商品 之行為係商標之使用，應可認定。
㈡、系爭商品與系爭商標並非近似，且無致相關消費者混淆誤認 之虞，亦未侵害原告系爭商標：
１、按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品 或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文
。然而侵害商標權，既係以「使用」商標之行為為規範對象 ，自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害 他人商標權可言。本件被告販售系爭商品並非屬商標使用， 業如前述，則原告主張被告販售系爭商品與系爭商標構成近 似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權，已 屬無據。
２、再按判斷商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係 由於商標呈現在商品或服務之消費者眼前的是整體圖樣，而 非割裂為各部分分別呈現。商標給予商品或服務之消費者的 印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此 判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能誤認的 近似程度。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指 行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製 主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與 註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商 標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商 標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商 標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類 似關係而言。
３、經查，系爭商標與系爭商品均源自於傳統龍馬圖案，而龍馬 又常與麒麟混用，此有被告提出之維基百科說明在卷可參（ 本院卷第117至122頁），而傳統龍馬圖案大多頭部似龍、身 形如馬、頭向左或右回頭、多有抬起前腳、尾巴上翹之造型 ，此亦廣泛見於市面上之「麒麟」、「龍馬」等吉祥擺飾品 或圖樣中，有被告提出之網頁說明附卷可稽（本院卷第113 至116頁）。次查，系爭商標與系爭商品分別就傳統龍馬圖 案各自加以設計，觀諸系爭商標為墨色，龍馬背上馱有亦有 圓形且狀似太陽狀、馬腹下鏤空之裝飾造型（本院卷第15至 19頁），而系爭商品則為龍馬背部批覆圓形招財進寶之錢幣 ，足部腳踏元寶、馬腹下乘滿雲彩而非鏤空及全身金色鮮艷 等特徵，兩者相較實係顯然不同，自難認系爭商品與系爭商 標近似而有致相關消費者混淆誤認之虞。
㈢、綜上所述，被告販售系爭商品為實施被告設計專利之擺飾品 ，系爭商品重在展現「祥瑞、招財納福及財運亨通」之意念 ，依一般消費者選購之認知，在於系爭商品作為擺飾所展現 之吉祥功能，而非以系爭商品作為商品來源或服務之識別， 即其本身即為商品，被告販售系爭商品並非商標之使用，另 系爭商品與系爭商標顯然不同，並無致相關消費者混淆誤認 之虞，即未侵害原告系爭商標。是以原告主張被告侵害系爭 商標既不足採，則原告依商標法第68條第3款、第69條第3項
，請求損害賠償60萬元及其法定利息，自無理由，不應准許 ，其聲請宣告假執行，亦失所附麗，併予敘明。五、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院 斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述。六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 111 年 5 月 31 日 智慧財產第三庭
法 官 林惠君
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 111 年 5 月 31 日 書記官 張玫玲
附圖
系爭商標1（註冊第01576142號） 申請日期：101年6月26日 註冊日期：102年4月16日 註冊公告日期：102年4月16日 專用期限：112年4月15日 商標名稱：五年千歲龍馬圖 商標權人：馬鳴山鎮安宮 吳○○ 商品類別：第045類 商品或服務名稱：代辦法會服務；算命；星相；堪輿；籌劃宗教集會。
系爭商標2（註冊第01575969號） 申請日期：101年6月26日 註冊日期：102年4月16日 註冊公告日期：102年4月16日 專用期限：112年4月15日 商標名稱：五年千歲龍馬圖 商標權人：馬鳴山鎮安宮 吳○○ 商品類別：第041類 商品或服務名稱：各種書刊雜誌文獻之出版發行；線上電子書籍及期刊之出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；教學；培訓服務；輔導（訓練）；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；舉辦文化活動；新聞採訪服務；攝影報導。
系爭商標3（註冊第01575779號） 申請日期：101年6月26日 註冊日期：102年4月16日 註冊公告日期：102年4月16日 專用期限：112年4月15日 商標名稱：五年千歲龍馬圖 商標權人：馬鳴山鎮安宮 吳○○ 商品類別：第035類 商品或服務名稱：宗教用品零售批發；文教用品零售批發；手工藝品零售批發。
被告設計專利圖式：
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