請求公平交易法除去侵害等
最高法院(民事),台上字,109年度,3133號
TPSV,109,台上,3133,20210805,1

最高法院民事判決　　　　　 109年度台上字第3133號
上　訴　人　彩國貿易股份有限公司

　　　　　　富商國際股份有限公司
共　　　同
法定代理人　吳長馨
共　　　同
訴訟代理人　蘇三榮律師
被 上訴 人　劉皓銘即耕源商行
　　　　　　許洪月治即加輝洋行
共　　　同
訴訟代理人　郭美絹律師
上列當事人間請求公平交易法除去侵害等事件，上訴人對於中華
民國108年10月17日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產
及商業法院）第二審判決（107年度民公上字第3號），提起上訴
，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人如附表編號1、2 所示之訴及如附表編號3、4 所示追加之訴，暨各該訴訟費用部分之裁判廢棄，發回智慧財產及商業法院。
理 由
一、本件上訴人彩國貿易股份有限公司（下稱彩國公司）、富商 國際股份有限公司（下稱富商公司）主張：伊為關係企業， 與各大網路、實體店家合作販售反摺傘（下稱系爭商品）， 被上訴人劉皓銘即耕源商行（下稱劉皓銘）雖於民國104年9 月21日經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核發M508941 號 「反摺傘具」新型專利（下稱系爭專利），惟與被上訴人即 非系爭專利權人或被授權人許洪月治即加輝洋行（下稱許洪 月治）均未先申請新型專利技術報告，共同故意於104年9月 22日至同年12月間，分別寄發電子郵件、律師函並檢附劉皓 銘高額求償之民事起訴狀（下稱系爭起訴狀），或電話通知 訴外人即伊之合作廠商夠麻吉股份有限公司（下稱夠麻吉公 司）設立之網路購物平台GOMAJI（下稱GOMAJI）；創業家兄 弟股份有限公司設立之生活市集（下稱生活市集）；康太數 位整合股份有限公司（下稱康太公司）設立之17Life團購網 （下稱17Life）；寶雅國際股份有限公司（下稱寶雅公司） ，僅提示系爭專利，未敘明該專利權明確內容、範圍及受侵 害之具體事實，即警告不得販售系爭商品，其間彩國公司曾 於104年10月2日以律師函要求許洪月治應取得技術報告，並 於警告函為相關事項之敘明，惟被上訴人不予置理，仍繼續



為權利濫用之警告行為，違反專利法第116 條、公平交易法 第20條、第24條、第25條規定，且屬故意共同侵權行為，致 伊受有系爭商品下架及營業信譽之損失。彩國公司因劉皓銘 之行為，所受損害包含生活市集自104年12月1日起；17Life 於同年9月23、24 日下架系爭商品之損失及為處理被上訴人 違法警告所支出費用。富商公司則因被上訴人之共同行為， 受有GOMA JI自同年11月4日至同月29日下架系爭商品之損失 。又劉皓銘對彩國公司請求損害賠償事件，業經原法院認定 系爭專利權全部請求項均不具進步性，有應撤銷之原因，以 106年度民專訴字第15 號判決駁回劉皓銘之請求確定（下稱 第15號判決），系爭專利權已實質遭撤銷。爰依公平交易法 第29條、第30條、第31條、民法第184條第1項前段、後段、 第2項、第185條、第195條第1項、類推適用專利法第117 條 規定，求為如附表所示之判決（上訴人所為命許洪月治移除 網頁資訊、被上訴人連帶負擔費用將本案判決書登載新聞紙 、許洪月治給付富國公司40萬7,946 元本息及先位命被上訴 人連帶給付彩國公司、富商公司各50萬元本息之請求，分經 第一審及原審判決其敗訴部分；原審就上訴人所為命許洪月 治除去及防止侵害、給付富商公司9萬2,054元本息之請求， 為許洪月治敗訴部分，未據上訴人、許洪月治聲明不服，各 該未繫屬本院者，不予贅述。上訴人於本院擴張上訴聲明部 分，另以裁定駁回）。
二、被上訴人則以：許洪月治就系爭專利傘具與劉皓銘有業務合 作關係，向GOMAJI寄發電子郵件，僅告知專利內容或建請為 適法處理，未要求將系爭產品下架。系爭產品經訴外人亞律 國際專利商標聯合事務所（下稱亞律事務所）於104年10月1 5 日鑑定結果，確認已落入系爭專利範圍（下稱系爭鑑定報 告），劉皓銘方檢具系爭專利說明書、申請專利範圍及智財 局新型專利形式審查核准處分書，發函予寶雅公司、GOMAJI 、17Life、生活市集，表達維護系爭專利權之立場，且僅提 供預備訴訟之系爭起訴狀予許洪月治參考，未授權或同意許 洪月治對他人提示，許洪月治因誤解而於同年10月30日檢附 系爭起訴書予GOMAJI，尚無任何不實。伊均係正當行使權利 ，無違反專利法、公平交易法及侵害上訴人權利之行為，縱 未提示技術報告，因系爭專利權尚未遭撤銷，上訴人亦無請 求賠償之權利。如伊應負賠償責任，上訴人所受損害應以同 業利潤標準淨利率8%計算，且上訴人於原審追加之請求部分 ，已時效完成，伊得拒絕給付等語，資為抗辯。三、原審將第一審所為命劉皓銘為如附表編號1、2所示給付之判 決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，並駁回上訴人所為如



附表編號3、4所示追加之訴，無非以：
(一)劉皓銘經智財局於104年9月21日核發系爭專利，系爭商品為 彩國公司、富商公司經由網路購物平台GOMAJI、17Life、生 活市集及實體店面寶雅公司所販售，亞律事務所經劉皓銘委 託，於同年10月15日作成系爭鑑定報告，認定系爭商品落入 系爭專利之申請專利範圍，而智財局則於106年5月16日作成 系爭專利全部請求項不具進步性之技術報告（下稱系爭技術 報告）之事實，為兩造所不爭執。專利法第 116條規定新型 專利權人如未提示技術報告，不得進行警告，非在限制人民 訴訟權利，僅係防止權利之濫用，劉皓銘於104年12月2日寄 發存證信函予生活市集，未提示系爭專利之技術報告，固違 反上開規定，惟同法第117 條前段規定之損害賠償請求權， 以專利權遭撤銷為停止條件，而彩國公司對系爭專利提起舉 發，經劉皓銘申請更正刪除請求項1、2 ，智財局就請求項3 至10審定舉發不成立，系爭技術報告非智財局之行政處分， 第15號判決僅具個案拘束力，系爭專利權未遭撤銷，彩國公 司無專利法第117 條規定之請求權，且基於特別法優於普通 法之法理，亦無援引公平交易法第25條、第30條、民法第18 4條規定請求賠償之餘地。又劉皓銘於104年10月2 日即委由 訴外人即亞律事務所趙嘉文專利師以存證信函檢附專利公告 予康太公司，彩國公司因康太公司於同年月5 日轉知，即知 悉侵權爭議，且劉皓銘於發函前已取得系爭鑑定報告，依「 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警 告函案件之處理原則」（下稱處理原則）第3點第1項第3 款 、第2 項規定，劉皓銘寄發警告函係行使權利之正當行為， 不符公平交易法第21、24、25條及民法第184條第1、2 項規 定，彩國公司對劉皓銘為如附表編號1至3所示請求，非有理 由。
(二)許洪月治於104年9月22日、同年10月30日分別檢附系爭專利 、起訴狀等電子檔案，寄發電子郵件予GOMAJI，要求GOMAJI 不得販售系爭商品之事實，為許洪月治所不爭執，佐以夠麻 吉公司出具之聲明書（下稱 106年聲明書），可知富商公司 因GOMAJI自104年9月22日至同年月30日暫緩上架系爭商品而 受有營業損失，富商公司就該損害，固得依民法第 184條第 1項前段、第2項規定，請求非系爭專利權人或被授權人許洪 月治負過失侵權行為賠償責任。惟GOMAJI未因許洪月治於同 年10月30日之警告，再度將系爭商品下架，許洪月治此部分 行為即未造成富商公司之損害，且劉皓銘於同年11月 3日寄 發警告函予GOMAJI，屬行使權利之正當行為，不符專利法第 117條、公平交易法第21、24、25條及民法第184條第1、2項



規定。劉皓銘、許洪月治各自所為之警告，皆係單獨行為， 富商公司復未證明被上訴人之行為係損害之共同原因，被上 訴人間亦未構成共同侵權行為，而富商公司於原審提出夠麻 吉公司出具之聲明書（下稱 108年聲明書）係第三人於訴訟 外之陳述，且所記載「上開陳述經本公司調閱相關資料後， 特此聲明」，並未提出所謂「相關資料」可佐，不具證據能 力，亦無證明力，富商公司復未有何商譽上之損害，其就許 洪月治、劉皓銘分別於104年10月30日、11月3日對GOMAJI之 警告，為如附表編號4所示請求，自屬無據。
(三)從而，彩國公司請求劉皓銘為如附表編號1至3所示給付；富 商公司請求被上訴人連帶為如附表編號4 所示給付，均不應 准許，為其判斷之基礎。
四、按專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審查 即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必 然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有 效性，故專利法第 116條規定：「新型專利權人行使新型專 利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」除 為防範新型專利權人濫用其權利外，亦明定提示新型專利技 術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警 告，自難謂係權利之正當行使。依公平交易法第45條規定意 旨，必依專利法第 116條規定進行警告，方屬行使權利之正 當行為而無公平交易法之適用，而處理原則第 3點第1項第3 款所稱鑑定報告，乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效 為前提所作成，與為填補有效性不足之新型專利技術報告， 性質顯不相同，不能以專利侵害鑑定取代技術報告，且處理 原則第3點、第4點所定之先行程序，僅屬確認權利受侵害程 序，亦不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之 新型專利技術報告，踐行該原則之程序，尚不足以補正專利 法第 116條所規定進行警告要件之欠缺。是事業未提示新型 專利技術報告，即對外發布競爭對手侵害新型專利權之警告 ，倘足以影響交易秩序，造成不公平競爭情事，自有公平交 易法之適用。又依專利法第 117條規定請求新型專利權人賠 償損害，固以專利權遭撤銷為要件，惟權利不得濫用，乃法 律之基本原則，權利人應遵守此項義務，準此，新型專利權 人違反專利法第 116條規定，未提示新型專利技術報告即進 行警告，倘構成權利濫用而合於民法第 184條規定之情形， 亦應負侵權行為損害賠償責任，受有損害之人如同時享有專 利法第117條、公平交易法第30條、民法第184條之賠償請求 權，乃權利之競合，並無特別法與普通法之排除適用關係。 原審因彩國公司依專利法第 117條規定請求劉皓銘賠償損害



，即謂基於特別法優於普通法之法理，彩國公司無另援引公 平交易法第25條、第30條、民法第 184條規定請求賠償之餘 地云云，所持見解，非無可議。又劉皓銘未提示系爭專利之 技術報告即寄發警告函，有違專利法第 116條規定，為原審 確定之事實，自難認劉皓銘係依專利法行使警告之權利，原 審徒以劉皓銘已先踐行處理原則第3點第1項第3款、第2項規 定程序，遽認其所為寄發警告函係行使權利之正當行為，不 符公平交易法第21、24、25條及民法第 184條第1、2項規定 ，未免速斷。次按智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財 產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同 一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人 就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時 ，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以 影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之，智慧 財產案件審理細則第34條定有明文。上訴人於原審主張劉皓 銘請求彩國公司就侵害系爭專利權為損害賠償事件，業經原 法院認定系爭專利權全部請求項均不具進步性，有應撤銷之 原因，以第15號判決駁回劉皓銘之請求確定，並提出該判決 為證（見一審卷一第 213、254至271頁、原審卷一第317至3 19頁），原審未依上開規定為審酌認定，徒以第15號判決僅 具個案拘束力，而為彩國公司不利之判決，自嫌疏略。又10 6年聲明書、108年聲明書均為夠麻吉公司所出具，分別就其 接獲許洪月治104年9月22日之警告函及依序接獲許洪月治同 年10月30日、劉皓銘同年11月 3日之警告函而將富商公司所 有系爭商品下架之經過，並均於聲明書末記載「上開陳述經 本公司調閱相關資料後，特此聲明」（見一審卷一第78、79 頁、原審卷一第291、292頁），原審依 106年聲明書為許洪 月治不利之判決，卻以 108年聲明書係第三人於訴訟外之陳 述，且未提出所謂「相關資料」可佐，認該聲明書不具證據 能力，亦無證明力，其採證明顯不一，且未向富商公司發問 或曉諭令其聲明該相關資料之證據，遽行判決，亦有可議。 再者，民事上之共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成 要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必 要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行 為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦 足成立共同侵權行為，依民法第185條第1項前段之規定，各 過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任。查許 洪月治、劉皓銘依序於104年10月30日、同年11月3日之警告 函，倘客觀上為GOMAJI於同年月 4日將系爭商品下架之共同 原因且富商公司得依侵權行為規定請求賠償損害，能否謂被



上訴人不負共同侵權行為連帶賠償責任，尤非無疑。上訴論 旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項 、第478條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 110 年 8 月 5 日
最高法院民事第四庭
審判長法官 鄭 傑 夫
法官 盧 彥 如
法官 吳 麗 惠
法官 林 麗 玲
法官 張 恩 賜
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 110 年 8 月 16 日
┌──────────────────────────────────┐
│附表：上訴人對被上訴人聲明之請求 │
├──┬─────┬─────────┬─────────┬─────┤
│編號│上 訴 人│ 被上訴人劉皓銘 │ 被上訴人許洪月治 │備 註│
├──┼─────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ １ │彩國公司、│不得以任何形式提示│ │第一審命許│
│ │富商公司 │系爭專利予上訴人之│ │洪月治給付│
│ │ │交易相對人進行警告│ │部分已確定│
│ │ │及散布「反折傘具」│ │ │
│ │ │為仿冒品之資訊，或│ │ │
│ │ │為任何影響上訴人營│ │ │
│ │ │業或營業信譽之行為│ │ │
│ │ │；並應提供系爭專利│ │ │
│ │ │之新型專利技術報告│ │ │
│ │ │予如第一審判決附表│ │ │
│ │ │所示受警告之上訴人│ │ │
│ │ │交易相對人。 │ │ │
├──┼─────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ ２ │彩國公司 │給付50萬元及自 106│ │ │
│ │ │年 9月26日起至清償│ │ │
│ │ │日止，按週年利率5%│ │ │
│ │ │計算之利息。 │ │ │
├──┤ ├─────────┤ ├─────┤
│ ３ │ │給付50萬元及自 107│ │於原審追加│
│ │ │年 8月17日民事訴之│ │ │
│ │ │聲明變更狀繕本送達│ │ │




│ │ │翌日起至清償日止，│ │ │
│ │ │按年息5%計算之利息│ │ │
│ │ │。 │ │ │
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│ ４ │富商公司 │連帶給付50萬元及自 108年9月6日言詞辯論│於原審追加│
│ │ │意旨狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息│ │
│ │ │5%計算之利息。 │ │
└──┴─────┴───────────────────┴─────┘