智慧財產及商業法院民事判決
109年度民著上字第3號
上 訴 人 寶來文創開發股份有限公司
法定代理人 徐華文
被 上 訴人 鼎泰豐小吃店股份有限公司
兼法定代理人 楊紀華住同上
共 同
訴訟代理人 張哲倫律師
賴文萍律師
呂書瑋律師
吳詩儀律師
被 上 訴人 顏淑美
訴訟代理人 李荃和律師
吳佳樺律師
楊其康律師
上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對
於中華民國109年2月27日本院107年度民著訴字第64號第一審判
決提起上訴，本院於110年7月22日言詞辯論終結，判決如下：
主文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴，及該部分假執行之聲請，曁訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司應給付上訴人新臺幣壹拾萬元，及自民國107年7月19日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一審、第二審訴訟費用由被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司負擔百分之二，餘由上訴人負擔。
本判決第二項得假執行。但被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司以新臺幣壹拾萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。事實及理由
壹、程序方面：
一、依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產及商業法院組 織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產及商 業法院管轄。本案既屬因著作權法所保護之智慧財產權益所 生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第3 條第1款規定，本院依法自有管轄權。
二、按所謂訴之變更，係指原告於起訴後提起新訴以代替原訴而 言。次按訴之要素為當事人、訴訟標的及訴之聲明(即應受
判決事項之聲明)，若此三者於訴訟進行中有一變更者，即 為訴之變更。而所謂訴之追加，則指原告於起訴後提起新訴 以合併於原訴而言。準此，倘訴訟進行中前揭訴之三要素有 一追加者，即屬訴之追加。至所謂訴訟標的之追加或變更， 係以原告請求之法律基礎有無變更或新增為斷，例如起訴時 係本於消費借貸關係為請求，訴訟中變更為依據票據關係為 請求，此種請求權基礎之變更，即為訴訟標的變更之例；同 理，原告於起訴時本於所有權請求返還某特定物，於訴訟中 追加主張如不能返還時，則本於不當得利關係請求返還該利 得，即屬訴之追加。惟上開追加情形在訴訟標的新理論中， 即使主張實體法之數個請求權，亦僅為基礎法律觀點不同而 已，訴訟標的仍屬相同，在起訴後變更或追加實體法上之請 求權，仍不生訴之變更或追加問題。質言之，倘若就同一目 的主張數項法律關係，請求法院依其單一之聲明而為判決者 ，例如本於同一原因事實而生之損害賠償及不當得利請求給 付一定金額者，因其聲明並未變更，且原因事實同一，僅係 重疊之合併或競合之合併，尚非訴之變更、追加。本件上訴 人於原審起訴時依據著作權法第85條、第88條第1項、第89 條、民法第28條、第185條、公司法第23條第2項規定對被上 訴人為侵權行為損害賠償之請求(參臺灣臺北地方法院107年 度智字第20號卷第23頁，下稱北院卷)，嗣於提起本件上訴 時，請求依著作權法第88條第3項酌定損害賠償數額，並追 加主張依據民法第179條，對被上訴人為不當得利之請求(參 本院卷二第569頁)，雖兩種請求在實體法上之成立要件不同 ，惟兩種請求係基於同一原因事實而生，聲明單一，僅屬重 疊合併之主張，依民事訴訟法第446條第1項但書及同法第25 5條第1項第2款規定，自得為訴之追加，縱被上訴人為不同 意追加之表示，亦無礙上訴人所為之追加，本院仍應予以審 理。
三、次按，上訴人於終局判決前，得將上訴撤回，民事訴訟法第 459條第1項定有明文。查上訴人上訴聲明第4項，原為被上 訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書之全部內 容（包含案號、當事人、主文、事實欄），以五號字體，登 載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報之頭版各壹日 。上訴人嗣於民國110年6月16日以民事準備三狀就上開聲明 撤回對被上訴人顏淑美（下稱顏淑美）請求連帶負擔登報費 用之部分（見本院卷二第569頁），揆諸前揭規定，自無不 合，應予准許。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
㈠顏淑美於95年8月17日起任職於上訴人公司，從事商品設計， 雙方訂有保密切結書約定著作權之歸屬。嗣97年間上訴人負 責人徐華文指示顏淑美設計Q版公仔圖樣，供與被上訴人鼎 泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司)合作之用，顏淑 美即於97年8、9月間設計蒸籠及小籠包之形象稿件(下稱籠 仔、包仔)。其後上訴人與鼎泰豐公司於97年11月25日簽訂 鼎泰豐商品開發互惠合作契約(下稱系爭契約)，約定以包仔 及籠仔美術著作開發、製作並銷售鼎泰豐紀念商品。嗣顏淑 美於100年5月6日自上訴人公司離職並於同年11月任職鼎泰 豐公司。其後鼎泰豐公司於104年8月25日以電子郵件通知上 訴人終止合作關係，徐華文於前往鼎泰豐公司店面時發現鼎 泰豐公司店面陳列許多侵害上訴人著作權之產品，並在105 年8月1日時，另發現鼎泰豐公司指示顏淑美擅自重製、改作 「Q 版包仔」（原證1 ，下稱系爭美術著作一）、「Q 版籠 仔」（原證2，下稱系爭美術著作二）、「Q 版包仔桐花版 」（原證6 ，下稱系爭美術著作四）、「Q 版包仔/籠仔夏 季版」（原證7 、8 ，下稱系爭美術著作五、六），以及「 包仔/ 籠仔-2010 中秋版」（原證3 ，下稱系爭美術著作三 ）之圖樣（系爭美術著作一至六以下合稱系爭美術著作）， 並使用於「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」（下稱系爭產品一）、 三款「鼎泰豐兒童餐具禮盒」（下稱系爭產品二）、「鼎泰 豐秋樂鳳梨酥禮盒」（下稱系爭產品三，與以上二產品合稱 系爭產品），且在未標示著作人情況下大量銷售，顯然侵害 上訴人權利。上訴人與顏淑美既已約定著作權歸屬，上訴人 為系爭美術著作之著作人及著作財產權人，非經上訴人同意 ，被上訴人自不得任意重製或改作，詎被上訴人楊紀華（下 稱楊紀華）竟指示顏淑美重製、改作系爭美術著作，將系爭 美術著作之配件或方向稍作修改，拼湊使用在系爭產品，業 已侵害上訴人之重製權及改作權。又被上訴人未在系爭產品 上標示著作權人，且大量販售，亦已侵害上訴人之著作人格 權及散布權。上訴人從未同意被上訴人得自行重製或改作系 爭美術著作，縱未及時表示反對之意思，亦不等同放棄請求 權，而上訴人就系爭美術著作之重製或改作，亦非商標之使 用，自非被上訴人商標權之範圍。而上訴人於105年8月1日 始發覺被上訴人之侵權行為，其在107年6月29日提起本件訴 訟，亦未罹於時效。縱使系爭產品一及三為季節性產品，且 上訴人曾於101年9月中秋節時收受被上訴人所致贈之禮盒， 惟101年9月7日回覆被上訴人經理葉○○之電子郵件並無禮盒 照片附件，被上訴人亦未積極證明上訴人早在102年間即已 明確知悉侵權事實，是被上訴人有關罹於時效之抗辯並不可
採。為此，爰以每一美術著作之著作財產權新臺幣(下同)12 0萬元、著作人格權30萬元，合計150萬元，依據著作權法第 85條、第88條第1項、第89條、民法第28條、第185條、第17 9條、公司法第23條第2項、民事訴訟法第222條第2項規定， 請被上訴人連帶賠償因侵權行為及不當得利致上訴人所受之 損害。
二、被上訴人鼎泰豐公司及楊紀華則以：
㈠系爭產品一及三分別為102年版鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒與103 年版鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒，屬季節性商品；系爭產品二則 至遲於104年8月31日即下架，縱本院認系爭產品二侵害上訴 人著作權（此為假設語氣，被上訴人仍否認之），侵權行為 亦已於104年8月31日結束。上訴人於105年8月2日委請天正 事務所公證系爭產品一至三，足見系爭三項產品之圖片一直 存在於網路。依本院109年度民著上第4號判決意旨，上訴人 於104年9月4日第二次寄發存證信函時，不能排除上訴人當 時即已知悉侵權之事實。詎上訴人遲至107年6月29日始提起 本件訴訟，可知其就被上訴人等系爭產品一至三侵權行為之 損害賠償請求權亦已罹於二年短期時效。又被上訴人於另案 中於105年2月26日所提出之書狀中檢附101年5月23日及同年 6月29日、8月13日電子郵件，並附上被上訴人鼎泰豐公司所 自行製作之兒童餐具照片即系爭產品二，經該案上訴人律師 於105年3月1日收受，上訴人至遲亦應於105年3月1日即已知 悉其所主張之侵權產品存在，卻遲至107年6月29日始提起本 件訴訟，顯已罹於時效。此外，上訴人既已同意鼎泰豐公司 以包仔、籠仔圖形註冊商標，鼎泰豐公司自有權使用其商標 ，縱使認為系爭美術著作為衍生著作，被上訴人亦有權使用 ，故被上訴人並無侵權之故意過失。
㈡系爭美術著作係依據包子、蒸籠之實際形象所繪製，構成「觀 念與表達合併」及「必要場景」等原則之適用，故不具創作 性，非屬著作。又系爭產品上係將包仔、籠仔圖案上加上簡 單裝飾等，難謂每一個差異均構成一個獨立著作。又縱使認 為系爭包仔、籠仔為受著作權法保護之美術著作，顏淑美是 否確有讓上訴人享有系爭美術著作之財產權及人格權，非無 疑問。又或認為上訴人享有著作財產權，著作人格權亦應歸 顏淑美所有，此部分業經最高法院110年度台上字第747號裁 定所確認。況上訴人在與被上訴人合作期間早已知悉系爭產 品存在，卻從未表示反對之意思，甚至在被上訴人寄送禮盒 後表示設計很漂亮。消費者購買系爭產品係因為鼎泰豐公司 之名譽，非為系爭美術著作，上訴人並未舉證證明其所受損 害為何，損害若干，是其自無權請求賠償，於計算金額時，
亦不能以系爭產品之價格計算，亦應將被上訴人原有之商標 圖案價值自變更後的圖案中扣除，且系爭美術著作三上訴人 已於本院109年度民著上字第4號主張並已獲判決賠償，而系 爭產品二之鼎泰豐兒童餐具，上訴人亦已於另案本院107年度 民著上字第18號主張，目前繫屬於最高民事法院，基於一事 不再理，上訴人不應就此產品再為主張。
三、被上訴人顏淑美部分：
㈠系爭產品一及三分別為102年、103年所創作，並分別於製作 完成之同年間於網路上販售，而系爭產品二則為被上訴人於 另案中於105年2月26日所提出之書狀中檢附上訴人業務人員 周○○與葉○○間電子郵件，曾顯示系爭產品二之詳細照片，經 該案上訴人律師於105年3月1日收受，上訴人至遲亦應於105 年3月1日即已知悉；又系爭產品二之照片在另案臺北地方法 院104年度自字第70號刑案中於105年3月7日書狀檢附系爭產 品二詳細照片，其在107年6月29日始提起本件訴訟，應已罹 於時效。至於顏淑美與上訴人所簽訂之系爭保密切結書第6 條係約定權利均屬上訴人所有，並非約定上訴人為著作人， 顏淑美亦未有約定著作人誰屬之意，是上訴人並非系爭美術 著作之著作人，顏淑美亦不受上訴人與鼎泰豐公司間合作契 約拘束。顏淑美為系爭包仔、籠仔美術著作之著作人，已經 臺灣臺北地方法院104年度自字第70號判決、104年度自字第 88號判決、本院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑 智上易字第31號判決認定在案。㈡上訴人自行將系爭美術著 作一及二之「ai」圖檔交付鼎泰豐公司，顯見其預見並默示 同意鼎泰豐公司得自行修改、開發設計載有包仔、籠仔圖樣 之產品。而上訴人交付上開ai檔予鼎泰豐公司時，顏淑美尚 未至鼎泰豐公司任職，並不知悉上訴人因何事由交付上開「 ai」檔予鼎泰豐公司，嗣鼎泰豐公司利用上開檔案開發設計 紀念品上架販售，期間上訴人均有派人至門市查訪，並拍照 回報，上訴人均未表示異議，應認為上訴人有授權或默示同 意鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案之意。又就系爭產品一及 二之部分，顏淑美在鼎泰豐公司主管提供「ai」檔並告知有 權使用後，利用電腦執行設計，在不知上訴人與鼎泰豐公司 間契約內容情況下，所為設計行為自無侵權之故意過失可言 ；系爭產品三之部分，應為顏淑美102年9月離職後，鼎泰豐 公司始自行於103年中秋節所設計製造之年節禮盒，顏淑美 無參與並無知悉，是上訴人請求顏淑美與鼎泰豐公司負連帶 賠償責任，並無理由。
四、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起本件上訴 ，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華、
顏淑美未經上訴人同意，即擅自重製及改作系爭美術著作一 、系爭美術著作二、系爭美術著作三之圖樣，並以該圖樣製 作「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」商品予以販賣，應連帶給付上 訴人150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按 週年利率5%計算之利息。㈢被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華， 未經上訴人同意，即擅自重製及改作系爭美術著作一、系爭 美術著作二之圖樣，並以該圖樣製作「鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮 盒」商品予以販賣，應連帶給付上訴人150萬元，及自起訴 狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息㈣ 被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華、顏淑美未經上訴人同意，即 重製及改作系爭美術著作一、系爭美術著作二、系爭美術著 作四、「Q版包仔/籠仔夏季版」兩款大型立牌美術著作五、 六之圖樣，並以該圖樣製作三款「鼎泰豐兒童餐具禮盒」商 品予以販賣，應連帶給付上訴人150萬元，及自起訴狀繕本 送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈤被上 訴人鼎泰豐公司、楊紀華，應連帶負擔費用將本件最後事實 審民事判決書之全部內容（包含案號、當事人、主文、事實 欄），以五號字體，登載於中國時報、聯合報、自由時報及 蘋果日報之頭版各壹日。㈥訴訟費用應由被上訴人連帶負擔 。㈦如受有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被 上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡歷審訴訟費用由上訴人負擔 。㈢如受不利判決，被上訴人等願供擔保請准宣告免為假執 行。
五、不爭執事項(依當事人意見，擇要擷取原審所列不爭執事項 部分，參本院卷二第478至483頁)：
㈠顏淑美於95年8月17日至100年5月6日期間任職上訴人公司， 並與上訴人公司簽立系爭保密切結書，嗣於100年5月6日離 職，任職期間設計完成系爭美術著作一至六。
㈡顏淑美於104年5月7日傳送予上訴人公司代表人徐華文之電子 郵件中徵詢取得其同意對外發表作品，並表示不會涉及於相 關商業模式上使用。
㈢上訴人曾向鼎泰豐公司提出以系爭美術著作開發商品之合作 計畫案，雙方於97年11月25日簽立系爭合作契約同意合作並 由上訴人製造系爭美術著作一、二之織繩帶手機吊飾、原子 筆、鑰匙鍊、系爭美術著作四之環保袋、織繩帶手機吊飾、 鑰匙鍊等商品並為販賣。
㈣鼎泰豐公司於98年9月21日註冊「包仔」及「籠仔」平面、立 體商標。
㈤顏淑美曾於100年11月間至102年9月10日期間受雇於鼎泰豐公 司負責商品設計，楊紀華係鼎泰豐公司之負責人。
㈥鼎泰豐公司葉○○經理於100年11月11日寄送電子郵件予上訴人 公司要求提供有包仔、籠仔紅包袋之ai檔，上訴人公司亦提 供之。
㈦系爭產品一、系爭產品二及系爭產品三係由鼎泰豐公司製作 並販售。
六、本件爭點(參本院卷二第483頁至第484頁)： ㈠上訴人提起本件訴訟是否已罹於時效？
㈡被上訴人楊紀華暨鼎泰豐公司是否有權使用系爭美術著作一 、二（原證1 、2 ）圖案及其衍生著作系爭美術著作三至六 （原證3 、6 至8 ）之圖案，生產系爭產品一（原證21、22 ）、系爭產品二（原證24、25）及系爭產品三（原證27至29 ）等商品予以販售？
㈢被上訴人楊紀華有無侵害上訴人著作人格權及著作財產權之 故意或過失？
㈣系爭美術著作一，二（原證1 、2）圖案是否應受著作權法保 護？
㈤系爭美術著作三至六（原證3 、6至8 ）圖案是否應受著作權 法保護？
㈥上訴人是否為系爭美術著作之著作人，並享有著作財產權及 人格權？
㈦系爭產品一（原證21、22）、系爭產品二（原證24、25）及 系爭產品三（原證27至29）是否與上訴人主有張之圖形近似 ？
㈧被上訴人鼎泰豐公司申請系爭美術著作一、二之平面商標登 記，有無經上訴人同意？被上訴人楊紀華暨鼎泰豐公司是否 有權使用系爭美術著作一、二（原證1 、2 ）圖案並加以修 改以製作紀念品？
㈨被上訴人鼎泰豐公司是否有系爭美術著作三至六之商標權？ ㈩上訴人分別依著作權法第85條、第88條第1 項、第89條、民 法第28條、第185 條、公司法第23條第2 項等規定，請求被 上訴人等負擔侵權連帶損害賠償責任，或依民法第179條規 定，請求被上訴人返還不當得利（上訴人主張每一侵權商品 請求被上訴人著作人格權之部分30萬元、著作財產權之部分 120 萬元有無理由）及將本件判決書登載報紙，有無理由？七、本院判斷理由
㈠系爭包仔、籠仔圖案及美術著作應受著作權法保護(即爭點㈣㈣ 、㈤部分)：
按著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作， 著作權法第3條第1項第1款定有明文。是著作權法所保護之 著作，指著作人所創作之精神上作品；所謂之精神上作品，
除須為著作人獨立之思想或感情之表現，且有一定之表現形 式等要件外，尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性，包 含「原始性」及「創作性」，「原始性」係指著作人原始獨 立完成之創作，非抄襲或剽竊而來，而「創作性」，並不必 達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之 作品有可資區別，足以表現著作人之個性為已足（最高法院 89年度台上字第2787號、90年度台上字第2945號、97年度台 上字第1587號刑事判決；104年度台上字第1251號民事判 決 意旨參照）。又著作權法對於「創作性」的創作程度要求極 低，不僅無須如專利法所要求之高度原創性程度，甚至僅須 有微量程度的創作，可以展現創作人個人之精神作用即可。 創作性不等同於美學價值，基於美學不歧視原則，不能以著 作不符合美學價值而認為不具創作性。本件系爭包仔與籠仔 著作圖樣，係依被上訴人鼎泰豐公司最有名氣之蒸籠小籠包 作為創作構思，就小籠包及蒸籠之形狀加以繪製與構圖，並 附加生動表情及動作變化，賦予擬人化之人物影像，並藉各 圖形組合、構圖及位置，產生視覺美感，核與美術著作所要 保護者為視覺之藝術，追求鮮明之視覺藝術內容及表現形式 相符，並有創作人之個人思想、感情表現，客觀上可以看出 創作人個人思想及情感的表現，應認為具有「創作性」，且 並無證據證明該圖樣是抄襲他人而來，自具「原始性」。 因此，系爭「包仔、籠仔」圖樣具有原創性，而為著作權法 所保護之美術著作。另系爭美術著作係在既有之包仔、籠仔 圖案上另添加諸多配件，例如在包仔頭上添置小花、手持茶 杯、蒸籠、扇子、後有陽傘、椰子樹等(夏季版)；而籠仔則 頭戴小花草帽、手持扇子、後有陽傘、椰子樹等(夏季版)； 以及包仔身著嫦娥服、彩帶分立於月亮兩側、籠仔身著吳剛 服、兔耳、手持月餅等(中秋版)。系爭美術著作所添加之元 素，均已明確表達作者之創作理念並彰顯其美術價值，自屬 受著作權法所保護之美術著作，殆無疑義。
㈡上訴人具有系爭美術著作圖案之著作財產權，惟不具有著作 人格權(爭點第㈥)：
顏淑美自95年8月17日起至100年5月6日止任職於上訴人公司 ，而系爭美術著作之圖案係顏淑美在任職上訴人期間所設計 與繪製，並本於職務上完成創作之事實，此為兩造所不爭執 ，另參諸該等圖案之設計圖上均有「設計師：eva」，此記 載為顏淑美英文姓名eva之註記(見北院卷第49頁至第53頁、 第59頁），足證系爭美術著作確為顏淑美於任職上訴人期間 ，職務上所完成之著作。按受雇人於職務上完成之著作，以 該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其
約定；依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸 雇用人享有，著作權法第11條第1項與第2項本文分別定有明 文。上訴人主張其為系爭美術著作一、二即(Q版包仔、Q版 籠仔)及系爭美術著作三至六(即「包仔∕籠仔-2010中秋版」 、「包仔-桐花版」、「包仔∕籠仔-夏季版」)之著作人，享 有著作財產權與人格權云云。惟查，依顏淑美與上訴人前於 95年8月17日簽訂之系爭保密切結書第6條約定：「甲方(即 顏淑美)同意於乙方(即上訴人)任職期間，因職務所完成之 專利、著作或其他智慧財產，其權利均專屬於乙方所有，甲 方不得異議。」等語（參北院卷第71頁），可知顏淑美與上 訴人間僅約定任職期間所完成之智慧財產權利專屬於上訴人 ，惟並未約定顏淑美在任職於上訴人期間有關著作方面之創 作係以上訴人為著作人，此部分之約定既有不明，依著作權 法第36條第3項後段規定意旨，即應推定為未讓與，是上訴 人與顏淑美之間自無著作權法第11條第1項但書規定之適用 。換言之，顏淑美於職務上完成之系爭美術著作，自仍以受 雇人顏淑美為著作人，享有系爭美術著作之著作人格權，至 於系爭美術著作之著作財產權則歸雇用人即上訴人享有，是 上訴人主張其擁有系爭美術著作之著作財產權部分，雖非無 據，惟其有關著作人及著作人格權部分之主張，即屬無據。 況有關顏淑美與上訴人所簽訂之系爭保密切結書第6條有關 著作財產權歸屬之約定，本院於前案107年度民著上字第18 號、108年度民著上第4號判決中均認為著作人應為顏淑美， 非上訴人，前述108年度民著上字第4號判決並經最高法院以 110年度台上字第747號裁定駁回上訴人之上訴而確定。由是 足見，顏淑美於任職上訴人期間所創作之系爭美術著作之著 作人格權仍歸顏淑美所有，上訴人主張鼎泰豐公司、楊紀華 、顏淑美亦侵害系爭美術著作之著作人格權云云，自非可採 。
㈢鼎泰豐公司申請包仔、籠仔圖案之平面商標登記業經上訴人 同意(即爭點㈧部分)，但鼎泰豐公司並非系爭美術著作之商 標權人(即爭點㈨部分)：
⒈上訴人與鼎泰豐公司於97年11月25日簽訂互惠合作契約後， 於翌年7月間曾討論鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標 註冊問題，依另案證人即鼎泰豐公司資訊部負責人張躍騰於 臺北地方法院104年度自字第70號刑事案件(下稱自訴案)中 結證稱鼎泰豐公司曾要求其詢問上訴人是否可登記商標，其 嗣後詢問上訴人業務徐○○(為上訴人代表人徐華文姪子)商標 事宜，因其對於平面或立體商標沒有概念，徐○○回覆電子郵 件有提及申請商標沒有太大問題，其乃將此事回報公司特助
王○○，讓公司知道此事，其未參與後續申請商標註冊登記等 語（見自訴案判決書第10頁至11頁，即原審卷一第120頁至 第121頁）。另依上訴人業務徐○○於98年7月14日電子郵件回 函稱「其實我們對於商標這部分沒有太大問題」等語(參原 審卷一第369頁，被證19)，可知上訴人同意鼎泰豐公司以包 仔、籠仔圖案申請商標註冊，且並未限定係平面或立體商標 。上訴人雖主張徐○○不能代表公司，上訴人代表人徐華文不 知此事云云。惟徐○○既為上訴人業務代表，且多次與鼎泰豐 公司協商業務事宜，自足以使他人相信其得代表公司為業務 行為，上訴人尚不得以其內部分工權責事項作為抗辯，亦不 得僅擇對其有利事項承認對上訴人生效，並否認不利部分。 況上訴人公司與徐華文二者乃不同權利主體，尚不能以徐華 文個人是否知悉作為法律效力是否及於公司法人之判斷依據 。上訴人又稱兩造嗣後於98年7月27日簽立立體商標註冊同 意書(參原審卷一第371頁，被證20)，未簽訂平面商標註冊 同意書，足見上訴人並未同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔申請 平面商標云云。惟查，依徐○○上揭電子郵件內容意旨，可以 解釋為上訴人同意鼎泰豐公司申請商標註冊，上訴人公司並 無太大問題，而所謂申請商標註冊，亦未限定究為平面或立 體商標，是縱使兩造嗣後為求慎重就立體商標註冊部分另簽 訂同意書，亦不能認為兩造就平面商標註冊部分未達成口頭 協議而不生效力，蓋關於是否同意註冊商標並非要式契約， 不以簽訂書面文件為必要，上訴人既於電子郵件中同意鼎泰 豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標註冊，解釋上自包含平面 及立體商標，在上訴人未提出任何證據證明其所為之同意範 圍另有保留前，非得任由上訴人自行限制其解釋範圍。況鼎 泰豐公司所申請之平面商標係於99年5月16日、7月1日公告 ，早於立體商標公告日99年10月16日、12月1日，倘上訴人 不同意鼎泰豐公司註冊平面商標，何以對於公告在先之平面 商標未表示異議？上訴人在兩造合作關係破裂後始主張未曾 同意鼎泰豐公司註冊平面商標云云，乃擇其有利者而言，自 不可採。
⒉本件上訴人起訴主張遭受被上訴人侵害之美術著作有六，分 別為「Q版包仔∕籠仔」、「包仔∕籠仔-2010中秋版」、「包 仔-桐花板」及「包仔∕籠仔-夏季版」(參下列表1所示)；而 鼎泰豐公司迄今所申請註冊之商標分別為平面之包仔、籠仔 圖案以及立體之包仔、籠仔圖案(參下列表2所示)，茲比較上 訴人所提出之系 爭美術著作與鼎泰豐公司所申請註冊之商標 ，可明顯發現鼎泰豐公司之商標圖案為包仔、籠仔之基本原 型圖，而上訴人所稱之系爭美術著作則係在包仔、籠仔之原
型圖外另添加或變更其他圖案或文字(例如包仔手中之小籠包 變更為茶杯、蒸籠、扇子及彩帶，而籠仔手中之筷子則變更 為扇子及月餅等，另有頭飾之變化，爰不一一贅列)，由上所 述之內容以及表1、表2所列圖案之比較，可知兩者間仍有相 當差異，而鼎泰豐公司既未曾以系爭美術著作之圖案申請商 標註冊，而其所註冊之商標圖案復與系爭美術著作有諸多細 小差異，則上訴人主張鼎泰豐公司並非「系爭美術著作」之 商標權人，尚非無據。惟應予重申者，縱使鼎泰豐公司並未 具有系爭美術著作之商標權，仍不能因此否認鼎泰豐公司為 上開註冊第1411251、0000000、0000000、0000000、0000000 、0000000、0000000、0000000、0000000、1442774號等商標 之商標權人。
㈣
㈣系爭產品一、系爭產品二及系爭產品三上之圖形與包仔、籠 仔圖案近似，屬包仔、籠仔圖案之衍生著作(即爭點㈦部分) ：
本件上訴人主張鼎泰豐公司所製造銷售之系爭產品一、二、 三侵害系爭美術著作，主要係認為鼎泰豐公司系爭產品上之 包仔、籠仔圖案僅係將上訴人系爭美術著作之包仔、籠仔圖 案略作修改，基本架構仍與系爭美術著作相似，應屬系爭美 術著作之改作等語。經查，本件上訴人主張鼎泰豐公司侵權 之產品有三，分別為「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」、「鼎泰豐 兒童餐具禮盒」、「鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒」，系爭產品上 均有包仔、籠仔圖案(參下表3所示)，茲比較表1系爭美術著 作與表3系爭產品圖案，其中包仔與籠仔基本架構相同，僅
手持物品略有差異，可知系爭產品上之圖案係依據系爭美術 著作改作而來，是上訴人主張鼎泰豐公司系爭產品上之包仔 、籠仔圖案為系爭美術著作之改作，應屬有據。況鼎泰豐公 司亦不否認系爭產品上之圖案係依據包仔、籠仔圖案修改而 來，其據以抗辯之主要理由乃係認為鼎泰豐公司既為包仔、 籠仔商標之商標權人，自有權在不失商標同一性之前提下修 改商標圖案云云，由是益證系爭產品上之包仔、籠仔圖案為 系爭美術著作之改作，性質上屬系爭美術著作之衍生著作。 ㈤上訴人並未同意鼎泰豐公司使用系爭美術著作圖案(即爭點㈡ 部分)：
⒈承前所述，顏淑美任職上訴人公司期間所創作之包仔、籠仔 圖案，以及系爭美術著作圖案等，均由上訴人取得著作財產 權，雖上訴人同意鼎泰豐公司以包仔及籠仔圖案申請平面及
立體商標，惟上訴人並未移轉包仔、籠仔之著作財產權予鼎 泰豐公司，是鼎泰豐公司雖為前揭註冊號所示商標之商標權 人，惟前揭商標之著作財產權人仍為上訴人，非鼎泰豐公司 。鼎泰豐公司辯稱其得修改系爭美術著作之主要理由，乃係 認為其既為包仔、籠仔商標之商標權人，自得在不變更商標 同一性之前提下改作商標圖案，毋庸取得上訴人同意云云。 惟查，商標註冊後商標權人「自行變換商標或加附記，致與 他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或 近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」商標專責機關 應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第1款定 有明文，依其規定之反面意旨，倘商標權人自行變換商標或 加附記不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商 標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞 者，商標權人非不得變換商標或添加附記，惟其變更或添加 不能與原註冊商標偏差過鉅而喪失同一性，否則即有可能構 成未使用註冊商標之廢止事由(商標法第63條第1項第2款規 定參照)。而須注意者，乃商標權人可以將其所註冊之商標 變換或添加附記，其前提必須商標權人就其註冊之圖案或文 字同時具有著作財產權，始可任意變換或添加，倘其僅有商 標權而不具有著作財產權，則其所為之任何變更均須取得著 作財產權人之同意，始可為之，此參著作權法將第28條著作 人「專有」將其著作改作成衍生著作之權利列為第三章第四 節所規定之著作財產權一種即明。
⒉本件鼎泰豐公司固為包仔、籠仔商標之商標權人，惟並非著 作財產權人，亦非著作人，業經說明如上。是以，依前揭商 標法第63條第1項第1款規定之反面解釋，在不致與他人使用 於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦 不致使相關消費者產生混淆誤認之虞之前提下，鼎泰豐公司 基於商標權人之地位原可就其註冊之商標為任意變更或添加 附記之行為，惟因其既非商標圖案之著作財產權人，復非著 作人，依前揭著作權法第28條規定意旨，在未取得著作財產 權人同意下，自不得任意改作、變更其所註冊之商標圖案。 鼎泰豐公司雖又辯稱，上訴人明知其就商標圖案為改作行為 ，卻未表示異議，足見上訴人已默示同意鼎泰豐公司改作商 標圖案云云。惟查，鼎泰豐公司既非著作財產權人，亦非著 作人，本即不得任意改作系爭商標圖案。再依著作權法第36 條第3項規定，著作財產權讓與之範圍依當事人之約定，其 約定不明之部分，推定為未讓與。本件上訴人自始至終既否 認有同意或授權鼎泰豐公司改作系爭包仔、籠仔圖案之權利 ，鼎泰豐公司復無法證明上訴人有任何明示同意其改作之行
為，自不能僅因上訴人未表示意見，即認為上訴人已「明確 」同意鼎泰豐公司改作系爭美術著作，是鼎泰豐公司所為抗 辯並非可採，其改作行為係未經同意之侵權行為，應可確認 。
㈥被上訴人楊紀華及鼎泰豐公司無權使用系爭美術著作，生產 製造系爭產品一、系爭產品二、系爭產品三等商品予以販售 (即爭點㈡部分)：
承前所述，鼎泰豐公司所製造銷售之系爭產品一、二、三其 上所附之美術圖案係改作系爭美術著作而來，而鼎泰豐公司 既非系爭美術著作之著作財產權人，亦非著作人，其改作系 爭美術圖案復未經著作財產權人即上訴人明示同意，自屬無 權改作系爭美術著作侵權行為，殆無疑義。惟應再予釐清者 ，倘鼎泰豐公司僅係將其所註冊之包仔、籠仔圖案使用於商 品上，則屬商標之使用，與本件爭議無關，不應混淆二者事 實，附予說明。
㈦楊紀華、顏淑美無侵害上訴人著作財產權之故意，但具有過 失 (即爭點㈢部分)：
⒈按鼎泰豐公司主要業務係食品業，在上訴人毛遂自薦欲與鼎 泰豐公司合作之前，鼎泰豐公司之食品主業即已譽滿國內外 ，並經國內外旅遊雜誌、經營管理雜誌、食品評鑑雜誌(例
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