返還價金
臺灣桃園地方法院(民事),重訴字,106年度,49號
TYDV,106,重訴,49,20170824,1

臺灣桃園地方法院民事判決　　　　　　 106年度重訴字第49號
原　　　告　安捷企業股份有限公司
法定代理人　石國
訴訟代理人　周志安律師
被　　　告　晉兆生化科技股份有限公司
法定代理人　張靜文
訴訟代理人　陳國華律師
複　代理人　林克彥
上列當事人間請求返還價金事件，本院於民國106 年7 月27日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣陸仟參佰萬元，及其中壹仟壹佰零貳萬伍仟元自民國一百零二年十月十二日起，其中貳仟捌佰參拾伍萬元自民國一百零二年十月二十二日起，其中貳仟參佰陸拾貳萬伍仟元自民國一百零三年九月十九日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新臺幣貳仟壹佰萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣陸仟參佰萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之。民事訴訟 法第24條定有明文。本件原告依兩造間所簽訂之「設備採購 合約」、「授權製造及地區總代理合約」、「授權製造及獨 家代理合約」（下稱：系爭採購及授權契約）之法律關係起 訴請求，性質上屬因契約涉訟，又依設備採購合約書第十一 條之約定，兩造同意以本院為第一審管轄法院（見本院卷第 11頁），是依前開規定，本院就本件訴訟自有管轄權。貳、實體方面
一、原告起訴主張：
原告以研究開發設計並生產製造包裝材料才主要業務，適被 告向其宣稱生產紙製杯、碗已有多年經驗，且經訴外人晉億 生化科技股份有限公司（下稱晉億公司）授權使用專利，該 專利能製造具隔熱功能之紙杯，令紙杯之隔熱層能做出3D立 體設計變化，可取得市場上優勢地位。經雙方溝通後，決定 被告將晉億公司之中華民國第1271364 號「具隔熱表層之紙 製容器改良製法」發明專利（下稱系爭專利），授權予原告 ，授權原告使用系爭專利製造、銷售紙杯，並將實施系爭專



利所需之「發笑杯生產線」機器設備銷售予原告，由原告向 被告採購生產紙杯所需之半成品紙片，原告同時擔任經銷商 。為此，兩造共同簽訂「設備採購合約書」、「授權製造及 地區總代理合約書」、「授權製造及獨家代理合約書」等三 份契約（下合稱系爭契約），並約定技術授權金及機器設備 價金共新臺幣（下同）7,500 萬元。原告依上開契約約定， 分別於民國102 年10月11日匯款給付1,102 萬5,000 元，10 2 年10月30日以支票給付2,835 萬元，再於103 年9 月19日 給付2,362 萬5,000 元，總計已經給付6,300 萬元。惟被告 自裝機後僅能零星提供半成品紙片供生產設備運轉檢驗，生 產過程中亦常見卡杯、落杯不順及分杯不順之異常狀況，亦 常有發生破裂、機台漏油及無法連續生產之瑕疵，經雙方多 次協調後仍無法完成驗收，經原告於104 年5 月7 日以台北 松江路郵局第727 號存證信函催告被告應提出驗收計畫及各 項瑕疵之改善方案，完成及補正驗收，以便原告支付尾款。 雙方於104 年5 月23日進行會議討論驗收方法，決定驗收標 準為20組模具權開能連續生產3 小時不中斷，被告應於104 年6 月2 日提供18萬件半成品紙片供測試使用，並於翌日派 員到場進行驗收，生產良率應達99％。惟迄於今日被告均未 完成上開會議決定之驗收事項，是原告尚未給付第四期款項 。甚者，經原告審視系爭專利後，發現系爭專利欠缺進步性 新穎性等要件，去函要求被告處理，然未獲被告回應，經原 告向經濟部智慧財產局提出專利舉發後，該局於105 年3 月 22日以( 105)智專三( 一) 04078 字第10520338270 號舉發 審定書，撤銷系爭專利確定。系爭專利既然遭撤銷確定，被 告並無合法權利可授權供原告生產製造，且被告交付之生產 設備有諸多瑕疵未能補正，原告乃於105 年5 月11日以台北 信維第7006號存證信函通知被告解除契約，請求被告返還已 經給付之6,300 萬元並加計受領時之利息。為此，依系爭契 約之法律關係提起本件訴訟，並聲明：1.如主文第一項所示 。2.願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯：
系爭專利雖然經經濟部智慧財產局撤銷，然撤銷原因乃因申 請之程序瑕疵，此由經濟部智慧財產局舉發書所載「請求項 1 係『修正超出申請時所揭露之範圍』，違反取得專利權之 本質規定，即無須序行審查是否不符合專利法第26條第3 項 及第22條第4 項之規定」等語即明。可知，系爭專利乃因申 請程序之瑕疵，經原告舉發後，經經濟部智慧財產局於105 年3 月22日撤銷，並非專利之實體內容有何違反專利法之要 件，原告空言稱系爭專利不具備新穎性、進步性，實無可採



。況系爭專利除向我國申請專利外，另向中華人民共和國、 美國、澳洲、韓國及歐盟申請專利，亦分別通過各國審查而 領有專利證書，而系爭契約所約定之授權範圍，亦包括上開 中華人民共和國、美國、澳洲、韓國及歐盟等各國在內，並 非僅限我國。是縱我國之專利業經撤銷，尚有其他國家之專 利可供原告使用，自無給付不能之情事，原告依民法第256 條解除契約，自無理由。並聲明：原告之訴駁回。如受不利 判決，願供擔保請准免為假執行之宣告。
三、本院之判斷：
原告主張系爭採購及授權契約因系爭專利嗣後經舉發遭撤銷 ，屬給付不能，依民法第256 條之規定主張解除契約、回復 原狀，為被告否認，並以前詞為辯。是本件應審認者：系爭 採購及授權契約是否有給付不能之情事？原告主張解除契約 及返還價金有無理由？分論如下：
㈠按所謂契約聯立，乃數個獨立契約內容上彼此獨立且互相結 合，各該契約之存續或終止，除契約當事人有特別約定，自 應獨立認定。查兩造簽署之「授權製造及獨家代理合約書」 第7 條第1 項約定：「本合約與『設備採購合約書』合約編 號：安約第201308號（附件一），、『授權製造及地區總代 理合約書』合約編號；安約第201309號（附件二）相互關聯 ，如其中任一合約終止或解除，則本合約亦自動終止。」（ 見本院卷第21頁），足見系爭採購及授權契約乃兩造就系爭 專利授權後進行生產、製造之目的所為，內容包括機器設備 之買賣、專利授權及後續之生產製造，顯然係基於概括目的 之不同內容之結合，兩造既然為上開約定，則系爭採購及授 權契約之聯立性質上應同一結論，合先說明。
㈡按所謂給付不能，有自始不能與嗣後不能，主觀不能與客觀 不能之分。其為自始客觀不能者，法律行為當然無效，當事 人於行為當時知其無效或可得而知者，依民法第113 條規定 ，應負回復原狀或損害賠償之責任；其為自始主觀、嗣後客 觀或嗣後主觀不能者，則生債務不履行之問題，債權人得依 民法第226 條規定，請求債務人損害賠償，或於解除契約後 依民法第259 條及第260 條規定，請求回復原狀及賠償損害 。查系爭專利於105 年3 月22日經經濟部智慧財產局以(10 5)智專三( 一) 04078 字第10520338270 號專利舉發審定書 決定撤銷，經晉億公司提起訴願後，於105 年9 月30日經經 濟部以經訴字第10506309880 號駁回訴願，有專利舉發審定 書及經濟部訴願決定書各1 份在卷可參（見本院卷第49至53 頁、第63至73頁），是兩造簽署之系爭專利授權之部分，顯 然已陷於主觀給付不能之狀態。繼查，系爭專利遭撤銷之原



因，依舉發審定書之記載，系爭專利於核准處分時因違反專 利法第43條第2 項之規定，而無須續行審查專利要件是否符 合，應予撤銷，經濟部訴願決定亦為相同之認定，有上揭決 定書在卷可參。而專利法第43條第1 項、第2 項規定：「專 利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申 請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖 式。修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請 專利範圍或圖式所揭露之範圍。」，即專利申請人修正之範 圍，不得超過原專利申請說明書所揭露之範圍，而系爭專利 於修正時，有多項說明超出原本申請時所揭露之範圍，如「 液態接著劑可為水性」修正為「液態接著劑可為水性的聚醋 酸乙烯酯樹脂或聚乙烯- 聚醋酸乙烯樹脂或以上兩者混和液 」、「熱發泡粒子粉」修正為「熱塑性聚合物內包覆低沸點 溶劑形成之熱發泡粒子粉」、「加熱溫度控制在80至160 度 範圍」修正為「加熱溫度控制在100 至140 度範圍」，亦有 增加說明「發泡程度可以達4 倍以上體積」等內容（見本院 卷第68至69頁），均不符合專利法第43條所稱「修正」之要 件，被告於民事答辯狀中亦稱系爭專利之撤銷係因程序瑕疵 所致等語（見本院卷第92頁），可認為系爭專利經舉發撤銷 ，以致於原告無法依系爭採購及授權契約繼續履行之給付不 能，乃可歸責於被告所致。被告雖然抗辯系爭專利仍有在其 他國家繼續有效，並無給付不能之情事，然依系爭採購及授 權契約之授權內容、範圍，雖然及於臺灣地區以外國家，然 被告並未證明原告有在外國地區進行生產銷售系爭專利為內 容之計畫，系爭專利既經撤銷，顯然在台灣地區已經無法以 排他而鞏固兩造於締約時所預期達到之市場占有率及原本契 約目的，縱系爭專利在特定國外地區仍有效，然就契約主要 目的而言，已陷於給付不能，應無疑義，被告抗辯要無可採 。
㈢綜上，兩造簽署之「授權製造及地區總代理合約書」、「授 權製造及獨家代理合約書」中之系爭專利已經撤銷而給付不 能，該撤銷原因乃可歸責被告所致，原告於105 年5 月11日 以存證信函依民法第226 條、第256 條之規定，主張解除系 爭採購及授權契約，並依民法第259 條第2 款之規定請求返 還價金及受領時起之利息，即屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告依系爭採購及授權契約之法律關係及及民法 第259 條第2 款規定，請求被告給付6,300 萬元，其中1,10 2 萬元自102 年10月12日起，其中2,835 萬元自102 年10月 22日起，其中2,362 萬5,000 元自103 年9 月19日起均至清 償日止，按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許



。又兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行或免為假執行，認 無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。
五、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘主張、陳述並所提證 據均與本件之結論無影響，爰不再一一論述，附此敘明。六 訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 106 年 8 月 24 日
民事第一庭 法 官 黃裕民
正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 106 年 8 月 25 日
書記官 王念珩