智慧財產法院民事判決
109年度民商訴字第38號
原 告 沈聖捷即臺北市私立吳岳文理短期補習班
訴訟代理人 孫治平律師
複 代理人 許瓊之律師
被 告 葉倫銀即私立坮大文理短期補習班（原名葉倫銀即
私立台大文理短期補習班）
之1
訴訟代理人 黃國展律師
周台英
上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於110 年3
月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告不得使用「吳岳國文」字樣商標於補習班等教育服務之同一或類似商品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，其已使用者並應除去。
被告應給付原告新臺幣叄拾伍萬陸仟肆佰陸拾捌元，及自民國一○九年七月九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。本判決第二項得假執行。但被告如以新臺幣叄拾伍萬陸仟肆佰陸拾捌元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告 同意者，請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第1 項第1 款、第2 款定有明文。經查，本件原告於 起訴時記載被告之名稱為葉倫銀即私立台大文理短期補習班 ，後因被告業已更名，遂具狀更正被告之名稱為葉倫銀即私 立坮大文理短期補習班（本院卷第70頁）。另原告起訴時訴 之聲明第3 項為：原告願供擔保，請准為宣告假執行，於民 國109 年11月12日本院準備程序期日補正訴之聲明第3 項為 針對訴之聲明第2 項損害賠償部分願供擔保，請准為宣告假 執行；被告亦當庭請求補正答辯聲明第3 項部分為針對損害
賠償部分，如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行 （見本院卷第272 至273 頁），原告就該項聲明所為之補正 ，其請求之基礎事實均為同一，且被告亦無意見，揆諸前揭 說明，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：訴外人吳○○為我國註冊第01224328號「吳岳國 文」商標（下稱系爭商標，如附圖所示）之權利人，其於10 6 年1 月1 日至110 年12月31日將系爭商標專屬授權予原告 。原告與被告曾於107 至109 年1 月18日間具有合作關係， 合作期間約定由被告提供硬體設備、招生活動，原告則提供 國文科教師至被告處上課教學，並負擔教師報酬、講義費用 等支出。原告、被告各提供義務並負擔成本，以國文科所招 收學生學費總額獲利拆分，原告分得55% 、被告分得45% 。 原告同意被告在招生活動時，使用系爭商標於所有招生目的 之相關行銷、宣傳行為（榮譽榜、傳單、課表內容等）。詎 被告於合作期間屆至後，於109 年1 月19日至同年9 月18日 期間，仍以行銷之目的，將系爭商標之字樣使用於其官方網 站以經營補習班等教育服務，構成商標權之侵害，另被告亦 有於桃園客運公車之車體上以月租方式刊登系爭商標字樣之 廣告，復於同年9 月18日由被告之員工在桃園某國中門口發 放印有系爭商標字樣之宣傳單，被告前開行為亦均構成商標 權之侵害。爰依商標法第68條第1 、3 款，第69條第1 項、 第3 項、第71條第1 項第2 款之規定，提起本件訴訟，並聲 明：㈠、被告不得使用系爭商標字樣於補習班等教育服務之 同一或類似商品或服務，並不得用於該商品或服務有關之商 業文書或廣告；其已使用者並應除去。㈡、被告應給付原告 新臺幣（下同）775,576 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清 償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。㈢、就聲明第二 項，原告願供擔保，請准為宣告假執行。
二、被告則以：依被告使用系爭商標文字之字體字型、字樣大小 、顏色或設計並無特別顯著性，僅表明當年度教學師資及課 程，未使用系爭商標圖樣，並無行銷之目的。依兩造107 、 108 年間之合作情形觀之，並未因與原告合作而增加學生數 量，遂而終止合作，並未攀附原告之商譽。又兩造於108 年 學測期間尚存有合作關係，期間之招生文宣係經原告同意使 用系爭商標，自雙方合作關係結束後，被告便無再繼續於任 何文宣中使用系爭商標之字樣。再者，原告提出刑事告訴後 ，被告即刪除網頁頁面，現已無其他具有系爭商標字樣之頁 面。縱認被告有構成侵害系爭商標權之事實，被告給付原告 該金額並非授權使用系爭商標之授權金，而係合作關係下之
報酬比例，且教學服務並非出售商品，來上課之學生或其家 長非因被告誤用系爭商標而報名，應扣除師資及講義費用支 出及教室設備等成本，且被告已舉證證明師資部分之費用， 此部分自應扣除，原告請求損害賠償之計算基礎顯然有誤， 原告之請求為無理由等語資為抗辯，並聲明：㈠、原告之訴 駁回。㈡、就原告請求損害賠償部分，如受不利判決，願供 擔保，請准宣告免為假執行。
三、下列事實為兩造所不爭執（見本院卷第276 至277 頁、第30 7至308頁）：
㈠、吳○○於95年8 月16日註冊取得系爭商標並將系爭商標專屬 授權予原告，期間自106 年1 月1 日至110 年12月31日止， 於該期間內原告為系爭商標之權利人。
㈡、兩造間於107 年、108 年間具有合作關係，然於109 年1 月 18日終止合作關係。
㈢、兩造約定合作期間由被告提供硬體設備（例如教室、影音系 統、教學用品）、招生活動，原告則提供國文科教師上課教 學及應負擔國文科教師報酬、講義費用等支出。㈣、原告與被告就獲利拆分，以國文科所招收學生學費總額之百 分之55交予原告、百分之45係交予被告，雙方則各自依應提 供之義務負擔其成本，被告於107 年給付原告701,873 元、 108 年則849,278 元，平均一年支付775,576 元。㈤、兩造合作期間，原告同意被告在招生活動時，使用系爭商標 ，用於所有招生目的之相關行銷、宣傳行為，包含榮譽榜、 傳單、課表內容等。
㈥、原告提出原證4 公證書作成期間即109 年5 月4 日，被告網 頁上有原證4 第10頁即本院卷49頁所示之內容，惟現今已不 存在。
㈦、被告曾委託興園股份有限公司（下稱興園公司）在桃園客運 刊登車體滿版廣告，有系爭商標之字樣，惟於109 年7 月6 日已將系爭商標文字樣蓋貼。
㈧、被告曾委託他人於109 年9 月18日在桃園某國中旁發放原證 8之宣傳單 。
㈨、兩造於109 年1 月18日終止合作關係之後，被告無依據再使 用系爭商標之字樣。
㈩、而被告於109 年1 月19日至109 年9 月18日仍繼續使用系爭 商標之字樣。
四、本件原告主張被告有侵害系爭商標之行為，應負損害賠償責 任，被告則以前詞置辯，則本件爭點所應審究者為：㈠、原 告請求被告不得使用系爭商標於補習班等教育服務之同一或 類似商品或服務，並不得用於該商品或服務有關之商業文書
或廣告，其已使用者並應除去，是否有理由；㈡、原告依商 標法第71條第1 項第2 款，請求被告賠償775,576 元，是否 有理由？（本院卷第431 頁），茲分述如下：㈠、原告請求被告不得使用系爭商標於補習班等教育服務之同一 或類似商品或服務，並不得用於該商品或服務有關之商業文 書或廣告，其已使用者並應除去，為有理由：
１、按商標法第5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而 有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、 將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸 出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物 品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。 前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物 方式為之者，亦同」。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商 業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，如 原告已舉證證明被告有行銷商品或服務之目的，並有標示系 爭商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為 商標，則可認定被告使用系爭商標行為，符合商標之使用之 要件。
２、經查，被告於其官方網站將含有系爭商標之字樣置於該網頁 上方之師資群中，其標題則為「桃園台大名師群佳績遍全國 」，下方則為二位榜首學生之照片及文字敘述（本院卷第49 頁），被告此舉顯然是行銷、宣傳補習班補習課程之服務， 並藉此招攬學生，此有原告提出公證書為證（本院卷第36至 59頁），且被告亦不爭執此部分為商標之使用（本院卷第42 9 頁）。另被告委託興園公司在桃園客運車體上登在廣告含 有系爭商標之字樣，期間為108 年2 月1 日起至109 年9 月 30日止，至同年7 月6 日始改將系爭商標之文字改貼九歌國 文等情，有興園公司109 年11月4 日興廣發字第109021號函 暨檢附之廣告合約書、刊登照片等資料附卷可參（本院卷第 232 至268 頁），又被告委託他人在桃園某國中發放之宣傳 單，與被告前開官方網站之網頁內容相同，其上亦有系爭商 標之字樣，亦有原告提出系爭宣傳單乙紙在卷可考（本院卷 第202 頁），是以被告上開所為均係以行銷推廣被告補習班 之師資及成績，以達到招攬學生之目的。準此，被告既係以 行銷之目的，將系爭商標之字樣使用於其官方網站、紙本及 車體之商業廣告，並以網路及商業廣告等媒介物為推廣宣傳 ，足使消費者認識其為表彰被告補習教育服務來源之標識， 自符合商標法第5 條商標使用之行為。
３、次按商標法第68條第1 款規定：「未經商標權人同意，為行 銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品
或服務，使用於相同註冊商標之商標者。」查吳○○於95年 8 月16日註冊取得系爭商標，後將系爭商標專屬授權予原告 ，期間自106 年1 月1 日至110 年12月31日止，於該期間內 原告為系爭商標之權利人，此為兩造所不爭執，又前開被告 官方網站、系爭宣傳單及車體之商業廣告上所使用之「吳岳 國文」之字樣，字體俱與系爭商標之圖樣相形一致，有原告 提出之公證書、系爭宣傳單及興園公司回函檢附之照片在卷 為證（本院卷第49頁、第202 頁、第232 至268 頁），是以 被告客觀上自構成商標法第68條第1 款「為行銷目的於同一 服務使用相同於註冊商標之商標」之行為態樣。又兩造雖曾 於107 年、108 年間具有合作關係，然於109 年1 月18日業 已終止合作關係，經本院函請被告提出該日後被告仍得使用 系爭商標之依據，被告亦稱兩造於該日後已無合作關係，此 部分無從補正等語（本院卷第204 頁），足見被告於109 年 1 月18日後已不得再使用系爭商標之字樣。本件被告於109 年1 月19日至同年9 月18日仍有使用系爭商標之行為，且係 為行銷之目的，業經本院論述如前，被告使用與系爭商標相 同之文字在同一服務類別，當屬商標權之侵害行為。４、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之 虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。所謂 侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專 用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如 為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係 侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專 用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵 害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年 度台上字第2319號判決意旨參照）。查系爭商標專屬授權予 原告之時間至110 年12月31日，有原告提出之商標授權契約 書乙份為證（本院卷第30頁），且經原告長期廣告行銷，消 費者已有相當程度之熟悉，然原告於109 年6 月23日向本院 起訴後，被告於同年9 月18日發送之宣傳單仍有系爭商標之 字樣，係侵害原告之系爭商標，是被告仍不無繼續於同一服 務使用系爭商標之可能，故依現存之危險狀況加以判斷，原 告之商標權確有再被侵害之虞，而有事先加以防範之必要， 是原告依商標法第69條第1 項規定，請求被告不得使用相同 或近似於系爭商標字樣於補習班等教育服務之同一或類似商 品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣 告，其已使用者並應除去，為有理由，應予准許。㈡、被告應負損害賠償責任：
１、按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，使
用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；又商標權人對 於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法 第68條第1 款、第69條第3 項定有明文。被告故意侵害原告 之商標權，原告依侵害商標權之法律關係，請求被告損害賠 償，自屬正當。又按商標權人請求損害賠償時，得就下列各 款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於 侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項 商品全部收入為所得利益，同法第71條第1 項第2 款定有明 文。依該款規定觀之，商標權人無需證明自己所受損害或所 得利益，只需證明侵權人銷售侵害商標權商品之總收入即可 ，依銷售該項商品之全部收入，本含有侵權人的銷售成本及 必要費用，惟立法者特予商標權人便利，當商標權人不能證 明該利益時，自得主張侵害者銷售該項商品之全部收入為侵 害商標權行為所得之利益。但侵害者得舉證扣減其成本或必 要費用，若未能舉證，則以銷售商品之全部收入為本款之賠 償金額。
２、經查，兩造雖曾於107 年、108 年間具有合作關係，然於10 9 年1 月18日業已終止合作關係，且被告亦自承該日之後已 無可使用系爭商標之依據，業如前述，然被告於同年1 月19 日至9 月18日仍有在官方網站、車體廣告及宣傳單上使用系 爭商標之行為，被告雖辯稱未及除去云云，惟被告主觀上至 少有侵害系爭商標權之過失，是原告請求被告應依商標法第 69條第3 項之規定負損害賠償責任，自屬有據。次查，證人 即任教於被告處之國文科教師方○○於本院具結證稱：伊之 前是原告派至被告處授課的國文老師，於108 年6 月30日與 原告合約期滿，嗣後與另一位老師高○○創立九歌國文，於 109 年2 月開始以九歌國文之名義至被告處授課，與被告約 定報酬方式是一學期拆帳一次，高三的部分一年是二個學期 ，伊已經收取了二期的報酬，伊與被告合作的方式是以九歌 國文學生總收入45% 拆帳，伊與高○○再各一半，被告提出 109 年7 月16日勞務報酬簽收單上金額182,285 元就是同年 2 月至6 月之伊個人的拆帳費用，九歌國文拆帳109 年第1 學期國文科報酬費用則是364,570 元等語明確（本院卷第40 2 至412 頁），是被告主張其有支出師資費用乙節，應可認 定，至於其他成本費用，被告自承無法舉證等語（本院卷第 432 頁），故本院亦無從審酌。
３、依證人方○○證述109 年2 月至6 月收取45% 報酬為182,28 5 元，此與被告提出勞務報酬簽收單相符（本院卷第366 頁 ），據此即可推論被告上開期間所分得之利潤為445,586 元 （計算式：182,285 元×2 ÷45×55＝445,586 元，元以下
四捨五入，下同），而該段期間為5 個月，故被告每月利潤 為89,117元（計算式：445,586 元÷5 ＝89,117），此為兩 造所不爭執（本院卷第431 至432 頁），原告侵害系爭商標 之期間為109 年1 月19日至同年9 月18日共計8 個月，故此 段期間被告所獲得已扣除教學師資費用之利潤共計712,936 元（計算式：89,117元×8 ＝712,936 元）。被告雖不否認 上開計算方式，惟辯稱系爭商標對招生貢獻度為零，且賠償 金額顯不相當者，法院得酌減之等語，原告則主張系爭商標 對被告此段期間之利潤貢獻度為百分之百，查被告使用系爭 商標經營補教業務，固侵害原告所有系爭商標，對原告造成 相當程度之損害，惟原告設址臺北，被告則位在桃園，係經 營區域型補習班業務，所招募者為附近區域之高中學生，消 費者即學生所考量者尚有地點、教室環境、其他科目補習服 務等等，實難認系爭商標對被告此部分利潤之貢獻度為百分 之百，本院審酌上開因素認系爭商標對被告此段期間利潤之 貢獻度為50% ，故被告侵害系爭商標之損害賠償金額為356, 468 元（計算式：712,936 元×50% ＝356,468 元），原告 逾此範圍之請求即為無理由，應予駁回。至被告抗辯原告請 求損害賠償金額應依商標法第71條第2 項規定酌減，然上開 賠償金額並無顯不相當之情形，被告請求酌減即屬無據，附 此敘明。
４、再者，按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時 ，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經 債權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為 其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229 條第 2 項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權 人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其 利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5 ，亦 為民法第233 條第1 項、第203 條所明定。本件原告請求賠 償金額，並未定有給付期限，則原告請求自起訴狀繕本送達 被告之翌日即109 年7 月9 日（本院卷第82頁）起至清償日 止，按週年利率百分之5 計算之利息，即屬有據。五、綜上所述，原告主張被告有商標法第68條第1 款之侵害系爭 商標行為，核屬有據，從而，原告依商標法第69條第1 項、 第3 項及第71條第1 項第2 款之規定，訴請如主文第1 、2 項所示，為有理由，應予准許。至逾此範圍之請求，即無理 由，應予駁回。
六、本件判決原告勝訴部分即主文第二項，所命給付金額未逾50 萬元，爰依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款規定，依職權 宣告假執行，被告陳明願供擔保准予宣告免為假執行，於法
有據，爰酌定相當之擔保金額宣告供擔保後得免為假執行； 至原告敗訴部分，原告此部分之訴既經駁回，其假執行之聲 請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，經本院斟 酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附 此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴 訟法第79條。
中 華 民 國 110 年 3 月 31 日 智慧財產法院第三庭
法官 林惠君
以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 110 年 3 月 31 日 書記官 張玫玲
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