1智慧財產法院行政判決
2109年度行商訴字第89號
3
4原告日商蒂艾詩股份有限公司
5
6代表人菅原大太郎（代表取締役社長）
7
8訴訟代理人謝煒勇律師
9被告經濟部智慧財產局
10
11
12代表人洪淑敏（局長）住同上
13訴訟代理人袁月美
14上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109年6
15月18日經訴字第10906305740號訴願決定，提起行政訴訟。本院
16判決如下：
17主文
18一、原告之訴駁回。
19二、訴訟費用由原告負擔。
20事實及理由
21壹、程序方面
22原告原起訴聲明為：「訴願決定及原處分均撤銷，並命被告應23就第107069266號「URGLAMSEXYANDHEALTHYMAKEUP」24商標申請案為『准予商標』之審定。」其後更正為：「一、訴25願決定及原處分均撤銷。二、被告應就申請第107069266號26『URGLAMSEXYANDHEALTHYMAKEUP』商標申請案為准予27註冊之審定。」被告表示同意（本院卷第15、131、132頁）
11。原告係使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，故無行政訴2訟法第111條第1項規定的適用。
3貳、實體方面
4一、爭訟概要：
5原告前於民國107年10月26日以「URGLAMSEXYANDH6EALTHYMAKEUP」商標（聲明不就「SEXYANDHEALTHYMA7KEUP」主張商標權。下稱系爭商標，如附圖所示），指定8使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類第93類之「化粧品、肥皂、洗髮精、去汙粉、牙膏、香水、口10氣清新劑、假指甲、假睫毛、假睫毛用膠黏劑」商品，向被11告申請註冊。經被告審查，認系爭商標有商標法第29條第121項第3款規定不具識別性之情形，以109年3月9日商標
13核駁第404197號審定書為核駁之處分（下稱原處分，甲證141。本判決相關證據的編號如附表）。原告不服，提起訴願15，經經濟部同年6月18日經訴字第10906305740號訴願決16定駁回（甲證2）後，向本院提起行政訴訟。17二、原告起訴主張及聲明：
18主張要旨：
191.系爭商標由手寫「URGLAM」及「Z字線條」及下方小排字20「SEXYANDHEALTHYMAKEUP」所構成，原告就「SEXYAN21DHEALTHYMAKEUP」聲明不專用，而經設計且佔整體商標22明顯寓目部分之「URGLAM」及「Z字線條」應具有先天識23別性。被告不當拆解，未區隔判斷，已有不當。242.系爭商標指定使用商品雖為同一類，但商品間仍有相當差異25性，系爭商標是否均為該等商品之宣傳用標語？經原告於G26oogle搜尋，並無以「URGLAM」為相關之既定用語，顯然27「URGLAM」並非既存之描述性、說明性、常態性之用詞
21。縱使如原處分將系爭商標解釋為「UR」=「Youare」，2「GLAMSEXYANDHEALTHYMAKEUP」（中譯：您是富有魅3力的；性感又健康的妝容…），但仍難以此拆解翻譯，就否4定原告使用「URGLAM」行銷及做為商品品牌之創意性及5先天識別性。
63.系爭商標已於多數國家取得商標註冊，於美國更取得「Princ7ipalRegister」，其中多數國家主要或次要使用之語言為英8文，均無被告所述系爭商標僅由其他不具識別性之標識所構9成之現象。
104.被告未依商標識別性審查基準4.2.2規範進行審查，且被告11前於100年11月16日核准註冊第01486573號「URDOCT12OR」商標，其中「DOCTOR」經聲明不專用，足見被告認為13「UR」或「URDOCTOR」具有先天識別性，原處分顯有差14別待遇。
15聲明：
161.訴願決定及原處分均撤銷。
172.被告應就系爭商標申請案為准予註冊之審定。18三、被告答辯及聲明：
19答辯要旨：
201.系爭商標圖樣由「URGLAM」、「SEXYANDHEALTHYMAK21EUP」分置上下兩列所構成，中文有「妳是富有魅力的；性22感又健康的妝容」之意涵，原告使用於指定之商品，整體商23標予消費者印象，通常僅將其視為宣傳之用的標語，不具商24標之識別功能。
252.至原告檢送Google查詢資料、報導及實際使用資料，該等26商品僅限於日本大創銷售，且無銷售金額，並無在台使用資27料。再各國地區民情有別，文化、市場交易及消費者對於商
31標文字認知等因素均有不同，難以國外獲准註冊為由，做為2應准註冊的依據。
3聲明：
4原告之訴駁回。
5四、爭點：
6系爭商標有無商標法第29條第1項第3款不准註冊之事由7（本院卷第133頁）？
8五、本院的判斷：
9應適用的法令：
101.系爭商標前於107年10月26日申請註冊，被告於109年113月9日作成「應予核駁」之審定，原告提起本件課予義12務訴訟，經本院於同年11月11日辯論終結，無論審定時13或言詞辯論終結前之法律，均為105年11月30日修正14公布、同年12月15日施行之現行商標法。因此，系爭商15標是否違反現行商標法第29條第1項第3款規定，依同16法第31條第1項規定應予核駁審定？系爭商標之申請應17否准許註冊？應以現行商標法（下稱商標法）為斷（最高18行政法院104年度判字第792號判決參照）。192.商標法第29條第1項第3款規定：「商標有下列不具識20別性情形之一，不得註冊：三、僅由其他不具識別性之標21識所構成者。」又同條第3項規定：「商標圖樣中包含不22具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人23應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得24註冊。」
253.商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法26指示及區別商品或服務的來源，而不具有識別性，即不具27商標功能，自不得核准註冊。又識別性為商標指示商品或
41服務之來源，並與他人之商品或服務相區別之特性。關於2識別性之審查，應就商標整體觀察，即使其中包含不具識3別性之部分，如整體圖樣足使相關消費者認識其為指示及4區別來源之標識，即具商標之識別性。又識別性之判斷，5必須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離6商品或服務單獨為之，故實務上判斷商標是否具備識別性7，應考量個案之情況，就商標與指定使用商品或服務的關8係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況
9等客觀參酌因素，綜合判斷之（最高行政法院104年度判10字第31號、108年度判字第566號判決參照）。11系爭商標不具先天識別性：
121.原告於本件僅主張系爭商標具有先天識別性（本院卷第13133頁之筆錄），惟系爭商標圖樣由外文書寫體由左至右「14URGLAM」及外文印刷體由左至右「SEXYANDHEALTHY15MAKEUP」分置「Z」弧形線條上下兩列所構成（如附圖16所示）。其中「UR」為「Youare」的常用縮寫，「glam17」為「glamorous」的簡略說法（shortform），故「UR18GLAM」有「你是富有魅力的」的意思；而「SEXYANDHE19ALTHYMAKEUP」則有「性感又健康的妝容」之意涵。因20此，原告將系爭商標使用於指定之「化粧品、肥皂、洗髮21精、去汙粉、牙膏、香水、口氣清新劑、假指甲、假睫毛22、假睫毛用膠黏劑」商品，即使「URGLAM」及「Z」弧23形線條略經設計，且所占比例較「SEXYANDHEALTHYMA24KEUP」為大，但最終系爭商標之整體構圖呈現予前述商25品之消費者整體寓目印象，通常將其視為兼具性感及健康26而呈現豐富魅力之宣傳標語，而不具識別商品來源之識別27功能。
512.商標圖樣經審查認為不具識別性之部分，有致商標權範圍2產生疑義之虞者，應聲明不主張專用權，使整體具有識別3性之商標，得以保留單獨不得註冊部分於商標圖樣，並使4商標取得權利範圍明確，此即商標法第29條第3項規定5之意旨（最高行政法院104年度判字第792號判決參照6）。而系爭商標係整體圖樣不具識別性，即使原告聲明不7就「SEXYANDHEALTHYMAKEUP」部分主張專用權，仍8無商標法第29條第3項聲明不專用規定之適用。原告主9張被告不當拆解，未將經原告設計之「URGLAM」及Z10字線條，與下方聲明不專用「SEXYANDHEALTHYMAKEU11P」區隔判斷云云（本院卷第19頁），因與商標圖樣整體12判斷原則有違，不足可取。
133.識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為14依據，不能脫離商品或服務單獨為之。原告一再強調系爭15商標「經設計且佔整體商標明顯寓目部份之『URGLAM16』及『Z字線條』是否全不具先天識別性？」（本院卷第1717頁），顯未考量系爭商標與指定使用之化妝及清潔商18品間之關係，自有不當。
194.原告主張Google之「URGLAM」搜尋客觀結果（甲證320），並無以之為相關之既定用語，被告違反商標識別性審
21查基準4.2.2云云（本院卷第19、132頁）。然原告於本22件並未主張後天識別性之情形，且依相關消費者之認知，23通常將系爭商標整體圖樣視為傳達指定使用之化妝及清潔24用品內容效用之普通使用詞語，因前述系爭商標圖樣與所25指定使用商品間之關聯性，並非任意性使用，亦非認為傳26遞商品來源之訊息，故系爭商標不具先天識別性。275.原告雖主張系爭商標指定使用之商品間仍有相當差異性，
61系爭商標是否均為該等商品之宣傳用標語云云（本院卷第217至19頁）。惟系爭商標使用指定之「化粧品、肥皂、3洗髮精、去汙粉、牙膏、香水、口氣清新劑、假指甲、假4睫毛、假睫毛用膠黏劑」商品，皆屬化妝用品及清潔類商5品，將系爭「URGLAM」、「Z」弧形線條及「SEXYAND6HEALTHYMAKEUP」之整體商標圖樣，使用於前述化妝用7品及清潔類商品，通常與性感、健康妝容密切相關，用以8表示具性感及健康而展現魅力，使消費者更易產生魅力、9性感及健康之聯想，其商標圖樣整體觀察並非獨創性詞語10或概念。
116.又原告主張Google之「URGLAM」搜尋結果（甲證3）12，均為客觀報導原告系爭商標之產品相關訊息，多直接明13確以「URGLAM」為「品牌」稱之，顯然不會直覺聯想14到其僅為宣傳商品之標語，而於大創商店陳列系爭商標商15品，一般消費者也不會直接認為「URGLAM」是商品或16產品的直述性說明；另外，系爭商標已於多數國家取得商17標註冊（甲證4）云云（本院卷第19至21、132頁）。18然觀諸甲證3之GOOGLE搜尋結果，乃報導原告在日本銷19售「URGLAM」自有品牌化妝品之事實，且系爭商標雖20於美國、日本、澳洲、新加坡、印尼、紐西蘭等國家核准21註冊，惟各國或地區民情有別，文化、市場交易情況及消22費者對於商標文字之認知等因素均有不同，且系爭商標「23URGLAM」、「Z」弧形線條及「SEXYANDHEALTHYMA24KEUP」之整體圖樣，使用於化妝用品及清潔類商品，是25否產生魅力、性感及健康妝容之商品說明的聯想，仍應以26我國消費者之認知為準，尚難以國外獲准註冊為由，執為27我國亦應准予註冊之論據。即使原告「URGLAM」商品
71已於臺灣大創商店陳列銷售，然其有無使用系爭商標於指2定使用之商品？行銷實情如何？未見原告提出任何客觀事3證證明其使用方式與實際交易情況，況此與我國相關消費4者是否因原告廣泛使用而普遍認識其為原告之系爭商標乙
5節有關，而與本件先天識別性之爭點無涉。
6原處分並無差別待遇之情事：
7原告主張被告前於100年11月16日核准註冊第014865738號「URDOCTOR」商標（甲證5），其中「DOCTOR」經聲9明不專用，足見被告認為「UR」或「URDOCTOR」具有先10天識別性，依行政程序法第6條規定，原處分顯有差別待遇11云云（本院卷第138、141至143頁）。惟商標申請准否，12係採個案審查原則，就具體個案審究是否合法與適當，因個13案事實及證據樣態之差異，於個案中調查審認結果，當然有14所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商15標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應准16予註冊之論據。
17綜上所述，系爭商標之申請註冊，有現行商標法第29條第181項第3款所定不准註冊之情形，被告前於108年6月1319日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違同法第29條第201項第3款規定，通知原告提出意見書（乙證1-3），經原21告於108年7月12日提出陳述意見書並檢附相關證據（乙22證1-4）後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁23之處分，即屬合法。
24本件判決基礎已經明確，當事人其餘的攻擊防禦方法及訴訟25資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述的26必要，一併說明。
27六、結論：
81原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請訴願2決定及原處分均撤銷，及被告應對系爭商標作成准予註冊之3處分，為無理由，應予駁回。
4中華民國109年12月28日
5智慧財產法院第三庭
6審判長法官蔡惠如
7法官杜惠錦
8法官林惠君
9以上正本係照原本作成。
10如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴並表明上訴11理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提12上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送13達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。14上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第15241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師16為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
得不委任律師為訴訟所需要件
代理人之情形
符合右列情形之一上訴人或其法定代理人具備律者，得不委任律師師資格或為教育部審定合格之為訴訟代理人大學或獨
立學院公法學教授、副教授
者。
稅務行政事件，上訴人或其法
定代理人具備會計師資格者。
專利行政事件，上訴人或其法
定代
理人具備專利師資格或依法得
為專
利代理人者。
9非律師具有右列情上訴人之配偶、三親等內之血形之一，經最高行親、二親等內之姻親具備律師政法院認為適當資格者。
者，亦得為上訴審稅務行政事件，具備會計師資訴訟代理人格者。
專利行政事件，具備專利師資
格或依法得為專利代理人者。
上訴人為公法人、中央或地方
機關、公法上之非法人團體
時，其所屬專任人員辦理法
制、法務、訴願業務或與訴訟
事件相關業務者。
是否符合、之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出所示關係之釋明文書影本及委任書。
1中華民國109年12月29日
2書記官謝金宏
3
101附圖（系爭商標圖樣）
商標申請案第107069266號
商標名稱：URGLAMSEXYANDHEALTHYMAKEUP商標圖樣顏色：平面/墨色
商標或服務名稱：第003類
化妝品、肥皂、洗髮精、去污粉、牙膏、香水、口氣清新劑、假指甲、假睫毛、
假睫毛用膠黏劑。
（乙證1-1，乙證1卷第1至2、4頁）
2
3
4附表（證據編號對照表）
證據編號
造別證據名稱或內容所附卷宗頁碼
(原始編號)
原告甲證1原處分書
29-32
(原證1)
甲證2訴願決定書
33-38
(原證2)
甲證3以「URGLAM」為關鍵字
(原證3)於Google進行搜尋之結本院卷39-41果
甲證4系爭商標於其他國家商標
43-87
(原證4)註冊資料
甲證5註冊第01486573號商標145-(原證5)詳細報表147
被告乙證1-1申請書乙證1卷1-5
11證據編號
造別證據名稱或內容所附卷宗頁碼
(原始編號)
乙證1-3108.6.13核駁理由先行通(核駁卷)8-11
知書
乙證1-4108.7.12陳述意見書（含
12-54
附件1-7）
乙證1-5109.3.9核駁第040419755-59
號審定書（即原處分書）
1
2
12
, 台灣公司情報網