智慧財產法院民事判決
109年度民商上字第10號
上 訴 人 雷歐工具有限公司
兼 法 定
代 理 人 廖誼和
上二人共同
訴訟代理人 王翼升 律師
廖泉勝 律師
被上訴人 祥雲工具股份有限公司
法定代理人 林敬貿
訴訟代理人 凃榆政 律師
黃聖棻 律師
朱仙莉 律師
上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於
中華民國109年2月17日本院107年度民商訴字第39號第一審判決
提起上訴，本院於109年11月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決不利於上訴人部分廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、本院有管轄權：
按專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法
、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易
法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事
件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄
之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之
第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為
之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案
件審理法第7條、第19條分別定有明文。是智慧財產第一審
民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性
質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗
告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人祥雲
工具股份有限公司（下稱被上訴人）主張上訴人廖誼和、雷
歐工具有限公司（下稱雷歐工具公司，而與廖誼和合稱上訴
人），因雷歐工具公司產製「Rock Force」手工具箱組（下
稱系爭產品）侵害如附圖所示商標，分別為註冊第01510194
號、第01057354號、第01133655號、第00138051號、第0068
5913號、第00673021號及第01735349號商標（下合稱系爭商
標）。準此，本件為商標法所生之第二審民事事件，本院依
法自有專屬管轄權。
二、本院審理範圍：
按言詞辯論，應於上訴聲明之範圍內為之，民事訴訟法第44
5條第1項定有明文。查本件於原審判決主文諭知：㈠上訴人 均應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）3,329,754元，並自 民國107年7月6日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈡ 上訴人均應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書之判決 法院名稱、案號、案由、當事人、主文及如附件所示之判決 簡要理由，以1/2版面、新細明體12號字體，刊載於蘋果日 報、中國時報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報等 全國版其中之任一家新聞紙版面（不限頭版）1日；㈢上訴 人均不得使用含有相同或近似如附圖系爭商標「FORCE」字 樣之行為，並應連帶將含有相同或近似如附圖系爭商標「FO RCE」字樣之物品予以銷毀；㈣被上訴人其餘之訴駁回；㈤ 訴訟費用由上訴人連帶負擔28%，餘由被上訴人負擔；㈥本 判決第1項於被上訴人以現金111萬元或等值之銀行無記名可 轉讓定存單為上訴人供擔保後，得為假執行；上訴人如以3, 329,754元或等值之銀行無記名可轉讓定存單為被上訴人預 供擔保，得免假執行；㈦被上訴人其餘假執行之聲請駁回。 準此，被上訴人雖於原審請求上訴人與原審被告雷歐國際有 限公司（下稱雷歐國際公司，而與上訴人合稱原審被告）給 付1,200萬元，並請判決書登報與排除侵害。然原審判決僅 准許上訴人連帶給付3,329,754元、判決書登報及排除侵害 部分，上訴人不服原判決而提起上訴，被上訴人對原審被告 雷歐國際公司未提起上訴。是被上訴人於原審就雷歐國際公 司之請求遭駁回部分已確定在案（見本院卷第21至22、55至 56頁）。準此，本院審判範圍，應不及於上開未上訴部分， 合先敘明。
貳、實體事項：
一、被上訴人之主張：
(一)被上訴人於原審起訴部分：
被上訴人起訴聲明：1.上訴人與雷歐國際公司應連帶給付被 上訴人新臺幣（下同）1,200萬元，並自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止，按年息5%計算之利息；2.上訴人與雷歐國 際公司應連帶將如起訴狀附件一所示道歉啟事，以1/2版面 ，新細明體24號字體、格式，刊載於蘋果日報、中國時報、 聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報之全國版頭版一日 ；如認前段之聲明為無理由，上訴人與雷歐國際公司應連帶 將本件最後事實審判決書之判決法院名稱、案號、案由、當
事人、主文及如起訴狀附件二所示之簡要理由，以1/2版面 ，新細明體24號字體、格式，刊載於蘋果日報、中國時報、 聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報之全國版頭版1日 ；3.上訴人與雷歐國際公司不得使用含有「FORCE」字樣或 近似於「FORCE」字樣之行為，上訴人與雷歐國際公司應連 帶將含有「FORCE 」字樣或近似於「FORCE 」字樣之物品予 以銷毀；4.就訴之聲明第1項，被上訴人願供現金或等額之 銀行無記名可轉讓定存單供擔保後，請准宣告假執行。並聲 明略以：
1.被上訴人之請求權基礎：
被上訴人為系爭商標之商標權人，因上訴人雷歐工具公司產 製之系爭產品使用相同或近似於系爭商標，且有致相關消費 者混淆誤認，而有侵害被上訴人商標權之事實，爰依商標法 第69條第3項、民法第28條、第185條、第188條及公司法第2 3條規定，請求雷歐國際公司、雷歐工具公司及其負責人連 帶損害賠償。而請求商標權受侵害損失部分，依商標法第71 條第1項第1款至第3款計算損害方式，請求以賠償金額最高 為擇一認定，得請求連帶賠償至少1,200萬元。 2.請求商譽損失及回復商譽部分：
被上訴人在全世界各地經營系爭商標，商譽卓著，上訴人侵 害被上訴人之商標權，且其產製之產品品質不良，導致被上 訴人之顧客抱怨，致被上訴人商譽受損，經審酌被上訴人之 商譽優良、所受侵害情形、上訴人侵權行為之態樣及程度， 爰依民法第18條與第195條規定，一併請求上訴人與雷歐國 際公司負擔被上訴人所受商譽損失之損害賠償。並依民法第 195條第1項規定，請求上訴人與雷歐國際公司負擔費用將起 訴狀附件一所示道歉啟事，刊載於新聞紙。退步言之，倘認 登報道歉之方式作為回復商譽之適當處分不恰當，被上訴人 請求將本件判決書之一部內容登載於新聞紙，以回復被上訴 人商譽。
3.請求排除與防止侵害部分：
上訴人與雷歐國際公司侵害被上訴人之系爭商標權，非法妨 礙被上訴人商標權之圓滿行使，被上訴人對此並無忍受之義 務，就現在既存之危險狀況加以判斷，系爭商標有被繼續侵 害之可能，故有事先加以防範之必要性。爰依商標法第69條 第1項、第2項規定，請求上訴人與雷歐國際公司不得使用含 有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之行為，並應將含 有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之系爭產品予以銷 毀。
4.本件不適用失權效規定：
上訴人抗辯被上訴人逾越108年5月31日期限而逾時提出損害 賠償之計算，實屬無稽。蓋被上訴人於原審書狀中，業已提 出相關損害賠償之計算。被上訴人於108年5月16日以書狀向 原審聲請展延提出損害賠償計算之期限，原審並於108年5月 23日發函予被上訴人表示將再度向關務署及中區國稅局發函 調取出口資料，並於核發秘密保持命令後，再通知被上訴人 閱覽。嗣原審於108年5月27日始再度調取相關出口資料，前 揭機關分別始於108年6月回覆原審，且因上訴人聲請核發秘 密保持命令，被上訴人於108年11月底始獲原審允許通知得 閱覽前揭機關回覆之資料，故被上訴人未逾時提出損害賠償 計算。
5.被上訴人之損害賠償請求未罹於時效：
被上訴人於刑事另案105年7月19日刑事書狀所載「真偽鑑定 書」，並於同日針對「仿冒品手工具箱」進行鑑定，經鑑定 結果始確認仿冒品手工具箱為仿冒品。故被上訴人於107年6 月22日提起本件訴訟，並未逾越消滅時效。被上訴人於105 年7月13日始得知「雷歐工具公司所出具之切結書」，並合 理懷疑上訴人雷歐工具公司可能涉嫌生產製造系爭產品。被 上訴人旋於當日將雷歐工具公司所出具之切結書告知其委任 之事務所，該所於105年7月18日查詢雷歐工具公司之負責人 為上訴人廖誼和。是被上訴人提起本件訴訟，並未逾越消滅 時效。退言之，上訴人之商標侵害行為乃持續性不斷發生之 侵權行為，被上訴人之損害賠償請求權係隨各損害不斷漸次 發生，故被上訴人於107年6月22日提起本件訴訟，並無逾越 消滅時效。
(二)被上訴人上訴答辯部分：
原審為被上訴人部分勝訴之判決，上訴人提起上訴，被上訴 人之答辯聲明上訴駁回。並答辯如後：
1.上訴人行為受我國商標法規範：
⑴上訴人持有、販賣及輸出行為均在我國境內： ①上訴人係在我國境內生產製造系爭產品，上訴人除在我國境 內將商標用於商品外，且在我國境內持有侵權商品。上訴人 自認其係以雷歐工具公司或雷歐國際公司作為侵權商品之販 賣人，販售予依貝里斯法律所註冊成立之公司「○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○」（下稱LT公司） 。LT 公司實際上係址設臺○市○○區○○路000 巷00號， LT公司之地址為上訴人雷歐工具公司登記地址，上訴人自認 LT公司名義上之股東○○○係雷歐工具公司之員工。可知雷 歐工具公司販賣予LT公司之販賣行為係發生在我國境內，依 我國法律應申報營業銷售額，並在計算我國營業稅或營利事
業所得稅之銷售額時，均應列入營業銷售額。準此，無論上 訴人販賣行為之相對人究竟為何國之人，上訴人之販賣行為 均係發生在我國境內，屬在我國境內販賣侵權商品。 ②上訴人雷歐工具公司係自我國境內出口侵權商品至我國境外 ，是上訴人之輸出行為係發生在我國境內，屬在我國境內輸 出侵權商品。持有、販賣、輸出行為均係在我國境內，屬我 國商標法第5條之商標使用之行為，應受我國商標法之拘束 及規範。準此，持有、販賣及輸出等交易過程行為均發生在 臺灣境內，符合商標法第5條規定「持有、陳列、販賣、輸 出或輸入前款之商品」，自應受我國商標法之規範及制裁。 ⑵在白俄羅斯取得商標不得作為我國之抗辯事由： 外國註冊取得之商標權利僅得在該外國領域內享有商標權， 不擴及域外。外國註冊取得之商標與我國註冊取得之商標構 成商標相同或近似，仍侵害我國註冊取得之商標權，自不得 以外國註冊取得之商標權，在我國境內作為違反我國商標法 之卸責事由。上訴人以白俄羅斯商於白俄羅斯國所註冊取得 之商標作為違反我國商標法之抗辯理由，顯然將外國註冊取 得之商標權擴及至我國境內，上訴人之辯解顯無可採。再者 ，細觀上訴人提出之白俄羅斯61223號、61224號、61225號 及61226號等商標（下合稱白俄商標），其申請註冊時點均 為2016年9月2日，嗣於2017年7月21日取得註冊。上訴人廖 誼和所涉刑事另案之偵查搜索時為2016年7月，上訴人所提 出之白俄羅斯商標均於2016年7月之刑事另案偵查程序開始 後為之，上訴人以嗣後始註冊之外國商標作為抗辯，自無可 採。
⑶代工不得為上訴人抗辯事由：
①白俄羅斯商「○○○○○○○○○○○○」（原文為○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○，下稱AVT 公司） 臺灣註冊號00000000之商標「RockForce 」業由經濟部智慧 財產局（下稱智慧局）中台評字第H01050098 號商標評定書 予以撤銷註冊在案，由商標評定書可知，上訴人產製之手工 具商品上使用「RockForc e」圖樣，其與「FORCE 」構成相 同或近似，侵害被上訴人之系爭商標權。向上訴人雷歐工具 公司下訂單之公司係LT公司，並非AVT 公司。依上訴人所提 出之AVT 公司委託指令文件，文件右上角之公司名稱為「○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○」，並非AVT 公司之英文名稱。
②上訴人廖誼和於刑事另案偵查時辯稱相關產品之設計圖係由 白俄羅斯公司人員親自當面交予雷歐工具公司之人員，顯然 違反國際貿易多用電子郵件往來之一般常情及經驗法則。復
依上訴人所提出之AVT公司委託指令文件觀之，幾乎每頁均 載有「Best Regards」等字，且有簽名及用印，顯然是信函 之格式，依據一般常情及經驗法則，商品之設計圖應不會使 用此信函格式，是可合理懷疑係上訴人臨訟所編造之資料。 再者，上訴人提出之商品設計圖，僅係上訴人所生產、販售 並輸出之眾多「RockForce」型號商品之其中1件商品之商品 設計圖。依據廖誼和於刑事另案偵查時，在檢察官命令下， 其自行提出之訂單及出口報單，上訴人生產、販售及輸出系 爭產品種類數量繁多，上訴人僅提出1件商品之設計圖，不 足以證明「RockForce」所有商品之設計，均由白俄羅斯商 提供予上訴人。
③上訴人雖提出授權書，然授權書之真正實有疑義。況依授權 書之形式觀之，僅係授權使用臺灣註冊號為00000000之商標 「RockForce」。然「RockForce」圖樣之商品於臺灣生產製 造與持有，並在臺灣境內販賣，且自臺灣境內輸出至境外， 且圖樣相同或近似於告訴人「FORCE」商標，縱有AVT公司授 權上訴人使用臺灣註冊號為00000000之商標「RockForce」 ，上訴人仍構成侵害被上訴人之商標權。
⑷AVT公司在我國註冊「RockForce」商標已遭撤銷： AVT公司之臺灣註冊號00000000商標「RockForce」，業經智 慧局中台評字第H01050098號商標評定書予以撤銷註冊在案 。上訴人所製造之商品所印「FORCE」外文字樣與被上訴人 註冊商標「FORCE」外文字樣相同，上訴人產製商品設計外 觀與被上訴人商品極為近似，上訴人具有主觀之侵害商標權 故意，上訴人構成商標之侵權。
2.上訴人以行銷之目的使用商標：
⑴上訴人繼續生產製造、持有、販賣及輸出系爭商品： 刑事另案偵辦時，司法警察於105年7月26日曾至上訴人雷歐 工具公司進行搜索，並曾於現場搜索發現大批「RockForce 」商品裝箱完成準備載運出口。上訴人至遲於103年間開始 ，繼續生產製造、販賣及輸出侵害被上訴人商標權之系爭產 品。且上訴人迄今仍生產製造、販售及輸出侵害被上訴人商 標權之侵權商品。準此，上訴人至遲於103年間起迄今，繼 續生產製作、販賣及輸出侵害被上訴人商標權之侵權商品。 ⑵上訴人持有、販賣及輸出之行為屬使用商標範圍： 上訴人將載有相同或相似被上訴人「FORCE」商標之「ROCKF ORCE」商品在臺灣境內持有、販賣，並自臺灣境內輸出至境 外，自屬商標法第5條「使用商標」行為。且上訴人以自己 名義，委託第三人在手工具商品上以鐳射方式張貼商標圖樣 之行為。上訴人委託他人製造並張貼商標Logo，明顯構成商
標使用。上訴人將其所產製之侵權產品在我國境內持有、販 賣及輸出之行為，除構成商標法第97條之犯罪行為外，亦構 成商標民事侵權。
3.系爭產品與系爭商標有混淆誤認之情形：
⑴被上訴人廣為大眾所知悉：
被上訴人為世界知名之手工具、汽修工具及氣動工具產銷公 司，並以系爭商標圖樣產銷多種商品，廣為大眾所知悉。上 訴人產製之手工具商品上使用「RockForce」圖樣，其與上 開被上訴人註冊之系爭商標屬相同或近似，上訴人於手工具 商品上使用「RockForce」圖樣，侵害被上訴人之系爭商標 權。上訴人所製造、持有之手工具組上印有「RockForce」 之圖樣，其與被上訴人系爭商標相同，均具有「FORCE」外 文字。
⑵系爭產品圖樣與系爭商標構成近似：
①上訴人使用「RockForce」圖樣由外文「Rock」與「Force」 結合而成，而被上訴人「FORCE 」商標由外文「FORCE 」為 其構成之部分，其中外文「FORCE」為商標之主要識別部分 。將「RockForce」圖樣與被上訴人「FORCE」商標相比較， 均有引人注意「Force」英文字，差別僅在於「RockForce」 多「Rock」，其外觀、觀念上與系爭商標極為相仿，以具有 普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意， 可能會誤認兩者係來自同一來源，或雖不相同而係有關聯之 來源，應構成商標近似。被上訴人之系爭商標中，英文字母 外有圈圈包圍，而上訴人使用「RockForce」圖樣，英文單 字外亦有圈圈包圍，且顏色均有紅色及黑色，兩者亦極為近 似，易導致相關消費者之誤認，造成混淆誤認之高度可能。 ②第三人曾註冊以某文字後加「Force」商標，然均遭智慧局 認定與被上訴人之系爭商標近似而遭撤銷商標註冊，足證上 訴人在其產製之手工具商品上印製「Rock」加上「Force」 圖樣，確與被上訴人之系爭商標屬「近似」，明顯構成侵害 被上訴人之商標權。包含「TopForce」商標、「HiForce」 商標、「AirForce」商標，包含上訴人在內之一般社會大眾 均可輕易透過商標資料網站查詢而得。在臺中地檢署106年 度偵字第178號刑事案件中，上訴人所產製手工具組商品， 構成相同或近似而侵害被上訴人之商標權。上訴人產製之手 工具組商品於手工具組箱子外殼、工具手把及16mm套件上印 製「RockForce」圖樣，其與被上訴人註冊之系爭商標構成 相同或近似，侵害被上訴人商標權甚明。
⑶上訴人行為違反商標法第68條與第70條規定： 上訴人所產製之系爭商品，其於同一或類似商品，使用相同
或近似於被上訴人之系爭商標，依商標法第68條規定，已侵 害被上訴人之系爭商標權。上訴人製造、持有、販賣、輸出 之商品，使用相同或近似於被上訴人系爭商標，依商標法第 70條規定，侵害被上訴人之商標權。縱白俄羅斯商AVT公司 在臺灣有註冊號00000000商標「RockForce」，依商標法第 95條第3款規定，載有「RockForce」圖樣之產品，其與系爭 商標構成商標相同或近似，仍構成商標侵權。參諸上訴人所 產製商品所印「FORCE」圖樣均為大寫字母，其與白俄羅商 註冊之00000000商標後段為小寫字母實有所差異，而上訴人 所製造之產品所印「FORCE」文字，實與被上訴人註冊商標 「FORCE」外文文字完全相同，上訴人產製商品設計外觀與 被上訴人商品極為近似，且其顏色及設計方式均係完全仿造 被上訴人之系爭商標，造成相關消費者之混淆誤認，上訴人 侵害被上訴人商標權。
4.上訴人過失或故意侵害系爭商標：
⑴上訴人廖誼和為業界相關人士：
①上訴人廖誼和自94年起即陸續申請多項手工具之專利，可見 廖誼和在手工具業界有逾10年之工作經驗，且申請多項專利 ，除具有手工具專門知識外，且知悉智慧財產權。被上訴人 係臺灣手工具業界知名品牌，自82年間註冊系爭商標，使用 迄今逾23年，系爭商標於臺灣手工具業界品牌名聲響亮。智 慧局中台評字第H01010183號、第H01010184號商標評定書及 中台異字第G01020621號異議審定書，分別肯認被上訴人之 系爭「FORCE」系列商標已為相關消費者所熟悉。準此，系 爭商標之信譽，已為臺灣相關手工具之業者及其相關商品消 費者所熟知，廖誼和竟於偵查庭時辯稱不知系爭商標，顯不 足為憑。
②上訴人廖誼和所涉刑事另案之偵查搜索時為105年7月，而上 訴人所提出之白俄商標，申請註冊時均為105年9月2日，嗣 於106年7月21日取得註冊，白俄商標係刑事另案之偵查程序 後為之，係上訴人被查知後始取巧為之，上訴人在刑事案發 後仍執意生產製造與系爭商標權相同或近似「RockForce」 商品，甚至在白俄羅斯取巧註冊商標，上訴人顯係故意且惡 性重大。廖誼和於106年12月29日再度向我國智慧局申請註 冊「RockForce」商標，可見廖誼和以「RockForce」商標權 人自居，益徵上訴人故意且惡性重大侵害被上訴人商標權。 ⑵上訴人有故意或過失：
①上訴人產製之系爭產品，其與被上訴人之商品設計外觀極為 近似，且產品圖樣刻意凸顯「FORCE」字體及顏色，上訴人 所產製之侵權商品所載「FORCE」含有「圓弧形」外框包圍
英文字，其與被上訴人註冊「FORCE」等商標亦有「圓弧形 」外框包含英文字母相同。商品設計外觀復極為近似，顯見 上訴人顯然具有主觀之侵害商標權故意。再者，上訴人廖誼 和及由其擔任負責人之上訴人雷歐工具公司、原審被告雷歐 國際公司、被上訴人均屬址設臺中市之手工具製造業者，且 均列載於臺灣手工具年鑑，且兩家公司在手工具年鑑上之相 隔頁數僅幾頁，上訴人產製之商品圖樣含有被上訴人之系爭 商標，且在外觀設計上惡意仿冒被上訴人及系爭商標之商品 ，顯有侵害商標權之故意。上訴人曾以自己名義委託第三人 在手工具商品上以鐳射方式印製「RockForce」圖樣。由上 訴人向第三人出具切結書之行為，可證明實際上係因第三人 曾向上訴人質疑「RockForce」圖樣有侵害被上訴人之系爭 商標權，上訴人始出具切結書承諾願負一切法律責任，益徵 上訴人知悉侵害被上訴人之系爭商標權，具有侵權行為之故 意。
②被上訴人係臺灣手工具業界知名品牌，自82年間註冊系爭商 標，使用迄今逾25年。上訴人僅需於網路上略加查詢系爭商 標，即可知被上訴人享有系爭商標權，上訴人未經被上訴人 同意，使用與被上訴人之系爭商標權相同或近似之圖樣，足 見上訴人至少確有過失。再者，第三人曾註冊某文字後加「 Force」商標，該等商標均遭智慧局認定與被上訴人之系爭 商標近似而遭撤銷商標註冊，上訴人僅需於網路上略加查詢 ，即可輕易查得該等商標評定書，並可獲悉上訴人在其產製 之手工具商品上印製「Rock」加上「Force」圖樣，會與系 爭商標構成近似。
5.被上訴人未逾時提出損害賠償計算方式：
被上訴人於108年5月16日以書狀向法院聲請展延提出損害賠 償計算之期限，原審前於108年5月23日發函予被上訴人表示 將再度向關務署及中區國稅局發函調取出口資料，並於核發 秘密保持命令後，再通知被上訴人閱覽。原審於108年5月27 日始發函再度調取相關資料，關務署及中區國稅局分別於10 8年6月始回覆，且因上訴人聲請秘密保持命令，被上訴人係 於108年11月底始獲允許通知得閱覽關務署及中區國稅局108 年6月回覆之資料，被上訴人明顯未逾時提出。 6.上訴人應連帶賠償被上訴人1,200萬元： 依據上訴人廖誼和於刑事另案偵查時於105年9月12日之供述 可知，上訴人至遲係於103年底、104年間開始生產製造、販 售及輸出侵害被上訴人商標權之系爭產品。依廖誼和於刑事 另案偵查時於106年2月14日之供述可知，上訴人迄今仍在生 產製造、販售及輸出侵害被上訴人商標權之系爭產品。準此
，依商標法第71條第1項第1至3款計算，被上訴人得於訴之 聲明範圍，請求上訴人連帶賠償至少1,200萬元。 7.被上訴人未逾越請求權時效：
⑴被上訴人於105年7月19日始確認系爭產品為仿品： 依被上訴人之真偽鑑定書，被上訴人於105年7月19日針對仿 冒品手工具箱進行鑑定，經105年7月19日鑑定結果始確認仿 冒品手工具箱係屬仿冒品。被上訴人於107年6月22日提起本 件民事訴訟，未逾越消滅時效。再者，被上訴人於105年7月 13日始從被上訴人之臺灣供應商取得上訴人雷歐工具公司所 出具之切結書。被上訴人之人員於105年7月13日拜訪被上訴 人之臺灣供應商時，得知雷歐工具公司曾經出具切結書給被 上訴人之供應商，由於被上訴人之供應商不願意透漏身分， 故將切結書之部分文字予以遮掩後，將遮掩後之切結書提供 給被上訴人公司之人員用手機予以拍照，被上訴人之人員隨 即於105年7月13日將手機內之切結書拍照相片，以電子郵件 方式傳送至被上訴人公司之電郵信箱。準此，被上訴人前於 105年7月19日委託理律法律事務所向上訴人廖誼和提起刑事 告訴，被上訴人嗣於107年6月22日提起本件民事訴訟，並未 逾越消滅時效。
⑵上訴人持續侵害系爭商標：
上訴人之商標侵害行為屬持續性不斷發生之侵權行為，被上 訴人之損害賠償請求權隨各損害不斷漸次發生，被上訴人於 105年7月19日提起刑事告訴，並於107年6月22日提起民事訴 訟，並無逾越消滅時效。準此，上訴人迄今仍在不斷繼續生 產製作、販賣及輸出侵害被上訴人商標權之侵權商品，被上 訴人之損害賠償請求權係隨各損害不斷漸次發生，未逾越消 滅時效。
二、上訴人主張略以：
原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴，其上訴聲 明：㈠原判決與中間判決部分，不利於上訴人部分均廢棄； ㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均 駁回。並主張如後：
(一)上訴人行為不構成商標使用：
上訴人受AVT公司之委託，並依其提供之繪製圖示生產其上 有ROCKFORCE商標之手工具，且因信任ROCKFORCE商標在我國 註冊在案，且該公司出具中華民國及國外ROCKFORCE之商標 註冊證及證書，因而接受該廠商訂單，將受委託製造之商品 全數運交國外，並交付國外廠商而於當地販售，非內銷於臺 灣，亦無產品流入臺灣之國內市場。上訴人遭刑案搜索扣押 前，AVT公司為代工委託人，已屬外國商標之合法註冊人。
上訴人依指示於系爭產品附加「ROCKFORCE」標示，附加標 示之目的並非基於行銷之目的，以「ROCKFORCE」商標圖樣 表彰上訴人自己之商品，上訴人並無以「ROCKFORCE」行銷 之意思，係為AVT公司代工而依該公司指示附加該公司於白 俄羅斯共和國使用之商標。準此，上訴人僅為代工廠商，依 指示為他人附加「ROCKFORCE」標示之行為，並單純將產品 運回有商標權所在國之行為，均非使用商標行為。AVT公司 有使用「ROCKFORCE」商標之權利，且其係在白俄羅斯共和 國使用，自不受在我國註冊取得之系爭商標權之拘束。(二)上訴人行為不具侵害系爭商標之故意過失： 國內手工具廠商高達二、三千家，上訴人主要係從事國外客 戶代工事務，上訴人從未與被上訴人有往來、接觸，被上訴 人之商標非屬著名商標，上訴人無從知悉被上訴人商標。臺 灣手工具年鑑係供手工具買家於採購時所為之參考，而非手 工具業者之工具書，實難逕謂當事人均出現於該年鑑，上訴 人即有知悉被上訴人商標之義務。上訴人因信任ROCK FORCE 商標在我國註冊在案，因而接受白俄羅斯商訂單，並將受委 託製造之商品全數運交白俄羅斯商。且AVT公司受移轉取得 「ROCKFORCE」商標使用權後，由該公司關係企業白俄羅斯 商○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○公司（下稱TD公司）繪製圖說委由上訴人按圖製 作手工具組，並銷往白俄羅斯等國家。以本件被訴之ROCKFO RCE 商標，白俄羅斯商在我國於102 年即已申請，被上訴人 遲於107 年始申請評定，此期間應認上訴人有合理之法律信 賴，認為兩商標屬於不同之商標，足徵上訴人不構成商標侵 權。
(三)系爭產品使用圖形與系爭商標不構成近似： 1.系爭產品圖樣與系爭商標無混淆誤認可能： 被上訴人註冊之系爭商標與上訴人受白俄羅斯商委託製造貨 品「ROCKFORCE」圖樣不同。被上訴人主張之商標為「FORCE 」外文文字，各英文字母未經設計，且由左向右橫書組成。 而上訴人受白俄羅斯商委託製造代工貨品使用外文文字「RO CKFORCE」，由左向右橫書組成。不論係上訴人受白俄羅斯 商委託製造之貨品係「ROCKFORCE」，從未曾單獨將「FORCE 」文字呈現於貨品，是被上訴人主張上訴人違反商標法第68 條第1款規定，自不足採。上訴人受白俄羅斯商委託製造貨 品「ROCKFORCE 」，不論外觀排列方式、字形、讀音，實與 被上訴人主張之「FORCE」商標不同。且本件貨品全數銷往 國外，從未於中華民國境內販售，國內相關消費者就系爭商 標，實無從有混淆誤認之可能。
2.系爭產品使用圖樣具有較高識別性：
本件force之讀音及rockforce之讀音、外觀及意義不同，難 以期待相關消費者將產生兩商標為策略聯盟、相互授權或關 聯性來源指示之效果。上訴人受白俄羅斯商委託製造貨品「 ROCKFORCE」，除「FORCE」外，必會搭配「ROCK」排列組合 構成。觀察箱子外殼呈現方式可知，被上訴人僅以FORCE 外 以圓圈表現。白俄羅斯商以經設計之圖形及外文文字構圖作 為商標圖樣，易吸引相關消費者之注意與印象，白俄羅斯商 使用之整體圖案及文字設計具有視覺上美感，使人留下深刻 印象，極富設計意匠，為創意性商標，相關消費者會直接將 其視為指示及區別商品來源的標識，具有較高之識別性。 3.系爭產品未在國內販售：
系爭產品全部銷往國外，未於我國境內販售，被上訴人復未 能舉出客觀事證可據證明有國內銷售之事實，國內消費者就 系爭商標，實無從有混淆誤認之可能。上訴人所代工產品並 非為印刷品，而係於「ROCK FORCE」上有凹凸有別之立體三 維外觀，相關消費者於實體接觸時，能明顯感受兩商標之差 別。
(四)被上訴人之請求已罹於時效：
原審所謂之鑑定系爭產品確認為仿冒品，其非為公正第三單 位或係公部門所出具之鑑定書或鑑定意見，僅係被上訴人自 己判斷與出具之不具何法律效力之文書。縱有文書存在，仍 無從反推被上訴人係於何時知悉本件侵權。被上訴人之民事 起訴日期為107年6月22日，另案臺中地檢署105年度偵字第 21353號、106年度偵續字第23號、106年度偵字第2105號之 不起訴處分書，臺中地檢署106年度偵續一字第17號、106年 度偵續字第178號起訴書可知，被上訴人早於105年6月22日 前，已知悉受有損害及侵權事實，是以本件之民事請求權顯 罹於時效甚明。
(五)上訴人不應負連帶責任：
原審中間判決認定僅雷歐工具公司因過失侵害被上訴人商標 權之主張成立，上訴人廖誼和非為共同侵權行為人，非屬受 僱人侵權之態樣，自無從依民法第185條及第188條命無關之 廖誼和負連帶之責。民法第28條係規範，法人就其董事或其 他代表權人執行職務所加於他人損害情形下，需負連帶之責 。原審中間判決認定構成侵權者為法人本身，其與民法第28 條所規範態樣迥然有別。公司法第23條第2項實未逸脫侵權 行為法律關係之基本構成要件，公司負責人須於構成侵權行 為之情形下，始有本條之連帶責任適用餘地，而廖誼和既經 本院中間判決認定非屬侵權行為之人，自不構成連帶責任之
可能性。
(六)原審計算損害賠償有所違誤：
上訴人雷歐工具公司於某年度之年度營業額於扣除營業成本 及必要費用支出後，再以此比例換算本件逐筆之銷售額與營 業成本及必要費用支出之關係，可得出雷歐工具公司就系爭 產品之出口所得利益。縱認扣除營業成本及必要費用為無理 由，本件損害賠償額之計算。至多僅能以系爭產品之出口額 乘以手工具之淨利率7%為其損害賠償上限額，不得以毛利率 17.19%作為計算基礎。
(七)本件無回復名譽之必要：
被上訴人所有之商標並非著名商標，且被上訴人之經營規模 係雷歐工具公司之數倍，再以本件並未實際有於我國市場流 通系爭貨品，是本件至多所刊登之載體應為全國性任一新聞 紙任一版、字體為10號新細明體、內容以最終審案號及主文 ，即足以回復被上訴人之名譽。
(八)本件無排除侵害之必要：
系爭遭扣押之產品，臺中地檢署檢察官前於108年9月17日核 發命令要求上訴人取回，惟上訴人未取回扣案產品，扣案物 自非屬上訴人所實力支配，自無從予以銷毀或排除，原審僅 憑依扣押物品處分命令，竟認上訴人應就扣押物予以銷毀，
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網