返還價金等
臺灣新竹地方法院(民事),智字,107年度,7號
SCDV,107,智,7,20201028,4

臺灣新竹地方法院民事判決　　　　　　　　107年度智字第7號
原　　　告　彩豐精技股份有限公司

法定代理人　謝淑珠　
訴訟代理人　鍾元珧律師
複代理人　　簡菀萲律師
訴訟代理人　鍾詩敏律師
被　　　告　可利博科技有限公司

法定代理人　盧全珍　
被　　　告　陳建添　
共　　　同
訴訟代理人　許献進律師
　　　　　　郭佩佩律師
　　　　　　郭士功律師
上列當事人間返還價金等事件，本院於民國109年9月24日辯論終
結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙 被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第2款、第3款、第7款分別定有明文。查：㈠原告起 訴時主張兩造簽署之技術合作契約及技術轉讓契約已溯及失 其效力，故請求被告返還已受領之費用及賠償損害，並聲明 ：被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）34,742,270元，及 自民國（下同）107年1月29日起至清償日止，按週年利率百 分之5計算之利息。⒉被告等應共同給付原告12,986,302元 ，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計 算之利息。㈡嗣原告主張上開契約所涉專利程序支出費用金 額有所變更，再變更聲明為：⒈被告等應連帶給付原告34,7 90,793元，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百 分之5計算之利息。⒉被告等應共同給付原告13,134,195元 ，及自107年1月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計 算之利息（參本院卷㈠第31-32頁）。核原告所為，其請求 之基礎事實同一，且屬單純擴張應受判決事項之聲明，亦不 甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭規定，應予准許。



貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠、原告與被告可利博科技有限公司（以下逕稱被告公司）及被 告陳建添為將有機半導體及有機發光材料之相關光電材料商 品化以推市獲利，於104年7月9日簽訂「技術專屬及專利讓 與主約契約書」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」（下 合稱系爭技轉契約，分別稱系爭技轉契約主約、系爭技轉契 約副約）及「顧問暨系爭技術合作契約書」（下稱系爭技術 合作契約），其中系爭技轉契約約定被告公司應向國立清華 大學（下稱清大）取得「順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光 電材料，即清大103-I-NTHU-104-新穎電子傳輸材料(1)」（ 下稱系爭技轉標的）後，再移轉予原告，被告並保證系爭技 轉標的之有效性、合用性、可達其他目的之可能性，且確保 系爭技轉標的申請中專利之可獲證及可依原始申請範圍獲證 等事宜；另外，系爭技術合作契約則約定兩造就有機半導體 及有機發光材料合意發展全面性關係，被告等人應擔任原告 之顧問，協助原告從事相關研發活動，並將系爭技術合作契 約附件一所列之7項光電材料應用（下合稱系爭技術合作標 的，分別稱系爭技術合作標的第1項、第2項至第7項）移轉 予原告，後續並應配合原告研發活動陸續提出相關技術。透 過上開系爭技轉契約及系爭技術合作契約，使原告可將系爭 技轉標的及系爭技術合作標的商品化以推市。孰料，被告等 人提出之系爭技轉標的及系爭技術合作標的均存有重大之權 利瑕疵且未能補正，被告等人亦另有其他違反相關契約約定 之情形，並業經原告委託訴訟代理人分別於106年8月30日及 106年12月6日發函解除系爭技轉契約及系爭技術合作契約， 各該契約均已溯及失其效力；此外，兩造於簽訂系爭技轉契 約前，曾於104年5月針對系爭技轉標的簽署「技術及專利專 屬授權暨讓與契約書（下稱系爭舊技轉契約）」，然後續兩 造同意將系爭舊技轉契約作廢，系爭舊技轉契約自不生效力 。職此，被告等人自應返還其等自原告所受領之相關款項。㈡、被告等人未曾告知基於系爭技術合作契約應出售移轉予原告 之系爭技術合作標的，係歸屬於清大所有之權利，涉屬詐欺 ，且已屬給付不能。依系爭技術合作契約第2.4條約定：「 前七篇專利（即系爭技術合作標的）係指本約簽署後，乙方 或丙方（即被告等人）轉移至甲方之尚未發表或公開之新專 利數目」，是被告於系爭技術合作契約簽署後，自應立即將 系爭技術合作標的之權利移轉予原告，孰料，原告於106年 12月6日函詢清大關於系爭技術合作標的之權利歸屬事宜， 經清大於107年1月5日函覆表示，系爭研發標的之第1項研發



成果為清大讓與被告公司之智慧財產權，其他第2項至第7項 研發成果於清大研發成果管理系統中並無相關紀錄，即被告 確實未曾向清大取得系爭技術合作標的第2項至第7項之相關 權利。被告蓄意隱瞞原告，而未曾於簽訂系爭技術合作契約 之前或當時告知原告前開情事，更稱其有權移轉所有系爭技 術合作標的，而以系爭技術合作標的權利人之地位與原告簽 署系爭技術合作契約，顯係積極行使詐術致原告陷於錯誤， 致原告同意與渠等締結系爭技術合作契約，原告得依民法第 92條撤銷該意思表示，應無疑義。原告於106年12月6日函知 被告撤銷原告與被告締結系爭技術合作契約之意思表示自屬 適法，系爭技術合作契約應溯及自始無效，被告受領原告給 付之技術合作報酬金或顧問報酬金等款項，即屬無法律上原 因，原告自得請求被告返還上開款項。系爭技術合作標的第 2項至第7項，迄今既仍歸屬於清大所有，系爭技術合作標的 存有重大權利瑕疵，且被告迄今未為補正，係屬給付不能， 原告自得解除契約，依照債務不履行之規定，請求被告返還 相關款項及負擔損害賠償責任。
㈢、被告陳建添未經原告書面同意，即公開發表與有機半導體及 有機發光材料相關之論文於「物理化學期刊C」；且其指導 學生撰擬與系爭技術合作標的相關之論文，卻未依約保存兩 年即公開上架，有違系爭技術合作契約第0.3條及第3.2條之 約定，屬未依債之本旨而為給付，被告公司應負不完全給付 之債務不履行責任：
⒈被告陳建添從未通知原告，亦未經原告事前書面同意，即分 別於105年8月2日及106年7月5日，在「物理化學期刊C（Jou rnal of Physical Chemistry C）」公開發表與有機半導體 及有機發光材料相關之論文，除有將系爭技術合作契約當事 人間之部分合作內容洩漏之疑慮外，亦顯已違反系爭技術合 作契約第0.3條「乙方或丙方對本合作事宜相關研發資料的 公開、著作等等，需經甲方書面同意」之約定。 ⒉被告陳建添所指導之清大學生彭敬軒，其於104年7月出版的 碩士畢業論文「順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體和雙鍵架橋 混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用」，無論係題目 或內容，皆高度涉及系爭技術合作標的之內容，且於105年2 月6日即在國家圖書館公開上架。而被告陳建添所指導之清 大學生周家宏，其於105年6月出版的碩士畢業論文「順式二 苯乙烯/芴螺旋體之嘧啶衍生物及喹喔晽配體之銥金屬錯合 物於有機電激發光二極體之應用」，無論係題目或內容，亦 皆高度涉及系爭技術合作標的之內容，且於105年7月20日即 在清大圖書館公開上架。




⒊被告陳建添依系爭技術合作契約之本旨，自應嚴格遵守保密 條款，使原告可確保被告陳建添所發表論文與系爭技術合作 標的之關聯性為何；且其所指導有參與研發系爭技術合作標 的之學生，其等之論文皆與系爭技術合作標的系爭技術合作 標的高度相關，且未遵守畢業論文須保存兩年以上始得公開 上架之約定，顯已違反系爭技術合作契約之約定，核被告陳 建添上開行為係屬不能補正且對於系爭技術合作契約整體交 易目的有嚴重妨礙之不完全給付，故被告應就此負擔不完全 給付之債務不履行責任，原告得依第227條、第226條、第25 6條及第260條規定，向被告主張解除系爭技術合作契約，請 求被告返還所受領之技術合作報酬金或顧問報酬金，並請求 被告賠償原告因此所受之損害數額。
㈣、被告依系爭技轉契約交付予原告之系爭技轉標的與其他專利 權範圍有高度重疊，導致美國法規定的雙重專利情形產生， 顯係存有無從補正之權利瑕疵，原告自得主張解除系爭技轉 契約，請求被告等人返還所受領之價款：
⒈被告公司於104年9月雖已將系爭技轉標的所涉之美國申請專 利（下稱系爭美國申請專利）移轉予原告，惟於美國專利局 審查過程中，原告卻於105年1月4日收受美國專利局之通知 表示，系爭美國申請專利存有「雙重專利」中的「顯而易見 型雙重專利」之情形。所謂顯而易見型雙重專利係指一申請 人所申請之前後二個申請案（下稱前案與後案）所主張的請 求項範圍，彼此之間不具進步性，因此，當美國專利局對於 前案授予專利後，即會以前案作為後案的顯而易見型雙重專 利引證案而為核駁，但申請人如同意簽署權利終期放棄聲明 ，即聲明將依循前案的專利權期限行使後案專利權；以及聲 明後案專利權不得獨立行使，將可避免核駁；於本案中，原 告經美國專利局通知始知悉，系爭美國申請專利案件之請求 項範圍，與系爭美國申請專利之創作人即被告陳建添於102 年5月間曾申請之其他專利案件（下稱母案專利）竟有極大 部分與母案專利重疊，而存有顯而易見型雙重專利之情形， 亦即系爭美國發明專利相較於母案專利，並不具足夠的進步 性，為此，原告不得不於105年4月1日，針對系爭美國申請 專利簽署權利終期放棄聲明，導致系爭美國申請專利縱令於 106年9月5日在美國公告並獲證，卻仍須受母案專利之限制 ，亦即，若母案專利權有屆期或放棄權利等情事發生時，後 案專利權亦會併同受影響；此外，若後案專利權人欲向第三 人主張侵權時，亦須與前案專利權人共同起訴。職此，系爭 美國申請專利並未獲得一可獨立完整行使權利之專利權，實 存有重大權利瑕疵，原告自得依關於債務不履行之規定行使



其權利。
⒉依系爭技轉契約第4.1條約定，被告公司係保證對於系爭技 轉標的所涉及之專利申請案，均可獲取專利權，且應以「原 始申請範圍」為專利權之保護範圍。而涉及系爭技轉標的之 系爭美國專利申請案之「原始申請範圍」應係指以系爭技轉 標的內容作為專利請求範圍，即為103年12月27日由被告公 司向美國專利局提出申請之「請求項範圍（Claims）」，惟 於美國專利局之審查過程中，美國專利局審查意見認為上開 申請之請求項範圍可能有無法予以通過之情形，而有必要進 行調整。為此，原告僅能同意修改系爭美國申請專利之請求 項範圍，並以該修改後請求項範圍，於106年9月5日經美國 專利局公告獲取專利權。然而修改後之請求項範圍，實較原 始申請範圍大幅限縮。又系爭技轉標的在台灣申請案之「原 始申請範圍」，亦遭我國智財局認定不具進步性而未符合我 國專利法之規定，而有必要進行調整，為此，系爭技轉標的 於台灣申請案之請求項範圍，歷經二次修改，亦較原始申請 範圍大幅限縮。
⒊被告於系爭技轉契約中既保證系爭技轉標的須以原始申請範 圍獲證，上開保證項目實為系爭技轉契約之重要內容，因此 被告所為給付顯與系爭技轉契約之本旨有所不符，亦即，被 告上開違反保證條款之行為已嚴重影響系爭技轉標的之交易 價值及使用價值，甚至可能影響原告的技術布局規劃，核被 告上開給付瑕疵係屬不能補正且對於系爭技術合作契約整體 交易目的有嚴重妨礙之不完全給付，故被告應就此負擔不完 全給付之債務不履行責任，原告得依民法第227條、第226條 、第256條及第260條規定，向被告主張解除系爭技轉契約， 請求被告返還所受領之轉讓費用。
㈤、系爭技轉標的不具商業上之有效性及合用性，有違被告本於 系爭技轉契約第4.1條約定之保證：
按系爭技轉契約第4.1條及第2.3條分別約定，被告公司保證 系爭技轉標的之有效性與合用性；且被告公司於移轉系爭技 轉標的後，於特定情形下，得額外獲得1,500萬元之利益。 所稱「特定情形」則約定於系爭技術合作契約第2.9條中， 亦即當系爭技轉標的相關衍生專利所貢獻之銷售淨利總額不 低於3,500萬元時，被告即得獲取1,500萬元之利益。從而， 綜觀上開條款內容可知，對於系爭技轉標的應具備之有效性 及合用性，兩造應係以可於業界市場進行商品化做為判斷基 礎，兩造始因此約定上開獲利分潤之條款，甚而，原告因此 願意以遠高於一般技術移轉契約數十倍之金額作為受讓系爭 技轉標的之對價，足見被告公司依約負有保證系爭技轉標的



具備有效性及合用性而能商品化之履行義務。然系爭技轉標 的，無論在效能及功率上，都不符一般業界市場之產品標準 ，而無商品化之可能。被告並未基於系爭技轉契約債之本旨 而為給付，且所為之給付亦與其保證內容亦不相符，被告公 司應就此負擔民法第227條不完全給付之債務不履行責任， 且被告就上開給付之瑕疵迄今均未補正，甚而拒絕為之，故 原告得依民法第227條、第229條、第254條及第260條規定， 向被告主張解除系爭技轉契約，請求被告返還所受領之轉讓 費用，並請求被告賠償原告因此所受之損害數額。㈥、兩造原簽署之系爭技術合作契約及系爭技轉契約業已溯及自 始失其效力，原告自得請求被告等人返還受領費用及賠償損 害數額合計47,924,988元：
⒈原告於104年7月10日即已開立票面金額為10,500,000元之支 票予被告公司，用以支付系爭技術合作契約第2.4條約定之 技術合作報酬金，並經被告公司於104年7月14日兌現；而於 104年8月至106年12月間，原告亦按月支付50,000元數額至 被告公司帳戶，用以支付契約第2.1條約定之顧問報酬金， 被告合計受領有1,450,000元之顧問報酬金。惟兩造間原約 定之系爭技術合作契約業已撤銷，自始歸於消滅，縱令退步 言之，系爭技術合作契約亦經解除，該契約仍應自始歸於消 滅，被告公司已無可受領技術合作報酬金10,500,000元，及 每月固定收受之顧問報酬金迄解約止合計1,450,000元之法 律上原因，構成不當得利；此外，系爭技術合作契約解除後 ，依民法第259條規定，被告公司有回復原狀之義務，應返 還原告已給付之技術合作報酬金計10,500,000元，及每月固 定收受之顧問報酬金迄解約止計1,450,000元，為此爰依民 法第113條、第179條及第259條規定，請求被告返還上開款 項。又原告解除系爭技術合作契約並不影響其損害賠償請求 權之行使，原告為系爭技術合作標的申請專利之程序事宜支 出1,184,195元，就該等損害，原告自得請求被告共同負擔 。
⒉原告分別於104年7月10日、105月2月2日、105年10月26日開 立4張票面金額合計為28,250,000元之支票予被告公司，及 開立4張票面金額合計為4,250,000元之支票予被告陳建添， 用以支付系爭技轉契約主約及副約第2.1條約定之系爭技轉 標的轉讓費用，並均經被告兌現。原告已解除系爭技轉契約 ，系爭技轉契約業已自始歸於消滅，被告於系爭技轉契約解 除後，已無可受領系爭技轉契約轉讓費用利益之法律上原因 ，構成不當得利；此外，依民法第259條規定，於系爭技術 合作契約解除後，被告有回復原狀之義務，應返還原告已給



付之系爭技轉契約轉讓費用利益，爰依第179條及第259條規 定，請求被告返還上開款項。又原告解除系爭技轉契約並不 影響其損害賠償請求權之行使，原告為系爭技轉標的申請專 利之程序事宜支出290,793元，就該等損害，原告自得請求 被告負擔。另被告等人因系爭技轉契約經解除而須返還轉讓 費用之義務，應依系爭技轉契約第4.3條約定連帶負責。 ⒊兩造簽立系爭技轉契約前，曾於104年5月針對系爭技轉標的 簽署系爭舊技轉契約，約定於簽署日後30個工作日內，原告 不論是否因系爭技轉標的而有獲利，皆須預付2,000,000元 予被告公司作為授權費用（下稱預付款）。原告依約於104 年5月1日提供2,000,000元支票予被告公司，並經被告公司 於104年5月5日兌現。惟兩造之後合意解除系爭舊技轉契約 ，另行簽訂新約，並於系爭舊技轉契約上載明作廢等文字。 是以，同前所述，被告於系爭舊技轉契約解除後，已無可受 領預付款之法律上原因，構成不當得利；另依民法第259條 規定，被告有回復原狀之義務，應返還原告已給付之系爭技 轉契約轉讓費用利益，爰依民法第179條及第259條規定，向 被告公司請求返還預付款2,000,000元。另被告等人因系爭 舊技轉契約經解除而須返還預付款之義務，應依系爭舊技轉 契約第4.4條約定連帶負責。
㈦、訴之聲明：
⒈被告等應連帶給付原告34,790,793元，及自107年1月29日起 至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 ⒉被告等應共同給付原告13,134,195元，及自107年1月29日起 至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 ⒊訴訟費用應由被告等共同負擔。
⒋如受有利判決，原告願擔保請准宣告假執行。二、被告答辯：
㈠、被告未欺騙原告，系爭技術合作標的已歸屬被告公司所有： 原告簽訂系爭技術合作契約前，被告公司已於104年6月2日 與清大簽訂「智慧財產權讓與及授權合約書」，該合約第一 條約定：「本項技術係由甲方（即清大）聘任之化學系陳建 添教授執行科技部計畫『以順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的 雙極型化合物，作為OLED之新型具電洞組檔特性之電子傳輸 層和發光層主體材料I and II』（…）之研究成果，其智慧 財產權歸甲方所有。甲方同意依下列條件，將本技術之中華 民國、美國及中國之專利申請案讓與乙方（即被告公司）及 專屬授權乙方使用實施；乙方同意依下列條件，承受使用實 施本專利之權利。」，參諸該合約附件一專利清單第4至6列 所載大陸、我國、美國之專利申請案號及相關資訊，核與系



爭技術合作標的第1項所載資訊相符，系爭技術合作標的第1 項之智慧財產權原屬清大所有，清大已同意將系爭技術合作 標的第1項之專利申請權讓與被告公司，並將該技術專屬授 權予被告公司。而系爭技術合作標的第2至7項係在系爭技術 合作標的第1項之技術結構及基礎上，運用不同概念及發想 ，加入不同之取代基以生成各式化合物，作為有機發光及電 子裝置之材料應用，是依上開「智慧財產權讓與及授權合約 書」第4條第2項第2款及第6條第3項約定，系爭技術合作標 的第2至7項既係被告公司利用系爭技術合作標的第1項自行 研發之技術，系爭技術合作標的第2至7項之相關權利自始歸 屬被告所有，要與清大無關，其權利歸屬明確，清大與被告 公司間未曾發生任何爭執或訴訟。原告不得撤銷締結系爭系 爭技術合作契約之意思表示，或解除契約。
㈡、原告主張被告陳建添自行公開發表二篇文章，且其指導學生 之論文亦未保存二年即公開上架，違反系爭技術合作契約之 約定，被告等人應負不完全給付之責任云云，要無理由： ⒈系爭105年8月2日論文係由清大材料科學工程學系周卓煇教 授主筆撰寫，並由周卓煇教授擔任第一作者，此參系爭105 年8月2日論文之作者行第一位記載為「Jwo-Huei Jou（即周 卓煇教授之英文名）」即明，被告陳建添要非系爭105年8月 2日論文之主要執行人；此外，系爭105年8月2日論文所揭露 之主要技術，乃被告陳建添早期任職於國立臺灣師範大學期 間之研究成果，且在被告陳建添所指導之學生即訴外人魏屹 於98年2月12日出版之博士論文「喹喔晽/二苯基笏及順式二 苯乙烯/笏之雙重鄰位混成系統在光電材料上的應用」中， 對該技術已有完整敘述，而該論文早於98年8月28日即已供 開架閱覽，足證系爭105年8月2日論文之內容，並非被告陳 建添任教清大之研究成果，更非執行系爭技術合作契約相關 研發事項之研發成果，且其所揭露之技術屬公開資訊，故被 告陳建添掛名為系爭105年8月2日論文之共同作者，顯與系 爭技術合作契約之履行無涉，當然無庸經過原告之書面同意 ，且系爭105年8月2日論文之何等內容洩漏系爭技術合作契 約之何等合作內容，未見原告舉證說明。
⒉系爭106年7月5日論文所揭露之技術，係被告陳建添與財團 法人工業技術研究院（下稱工研院）在101至103年間合作之 研發成果，該研發成果歸屬工研院所有，並經工研院持之申 請我國專利獲准，該專利業於104年5月21日公告，此有中華 民國發明第I485145號「P型有機半導體材料與光電元件」專 利之專利公報可稽，足證系爭106年7月5日論文所揭露之技 術，早在簽訂系爭技術合作契約前即已完成研發，且屬公開



資訊，並非被告陳建添任教清大之研究成果，更非執行系爭 技術合作契約相關研發事項之研發成果，故被告陳建添列為 系爭106年7月5日論文之作者，顯與系爭技術合作契約之履 行無涉，當然無庸經過原告之書面同意，且系爭106年7月5 日論文之何等內容洩漏系爭技術合作契約之何等合作內容， 亦未見原告舉證說明。
⒊訴外人彭敬軒、周家宏碩士論文目前未公開於國家圖書館、 清大圖書館及其他圖書資料系統，定於111年12月25日始公 開，且原告未舉證證明彭敬軒、周家宏碩士論文涉及系爭技 術合作標的，被告陳建添指導彭敬軒等人之時間均早於系爭 技術合作契約簽署日期，原告稱被告等人違約云云，委無可 信。
㈢、原告聲稱系爭技轉契約之標的，有美國法所定「雙重專利」 之情形，且專利申請案未依原始範圍獲證云云： ⒈系爭技轉契約主約之前言記載：「緣丙方（即被告陳建添） 為國立清華大學所聘任之教授，擬與乙方（即被告公司）促 成清大將清大所有『順式二苯乙烯/芴螺旋體衍生的光電材 料，即清大103-I-NTHU-104-新穎電子傳輸材料（1）』發明 之全球特定技術、申請中專利及技術轉讓予乙方，乙方再將 讓與標的轉讓予甲方（即原告）。」，及第1.1條前段約定 ：「乙方聲明並保證清大擁有讓與標的，並承諾將促使清大 將讓與標的讓與予乙方，並同意在讓與予乙方後3個月內， 即〔2015年12月31日〕前將讓與標的讓與予甲方。…」，而 系爭技轉契約副約之主文及第1.1條亦為相同記載，由此可 知，於簽訂系爭技轉契約時，其所涉之技術尚未取得專利， 故被告等人承諾轉讓予原告之「讓與標的」，僅係「專利申 請權」，而非「專利權」，且被告等人業於系爭技轉契約第 1.1條所定期限前，將系爭美國專利申請權移轉予原告，迄 今亦無任何第三人對系爭美國專利申請權主張任何權利，本 件自無權利瑕疵之情形存在。原告公司誤認系爭技轉契約之 讓與標的為專利權，遽而主張系爭美國專利有權利權疵云云 ，洵無足採。退步言之，縱認系爭技轉契約之讓與標的為專 利，因原告簽署「權利終期放棄聲明」而使系爭美國專利受 到母案專利之限制，惟依原告所陳，所謂母案專利之限制， 不過係於母案專利有屆期或放棄權利之情形，系爭美國專利 之權利期間會受影響，或於發生系爭美國專利遭侵害之情形 ，須與母案專利之權利人共同起訴，但此等限制，要非母案 專利之權利人或第三人得對系爭美國專利主張任何權利，核 與民法第349條所定權利瑕疵擔保之要件不符，被告等人自 不負權利瑕疵擔保責任。況且，早在兩造合作初期，原告即



已知悉母案專利之存在，其認為雖存在母案專利，但應不影 響系爭美國專利之申請，故原告當時對此未有任何爭執或主 張；嗣經美國專利局通知系爭美國專利恐有「雙重專利」之 情形，被告陳建添便協助原告向母案專利之原權利人即清大 受讓取得母案專利，依美國專利局專利查詢系統之網頁列印 資料所示，自105年3月3日起，原告即已成為母案專利之權 利人，由此可見，在原告於106年9月5日取得系爭美國專利 時，原告同時已為母案專利之權利人，則原告既同時為母案 專利及系爭美國專利之權利人，實際上當不會發生原告上開 所述系爭美國專利受限於母案專利之情形。猶有進者，本件 雖遭美國專利局審查意見認定恐有「雙重專利」之情形，但 依美國專利之申請實務，申請人即原告至少有四種做法可資 選擇：1.仍主張原Claim，直接就「雙重專利」進行答辯；2 .縮小或修正Claim範圍；3.簽署「權利終期放棄聲明」；4. 放棄申請。而當時經被告等人與專利事務所討論後，認為本 件應無「雙重專利」之疑慮，況於我國專利申請時，經濟部 智慧財產局亦未提出本件有「雙重專利」之問題，此參智財 局104年7月22日（104）智專二（六）01188字第0000000000 0號審查意見通知函未載有「雙重專利」之審查意見即明， 故被告等人乃向原告表示應逕行答辯，原告竟自行決定簽署 「權利終期放棄聲明」，方才導致系爭美國專利將受到母案 專利之限制，非系爭技轉標的本質上存在無法依原始申請專 利範圍獲證之瑕疵，且因原告彩豐公司同時具有美國US0000 000B2號專利（下稱母案專利）及系爭技轉標的之美國專利 ，故縱有前述範圍之異動，亦無礙於原告彩豐公司最終所享 有之權利範圍。足證系爭美國專利受到母案專利之限制，係 基於原告嗣後之決定，非可歸責於被告等人。
⒉系爭技轉契約主約第4.1條約定：「乙方（即被告公司）保 證契約標的無侵害任何第三人之智慧財產權、商業機密及其 他權益，並擔保契約標的之專屬性、有效性、合用性、得向 任何第三人主張權利及可達其他特定目的之可能性，且保證 契約標的中申請中專利之可獲證、可依原始申請範圍獲證等 。」，系爭技轉契約副約第4.1條亦同此約定，而所謂「申 請範圍」，其用語與我國專利法所稱之「申請專利範圍」有 別，亦非美國專利法所稱之「Claim」（我國專利實務通常 譯為「請求項」），可見於立約當時，顯然有意區別系爭技 轉契約所謂之「申請範圍」，與我國專利法所稱「申請專利 範圍」、美國專利法所稱「Claim」為不同概念，是依當事 人之締約真意，系爭技轉契約所謂之「申請範圍」，應指系 爭技轉契約所涉之技術範圍，要非專指我國專利法所稱「申



請專利範圍」及美國專利法所稱「Claim」，基此，系爭技 轉契約約定被告公司保證「可依原始申請範圍獲證」乙節， 應指被告公司保證得依其於系爭技轉契約所宣稱之技術範圍 獲證。而本件最終獲證之美國、我國專利，其「Claim」、 「申請專利範圍」固與原始「Claim」、「申請專利範圍」 有所差異，但其等所指涉之技術範圍並無不同，被告公司等 人要無違反系爭技轉契約第4.1條之約定。縱認系爭技轉契 約所謂之「申請範圍」，係專指我國專利法所稱「申請專利 範圍」及美國專利法所稱「Claim」，然系爭技轉契約之標 的技術無法依原始「申請專利範圍」、「Claim」獲證乙節 ，尚非不能補正，於申請專利實務上，絕大部分均須修改原 始「Claim」、「申請專利範圍」，以符合審查機關之意見 ，是於解釋適用系爭技轉契約第4.1條約定時，自不得僵化 地認定所稱「可依原始申請範圍獲證」，意指完全不得變動 原始「申請專利範圍」、「Claim」之任何字句，而應認系 爭技轉契約之標的技術即便無法依原始「申請專利範圍」、 「Claim」獲證，被告等人仍得以協助依審查機關意見修改 「申請專利範圍」、「Claim」，或履行其他協力義務之方 式補正，而實際上，被告等人業協助原告公司取得專利，已 為補正，自不生不完全給付之責任。
㈣、依系爭技轉契約第4.1條之約定，被告公司僅保證有效性及 合用性，而未保證商品化，自不負商品化之擔保責任。系爭 技轉之標的技術並非無商品化之可能，且原告所稱商品化後 之1500萬元分紅獎利，係約定於系爭技術合作契約，非系爭 技轉契約之約款，二份契約獨立有別，尚不得遽將系爭技術 合作契約之內容引申為解釋系爭技轉契約條款意涵之依據。 縱認商品化後之1500萬元分紅獎利與系爭技轉契約之約定有 關，縱原告認為被告等人所提出之給付不符系爭技轉契約第 4.1條之約定，核其性質乃屬得補正之瑕疵，然原告迄今未 曾催告被告等人，遽予主張解除系爭技轉契約云云，自不合 法。
㈤、原告與被告等人於簽訂系爭舊技轉契約後，簽訂系爭技轉契 約及系爭技術合作契約，並約定「原105年05月1日所簽訂契 約（下稱『原契約』）」在本契約生效後作廢」等語，究其 真意，旨在使系爭舊技轉契約於系爭技轉契約及系爭技術合 作契約生效後，向未來失其效力，系爭舊技轉契約係經原告 與被告等人合意終止，亦即經兩造以系爭技轉契約及系爭技 術合作契約終止系爭舊技轉契約，使系爭舊技轉契約之效力 向後歸於無效，原告見未及此，逕謂系爭舊技轉契約係經合 意解除云云，殊無值採。職此，系爭技轉契約及系爭技術合



作契約均未約定被告等人應返還系爭200萬元授權費用，原 告自不得請求之。原告提出原證19臺灣土地銀行股份有限公 司之存款查詢明細，主張其曾分別於104年7月10日、105年2 月2日、105年10月26日開立4張票面金額合計2825萬元之支 票予被告公司，及4張票面金額合計425萬元之支票予被告陳 建添云云，然原證19所示之兌現票據資料，與原告前述開立 予被告等人之支票張數、發票日期、金額等，均無法相互勾 稽，已難採信，況且，原告亦未說明各該開立予被告等人之 支票，係為支付系爭技轉契約之何筆款項，其舉證責任顯有 未盡。至於申請專利程序費用，原告全然未提出任何客觀證 據以資證明。
㈥、答辯聲明：
⒈原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
⒊如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事項
㈠、原告與被告公司、陳建添於104年5月1日簽訂「技術及專利 專屬授權暨讓與契約書」（下稱系爭舊技轉契約），有上開 契約可憑（智財卷第457-464頁）。原告已依系爭舊技轉契 約給付200萬元予被告。
㈡、兩造於104年7月9日簽訂「技術專屬及專利讓與主約契約書 」、「技術專屬及專利讓與副約契約書」（下合稱系爭技轉 契約，分別稱系爭技轉契約主約、系爭技轉契約副約）及「 顧問暨技術合作契約書」（下稱系爭技術合作契約），有上 開契約可稽（智財卷第91-113頁）。
㈢、被告公司與清大於104年6月2日簽訂「智慧財產權讓與及授 權合約書」，將該合約附件一所示專利清單之「專利申請權 」讓與被告公司，有合約書可憑（見智財卷第421-433頁） 。該合約附件一專利清單第1至3列所載大陸、我國、美國之 專利申請案號及相關資訊，與系爭技轉契約主約之附件一、 二、三所列標的相符（智財卷第431、95頁），且被告已於 系爭技轉契約第1.1條所定期限104年12月31日前將上開標的 讓與予原告，原告則分別於105年11月21日取得台灣專利、 於106年9月5日取得美國專利、於107年1月2日取得大陸專利 ，有台灣專利公報、美國申請專利及移轉證明、大陸專利之 公告說明書可查（智財卷第203、147頁、本院卷第51頁）。 該合約附件一專利清單第4至6列所載大陸、我國、美國之專 利申請案號及相關資訊，與系爭技術合作標的一所載資訊相 符（智財卷第431、110頁）。
㈣、清大原為美國US0000000B2專利（下稱母案專利）、大陸CZ000000000B專利、台灣TW I466849專利之專利權人，嗣於105



年3月3日轉讓母案專利、於105年4月20日轉讓上開大陸專利 、於105年5月11日轉讓上開台灣專利予原告，有美國專利局 專利查詢系統之網頁列印資料、全球專利檢索系統之大陸、 台灣專利查詢資料足參（智財卷第451-456頁、本院卷第49 、50頁）。
㈤、訴外人彭敬軒、周家宏之碩士論文上架公開情形如下，有國 家圖書館107年7月13日國圖知字第10700031400號函、國立 清華大學107年7月26日清圖字第1079004455號函可佐： ⒈訴外人彭敬軒之碩士論文「順式二苯乙烯/芴之螺旋混成體 和雙鍵架橋混成體衍生物於有機電激發光二極體之應用」紙 本於國家圖書館上架公開日為105年6月2日，電子全文未開 放授權，後於106年12月26日以申請專利為由，要求紙本下 架延後至111年12月25日公開；在清大圖書館其電子全文檔 於106年7月28日公開、紙本論文於104年12月22日上架公開 ，嗣於106年12月25日以申請專利為由，電子全文檔改為不 公開、中英文摘要及紙本論文則延後至111年12月25日公開 。
⒉訴外人周家宏之碩士論文「順式二苯乙烯/芴螺旋體之嘧啶 衍生物及喹喔晽配體之銥金屬錯合物於有機電激發光二極體 之應用」紙本於國家圖書館上架公開日為106年6月21日，電