智慧財產法院民事判決
109年度民專訴字第11號
原 告 Bayer Pharma Aktiengesellschaft
（德商拜耳製藥公司）
法定代理人 Uwe Hartmann
Frank Spaltmann
訴訟代理人 張哲倫律師
莊郁沁律師
吳俐瑩律師
張雅雯
許文亭
被 告 美時化學製藥股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 Vilhelm Robert Wessman
共 同
訴訟代理人 俞伯璋律師
陳孚竹
複 代理人 曾禎祥律師
葉俊宏律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於109 年
9月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按涉外民事法律適用法第1 條規定：「涉外民事，本法未規 定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」 。本件原告公司為德商拜耳製藥公司，具有涉外因素，又民 事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院 應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概 念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即 準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權
，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第 2259號判決意旨參照），故本件有無國際管轄權之認定，應 類推適用我國民事訴訟法之規定。原告公司起訴主張被告美 時化學製藥股份有限公司（下稱美時公司）進口銷售侵害其 所有中華民國第I276436 號專利「用於作一避孕藥使用之藥 學組成物」發明專利（下稱系爭專利）之藥品，負有不為一 定作為及為特定作為與損害賠償之義務，並主張其一部行為 或一部結果發生我國境內，本件所涉及者，核其性質屬於專 利侵權之民事事件，且一部行為或結果發生地為我國，應類 推民事訴訟法第15條第1 項規定，認原告公司主張侵權行為 地之我國法院有國際管轄權。再者，依專利法所生之第一、 二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院 組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文 。是本院對本件涉外民事事件有管轄權，並適用涉外民事法 律適用法以定涉外民事事件之準據法。再按「關於由侵權行 為而生之債，依侵權行為地法。」、「以智慧財產為標的之 權利，依該權利應受保護地之法律。」涉外民事法律適用法 第25條、第42條第1 項分別定有明文。原告公司依我國專利 法取得系爭專利，主張被告美時公司在我國有侵害其專利權 之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。
二、原告公司之法定代理人原為Uwe Hartmann、Christiane Noe ske-Jungblut ，嗣於本院審理期間變更為Uwe Hartmann、 Frank Spaltmann ，並經新任法定代理人Uwe Hartmann、Fr ank Spaltmann 於民國109 年3 月19日具狀聲明承受訴訟， 有聲明承受訴訟狀、原告公司之商業登記資料節影本在卷可 稽（本院卷一第480 頁至第487 頁），經核並無不合，應予 准許。
貳、實體部分
一、原告公司主張：
㈠原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自96年3 月21 日起至109 年11月15日止。被告美時公司進口之「愛薇膜衣 錠3 毫克/0.02 毫克」（衛部藥輸字第027226號許可證，下 稱系爭藥品）之活性醫藥成分為卓斯派洛農及乙炔基雌二醇 ，原告公司經分析、比對後，確信系爭藥品落入系爭專利請 求項1 、2 、4 、5 之文義範圍，侵害系爭專利權。爰依專 利法第96條第1 項、第2 項、第3 項，民法第184 條第1 項 前段、第185 條、第179 條、第177 條第2 項，公司法第23 條第2 項之規定，請求被告等負連帶損害賠償責任、排除侵 害、回收並銷毀侵權產品。
㈡依本院對於系爭專利請求項1 之技術特徵「該卓斯派洛農係
為一微粒形式」之解釋，系爭藥品落入系爭專利請求項1 之 範圍：
⒈被告等已於其歷次書狀中自認系爭藥品與另案（本院107 年度民專訴字第3 號）被控侵權物「愛己膜衣錠3 毫克/0 .03 毫克」（下稱愛己膜衣錠）之活性成分完全相同，原 告公司自可援用就另案被控侵權物所為之分析報告（即原 證10）證明系爭藥品侵害系爭專利權。原證10之分析報告 已證明與系爭藥品僅有乙炔基雌二醇含量差異之愛己膜衣 錠中含有微粒形式之卓斯派洛農，因此，原證10可證明系 爭藥品錠劑含有微粒形式之卓斯派洛農。而要使藥學組成 物（錠劑）中卓斯派洛農呈微粒化並達成迅速溶解作用， 須將「卓斯派洛農原料藥」微粒化後，使用該「已微粒化 之卓斯派洛農原料藥」製備藥學組成物，故基於原證10之 分析報告即可確認，系爭藥品必定是將「卓斯派洛農原料 藥」微粒化後，使用該「已微粒化之卓斯派洛農原料藥」 來製備，故系爭藥品使用之卓斯派洛農原料藥也呈微粒形 式，系爭藥品落入系爭專利請求項1 之範圍。
⒉系爭藥品之活性成分卓斯派洛農具有76％絕對生體可用率 ，已充分證明系爭藥品必然使用微粒化之技術手段： 系爭專利之主要目的在於卓斯派洛農的高生體可用率，系 爭藥品所對照之新藥「悅姿錠」為實施系爭專利之藥品， 悅姿錠之卓斯派洛農絕對生體可用率為76％，系爭藥品之 仿單亦揭示其卓斯派洛農的絕對生體可用率為76％。又被 告等另案曾稱其達到卓斯派洛農絕對生體可用率76％之方 法並非微粒化，而是使用特殊的賦形劑配方劑量云云，然 經分析愛己膜衣錠與系爭藥品之賦形劑後可知，除了界面 活性劑聚山梨醇酯80（Polysorbate 80）外，其他賦形劑 均無從促進溶解吸收作用。甚至，自系爭藥品之西班牙製 造商特別針對界面活性劑Polysorbate 80所申請、獲准之 專利WO 2006/128907（原證42）可進一步瞭解，使用Poly sorbate 80也無從達成等同於微粒化卓斯派洛農的溶解率 。因此，除使用微粒化卓斯派洛農製作系爭藥品外，並無 其他可達到與對照新藥「悅姿錠」之卓斯派洛農相同生體 可用率（76％）之方法。
⒊鑑於系爭藥品亦有76％之絕對生體可用率，原告公司本於 系爭專利說明書實例4 之揭示、原告公司實施系爭專利新 藥之大規模三期臨床人體試驗所得出76％數據及系爭藥品 之製造商所發表之原證42專利，當可本於76％之間接事實 及間接證據，推論並證明系爭藥品落入系爭專利請求項1 之「微粒化」技術特徵。
㈢被告等具有侵害系爭專利權之故意：
由原告公司所進口及銷售之藥品「悅姿錠」所包含之藥學組 成物為系爭專利所保護，自原告公司取得藥品許可證並在臺 灣地區販售以來，即為各醫療院所及各藥局指定購買使用之 原廠藥，使用量相當可觀。被告美時公司身為製藥同業，且 系爭專利已於96年3 月21日公告在案，原告公司進口及銷售 之悅姿錠更早已於我國上市多年，況且，原告公司業於106 年12月19日以愛己膜衣錠侵害系爭專利為由，對被告等提起 民事專利侵權訴訟，被告等絕無可能不知系爭專利。然即便 是在知悉系爭專利與系爭藥品侵權事實之情況下，被告等仍 繼續為進口、販售系爭藥品之行為，顯見被告等具有侵害系 爭專利權之故意。
㈣原告公司請求之法律基礎：
⒈專利法第96條之規定：
被告美時公司進口、為販賣之要約、販賣侵害系爭專利之 系爭藥品，原告公司自得依專利法第96條條第1 項及第2 項規定訴請排除侵害及請求損害賠償。另針對被告美時公 司所進口及販賣之系爭藥品，依專利法第96條第3 項之規 定，原告公司亦得請求其銷毀，並應自市場上回收已鋪貨 產品等必要之處置。
⒉民法第184 條第1 項前段及第185 條規定： 被告美時公司與其法定代理人Vilhelm Robert Wessman進 口、販賣侵害系爭專利之系爭藥品以牟利，係故意共同侵 害原告公司之系爭專利，核已違反民法第184 條第1 項前 段及同法第185 條之規定，而應連帶負損害賠償之責。 ⒊民法第179 條不當得利請求權：
被告等未支付權利金、無實施系爭專利之權利，卻進口、 販賣侵害系爭專利之系爭藥品以牟利，顯無法律上之原因 而受有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之不法利 益，並致原告公司受有損害，原告公司自得依民法第179 條之規定請求被告等返還其等所受利益。
⒋民法第177 條第2 項不法無因管理請求權： 被告等明知系爭專利之存在及其利用系爭專利進口、販賣 系爭藥品等情，竟未經原告公司授權而仍繼續製造、販賣 具有系爭專利技術特徵之系爭藥品，獲取優厚之利益，顯 屬故意侵害原告公司之系爭專利並構成「明知為他人之事 務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為。原告公 司自得依民法第177 條第2 項之規定請求被告等因該不法 無因管理所獲得之所有利益。
⒌公司法第23條第2項之規定：
按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人 受損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23 條第2 項定有明文，故被告Vilhelm Robert Wessman應就 被告美時公司利用系爭專利進口、販賣、為販賣之要約或 使用系爭藥品之侵害原告專利權之行為，對原告公司負連 帶損害賠償責任。
㈤損害賠償額之計算：
⒈原告公司依專利法第97條第1 項第2 款之規定，作為本件 損害額之計算方式，並依民事訴訟法第244 條第4 項之規 定暫先請求被告等連帶給付新臺幣（下同）1,000 萬元作 為損害賠償請求之最低金額。
⒉如前所述，被告等知悉系爭專利之存在及系爭藥品侵害系 爭專利等情，被告等仍繼續進口販賣系爭藥品，顯屬故意 侵害原告公司之系爭專利。為此，依專利法第97條第2 項 之規定，請求酌定侵害系爭專利之3 倍損害賠償額。 ㈥並聲明：
⒈被告等應連帶給付原告1,000 萬元暨自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。
⒉被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之 要約、販賣、使用或進口系爭藥品及其他侵害系爭專利權 之產品。
⒊前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。
⒋就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓 定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告等則以；
㈠系爭專利請求項1 、2 、4 、5 有應撤銷事由： ⒈系爭專利請求項1 、2 、4 、5 不具新穎性： 依被證1 、2 所揭示之事實，系爭專利請求項1 、2 、4 、5 所請之藥學組成物於專利申請日前在美國進行臨床試 驗時，有交付受試藥品予未簽署保密協議之受試者，且有 未全數回收未使用之受試藥品之事實，足使系爭專利發明 處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態， 故不具新穎性。
⒉系爭專利請求項1 、2 、4 、5 不具進步性： ⑴被證3 、4 之組合，可證明系爭專利請求項1 不具進步 性：
被證3 已揭示系爭專利請求項1 中（1A）、（1B）、（ 1C）及（1D）技術特徵，被證4 則已揭示系爭專利請求 項1 中（1A）、（1B）、（1C）技術特徵，而就系爭專 利請求項1 中（1E）前段之技術特徵部分，系爭專利係
以具相同功能之「微粒化之卓斯派洛農」置換「非微粒 化之卓斯派洛農」且未產生無法預期之功效。故被證3 、4 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。 ⑵被證3 、6 之組合，可證明系爭專利請求項1 不具進步 性：
被證6 已揭示系爭專利請求項1 中（1A）、（1B）、（ 1D）及（1E）前段技術特徵，而被證3 已揭示（1A）、 （1B）、（1C）及（1D）技術特徵，從而系爭專利請求 項1 之所有技術特徵，分別為被證3 、6 所揭露，且上 開先前技術均屬利用卓斯派洛農及乙炔基雌二醇作為避 孕藥使用之技術領域，且兩者所欲解決問題，均在增進 該避孕藥之療效，是所屬技術領域中具有通常知識者為 提升包含卓斯派洛農及乙炔基雌二醇之藥學組成物於活 體中的療效時，自有動機將被證3 之乙炔基雌二醇每日 最佳劑量技術特徵，運用於被證6 之「微粒化的卓斯派 洛農」作為活性物質的藥學組成物上，而輕易完成系爭 專利請求項1 整體之技術特徵。故被證3 、6 之組合足 以證明系爭專利請求項1 不具進步性。
⑶被證4 、6 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性 ：
被證6 已揭示系爭專利請求項1 中（1A）、（1B）、（ 1D）及（1E）前段技術特徵，被證4 則已揭示（1A）、 （1B）、（1C）技術特徵。基此，系爭專利請求項1 之 所有技術特徵，分別為被證4 、6 所揭露，且上開先前 技術均屬利用卓斯派洛農及乙炔基雌二醇作為避孕藥使 用之技術領域，且兩者所欲解決問題，均在增進該避孕 藥之療效，是所屬技術領域中具有通常知識者為提升包 含卓斯派洛農及乙炔基雌二醇之藥學組成物於活體中的 療效時，自有動機將被證4 之乙炔基雌二醇每日最佳劑 量技術特徵，運用於被證6 之「微粒化的卓斯派洛農」 作為活性物質的藥學組成物上，而輕易完成系爭專利請 求項1 整體之技術特徵。故被證4 、6 之組合足以證明 系爭專利請求項1 不具進步性。
⑷被證3 、6 、7 之組合，足以證明系爭專利請求項1 不 具進步性：
被證6 已揭示系爭專利請求項1 中（1A）、（1B）、（ 1D）及（1E）前段技術特徵，被證3 已揭示（1A）、（ 1B）、（1C）、（1D）技術特徵，被證7 已揭示系爭專 利請求項1 中（1A）、（1D）及（1E）前段技術特徵。 基此，系爭專利請求項1 之所有技術特徵，分別為被證
3 、6 、7 所揭露，且上開先前技術均屬利用卓斯派洛 農作為避孕藥使用之技術領域，且所欲解決問題均在增 進該避孕藥之療效，是所屬技術領域中具有通常知識者 為提升包含卓斯派洛農及乙炔基雌二醇之藥學組成物於 活體中的療效時，自有動機將被證3 之乙炔基雌二醇每 日最佳劑量技術特徵，及被證7 之「微粒化的卓斯派洛 農」作為活性成分技術特徵，運用於被證6 之藥學組成 物上，而輕易完成系爭專利請求項1 整體之技術特徵。 故被證3 、6 、7 之組合足以證明系爭專利請求項1 不 具進步性。
⑸被證3 、6 、8 至10之組合，足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：
系爭專利請求項1 之所有技術特徵，分別為被證3 、6 所揭露，且被證3 、6 均屬利用卓斯派洛農作為避孕藥 使用之技術領域，且所欲解決問題均在增進該避孕藥之 療效。又被證8 至10揭示與卓斯派洛農之體內吸收代謝 高度相似的螺利酮，得採取微粒化之技術以增進其體內 吸收度，可供所屬技術領域中具有通常知識者輕易思及 系爭專利請求項1 之「該卓斯派洛農係為一微粒形式… …（1E）」技術特徵。是所屬技術領域中具有通常知識 者為提升包含卓斯派洛農及乙炔基雌二醇之藥學組成物 於活體中的療效時，自有動機參酌被證8 至10就「螺利 酮」結合「微粒化技術」以增進吸收率之教示後，將在 被證6 中作為避孕藥之活性成分的「微粒化的卓斯派洛 農」，運用於被證3 之藥學組合物上，進而輕易完成系 爭專利請求項1 整體之技術特徵。故被證3 、6 、8 至 10之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 ⑹被證3 、4 、6 至8 、10之組合，足以證明系爭專利請 求項1 不具進步性：
系爭專利請求項1 之所有技術特徵，分別為被證3 、6 、7 所揭露，且上開先前技術均屬利用卓斯派洛農作為 避孕藥使用之技術領域，且所欲解決問題均在增進該避 孕藥之療效。又被證4 、8 、10揭示螺利酮與卓斯派洛 農之體內吸收代謝具有高度相似性，且螺利酮得採取微 粒化之技術以增進其體內吸收度，可供所屬技術領域中 具有通常知識者輕易思及系爭專利請求項1 之「該卓斯 派洛農係為一微粒形式……（1E）」技術特徵。是所屬 技術領域中具有通常知識者為提升包含卓斯派洛農及乙 炔基雌二醇之藥學組成物於活體中的療效時，自有動機 參酌被證4 、8 、10就螺利酮結合「微粒化技術」以增
進吸收率之教示後，將在被證6 、7 中作為避孕藥之活 性成分的「微粒化的卓斯派洛農」，運用於被證3 之藥 學組合物上，進而輕易完成系爭專利請求項1 整體之技 術特徵。故被證3 、4 、6 至8 、10之組合足以證明系 爭專利請求項1 不具進步性。
⑺被證3 、7 、12之組合足以證明系爭專利請求項1 不具 進步性：
被證7 已揭露系爭專利請求項1 中（1A）、（1D）及（ 1E）後段技術特徵，被證12已揭露系爭專利請求項第1 項中（1A）、（1D）及（1E）後段技術特徵。基此， 由於被證3 已揭示系爭專利請求項1 中（1A）、（1B） 、（1C）及（1D）技術特徵，而被證7 、12已分別揭露 （1E）後段技術特徵，從而系爭專利請求項1 之所有技 術特徵，分別為被證3 、7 、12所揭露，且上開先前技 術均屬利用卓斯派洛農作為避孕藥使用之技術領域，且 所欲解決問題均在增進該避孕藥之療效。是所屬技術領 域中具有通常知識者為提升包含卓斯派洛農及乙炔基雌 二醇之藥學組成物於活體中的療效時，自有動機將被證 7 、12所示卓斯派洛農進行噴霧乾燥或噴塗至惰性物質 之技術方法，運用於被證3 之藥學組合物上，進而輕易 完成系爭專利請求項1 整體之技術特徵。從而被證3 、 7 、12之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 ⑻系爭專利請求項2 、4 、5 均依附於請求項1 ，而上述 之證據組合均可證明請求項1 不具進步性，且附屬技術 特徵所載之「卓斯派洛農」或「乙炔基雌二醇」的每日 劑量置換，亦受到前開證據組合所揭露，故亦不具進步 性。
㈡系爭專利說明書應有違反專利法第26條第2 項規定： ⒈系爭專利說明書未充分揭露系爭專利請求項1 中「該卓斯 派洛農係為一微粒形式……（1E）」技術特徵的完整活體 試驗的實驗方法及測試數據，致所屬技術領域中具有通常 知識者無法瞭解並確認該（1E）技術特徵是否具有「增進 卓斯派洛農之生物可利用性」此技術功效，致無法據以實 施，故應有違反審定時專利法第26條第2 項規定。 ⒉系爭專利說明書未揭露系爭專利請求項1 中「該卓斯派洛 ……自一溶液噴塗至一惰性載劑之顆粒上（1E）」技術特 徵的實施例及活體試驗數據，致所屬技術領域中具有通常 知識者無法瞭解該技術特徵的具體技術方法，及確認該特 徵是否具有「增進卓斯派洛農之生物可利用性」技術功效 ，故應有違反審定時專利法第26條第2 項規定。
㈢系爭專利請求項1 應有違反專利法第26條第3 項規定： 原告公司自承系爭專利請求項1 並未就（1E）「該卓斯派洛 農係為一微粒形式」中「微粒形式」提供進一步的定義或說 明，又主張該「微粒形式」應依據系爭專利說明書第7 頁至 8 頁橋接段落於括號中提供「微粒形式」的定義為解釋等語 可知，系爭專利請求項1 並未明確記載（1E）「該卓斯派洛 農係為一微粒形式」之「微粒形式」所界定的微粒大小，而 使該「微粒形式」等4 字之解釋須根據系爭專利說明書內容 所揭示之實施內容予以界定其粒徑（亦即「微粒形式」之解 釋須將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求 項中），足證系爭專利請求項1 有未明確記載申請專利之發 明之情形，故系爭專利請求項1 應有違反審定時專利法第26 條第3 項之規定。
㈣系爭藥品無落入系爭專利請求項1 、2 、4 、5 ： ⒈原告僅提出原證10用以證明系爭藥品落入系爭專利申請專 利範圍，惟原證10之鑑定標的並非系爭藥品，而係愛己膜 衣錠，且原證10亦僅以藥錠成品為鑑定標的而非卓斯派洛 農原料藥，故無法據此證明系爭藥品具有系爭專利請求項 1 （1E）之技術特徵。況依系爭藥品申請藥品查驗登記文 件（被證18、19）及被證14檢測報告可知，系爭藥品所使 用之卓斯派洛農原料藥並非微粒形式，且顆粒粒徑超過30 微米者約占89至93％，與系爭專利說明書所載微粒形式： 「直徑超過30微米之顆粒不多於2 ％」不符，故系爭藥品 不具系爭專利請求項1 所載「該卓斯派洛農係為一微粒形 式……（1E）」技術特徵。
⒉原告公司自始未曾舉證說明何以當卓斯派洛農的生物可利 用性為76％時，「必然」係採用微粒化卓斯派洛農之技術 手段。參照系爭專利說明書實施例第1 例所載該專利製品 之製備方法，除使用微粒形式之卓斯派洛農原料藥外，亦 有添加諸多種類的賦形劑，且歷經流化床製粒機「噴塗」 、「加熱」等製程步驟。由上可知，該專利製品之卓斯派 洛農具有生物可利用性為76％之原因，係同時與所使用之 卓斯派洛農原料藥顆粒大小，以及其他如賦形劑種類、劑 量及製程等因素相關，亦即，該專利製品使卓斯派洛農之 絕對生物可利用性達76％之原因，並非單一因素所構成。 且系爭藥品問世的時間與系爭專利申請日已相隔數年，有 關如何增進卓斯派洛農之溶解度或人體吸收率的技術方法 已不斷推陳出新，因此可使卓斯派洛農之生物可利用性達 76％之技術方法並非僅有系爭專利所指微粒化技術一途， 縱系爭藥品所呈之數據結果與系爭專利說明書實施例之數
據近似，仍無法證明系爭藥品有採用微粒化卓斯派洛農之 技術。故原告公司以系爭藥品與系爭專利說明書實施例之 卓斯派洛農其生物可利用性近似，即推定系爭藥品具有系 爭專利請求項1 所載「該卓斯派洛農係為一微粒形式，… …（1E）」技術特徵云云，顯有違誤，應不可採。 ㈤並聲明：
⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項：
㈠原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自96年3 月21 日起至109 年11月15日止，此有系爭專利之智慧財產局專利 資料查詢系統查詢資料在卷可參（本院卷一第40頁）。 ㈡被告美時公司為系爭藥品之進口經銷商。
四、得心證之理由：本件原告公司主張被告美時公司進口、販售 之系爭藥品侵害其系爭專利，被告等應為一定作為及不作為 ，並應連帶賠償原告公司之損害，為被告等否認，並以前詞 置辯，故本件爭點為：㈠被告美時公司進口販售之系爭藥品 ，是否侵害系爭專利？㈡系爭專利請求項1 、2 、4 、5 應 否撤銷？㈢若侵害系爭專利，則原告公司請求被告等為連帶 損害賠償，是否有理由？若有理由，數額為何？㈣原告公司 請求被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣 之要約、販賣、使用或進口系爭藥品及其他侵害原告公司系 爭專利權之產品；並應將侵權產品加以收回並銷毀是否有理 由？茲分敘如下：
㈠被告美時公司進口販售之系爭藥品，是否侵害系爭專利？ ⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事 訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗 法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院 認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中 不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條定有 明文。本件被告等雖抗辯系爭專利請求項1 、2 、4 、5 有應撤銷之原因，而判斷系爭藥品是否落入上開請求項範 圍之前，本應先行確認上開請求項均有效存在，然縱本院 認系爭專利請求項1 、2 、4 、5 具有撤銷原因，依前開 規定，其法律效果為原告公司不得於本件民事訴訟以該請 求項對被告等主張權利，此法律效果所致之本件審理結論 ，與系爭藥品未侵害系爭專利之審理結論，均為駁回原告 本件請求，兩者並無二致，而系爭藥品並未侵害系爭專利 請求項1 、2 、4 、5 （詳後述），故本院擬就此一爭點
先為論述，先予敘明。
⒉系爭專利申請專利範圍共計20項，其中請求項1 、8 、15 為獨立項，其餘均為附屬項。原告公司主張系爭藥品落入 系爭專利請求項1 、2 、4 、5 ，並於109 年5 月6 日向 經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請請求項1 之更正， 並由智慧局審查後，並於109 年6 月5 日核准，有專利更 正申請書、智慧局專利更正核准審定書在卷可參（本院卷 三第35至39頁、第91至92頁），故原告公司主張系爭藥品 侵害之請求項內容分別如下：
⑴請求項1 ：一種用於抑制排卵之口服藥學組成物，其包 括作為第一活性劑之6 β,7β；15β,16 β- 二亞甲基 -3- 氧代基-17 α- 孕甾-4- 烯-21,17- 碳內酯( 卓斯 派洛農( drospirenone) ) ，其量係對應於投予該組成 物時之約2 毫克至4 毫克之每日劑量；及包括作為第二 活性劑之17α- 乙炔基雌二醇( 乙炔基雌二醇) ，其量 係對應於約0.01毫克至0.05毫克之每日劑量；及與一或 多種藥學上可接受之載劑或賦形劑併用，該卓斯派洛農 係為一微粒形式，或者自一溶液噴塗至一惰性載劑之顆 粒上。
⑵請求項2 ：如申請專利範圍第1 項之組成物，其所包含 之卓斯派洛農的量係對應於約2.5 毫克至3.5 毫克之每 日劑量，特別約為3毫克。
⑶請求項4 ：如申請專利範圍第1 項之組成物，其所包含 之乙炔基雌二醇的量係對應於約0.015 毫克至0.04毫克 之每日劑量，特別約為0.02毫克至0.03毫克。 ⑷請求項5 ：如申請專利範圍第1 項之組成物，其包含卓 斯派洛農數量對應於約3.0 毫克至3.5 毫克的每日劑量 ，及以乙炔基雌二醇數量對應於約0.015 毫克至0.03毫 克的每日劑量，特別是包含卓斯派洛農數量對應於約 3.0 毫克的每日劑量以及乙炔基雌二醇數量對應於約 0.03毫克的每日劑量。
⒊系爭專利請求項1 「該卓斯派洛農係為一『微粒形式』」 應解讀為「卓斯派洛農物質顆粒之表面積大於10000 平方 公分/ 克，及在顯微鏡下所測得之後續的顆粒尺寸分布顯 示：在任一配料中直徑超過30微米之顆粒不多於2％」： ⑴按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請 專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第 4 項定有明文。因此，於解釋請求項時，應以請求項記 載之技術內容為準，並依據說明書及圖式之內容合理確 定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於
請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至 該發明屬技術領域中具有通常知識者閱讀專利申請時說 明書及圖式後非可輕易思及之內容。而專利權範圍既以 請求項為準，請求項中自應記載構成發明之技術，以界 定專利權保護之範圍。於解釋請求項時，說明書及圖式 係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，故不在保 護範圍之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之 敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字 意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內 容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。 ⑵查系爭專利請求項1 「該卓斯派洛農係為一『微粒形式 』」，而系爭專利說明書第7 頁倒數第1 行至第8 頁第 4 行記載「意外地發現當於藥學組成物中以微粒形式（ 藉此該活性物質顆粒之表面積大於10,000平方公分/ 克 ；及在顯微鏡下所測得之後續的顆粒尺寸分布顯示：在 任一配料中直徑超過30微米的顆粒不多於2 ％，及直徑 ≧10微米及≦30微米之顆粒較佳≦20％）提供卓斯派洛 農（drospirenone）時，在試管中發生活性物質迅速地 自該組成物溶解之作用」等語（本院卷一第48至49頁） ，揭露「微粒形式」係具有活性物質顆粒之表面積大於 10,000 平方公分/ 克，及在顯微鏡下所測得之後續的 顆粒尺寸分布顯示：在任一配料中直徑超過30微米之顆 粒不多於2 ％，及直徑≧10微米及≦30微米之顆粒較佳 ≦20％。因此，卓斯派洛農之「微粒形式」應解讀為卓 斯派洛農物質顆粒之表面積大於10,000平方公分/ 克， 及在顯微鏡下所測得之後續的顆粒尺寸分布顯示：在任 一配料中直徑超過30微米之顆粒不多於2 ％。至於上開 說明書記載關於「顆粒尺寸直徑≧10微米及≦30微米之 顆粒較佳≦20％」，僅為系爭專利說明書所定義之微粒 形式之較佳態樣，不應將該較佳態樣用以界定微粒形式 之範圍。
⑶至於被告等109 年5 月12日民事答辯㈢狀抗辯：系爭專 利請求項1 未明確記載「該卓斯派洛農係為一微粒形式 」中「微粒形式」所界定的微粒大小，而使該「微粒形 式」等4 字之解釋需根據系爭專利說明書內容予以界定 ，有違系爭專利審定時專利法第26條第3 項之規定云云 （本院卷三第50至51頁）。查系爭專利申請日為89年11 月16日、審定日為95年11月10日、公告日為96年3 月21 日，有智慧局專利資料查詢影本附卷可查（本院卷一第 40至41頁），而按92年2 月6 日修正公布、93年7 月1
日施行之專利法（下稱93年專利法）第26條第3 項規定 「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明」，而關於 申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記 載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體記載亦應明 確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專 利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可瞭解其意 義，而對其範圍不會產生疑義。而判斷申請專利範圍是 否明確，應參酌發明說明之內容、申請時的通常知識、 及該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對 申請專利範圍之認知。查系爭專利之發明係由於卓斯派 洛農在酸性條件下會重排成為一個不具活性的異構物， 意外地發現若提供微粒形式之卓斯派洛農可導致高度生 物可利用性，此觀系爭專利說明書第7 頁倒數第4 及5 行及第20頁第6 至8 行所載內容（本院卷一第48頁及第 61頁）揭露人體試驗中8 名年青婦女口服投予2 毫克卓 斯派洛農後的絕對生物可利用性為76％±13％自明，故 該發明所屬技術領域中具有通常知識者可獲致所欲解決 之問題係提高卓斯派洛農之生物可利用性，可藉由將卓 斯派洛農微粒化（即顆粒變小，表面積增大）之手段而 解決，並經試驗驗證可產生高生物可利用性之功效。是
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