確認專利權等
智慧財產法院(民事),民專訴字,108年度,76號
IPCV,108,民專訴,76,20200731,1

智慧財產法院民事判決
108年度民專訴字第76號
原　　　告　漳州坤咸日用品有限公司


法定代理人　顧麗珍　　　
訴訟代理人　蕭智元律師
被　　　告　曾乾昌　　　
訴訟代理人　林軍男律師
上列當事人間確認專利權等事件，本院於民國109 年7 月15日言
詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下 列各款情形之一者，不再此限：. . . 三、擴張或減縮應受 判決事項之聲明者。」民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定 有明文。查原告公司起訴時訴之聲明第1 項原為「請求確認 附表所示專利之專利申請權與專利權均為原告所有」（本院 卷第11頁）。嗣於民國108 年7 月15日具狀變更該項聲明為 「請求確認中華民國證書號M512426 『兼具拉力訓練功能之 腳踏健身車』專利之專利申請權與專利權均為原告所有」（ 本院卷第85頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，於法並無 不符，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠事實背景：
原告公司係我國人民在中國大陸福建省漳浦縣市場監督管理 局註冊成立之大陸公司，主要營業項目為各類日常用品生產 製造、塑膠成品射出、運動器材設計開發製造等，登記董事 長為顧麗珍（原證1 ）。被告於103 年3 月間起至107 年3 月31日止擔任原告公司總經理，被告任職期間，原告公司之 受僱研發人員，陸續依客戶需求，研發創作拉力及踩踏訓練 健身器材，依專利法第7 條規定，受雇人於職務上所完成之 發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人亦即 原告所有，但被告竟以其個人名義在我國申請取得中華民國 證書號M512426 「兼具拉力訓練功能之腳踏健身車」專利（ 下稱系爭專利），亦在中國、歐盟、美國、韓國、日本申請



取得專利權（原證2 至7 ）。被告離職後，原告多次要求被 告將系爭專利變更登記為原告所有，被告均置之不理，原告 因此提起本件訴訟。
㈡原告有確認利益：
系爭專利係原告公司之受僱研發人員，依客戶需求研發創作 ，其申請時間為104 年至105 年間，並係以原告公司費用申 請專利，屬原告受雇人職務上完成之發明，專利申請權人及 專利權人均應屬原告所有，業如前述，惟被告竟以其名義申 請系爭專利並經核准，嗣更授權予第三人璽督國際有限公司 （下稱璽督公司）實施，致璽督公司已發存證信函向原告主 張原告所販售之健身車產品侵害其就系爭專利之權利，是兩 造就系爭專利之申請權及專利權究歸屬何人有所爭執，而該 等不明確之情形，攸關原告得否享有系爭專利之權利義務， 致原告在法律上之地位有不安的狀態存在，且這種不安的狀 態得以確認判決加以除去，原告因此依專利法第5 條第2 項 、第7 條第1 項規定請求確認系爭專利申請權與專利權為原 告所有。
㈢對被告抗辯之回應：
被告抗辯系爭專利係屬被告所有，並請求調閱台灣南投地方 檢察署（下稱南投地檢）108 年度偵字第237 號偵查卷宗云 云（本院卷第99至100 頁）。經查：
　⒈依南投地檢108 年度偵字第237 號不起訴處分書（下稱系爭 不起訴處分書），可證系爭專利申請時，被告確實任職於原 告公司擔任總經理，被告係原告之受雇人，相關專利費用均 係由原告公司支付等情甚明。則系爭專利不論係原告公司之 其他研發人員所創作或被告所創作，均屬原告之受僱人職務 上所完成之發明、新型或設計，依專利法第7 條第1 項前段 規定，其專利申請權及專利權均屬於雇用人即原告。 ⒉原告否認有與被告間約定受僱人職務上完成之發明、新型或 設計之專利申請權及專利權歸被告所有，此部分有利於被告 之事實，應由被告負舉證責任。另刑法背信罪之要件與被告 是否有本案侵權行為之要件不同，且刑事及民事舉證責任分 配亦有不同，系爭不起訴處分書及相關卷證資料，並不足以 證明原告與被告間有特別約定受僱人職務上完成之發明、新 型或設計之專利申請權及專利權歸被告所有。
㈣並聲明：⒈請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為原 告所有。⒉被告應將前項專利變更登記為原告所有。⒊訴訟 費用由被告負擔。
二、被告抗辯：
原告就與本件同一基礎事實對被告向南投地檢提起侵占等告



訴，業經系爭不起訴處分認定系爭專利係屬被告個人所有， 而詳細說明採證與認定事實之理由，洵屬適法允當，被告謹 援用為本件之答辯理由。準此，本件原告起訴主張與請求， 並無理由。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負 擔。
三、法官整理兩造爭執事項（本院卷第229頁）： ㈠原告有無確認利益？
㈡系爭專利屬何人所有？
㈢兩造間是否有約定受僱人職務上完成之發明、新型或設計， 其專利申請權及專利權歸屬於何人？
㈣原告請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為原告所有 ，有無理由？
四、本院得心證之理由：
㈠按民事訴訟法第247 條第1 項前段規定：確認法律關係之訴 ，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂 即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確， 原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種 不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判 決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決 之法律上利益。而確認判決之效力，僅及於受判決之當事人 ，如不以法律關係主體為原告或被告，原告無從受確認判決 之法律上利益（最高法院96年度台上字第455 號判決參照） 。
㈡查本件原告主張其為系爭專利之申請權人及專利權人，兩造 就系爭專利申請權及專利權之歸屬有所爭執，且因被告將系 爭專利授權予璽督公司，原告已受璽督公司主張系爭專利之 權利，法律上之地位有不安之狀態存在等語（本院卷第13、 179 、228 頁），參以被告確已將系爭專利專屬授權予璽督 公司於我國全境實施，授權期間至109 年10月30日止，有被 告所提經濟部智慧財產局109 年5 月1 日109 智專一（一） 15207 字第10920411880 號函文可佐（本院卷第207 頁）， 及璽督公司於109 年3 月9 日以存證信函向原告主張原告販 售之健身車恐已侵害其就系爭專利之權利（本院卷第201 、 203 頁）等情，可知原告主觀上認其現在有不安狀態存在之 法律上地位，乃系爭專利之權利究係歸屬原告、被告或璽督 公司，然本件原告係就被告提起確認判決，判決效力僅及於 原告與被告，不及於璽督公司，縱經本院判決確認，原告與 璽督公司間就系爭專利權利之歸屬，仍非不得互為爭執，則 原告就系爭專利權利在法律上不安之狀態，即非能以其逕對 於被告之確認判決將之除去。準此，參照前揭判決意旨，原



告提起本件確認之訴，自難認有即受確認判決之法律上利益 ，不應准許。是本件原告之訴為無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法及其他未 經審酌之證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸 逐一述論，併予敘明。
六、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　109 　年　　7 　　月　　31　　日　　　　　　　　 　智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　109　 年　　8　　 月　　6　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭楚君