1智慧財產法院民事判決
2108年度民商訴字第55號
3原告呂學本
4訴訟代理人何永福律師
5複代理人廖耿璋
6吳奕麟律師
7被告雷龍國際興業有限公司
8
9法定代理人林靖諺
10被告林靖諺即振通行
11
12共同
13訴訟代理人陳又新律師
14上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於民國109年6月1
155日言詞辯論終結，判決如下：
16主文
17被告雷龍國際興業有限公司、林靖諺即振通行不得使用相同或近18似於如附圖1所示註冊第01627142號「AUTEL」商標於同一或類19似該商標所指定之商品或服務。
20被告雷龍國際興業有限公司、林靖諺即振通行應將使用相同或近21似於如附圖1所示註冊第01627142號「AUTEL」商標之文字或圖22樣於同一或類似如附圖前開商標所示之商品、廣告、招牌、宣傳23品銷毀或刪除。
24訴訟費用由被告雷龍國際興業有限公司、林靖諺即振通行各負擔25二分之一。
26原告假執行之聲請駁回。
27事實及理由
11壹、程序方面：
2按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本3案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定4有明文。查原告於本院進行言詞辯論前，於民國108年11月520日具狀撤回對被告東隆汽車材料行之起訴（本院卷第2976頁），依前揭規定，其撤回並無不合，應予准許。7貳、實體部分：
8一、原告聲明求為判決：被告雷龍國際興業有限公司（下稱雷9龍公司）、振通行即林靖諺（下稱振通行）不得使用相同或10近似於「AUTEL」之文字或圖樣於同一或類似「汽車電腦檢11測儀器、汽車四輪定位儀、汽車廢氣分析儀、汽車引擎性能12分析儀、電瓶測試儀、噴油嘴清洗檢測儀、輪胎平衡機、汽
13車胎壓檢測儀、燃油壓力系統檢測儀、汽車測滑測試台、汽14車制動測試台、汽車懸吊震動測試台、汽車視波器、胎壓表15、車輛輪胎校正器、汽車電路偵測器、修車廠測試台、引擎16轉速針、振動水平測量器、車速測量器」之商品或服務。17被告雷龍公司、振通行應將使用相同或近似於「AUTEL」之18文字或圖樣於同一或類似「汽車電腦檢測儀器、汽車四輪定19位儀、汽車廢氣分析儀、汽車引擎性能分析儀、電瓶測試儀20、噴油嘴清洗檢測儀、輪胎平衡機、汽車胎壓檢測儀、燃油21壓力系統檢測儀、汽車測滑測試台、汽車制動測試台、汽車22懸吊震動測試台、汽車視波器、胎壓表、車輛輪胎校正器、23汽車電路偵測器、修車廠測試台、引擎轉速針、振動水平測24量器、車速測量器」之商品及其實體或電子之廣告、招牌、25宣傳品銷毀或刪除。訴訟費用由被告負擔。原告願供擔26保，請准宣告假執行。並主張略以：
27原告為我國註冊第01627142號「AUTEL」商標（下稱據爭商
21標，如附圖1所示）之商標權人（原證一），惟被告雷龍公司2、振通行未經原告同意，在社群網站、實體店鋪使用「AUTE3L」商標（下稱系爭商標，如附圖2所示）銷售綜合型商用車4診斷儀等商品（下稱系爭商品，原證三），如原證三臉書網頁5截圖所示，「振通行RHK」為被告振通行所使用之帳號，其6於108年5月9日貼文所示照片即原證三中「新一代在線編程7綜合診斷儀MS908SPRO」及「全新升級款汽車診斷儀MS9068BT」等商品，均為第三人深圳市道通科技股份有限公司（下9稱道通公司）所製造之商品，且前開商品上亦有「AUTEL」10之文字標示，並有被告振通行之臉書截圖在卷可稽（本院卷11第381頁至第401頁），其中第1至11圖、第12至13圖、12第14至17圖分別為108年12月9日、同年10月20日、同13年4月25日所拍攝之商品展示照片，由第2、5、7、9至1114、13、15至17圖清楚可見該商品及其外包裝盒上標示有系爭15商標；系爭商標與據爭商標均使用相同之英文字母，其大小寫16及排列均相同，僅書寫字體略有差異，但不影響其給予消費者17之整體印象，故二者應構成相同或高度近似，又系爭商標係使18用於與據爭商標所指定商品同一類別之商品上，並於社群網站19上陳列、販賣，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第2068條之侵害商標權行為，爰依同法第69條第1、2項規定，21請求被告等排除其侵害，如訴之聲明所示。22被告等稱系爭商標為著名商標並非事實，且其是否為著名商標23應以原告102年3月8日申請註冊據爭商標時為認定時點；被24告根本未提出系爭商標於我國境內，已廣為相關事業或消費者
25所普遍認知之證據，被證7廣告中第1、3至13、15頁並無記26載日期，第2、14頁雖載有日期但係使用簡體字、內容中之地27址、電話、傳真均在大陸地區，縱有刊登亦非在臺灣，臺灣消
31費者並無機會接觸前開廣告，被證8僅為道通公司之個人意見2陳述，被證1、9至14等證據資料均在據爭商標申請日之後，3被證15公證書及被證16之名片均與系爭商標是否已屬著名無4關，至被證17至20部分原告否認其形式及內容真正，是被告5無從證明系爭商標在據爭商標申請日前已為著名商標，另據爭6商標雖於108年8月2日被申請評定，然尚未經經濟部智慧財7產局（下稱智財局）為准駁，現仍為有效商標，原告亦已向智8財局提出評定答辯書（原證四），併此敘明。9原告早於98年即開始使用據爭商標，然因時間過久，並未留10存相關使用資料，據爭商標之構思係基於automatic及tel之結11合，表達儀器使用像打電話一樣方便之意，乃取automatic之12字頭au與tel結合成一個單字，嗣後原告偶然發現大陸地區有13類似商標存在，慮及可能衍生商標使用爭議，才與道通公司接14洽經銷事宜，而非因業務往來關係知悉系爭商標而惡意搶註，15況據爭商標自103年2月16日註冊公告迄今已逾5年，被告16依商標法第58條第1項規定已不得提請評定，更無從援引為17本件之抗辯。
18二、被告等答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴19訟費用由原告負擔。如受不利判決，願以現金或銀行無記20名可轉定存單供擔保，請准宣告免為假執行。並辯稱略以：21第三人道通公司成立於93年，致力於汽車電子產品研發、生22產及銷售等領域，乃汽車診斷方案之提供商及設備供應商，其23業務領域遍及全球，自99年起陸續在各國註冊系爭商標（被24證1），被告等於108年4月1日與道通公司簽立經銷商協議25（被證2、3），得在臺灣地區使用系爭商標廣告、銷售道通26公司授權販售之商品，而原告為訴外人岑美國際有限公司（下27稱岑美公司）之法定代理人（被證4），岑美公司自102年起
41成為道通公司之臺灣經銷商（被證5），豈料原告在此之前即2逕行在臺灣申請註冊據爭商標，道通公司業已於108年8月23日就據爭商標向智財局申請評定（被證6）。4在102年3月8日據爭商標申請日前，道通公司早於98年65月3日起即在Youtube網站架設官方頻道（被證31），陸續6於98年6月3日、100年12月14日、同年12月15日、同7年12月11日、101年1月5日、同年4月22日、同年9月180日上傳含有系爭商標之行銷廣告影片，其中100年12月14
9日影片之觀看次數高達69,279次（被證32），道通公司並使10用系爭商標在社群媒體Facebook網站架設歐洲及美國之官方11帳號頁面（被證33），亦曾在美國舉辦展示會吸引群眾聚集12（被證34），顯見系爭商標享譽國際，為著名商標無疑，因13Youtube、Facebook平台在中國大陸遭到封鎖，道通公司在上14開平台設置頁面即係為在國際行銷；又道通公司於100年1015月18日、101年2月27日已使用系爭商標於廣告行銷上（被16證7），現今兩岸人民經貿旅遊往來頻繁，語言、文字等又極17為相近，加以兩岸民間之交流、互動往來頻繁，且道通公司使18用系爭商標所販售之商品銷售全球（被證9、10、14、21、2219、24、25），更獲得全球多項指標性獎項（被證11、12、2620至30），亦足徵系爭商標為著名商標，且其著名程度已達臺21灣，況原告不論在岑美公司之網頁上行銷推廣（被證15第522頁），或在工作場合與他人交換名片之際（被證16），均強23調其為道通公司之授權經銷商或代理商，顯見原告主觀上亦認24為系爭商標為著名商標，倘消費者知悉其業經道通公司授權經25銷，有助於其於臺灣市場上之行銷及經營，是依商標法第3026條第1項第11款之規定，據爭商標之註冊應予撤銷。27原告為岑美公司之法定代理人（被證4），又岑美公司網頁上
51載有其電子郵件為「○○○○○○○○.○○○○○○@gmail.2com」（被證15第9頁右下角），而原告自101年2月起即3使用該電子郵件積極與道通公司聯繫往來，被證17係道通公4司向原告說明其商品「Autel-DS708」之操作方式，足徵原告5早於101年2月2日即接觸、知悉道通公司商品，於同年3月6間雙方已存在經銷商品之協議（被證18），道通公司並曾開7立「Autel-DS708」之形式發票予原告（被證19），嗣雙方於8103年10月17日達成協議，由道通公司授權岑美公司為Aute9l全線診斷儀產品在臺灣之經銷商（被證20），可見在據爭商10標申請日即102年3月8日之前，原告已知悉道通公司為系爭11商標之商標權人，仍執意申請註冊據爭商標，應屬惡意。12三、本件不爭執事項（本院卷第370頁）：13原告於102年3月8日申請註冊「AUTEL」商標，並於10314年2月16日經核准註冊公告第01627142號商標（即據爭商標15），專用期間自103年2月16日起至113年2月15日止。16據爭商標指定使用於第9類「汽車電腦檢測儀器、汽車四輪17定位儀、汽車廢氣分析儀、汽車引擎性能分析儀、電瓶測試儀18、噴油嘴清洗檢測儀、輪胎平衡機、汽車胎壓檢測儀、燃油壓19力系統檢測儀、汽車測滑測試台、汽車制動測試台、汽車懸吊20震動測試台、汽車視波器、胎壓表、車輛輪胎校正器、汽車電
21路偵測器、修車廠測試台、引擎轉速針、振動水平測量器、車22速測量器」之商品或服務。
23被告雷龍公司於原證三之廣告使用「AUTEL」商標（即系爭24商標）於綜合型商用車診斷儀商品（即系爭商品）。25四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第370頁、第465頁26至第466頁）：
27被告雷龍公司、振通行是否使用與據爭商標相同或近似之商標
61？
2原告依商標法第69條第1、2項之規定請求排除被告雷龍公司3、振通行使用系爭商標是否有理由？據爭商標是否有商標法第430條第1項第11款情形而應撤銷商標註冊？5五、得心證之理由
6被告雷龍公司、振通行使用系爭商標，有致相關消費者與據爭7商標產生混淆誤認之虞：
8按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並9足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其10包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品11。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於12與商品或服務有關之商業文書或廣告；以數位影音、電子媒13體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」、「未經商標權14人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一15、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、16於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相17關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務18，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之19虞者」，商標法第5條、第68條分別定有明文。20經查，被告雷龍公司使用系爭商標於綜合型商用車診斷儀商21品之廣告，有廣告單在卷可稽（本院卷第27頁）；另被22告振通行於車用診斷儀商品包裝盒使用系爭商標，有其臉書23截圖在卷可按（本院卷第381頁至第397頁），被告振通24行就此亦不爭執（本院卷第406頁），堪認被告雷龍公司25、振通行有於車用診斷儀商品之廣告或商品包裝使用系爭商26標之行為。
27據爭商標與系爭商標均係使用相同之「AUTEL」，僅系爭
71商標於字型略作設計，惟二者所傳達之讀音、觀念均相同，2堪認二者為高度近似之商標；又據爭商標指定使用於附圖13所示之汽車檢測相關儀器商品，與被告雷龍公司、振通行使4用系爭商標於車用診斷儀商品之包裝或廣告，二者商標是使
5用於同一或高度類似之商品；又據爭商標「AUTEL」並非6習用既有之單字，具有高度識別性，是綜上各情，被告雷龍7公司、振通行於車用診斷儀商品之廣告或包裝上使用系爭商8標，有致相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞。9據爭商標是否有商標法第30條第1項第11款情形而應撤銷商10標註冊：
11按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，12法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用相關法律13有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第141項固定有明文。然其立法理由已載明：惟訴訟當事人就權15利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依16法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法17不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業18經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請19評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申20請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之21有效性等語。準此，倘商標法已規定不得再行申請異議或評22定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟23事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性，否則將24發生商標權人之商標權已無法經他人藉由行政訴訟程序予以25廢止或撤銷，然該商標權卻無法在民事訴訟程序中行使權利26之情形，導致商標權人之商標權形同無實質效力之現象，並27不合理。
81次按商標法第58條規定：「商標之註冊違反第29條第1項2第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第653條第3項規定之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請4或提請評定。商標之註冊違反第30條第1項第9款、第115款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制」，而本6件據爭商標於103年2月16日註冊公告，至今已逾5年法7定除斥期間，迄至第三人道通公司於108年8月2日對之提8起評定時，亦已逾5年，有評定申請書、智財局商標註冊簿9在卷可稽（本院卷第219頁至第244頁、第269頁），則10被告等於本件民事訴訟中主張據爭商標有商標法第30條第111項第11款應撤銷之原因存在，須先證明據爭商標之申請12有「惡意」之情形，始得排除5年除斥期間規定之適用。經13查：
14原告為岑美公司之法定代理人，有經濟部商工登記公示資15料查詢服務在卷可稽（本院卷第215頁），岑美公司之16網頁記載其電子郵件為「○○○○.○○○@gmail.com」
17，有公證書影本附卷可參（本院卷第425頁），原告自18101年2月起即使用上開電子郵件與道通公司聯繫往來，19有道通公司向原告說明「Autel-DS708」商品操作方式之20往來電子郵件在卷可稽（本院卷第443頁至第445頁）21，嗣雙方進行協議，道通公司於同年3月16日開立「Aut22el-DS708」之形式發票予原告，有原告與道通公司往來23電子郵件及發票影本附卷可參（本院卷第447頁至第42453頁）；迄同年10月17日道通公司授權岑美公司為Aut25el全線診斷儀產品在臺灣之經銷商，有電子郵件之會議紀26要在卷可稽（本院卷第455頁、第456頁），堪認原告27在據爭商標申請日即102年3月8日之前，已因業務往來
91而知悉道通公司使用系爭商標，仍申請註冊近似之據爭商2標，應屬惡意。
3原告申請據爭商標既為惡意，則據爭商標具有應撤銷事由4申請評定，並不受5年期間限制，是被告於本件民事訴訟5以據爭商標有應撤銷之事由為抗辯，應予審酌。原告雖辯6稱其在98年已先使用據爭商標云云，惟原告並未提出自798年起即使用據爭商標之證據，且原告於103年2月168日註冊取得據爭商標後，其所經營之岑美公司，仍於西元92016年1月1日至2017年12月31日間經道通公司授權10為「AUTEL」產品經銷商，有「道通經銷商證書」在卷11可按（本院卷第217頁、第421頁），而上開「道通經12銷商證書」上已清楚標示系爭商標；原告另於所使用岑美13公司總經理之名片上亦標示「AUTEL®道通台灣總代理」14（本院卷第429頁），而如果原告早於98年即使用據15爭商標，並於103年註冊取得據爭商標，何以之後仍稱其16所經營之岑美公司為道通公司「AUTEL」產品之代理商17，顯違情理，不足採信。
18被告等未能證明系爭商標於據爭商標申請時已為著名：19按商標法施行細則第31條規定，本法所稱著名，指有客20觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。21亦即該著名商標指定使用之商品或服務其相關消費者所普22遍認知者，實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第123項第11款前段所規定著名商標相關消費者之範圍。所稱24相關事業或消費者，係以商標所使用商品或服務之交易範25圍為準，包括但不限於：商標所使用商品或服務之實際26或可能消費者；涉及商標所使用商品或服務經銷管道之27人；經營商標所使用商品或服務之相關業者，只要為上
101述其中之一所普遍認知者，即應認定為著名之商標。又關2於商標之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據資料3，仍須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當。商4標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但5有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立之知名度6已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度7是否已到達我國，可考量該商標使用之地域範圍是否與我8國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語9言是否相近、該商標在中文網路上是否被廣泛、頻繁地討10論等因素加以綜合判斷（商標法第30條第1項第11款著11名商標保護審查基準2.1.1至2.1.2、最高行政法院107年12度判字第446號判決參照）。又商標法第30條第2項規13定「前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、14著名及先使用之認定，以申請時為準」，是本件系爭商標15是否著名，應以據爭商標102年3月8日申請註冊時為準16。
17第三人道通公司設立於2004年，為汽車診斷方案之供應18商，於美國、加拿大、巴西、德國、法國、丹麥、荷蘭、19波蘭、瑞士、俄羅斯、土耳其…等多國註冊系爭商標，並20於多國設立銷售點，固有道通公司之系爭商標註冊資料及21銷售網路圖附卷可按（本院卷第111頁至第201頁、第22473頁），惟上開道通公司於各國註冊系爭商標，均係在23據爭商標申請註冊日之後。又依被告提出道通公司使用系24爭商標之中文繁體廣告1紙（本院卷第307頁），其日25期不詳，無法證明係在據爭商標申請日前，無法作為據爭26商標申請日前使用系爭商標之證據；另道通公司提出使用27系爭商標之簡體中文廣告資料，其中僅2份廣告標示在1
11100年或101年間使用（本院卷第308頁、第320頁）2，其餘則使用日期不詳（本院卷第309頁至第319頁、3第321頁），且資料數量不多，並無法證明亦在臺灣地區4行銷使用；而道通公司雖於98年6月3日起在Youtube5網站架設官方頻道（本院卷第11頁），並於同年6月63日、100年12月14日、15日、101年1月5日、同年74月22日、同年9月10日上傳使用系爭商標之廣告影片8（本院卷第15頁至第27頁），惟其中100年12月149日、15日、101年1月5日均是就同一「MaxiDAS-DS70810」商品之介紹影片，而觀看次數最高之100年12月1411日之影片亦僅為69,279次，且縱累積各影片之觀覽人次12，亦未逾20萬人次；復查，道通公司雖稱使用系爭商標
13在社群媒體Facebook網站架設歐洲及美國之官方帳號頁14面（本院卷第29頁、第30頁），然該等網頁建置時間15及按「讚」、「追蹤」人次均不詳，無從判斷在網頁上使16用系爭商標之效果，是由道通公司上開各種行銷資料，尚17難據以認定於據爭商標申請日前，國內相關事業或消費者18均知悉系爭商標，而認系爭商標已達著名程度。末查，被19告提出道通公司獲頒2014年VISION最佳新產品獎、201207紅點設計大獎之資料、2019年各大汽車電腦檢測儀器21商品評論網站有關系爭商標商品之評論、2019年8月2922日於線上購物平台「Amazon」搜尋車上診斷系統有關於使23用系爭商標商品、108年8月MSN之lifestyle版塊有關24系爭商標商品評價統計及2019年11月20日在美國舉辦25展示會等資料（本院卷第343頁至第351頁、第48126頁至第671頁、第673頁、第675頁至第683頁、本院27卷第33頁），均是據爭商標申請日之後之使用資料，
121無法作為系爭商標於據爭商標申請日前已是著名商標之證2據，併予敘明。
3綜上各情，尚難認系爭商標於據爭商標申請時是著名商標4，縱原告申請據爭商標註冊有惡意，亦與商標法第30條5第1項第11款所規定商標不得註冊之要件不符，是被告6雷龍公司、振通行辯稱據爭商標有應撤銷註冊之事由，尚7非可採。
8按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之9虞者，得請求防止之」、「商標權人依前項規定為請求時，得10請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但11法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置」12，商標法第69條第1項、第2項分別定有明文。上開規定之13適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主14觀上有故意、過失為必要。本件被告雷龍公司、振通行於車用15診斷儀商品之廣告或商品包裝上使用系爭商標，有致相關消費16者與據爭商標混淆誤認之虞，且據爭商標無應撤銷之原因，俱17如前述，則是原告依商標法第69條第1項、第2項之規定，18請求防止、排除侵害，洵屬有據。
19六、綜上所述，原告依商標法第69條第1項、第2項規定，請求20被告雷龍公司、振通行不得使用相同或近似於據爭商標之文21字或圖樣於同一或類似於附圖1所示據爭商標之指定商品或22服務，並應將使用相同或近似於據爭商標之商品、廣告、招23牌、宣傳品銷毀或刪除，為有理由，應予准許。本判決性質24上不宜假執行，原告假執行之聲請並無理由，應予駁回。
25七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之26證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列27，附此敘明。
131八、據上論結，本件原告之訴有理由，依智慧財產案件審理法第12條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
3中華民國109年7月24日
4智慧財產法院第三庭
5法官杜惠錦
6以上正本係照原本作成。
7如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提8出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。9中華民國109年7月27日
10書記官林佳蘋
141附圖：
附圖1（據爭商標）
註冊第01627142號
申請日：102年3月8日
註冊日、註冊公告日：103年2月16日
專用期限：103年2月16日至113年2月15日指定使用商品或服務：
汽車電腦檢測儀器、汽車四輪定位儀、汽車廢氣分析儀、汽車引擎性能分析儀、電瓶測試儀、噴油嘴清洗檢測儀、輪胎平衡機、汽車胎壓檢測
儀、燃油壓力系統檢測儀、汽車測滑測試台、汽第9
類車制動測試台、汽車懸吊震動測試台、汽車視波器、胎壓表、車輛輪胎校正器、汽車電路偵測
器、修車廠測試台、引擎轉速計、振動水平測量器、車速測量器。
（本院卷第17頁）
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附圖2（系爭商標）
（本院卷第27頁、第381頁）
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