行 政 法 院 判 決 八十九年度判字第一四六九號
原 告 美國．愛阿華州大學研究基金公司
代 表 人 乙○○○○○○
原 告 美商．美國氰胺公司
達農場五號
代 表 人 甲○○○○○
農場五號
訴訟代理人 劉法正律師
陳文郎律師
被 告 經濟部智慧財產局
右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年一月二十一日台
八八訴字第○三一八七號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文
再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
事 實
原告於八十二年十二月十一日以「引起對抗導致豬呼吸性及生殖性疾病之免疫反應的疫苗，保護豬免受由呼吸性及生殖性病毒所引起的疾病之方法，引起對抗豬呼吸性及生殖性疾病的病毒之免疫反應的疫苗之製法，以及培養病毒的方法」申請第00000000號發明專利案，經被告（八十八年一月二十六日改制前為中央標準局）審查及再審查均不予專利。原告不服，提起訴願及再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、按，法條之釋義應有其「一貫性」，俾能適用在所有發明專利申請案的實質審查上。㈠、關於一發明是否有符合專利法第二十條第一項前段所規定之「產業上利用性」，其所探究的應是該發明是否確能達致其所欲達致之至少一項發明目的。而依據行政法院七十二年判字第四五二號判決之闡釋，關於『尚未達到產業上實施階段』，係指有下列情形之一者而言：㈠專利說明書、圖式所載之發明特點（解決問題之技術手段，下同）未具體明確表達者，㈡專利說明書、圖式所載之發明特點違背自然原理者，㈢專利說明書、圖式所載之發明特點，無足資證明之實施結果致不能令人相信可以達到其發明之目的者，㈣發明不具重覆實施性，無法達到產業效果者，㈤說明書或圖式故意不載明實施必要事項或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。㈡、次依專利法相關法條對專利說明書撰寫之規定，專利說明書應包含「發明說明」與「申請專利範圍」此二部分。發明說明部分係將一發明之整體技術思想作一完整描述，而揭露內容充分與否端視其中所載述之技術內容、特點及功效，是否足使熟習該項技術者能夠了解並可據自身之專業素養來源重覆實施而定，而與「實驗數據之樣態及數目之多寡並不相。申請專利範圍部分則旨在指明該發明與習知技藝之差別所在，亦即該發明之實質特徵所在，並就「發明與習知技藝之差別所在來釐定該發明可准專利之範疇，其保護範圍應由熟於此項技藝人士在閱讀過整個說明書內容後，依本身所具備之專業知識及經驗來適當推衍解釋之。二、被告並沒有在原處分之任一項核駁理由中指稱「依本案發明說明書所揭露之內容，本案所
請發明係無法供產業上利用者」。但是，訴願決定機關卻於訴願決定書內提列新事由來質疑本案所請發明之可實施性。再訴願決定機關非但因循訴願決定機關之錯誤見解，復舉可議之理由加以附會，茲指駁於下：㈠、訴願決定書中指稱「於不同國家或地區PRRSV 並不完全相同，而本案專利說明書使用IOWA株，其保護效果是否適用於其他株（包括台灣株）仍待存疑」。及再訴願決定書中指稱「又口蹄疫病毒傳染性極高，最好之控制．．．台灣株之生物特性及培養方法與外國株不同」。但是，⒈地域性之區隔會造成生物之分歧性確屬事實，但生物同源性（biological homology ）會讓屬於不同地域之生物體之間在免疫學上發生所謂的交叉免疫反應，而其反應程度之位準則視生物同源性之高低而定。透過此一作用，本發明之PRRSV IOWA病毒株即能對其宿主提供免疫保護效力，而使之對其他由不同地區所存在之病毒株具有強弱不等之免疫能力。⒉右述之交叉免疫反應係當今醫藥界據以發展各式疫苗之理論基礎，亦即在製備疫苗時，係利用病源之共有抗原（common antigen）作為活性成份，俾以於免疫注射後能夠對個體（人或動物）提供某一程度之免疫保護作用。例如，流行性感冒病毒於世界各地常有不同的病毒株爆發流行，如香港型、雪梨型等等，而又如Ａ型、Ｂ型、Ｃ型肝炎之流行，世界各地也可能因地緣性而分離出不同之病毒株，何如美國株、日本株、台灣株等。舉Ｂ型肝炎疫苗為例，現今有數家世界級藥廠在生產Ｂ型肝炎疫苗，其等將疫苗運銷至世界各地供Ｂ型肝炎防疫之用，也未特別針對某一地區來製造針對該地區所特有的Ｂ型肝炎病毒株之專用疫苗，因為藥廠只要利用Ｂ型肝炎病毒之共有專一性抗原作為疫苗之有效成份，即能對接受免疫注射之個體提供免疫保護。⒊再者，在免疫學上已知，接受免疫注射並不即保證個體對某種病源就會完全免疫而不受傳染，因為這尚涉及到接受注射的個體本身之體質反應。因此，現今市面有售之疫苗未聞有那一種產品是完全不會有任何不利副作用者，但是，在疫苗發展上之相當重要的一個觀念是，防疫之目的係在提供大多數之個體可免於受到病原之傳染。即以嬰幼兒之三合一疫苗、日本腦炎疫苗注射等為例，偶有發生併發症之案例，但這些少數案件並不會讓各國衛生主管機關就此停止嬰幼兒注射疫苗之推廣。是以，就再訴願決定機關所稱「使用進口疫苗若誘發之免疫力較弱．．．尚會感染其他豬隻」，其顯然是認為不能使用進口疫苗，試問一但爆發豬隻病毒感染，養豬戶是否就只能束手待斃讓其所豢養之豬隻全部病死或予以全部撲殺，還是選擇給豬隻注射疫苗以挽救大多數豬隻之存活﹖⒋就中華民國現今衛生保健體系而言，有不少的疫苗係由國外進口，若依訴願決定機關與再訴願決定機關所稱「本案IOWA株之保護效果是否適用於台灣株」，那麼在中華民國台灣省本島於八十七年爆發豬口蹄疫時，何以相關之專責主管機關要由歐洲荷蘭緊急進口大量豬口蹄疫疫苗來供本土養殖的豬隻之免疫注射﹖難道該專責主管機關所進口之疫苗是以當時引起流行的豬口蹄疫「台灣株病毒」來製備的嗎﹖答案顯然不是，進口疫苗應是疫苗製造商使用在其本國所培養的豬口蹄疫病毒而早已製妥之產品。更何況，現今全世界交通發達，不少疾病病原隨著媒介而散播至世界各地係屢見不鮮，且還會透過不同病原菌株之間的遺傳物質之交換而產生突變新株出來，再訴願決定機關怎能否定有朝一日在美國愛阿華州分離出的PRRSV IOWA病毒株，或是與之具極高遺傳同源性的病毒變異株，不會因檢疫漏洞而出現在中華民國養豬戶所豢養之罹病豬隻體內﹖若認為使用疫苗會有不利副作用而拒絕使用，此種見解顯然是出於因噎廢食之錯誤想法！⒌就再訴願決定機關稱「台灣株之生物特性極培養方法與
外國株不同」，此說法亦令人匪夷所思。首先，在本案中，原告並未以PRRSV 台灣病毒株作為請求專利之標的主體，而且本案是要利用本發明所揭示之PRRSV IOWA病毒株來提供對豬隻之適當免疫保護效用，俾免感染豬呼吸性及生殖性疾病。基於 PRRSV不同病毒株之間所存在的生物同源性關係以及共有之病毒抗原，若台灣省養殖之豬隻感染到PRRSV ，依據本發明所製作之疫苗即能提供給台灣養豬業者使用。再者，就現今生物技術領域之現有技術與設施以及病毒學之既有知識與學理，被分類在同一個分類學物種內之生物體品系或菌株之間會具有相當高程度之生物性質類似性，且除非有特別之原因，在培養此等生物體時所採用之培養條件亦大致相似，而且也有不少專門文獻供熟習生物技術之研究人員參用以供進行生物體之細胞或組織培養。雖則同一生物物種內之不同細胞品系的最佳生長條件或許會因為彼此遺傳表型（genotype）之些微變化而產生些微差異，但熟習生物技術之研究人員還是可以利用可供共用之生長條件，再另外根據本身之專業素養及經驗來作調整以達更佳之培養狀況。因此，熟習生物技術人士依據本發明所揭露之PRRSV IOWA病毒株，而另外分離出有可能存在於台灣養殖的豬隻體內之PRRSV 台灣病毒株並加以培養，並視需要來作操作手段上之細部變化、修改，並未逸脫出該熟習生物技術人士之專業素養與例行技術之範疇。若依再訴願決定機關之說法，不屬台灣本土品種之微生物對於中華民國之熟習生物技術之研究人員會有培養上之困難，試問食品工業發展研究所如何能成為適格之專利微生物保存中心﹖若任職於相關生物技術研究所之研究人員不知變通利用既有之生物技術知識及相關技術手段，所引進之外國之微生物菌株如何能適存於本土以供研究及產業利用﹖再訴願決定機關認為熟習生物技術人士不能依據本發明來培養PRRSV 台灣病毒株，原告敢問，再訴願決定機關所持據理何在﹖㈡、由專利法第二十二條第三項之規定清楚可見，發明說明書係要供「熟於此項技藝人士」參酌，而不是任指一般之社會大眾。因此，在細究本案揭示內容時，當佐以本技藝已存在之知識、技術，來印證本案發明說明書是否已有充分之揭示來指引熟於此項技藝人士去重覆實施並獲致有利結果。但是，再訴願決定機關非但未辨察訴願決定書內對本案發明說明書所為不正確意見，還附加可議之理由，茲指駁於下：⒈再訴願決定書中指稱「本案說明書只提到抗體測試，．．．稱其為細胞反應，過於牽強」。但是，在免疫學上，免疫反應可區分為「細胞調節的免疫力」與「體液性免疫力」，前者主要係由巨噬細胞、天然殺手細胞、淋巴細胞〔特別是細胞毒性Ｔ細胞」等所參與，而後者係與抗體之生成有關。細胞調節的免疫力係為哺乳動物對抗外來病原感染之第一道防線，亦即巨噬細胞、天然殺手細胞與細胞毒性Ｔ細胞會游走至宿主個體體內受感染之部位，來清除已侵入的病原並吃掉已被病原感染之細胞以防止病原之擴展至他處，同時釋出免疫性化學物質引起受感染部位之發炎反應來吸引其他免疫細胞之聚集，進而提供有關病原之專一性抗原的訊息給與抗體生成有關之淋巴細胞以供後繼的體液性免疫力之產生。在此等細胞進行免疫防禦工作時，由組織病理學檢查結果即可觀察到受感染部位之組織病理變化。這即解釋原告於再訴理由書中所申述的：「就PRRSV 所引起之相關病症及臨床徵兆，實已載述於本案發明說明書第75至89頁所述之實驗中，且被引用作為評估本案經減毒的活疫苗之保護效力的指標，其中包括組織間質變厚、總肺損害計分、肺胞滲出液、心肌炎、腦炎等之微觀觀察，而這些病理現象涉及到病毒對宿主之病理性生理破壞，當中即有細胞性免疫反應之參預。」而且，細胞性免疫反應本來就是病原與巨噬細胞、天然
殺手細胞與細胞毒性Ｔ細胞等之間在個體受到感染之初期於感染部位所發生之免疫戰爭，並以組織病變來顯現，何須如再訴願決定機關所稱，要直接測試細胞反應方能證實有細胞免疫反應之產生！⒉再訴願決定書指稱「本案並未具體指示其技術內容．．．使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。但是，⑴除了「申請專利範圍」部分外，本案發明說明書提供了厚達八十九頁之「發明說明」部分，其中包括發明摘要、發明之背景討論、發明之概要、圖式第１至圖的簡單說明以及九大項較佳實施例的詳細說明，且於此等說明內容中，跟本發明之實施有關之前案文獻資料均有被提列出以作為本發明之參考文獻，而供實驗所應用之實驗材料也有詳實的說明。而由於本案係於舊法適用時期提出專利申請者，原告檢送予原處分機關之補充說明書內，尚檢附了本發明中所涉及之重要微生物菌株的國際寄存資料，俾符合在新法實施之後被告機關對於微生物相關發明的專利申請案之新增規定。⑵本案發明說明書內明明提供有作為例示說明用之具體實施例及實驗結果，怎會無實施例說明﹖再者，在細究本案揭示內容時，本當佐以生物技術領域已存在之知識、技術，來印證本案發明說明書是否已有充分之揭示來指引熟於此項技藝人士去重覆實施並獲致有利結果。特別是，有關重組DNA技術、PCR技術、融合瘤技術（單株抗體生成技術）等，皆是在生物技術領域界所慣用之技術，熟於此項技藝人士可依據本身之需要去變化實施時之外在條件，而不一定要使用本案發明說明書之實施例內所例示條件方能具體實施。⑶為佐證本發明之可實施性（發明再現性），原告曾隨訴願書檢送由梅麗莎A.蘭姆博士（Dr.MelissaA.Lum）所簽署之宣誓書以及兩個以依據發明之重組型PRRSV蛋日質來疫苗接種豬隻之實驗計劃「96.1」與「96.3」復於再訴願書檢送Dr Michael Hill 所簽署之宣誓書以及一份由本案之一發明人：普倫S保羅博士（Dr.Prem S.Paul） 所簽署之宣誓書。這些文件不單證明本發明係具有「發明再現性（亦即發明之可重覆實施性）」者，且證明即令不使用本案發明說明書之實施例內所例示之條件，照樣可得到本發明所預期之結果。更甚者，實驗計劃「96.1」與「96.3」係為原告於本發明之一件美國相關申請獲准美國專利之後，為能順利通過美國食品藥物管理局之相關規定以取得該衛生主管機關所核發之獸醫用藥物上市許可證，所從事之大型動物試驗。在本發明都已順利進展到此階段下，怎會無法讓熟於此項技藝人士據以實施﹖三、被告持以核駁本案之理由，全部是針對本案申請專利範圍之界定內容，亦即被告係認為本案申請專利範圍第１、４、６、９以及至項請求項，分別存有過度擴張所請之範圍、過於含糊籠統等問題。惟該核駁理由是否恰當：㈠、被告稱本案申請專利範圍第１項請求項所請之「聚核苷酸」係使用「包含有」來作界定，所涵蓋之範圍已超乎所列出之核苷酸序列云云，惟查：１、被告在其發下原處分之前，並未向原告表示申請專利範圍中不得使用「包含」、「含有」此類之界定用語來界定請求標的。事實上，參見被告之再審查核駁先行通知書，其中僅向原告指出應將所請「聚核苷酸」或「蛋白質」之核苷酸序列或胺基酸序列列出。且原告誠有遵照被告此項要求辦理本案申請專利範圍之修正。２、參酌另案之訴願決定書內清楚地指出：「在專利實務上，就說明書之用語固有所謂開放性或封閉性的表示方式，但由於專利申請人就說明書之語意往往予專利審查委員認知者不甚一致，此際專利專責機關負責審查之委員本應探求申請人真意，向申請人發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，尚不得拘泥於所用詞句，致失真意。基於本案遭不當核駁處分之情況與該訴願案所為行政裁定之事項有相同之處，亦即都在於
申請專利範圍之界定能否使用「具有」、「含有」、「包含」等界定用語，原告謹請鈞院調閱該訴願決定書內容，以究明被告在本案審查上究有無濫權之處。３、被告稱申請專利範圍中不得使用「（包）含有」此種界定用語，但是專利公報公告第三二七一九四號、第三五○八七六號、第二八九七三一號申請專利範圍之有關生物技術發明的專利案件，於申請專利範圍之界定中即使用了「具有」、「含有」等用語，原告敢問被告，這些用語在申請專利範圍之界定上有何差異，被告對此所持審查標準何在﹖若不能使用這些用語，一專利申請人該如何於申請專利範圍中界定其所揭示之生物性專利標的（包括蛋白質、核酸分子、載體等等）﹖被告准予這些列舉之生物專利案件發明專利，卻以不同判定標準核駁本案，顯有持雙重標準之恣意裁量濫權行為。為讓鈞院了解被告機關對本案審查之不公正，原告另請求到庭言詞辯論，請被告機關當庭說明其對「（包）含有」、「具有」、「含有」等用語作何區別﹖㈡、就被告對本案申請專利範圍第４項請求項所請標的之反辯，原告指駁如下：１、被告稱本案申請專利範圍第４項請求項所請具有該項中所列序列辨識編號８之核苷酸序列的具有20至100 個核苷酸之片段，可能會與習知之核苷酸片段重複。但是，被告沒有提出任何具體證據來佐證其所言，更何況「重複」並不代表「相同」，這怎能作為認定本案申請專利範圍第４項所請「核苷酸片段」不具新穎性的理由﹖被告對本案申請專利範圍第４項之核駁，顯然為「認定事實不依證據」。２、事實上，本案申請專利範圍第４項已於其主體部分列出本發明之序列辨識編號８之核苷酸序列，根據生物技術領域中既有之PCR技術以及DNA 合成儀（DNA synthesizer），熟於生物技術人士要去合成出該序列中具有20至100個核苷酸之片段，並將之拿來作為DNA比對檢驗用之探針或 PCR技術之引子，並無困難，更何況原告於本案發明說明書內也提供有幾個較佳之例示用具體例供參考，即為在本案申請專利範圍第５項附屬項中所界定的核苷酸片段。㈢、對於本案申請專利範圍第６及９項所請方法，被告於其答辯理由中沒有提出任何反辯，此清楚顯示出被告之處分不備理由。㈣、就被告對本案申請專利範圍第項所請「抗體」、第項所請「藥學組成物」以及第項所請「檢驗套組」之反辯，原告指駁如下：１、就本案申請專利範圍第項所請「防止豬感染病毒疾病之藥學組成物」，實際上即為「含有本案所揭示的豬呼吸性及生殖性疾病病毒（PRRSV） 之疫苗」，在本案發明說明書內所提供之實施例，例如實驗Ⅶ與Ⅸ，即已證明本案疫苗在實驗性階段之效力。被告稱本案所請僅是技術課題乃為實驗性學科，明白昭示被告無視專利法第五十一條對於「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而得申請延長專利期限」之明文規定。２、由專利法第二十二條第三項之規定清楚可見，發明說明書係要供「熟於此項技藝人士」參酌，而不是任指一般之社會大眾。因此，在細究本案揭示內容時，當佐以本技藝已存在之知識、技術，來印證本案發明說明書是否已有充分之揭示來指引熟於此項技藝人士去實施本發明並獲致有利結果。因此，對於本案申請專利範圍項所請「抗體」以及第項所請之含有該抗體作為活性組份之「檢驗套組」而言，技術重點是在於本案所揭示豬呼吸性及生殖性疾病病毒（PRRSV） ，當熟習此藝者有此病毒即能使用生物技術領域現有之設備與操作手段來做出這兩種標的，這方面之驗證事證事實上係可留待原告要向中央目的事業主管機關取得上市許可證時才有必要提供之藥理試驗資料。因此，被告此方面之反辯，不僅用法有誤且有認定事實不依證據與法理之違法。㈤、就再訴願決定機關指稱
本案申請專利範圍中出現有「by known methods」這樣的界定用語，被告亦未有提出反辯，清楚顯示再訴願決定機關之處分不備理由！四、在被告所制定之面詢作業要點中明定：⑴專利申請案之技術內容艱深難解以及⑵對本局之核駁理由先行通知書有疑義，於書面申復外，需要當面溝通說明，係為當事人可以申請面詢之情況。據此，在本案之專利審查過程中，原告曾三次向被告殷殷請求到局面詢之機會，以便向被告當面溝通說明。被告卻完全不採，就以一語「本案核無面詢之必要」，發函命令原告撤回所請之面詢，並將本案草草審定結案。查訴願法之立法宗旨係為讓人民對於中央或地方機關之行政處分違法或不當處，致損害其權利或利益時，可有一救濟途徑以求匡正。但是，訴願決定機關及再訴願決定機關拒絕給予原告到會說明之機會，致使原告迄今仍不能釐清本案之所有重要關鍵。訴願決定機關及再訴願決定機關所為行政處分不公之處，事證灼然。五、綜上所述，本案為一具有產業上利用價值之發明，灼然明甚。其所以一再遭核駁實係被告對本案所揭示之技術內容，並未有真正之瞭解，且其對所援引的法條之釋義亦已背離專利法之真義，原處分顯然用法失當，而訴願決定機關、再訴願決定機關亦不明事理處分不公，請求判決再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。並賜准到庭說明之機會，俾利鈞院審理本案等語。被告答辯意旨略謂︰一、起訴理由第三點質疑本局對本案申請專利範圍所提出之核駁理由是否恰當云云。惟申請專利範圍第１項之聚核苷酸係以「其包含有（ａ）．．．，（ｂ）．．．；及（ｃ）．．．之核苷酸序列」來界定，惟「包含」為開放性用語，所涵蓋之範圍已超乎所列出之核苷酸序列，例如可能為含有該等序列之任意之更長序列，該等定義實不明確。另申請專利範圍第４項之聚核酸（應為聚核苷酸），則界定為序列辨識編號８之長度為至核苷酸的任意片段，然由全長為2062核苷酸之序列中任選之長度為至核苷酸之片段有何其多﹖該項之敍述方式不但無法明確界定其權利範圍，而且可能與習知之核苷酸片段重複。再者，申請專利範圍第項之抗體、第項之藥學組成物、第項之檢驗套組於說明書中均無任何實例可以證明其確已製得且具有所稱之功效，因本案所請技術課題乃為實驗性學科，很難預測其實施可能性及實施後的效果，若無實例則無法驗證其結果，故難謂本發明已充分揭露且具有產業上之利用性。二、起訴理由第四點指稱本局不接受原告提出之面詢乙節，因本局於初審審定書及再審查核駁理由先行通知書已明確敍明本案不符專利要件及申請專利範圍應予修正之處，實無面詢之必要。綜上所述，本局所為本案應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴。 理 由
依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用，自不得申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第三項及第四項所明定。本件原告等於八十二年十二月十一日以其「引起對抗導致豬呼吸性及生殖性疾病病毒之免疫反應的疫苗，保護豬免受由呼吸性及生殖性病毒所引起的疾病之方法，引起對抗導致豬呼吸性及生殖性疾病的病毒之免疫反應的疫苗之製法，以及培養病毒的方法」係提供一種疫苗，可保護豬隻以避免造成豬隻呼吸性以及生殖性
疾病的病毒及＼或感染因子，一保護豬隻以避免由引起豬隻呼吸性以及生殖性疾病的病毒及＼或感染因子所造成疾病之方法，一產生可對抗造成豬隻呼吸性以及生殖性疾病的病毒及＼或感染因子之疫苗的方法，以及一與該豬隻呼吸性以及生殖性疾病相結合的病毒及＼或感染因子之生物上純質樣品，特別是豬隻呼吸性以及生殖性病症病毒（PRRSV） 的愛荷華菌株，以及一分離的聚核苷酸，其與得自造成豬隻呼吸性以及生殖性疾病之病毒或感染因子的基因組所得之聚核苷酸至少有的相似性等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告等修正專利說明書，申經再審查結果，以本案申請專利範圍第１項過度擴張所請之範圍；第４項至個核苷酸，過於含糊籠統，且無實施例支持；第６項及第９項所請之方法亦過於含糊籠統，不具實質技術特徵；第項至第項所請亦無實施例支持，依專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項及第四項規定，應不予專利，固非無見。惟在專利實務上，就說明書之用語固有所開放性或封閉性的表現方式，但由於專利申請人就說明書之語意往往與專利審查委員會認知者不甚一致，此際專利專責機關負責審查之委員本應探求申請人真意，向申請人發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，尚不得拘泥於所用辭句，致失真意。查本件原處分認定本案不符專利要件，應不予專利之理由略謂：「一、．．．二、申請專利範圍第１項中所述之「包含」過度擴張所請之範圍，．．．三、申請專利範圍第４項中所述之「至個核苷酸」亦過於含糊籠統，且無實例支持．．．四、申請專利範圍第６及９項所請方法過於含糊籠統，不具實質技術特徵．．．五、申請專利範圍第至項所請並無實例支持．．．」。其中第二、三、四項以「過度擴張」、「過於含糊籠統」為核駁理由部分，就本案之申請專利範圍究竟如何「過度擴張」、「過於含糊籠統」，原處分並未論明；而核駁理由第五項所謂「並無實例支持」，如僅因未附實例而核駁專利之申請，則法律未設此一明文；如謂未附實例致使熟習該項技術者即無從瞭解其內容，故無法據以實施，因而不符合首開專利法第二十二條第三項申請專利要件，則未據敍明因未附實例致使熟悉該項技術者即無從瞭解其內容，故無法據以實施之理由，原處分遽以駁回原告系爭專利之申請，於法已有未合。況系爭申請專利範圍第一項申請之一種分離的聚核苷酸，係以「其包含有：（a）．．．，（b）．．．，及（c）．．． 之核苷酸序列」來界定，其中「包含」雖為開放性用語，然而爭執之關鍵僅在用語上，而不在該項申請之可專利性，有本院八十九年五月四日言辭辯論筆錄第七頁鑑定人國立台灣大學獸醫系林大盛教授意見可資參照；又申請專利範圍第四項之聚核苷酸，則界定為序列辨識編號８長度為２０至１００核苷酸的任意片段，用PCR 技術可得確定其範圍，亦經鑑定人陳述為成熟之技術，有上開筆錄第八頁鑑定人意見可稽；至於申請專利範圍第六項申請一種培養病毒之方法，雖僅列舉PSP-36、PSP-36-SAH、MA-104三個細胞株以及「與此等細胞株相當之細胞株」，惟據原告複代理人邱珮桂於本院言詞辯論庭訊說明，所謂「與此等細胞株相當之細胞株」，乃限定於列舉三個細胞株演變產生之細胞株族群，不包含與列舉三個細胞株無關之細胞株，有上開言詞辯論筆錄第十頁附卷可稽，且本項申請雖未敍明細胞株之培養條件，惟本項申請之技術特徵為細胞株而不在其培養條件，系爭細胞株對於培養環境，並無特別要求，即以一般培養基培養已可存活，為本件鑑定人所不否認，有上開筆錄第十二頁、第十三頁可稽；第九項乃以系爭病毒作成疫苗之方法，其實施步聚，為熟悉此項技藝者所瞭解並可據以實施，亦為本件鑑
定人所不否認，有上開筆錄第十六頁附卷可稽，至作成疫苗後之防疫效果，並非本件審理範圍，併予敍明；系爭申請專利範圍第十六項至第二十三項，雖未附實例，惟其申請範圍，乃自已知病毒培養抗體，其方法於一九八五年即已確立，為被告訴訟代理人所不否認，有上開筆錄第十七頁、第十八頁附卷可稽，則系爭申請專利範圍第十六項至第二十三項，雖未附實例，是否當然違反首開專利法第二十二條第二項及第三項規定，非無疑義；而被告訴訟代理人於本院言詞辯論庭訊時指稱，原告此一部分申請範圍過於廣泛云云，此一理由則未見於原處分書，且原告陳明，如有面詢機會，將考慮放棄部分請求項云云，是被告雖經原告於八十五年八月十日、八十六年一日二十五日及八十六年二月三日次以專利申請書提出面詢之申請，有各該專利書附原處分卷可稽，但被告並未向原告發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，以探求原告真意，而亦以「過度擴張」、「過於含糊籠統」或「並無實例支持」等不明確、或不明確是否違法之概念為核駁理由，難謂無理由不備之違法，一再訴願決定遞予維持，亦有疏略，爰將原處分及一再訴願決定均予撤銷，系爭發明專利申請案既以PRRSV IOWA病毒株為代表，而用語上尚有模糊不清之處，以致申請專利範圍有待說明釐清，自應由被告命原告為必要之聲明或陳述或修正後，另為適法之處分，以昭折服。又現行專利法及其相關法規，並無專利專責機關得僅就專利申請案申請專利範圍中，可予專利之獨立項給予專利之規定，併予指明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二十六條前段，判決如主文。中 華 民 國 八十九 年 五 月 十一 日
行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 評 事 陳 石 獅
評 事 彭 鳳 至
評 事 黃 合 文
評 事 林 茂 權
評 事 王 立 杰
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 王 福 瀛
中 華 民 國 八十九 年 五 月 十一 日
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