智慧財產法院民事判決
107年度民商訴字第50號
原 告 扶陞貿易有限公司
法定代理人 蘇柏夫
訴訟代理人 練家雄律師
廖宏文律師
被 告 中化裕民健康事業股份有限公司
兼法定代理人 王勳聖
共 同
訴訟代理人 陳冠宏律師
張瑜庭律師
王鈺文律師(兼送達代收人)
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件,本院於民國108 年6
月26日言詞辯論終結,判決如下:
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面:
訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各 款情形之一者,不在此限:二、請求之基礎事實同一者。七 、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。民事訴訟法第255 條 第1 項第2 款、第7 款定有明文。本件原告就公平交易法部 分之請求權基礎原僅為公平交易法第30條,嗣原告於民國10 8 年4 月18日以訴狀追加公平交易法第25條之規定(本院卷 一第461 至465 頁)。被告中化裕民健康事業股份有限公司 (下稱中化裕民公司)雖表示不同意原告之追加,惟查,原 告於起訴狀中已主張被告有足以影響交易秩序之欺罔或顯失 公平之行為等事實(本院卷一第19至29頁),核其所追加部 分,所請求之基礎事實仍屬同一,依民事訴訟法第255 條1 項第2 款、第7 款之規定,應予准許。
貳、實體方面:
一、原告主張:
㈠原告為第01165887號「循利寧」商標(下稱原告商標,原證 4 )之商標權人,亦為註冊商標第00816179號「EGb761Ⓡ」 (下稱系爭商標,如附圖所示)之專屬被授權人: ⒈原告係成立於67年,主要業務為總代理國外知名藥廠之藥品
,在台灣醫院、藥房、診所進行推廣及銷售等工作,其中最 具代表性為Schwabe Pharmaceutical(許偉伯藥廠)位於德 國,係全世界最大「天然植物藥」藥廠,其自行研發之產品 有4 種:Cerenin (銀杏葉抽取物)之針劑、滴劑、片劑、 Neuroplant(聖約翰草抽取物)之片劑、Crataegutt(歐、 山渣抽取物)之滴劑、片劑、Venoplant (七葉樹抽取物) 之片劑,尤其以「銀杏葉」日產量75,000,000錠而言,堪稱 為全世界最成功之植物性藥物,業經原告代理引進台灣銷售 多年,並在台建立品牌「循利寧膜衣錠」(英文品名:CERE NIN FILM-COATED TABLETS ,衛署藥輸字第016451號,原證 1 )及「循利寧滴劑」(英文品名:CERENIN DROPS ,衛署 藥輸字第016459號,原證2 ,以下與原證1 合稱原告藥品) ,而成為在台灣地區治療末梢血行障礙之指標性產品(原證 3 )。原告商標前經原告於94年8 月1 日向經濟部智慧財產 局核准註冊取得商標專用權,權利期間為自94年8 月1 日起 至114 年7 月31日止,指定使用於「西藥、血液循環改善藥 劑」。原告為行銷原告商標之產品,聘請知名藝人為「循利 寧」及原告旗下其他產品拍攝廣告,並於各大網路平台、通 路開設賣場進行行銷與販售,且於各大藥局及公車、電視均 有原告為行銷系爭商標之產品廣告,原告商標並已成為經濟 部智慧財產局所編列為「近5 年著名商標名錄及案件彙編」 之名冊中。
⒉而系爭商標原為法商艾普森藥品公司(Ipsen Pharma S .A .S .,下稱法商艾普森公司)所註冊申請(原證5 ),其後 將系爭商標合法授權予訴外人德商魏瑪許偉伯博士股份有限 公司(Dr .Willmar Schwabe Gmb H & CO . KG,下稱德商 許偉伯公司),此有原證20醫學文獻、原證21確認信及原告 另呈之德商許偉伯公司之通知書函(下稱系爭通知函)可證 ,嗣訴外人即原告公司之關係企業Fairmont Development L imited(下稱FDL 公司)與德商許偉伯公司於102 年2 月5 日簽立License Agreement (下稱系爭授權契約,原證6 ) ,並邀原告為系爭授權契約之保證人,而觀諸系爭授權契約 前言第4 點已載明:保證人是營銷許可的所有者,或擁有在 該地區的產品營銷授權的權利,這將是在該地區分銷和營銷 產品的基礎(中譯),意即原告為系爭授權契約內產品之藥 證及相關行銷權利之所有人,即有權在台灣地區就授權契約 內之產品為銷售並主張相關權利;再者,該系爭授權契約第 1 條第d 、e 款規定:「在合乎倫理市場中分銷,推廣和銷 售產品,以及」、「出於d 款目的使用產品商標」(中譯) ,而本件系爭商標亦顯示在授權契約附件3 及附件4 內,故
FDL 公司基於銷售產品之目的,就系爭商標自有使用商標之 專屬權利,應堪認定;此外,系爭授權契約第6 條第12項規 定:第6 條被授權人之特別義務。在本契約有效期內,被授 權人與保證人應採取合理措施,在境內推銷和銷售產品,並 獨家使用商標,告知授權人任何侵犯商標的行為。. . . 。 (中譯)等語。依照上開規定,不僅FDL 公司就系爭商標有 專屬權利,且保證人即原告對於系爭商標亦有專屬權利;又 FDL 公司並已將侵害專屬授權之商標損害賠償以及違反公平 交易法與其他依照法令所得主張之權利讓與原告,並以此訴 狀之送達,作為債權讓與之通知(原證7 )。綜上,原告雖 非自法商艾普森公司取得系爭商標之專屬授權,然因德商許 偉伯公司對於系爭商標亦為商標權人,且依上開系爭授權契 約亦已合法授權予原告,故原告為系爭商標之專屬被授權人 甚明。
㈡原告亦為「循利寧滴劑」、「循利寧膜衣錠」之仿單語文著 作(原證8 ,下稱系爭著作)之著作權人:
⒈查系爭著作內容分別就成份、適應症、藥理特性及說明、用 法用量、注意事項、禁忌、藥物交互作用、不良反應、患者 資訊、包裝等各類項為說明,其說明涉及繁複之科學實驗、 研究數據,須自複雜之數據資料中,分析、檢選、重組有意 義之資料,再將數據資料以文字化方式解釋描述其概念、原 理,此需經撰寫人員之科學專業訓練、判斷、演繹,編寫成 不具醫學專業背景之消費大眾能輕易理解該文句措辭,與一 般以英文或中文撰寫、艱澀難懂之教科書或論文有別,具有 相當程度之創作性,非僅屬於藥品之操作方法、概念、原理 、發現等,並以客觀化形式予以呈現,足認屬於具有創作性 之語文著作甚明。是以,系爭著作為著作權法上之語文著作 ,自應受著作權法保護
⒉而系爭著作之原著作人為原告前員工許馨方,其自95年3 月 起至101 年4 月間,均受雇於中豪國際有限公司(下稱中豪 公司)(原證25、陳證3 )。而原告與中豪公司之法定代理 人均為蘇柏夫,且設址均屬同一,實為關係企業,有陳證1 、2 、原證26可佐;又許馨方於99年12月15日任職原告關係 企業中豪公司時,曾以寄件人「Shirley@hocksheng .com . tw」之帳號,將有關系爭著作就「藥理特性及說明」欄之語 文著作,寄送至原告人員蘇協理「Serena@hocksheng .com. tw」之帳號(原證24),是以,許馨方於職務上完成之系爭 著作,該著作財產權即歸屬原告享有;且原告業於100 年9 月7 日即將系爭著作上傳公開至行政院衛生福利部食品藥物 衛生管理署(下稱食藥署)網站,則依著作權法第13條規定
,應推定原告為系爭著作之著作權人。
㈢被告中化裕民公司侵害原告上述商標權及著作權: ⒈嗣原告於訪查同業相關產品時,竟發現被告中化裕民公司委 託訴外人中國化學製藥股分有限公司(下稱中國化學公司) 所生產製造之「享寧愛思膜衣錠」藥品(下稱被告藥品), 其外盒包裝有刊登專屬授權予原告之系爭商標,且其仿單( 原證9 ,下稱被告仿單)內「藥理特性及說明」欄,除同時 登載系爭商標外,內容亦與系爭著作內容相仿,故而於107 年5 月22日,邀同民間公證人○○前往新北市○○區○○路 ○段00號信龍大藥局安康店,購買被告藥品,此有107 年度 北院民公泠字第900271號公證書可稽(原證9 )。經檢視被 告藥品之外盒,可知被告中化裕民公司已將「銀杏葉萃取物 」及德商許偉伯公司專屬授權予使用之系爭商標圖樣文字刊 登在該產品外盒中(原證9 ),且被告藥品係陳列於藥局展 示架上,於外包裝上明顯記載系爭商標,系爭商標旁亦有「 Ⓡ」之文字(原證17、18),足使相關消費者認識其為商標 之文義,即屬係以行銷之目的,使用系爭商標。 ⒉再由被告中化裕民公司自行上傳至食藥署網站之外盒圖檔( 原證10),亦可明顯看出被告中化裕民公司將系爭商標刊載 於被告藥品之外盒上。又經公證人自盒內取出之被告仿單亦 與被告中化裕民公司於104 年12月8 日自行上傳至食藥署網 站之仿單資料(原證11)相符。該仿單之「藥理特性及說明 」欄載明,本藥品的主成份為銀杏葉萃取物EGb761Ⓡ,根據 Dr .Willmar Schwabe 的研究,EGb761Ⓡ中的Ginkgo flavo ne glycosides 可以清除自由基、微量增加前列腺環素的生 理活性,Ginkgo-lides會跟血小板活化因子PAF 競爭與受體 結合,拮抗PAF 的生理活性,因而可能能夠輔助改善末梢微 細血管的血液流變特性和流動速率等,供應充足的血氧和必 須的能量物質給組織器官的細胞,幫助組織器官的生理功能 得以正常運作等語,亦刊登未經授權使用之系爭商標,顯然 係侵害原告之商標權。縱然被告中化裕民公司於106 年9 月 12日再度更新上開仿單資料,然更新之內容僅將「Ginkgoli des 會跟血小板活化因子PAF 競爭與受體結合,拮抗PAF 的 生理活性,因而」等文字刪除(原證12),惟有關系爭商標 及其餘文字仍與系爭著作之內容完全相同,顯係侵害原告商 標權。再者,原告藥品與被告藥品均為「醫師藥師藥劑生指 示藥品」之藥品,且其適應症亦為「末梢血行障礙之輔助治 療」,此有原告藥品之西藥許可證查詢表可憑(原證13), 二者乃為同性質之藥品,而被告中化裕民公司未經原告或商 標權人之授權或同意,逕自使用系爭商標刊登於被告藥品之
外盒及仿單上而加以銷售,自構成商標法第68條第1 款之侵 害商標權之態樣。退步言之,若認為前開行為不構成商標侵 害,被告使用系爭商標並抄襲系爭著作內容於相同性質之產 品,亦有違公平交易法第25、30條規定。
⒊綜上,被告中化裕民公司未經原告同意或授權,以行銷為目 的,於同一產品上使用相同專屬授權於原告之系爭商標,已 侵害原告之商標權;又原告為系爭著作之著作權人,且早於 100 年9 月7 日即將系爭著作上傳食藥署網站,業如前述, 而被告中化裕民公司不思合法途徑,請求原告授權系爭著作 予伊合法使用,竟完全抄襲系爭著作之內容,嗣於104 年12 月8 日將與系爭著作內容實質相同之被告仿單上傳至食藥署 網站,亦屬侵害原告之著作權甚明。
⒋被告雖辯稱其使用系爭商標乃為說明「銀杏葉萃取物」之必 要;又被告藥品為學名藥,本應依原廠仿單據實翻譯,故被 告仿單之記載屬於著作權法之合理使用云云。惟查: ⑴系爭商標係由德商許偉伯公司所發起,從90年代初開始在歐 洲作為草藥提取物提供之代稱,此觀被告所提被證1 第1 頁 倒數第10行至第8 行載明:「…EGb 761, which was origi nated by Dr Willmar Schwabe Pharmaceuticals (Dr Wil lmar Schwabe Group), has been available in Europe a s a herbal extract since the early 1990s .」自明;再 者,系爭商標除係銀杏葉萃取物之代稱外,嗣經德商許偉伯 公司與法商Beaufour-Ipsen公司及其德國子公司Ipsen Phar ma公司以銀杏葉萃取物為原料,共同開發商品,由德商許偉 伯公司生產製造為「Tebonin 」、法商Beaufour-Ipsen公司 生產製造為「Tanakan 」及其子公司Ipsen Pharma公司生產 製造為「Rokan 」等產品,此觀相關文獻載明(原證15)。 況且,依被告所提被證1 第1 頁第11行亦載明:「Ginkgo b iloba extract EGb761 ,Rokan Ⓡ、Tanakan Ⓡ、Tebonin Ⓡ」等文字,益證上開三種不同產品,均係由以系爭商標為 原料所做成之商品,在台亦有註冊商標(原證16)。因此, 系爭商標係以英文、數字二者所結合之文字,且係由德商許 偉伯公司就銀杏葉萃取物所賦予之代稱,並進而由共同開發 商即法商艾普森公司就系爭商標為註冊商標(原證5 ),然 因系爭商標單就字面上文義,無法讓一般消費大眾一望即知 系爭商標即屬銀杏葉萃取物之涵義,故德商許偉伯公司欲呈 現系爭商標時,必係以「EGb 761 Ⓡ Ginkgo biloba extra ct」等文字一同呈現,此觀授權契約(原證6 )附件3 、4 原料所載自明;復參以西方醫學文獻即The Merck index ( 原證20),該文獻於序號4432已載明銀杏葉萃取物原應簡稱
為「GBE 」,然因德商許偉伯公司將之定義為「EGb 761 」 ,而為該公司專用,並以之為原料而開發「Rokan 、Tanaka n 、Tebonin 」等3 種產品。是以,被告如有說明上之必要 ,欲使用銀杏葉萃取物之代稱時,使用「Ginkgo biloba ex tract ,GBE」即可,理應無庸再使用「EGb 761 」等文字; 況被告公司所生產製造之系爭藥品,縱然亦屬銀杏葉萃取物 為主要原料,惟因就「銀杏葉萃取物」之文義,在臺灣參地 區之一般消費大眾,就中文文義而言,應可一望即知系爭藥 品即含有銀杏葉萃取物為原料之商品,本無需一併使用「EG b 761 」等文字,始可令人產生聯想而肯定被告藥品具有銀 杏葉萃取物之成分,亦難認「EGb 761 」屬於描述性或說明 性文字甚明。準此,被告公司使用「EGb 761 」等文字,並 辯稱並無其他更簡要之專有名詞代稱云云,顯屬無理由,即 屬攀附及侵害原告公司之商標權。
⑵又原告藥品與被告藥品之用途均為末稍血行障礙之輔助治療 ,二者具有競爭關係,被告中化裕民公司為攀附原告已長期 建立循利寧產品之商譽與知名度,以達到增加被告藥品市佔 率之目的,而抄襲系爭著作內容,係純屬商業目的,並非為 調和社會公共利益或國家文化發展,且未註明來源及出處, 亦未將引用原告創作之部分與自己之部分加以區辨,顯已構 成「抄襲」而非「引用」,並無成立合理使用之餘地;且於 104 年12月8 日上傳至食藥署之被告仿單內容(原證11), 與嗣於106 年9 月12日再度上傳之被告仿單內容(原證12) 並非一致,即將「Ginkgolides 會跟血小板活化因子PAF 競 爭與受體結合,拮抗PAF 的生理活性,因而」等文字刪除, 亦足證被告仿單內容本不需與系爭著作完全一致;再者,原 告藥品並非監視藥品,依藥品查驗登記審查準則第20條第1 項第3 款後段規定,非監視藥品(包含學名藥)應依原廠仿 單據實翻譯,此有食藥署108 年5 月21日FDA 藥字第108990 1440號函可參,由文義上應解釋為依照原廠外文仿單「據實 翻譯」,而非為「依照原廠所譯中文仿單據實抄襲」,是被 告藥品應依照德商許偉伯公司之原廠外文仿單據實翻譯,惟 被告並未提出任何證據證明被告仿單係依照原廠仿單據實翻 譯等證據,僅泛稱學名藥仿單應依首家核准藥品仿單記載, 並無自由撰擬空間云云資為抗辯,其所辯均不足採;且因原 告已投入大量平面、媒體廣告等資源宣傳原告藥品,其仿單 內容實乃原告將原廠仿單予以融會貫通後,考量一般消費大 眾之智識水準足以理解,以淺顯易懂之文字予以表述,並非 單純事實性著作,自應受較高之保護,況被告抄襲原告之系 爭著作,其利用比例為百分之百,易使消費者從不同來源得
到相同資訊,大大貶抑消費者對原告所提供資訊之信賴感, 自然降低原告公司系爭著作之價值。準此,被告利用系爭著 作,完全為一己銷售系爭藥品之目的,且係為攀附原告已建 立之商譽,並不符合著作權法第44條至第63條之任一情形, 也不具有其他合理使用之情事,自非合理使用。 ㈣被告中化裕民公司亦有違公平交易法第22條第1 項第1 款、 第25條規定:
被告中化裕民公司於與原告藥品具有競爭關係之原告藥品包 裝上登載系爭商標,致二者有混淆之情,顯為不公平競爭, 其行為有違公平交易法第22條第1 項第1 款之規定;再者, 依照系爭通知函第3 、6 段所示:「(中譯)EGB761的生產 直到2010年才獲得專利保護,但即使在今天,也沒有競爭對 手複製了其非常複雜而繁雜的製造過程。由於草藥提取物的 成分取決於製造過程,所以EGB761的成分是獨一無二的,不 能與任何其他銀杏提取物相匹配,因此,它的臨床和臨床前 資料庫不能被任何其他銀杏產品所引用…在臺灣,EGB761是 被包含在產品中含有cerenin 和bilokan 片劑和滴劑,它們 都是由扶陞貿易有限公司銷售。」,且由前述原證20西方醫 學文獻之記載,銀杏葉萃取物原應簡稱為「GBE 」,因德商 許偉伯公司將之定義為「EGb761」,而為該公司專用,惟被 告中化裕民公司從未得到德商許偉伯公司之授權,竟仍將「 EGb761」等字眼,刊載於系爭藥品之外盒包裝、仿單及宣傳 海報上,即係以欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊,使一般消 費大眾誤以為被告中化裕民公司所製造、銷售之系爭藥品, 其原料來源亦為德商許偉伯公司所授權,應屬足以影響交易 秩序之欺罔行為;且被告中化裕民公司亦屬攀附原告之商譽 ,使一般消費大眾誤認原告與被告中化裕民公司所製造生產 之藥品,兩者均屬同一德商許偉伯公司所授權或有一定關係 ,藉以推展自身商品或服務,而榨取原告多年來,編列高額 預算,於各大知名報章雜誌刊載「EGb761」原料之努力與成 果(原證22),而屬以顯然有失公平之方法從事競爭之行為 。準此,被告中化裕民公司亦已違反公平交易法第25條規定 ,致原告受有損害。
㈤排除侵害及損害賠償部分:
被告中化裕民公司侵害原告之商標權、著作權及違反公平交 易法等情業如上述,原告自得依商標法第68條第1 款、第69 條第1 、2 、3 項、著作權法第88條第1 項、第3 項、第88 條之1 、公平交易法第22條第1 項、第25條、第30條、第31 條、民法第184 條,請求被告中化裕民公司排除侵害及損害 賠償;而就損害賠償之數額部分,依公證人於107 年5 月22
日,在新店信龍大藥局購買被告藥品,每盒單價為990 元( 原證9 ),故依商標法第71條第3 款規定,就原告得向被告 中化裕民公司請求該單價之1,500 倍,即1,485,000 元(計 算式:990 元×1,500 倍=1,485,000 元) 之損害賠償。而 被告王勳聖為被告中化裕民公司之法定代理人,依公司法第 23條第2 項規定,被告王勳聖應與被告中化裕民公司負連帶 賠償責任。若認為前開損害賠償舉證不足,亦請依照著作權 法第88條第3 項規定以及民事訴訟法第222 條規定酌定損害 賠償數額。
㈥並聲明:
⒈被告中化裕民公司與被告王勳聖應連帶給付原告1,485,000 元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之 五計算之利息。
⒉被告中化裕民公司不得使用含有相同於系爭商標字樣之廣告 、網頁或其他行銷物件,或從事其他為行銷目的而使用相同 於系爭商標字樣之行為。
⒊被告中化裕民公司不得直接或間接、自行或委請他人重製、 改作、使用或散布如訴狀附件所示之藥品仿單與產品外盒, 已散布之仿單與產品外盒應予全部回收並予銷毀。 ⒋第一項聲明原告願供擔保請准宣告假執行。
⒌訴訟費用由被告中化裕民公司與被告王勳聖連帶負擔。二、被告答辯:
㈠原告並非系爭商標之商標權人或專屬被授權人: ⒈原告自承系爭商標之商標權人為法商艾普森公司,此亦有原 證5 可憑,原告雖提出德商許偉伯公司與FDL 公司之系爭授 權契約,惟由系爭授權契約第1 條授權標的約定(中譯:第 1 條- 授權標的:在本契約約定之條件範圍內,授權人同意 將以下權利專屬授權予被授權人,但被授權人不得將該權利 再授權予他人),中譯「第a 款:向授權人輸入附件4 所列 原料(下稱原料)」、「第b 款:由雙方同意的製造商將原 料製成附件3 所列之終端產品」,可知系爭授權契約所列之 授權標的乃係附件4 藥品原料「EGb 761 ⓇGinkgo-biloba extract 」及「Ginkgo-biloba extract for injection 」 專屬輸入權,以及將該原料用於附件3 所列授權地域範圍內 製成「Ginkgo-biloba film coated tablets 」及「Ginkgo -biloba injection ampoules」終端產品之權,而與系爭商 標之專屬授權完全無涉;又系爭授權契約之附件3 標題已明 確記載有關德商許偉伯公司授權FDL 公司得於該附件所列地 域範圍內製造被授權產品之清單,附件4 更係約定FDL 公司 所需之產品製造原料「EGb 761 ⓇGinkgo-biloba extract
」應向德商許偉伯公司採購進口,均與系爭商標之專屬授權 乙事,毫無所涉;再者,系爭授權契約前言第3 點「商標」 已明定:(中譯)授權人係本契約附件1 所列商標之商標權 人,被授權產品在下文定義的地域範圍內得使用其商標即附 件1 所列商標),而觀諸系爭授權契約附件1 「授權商標清 單」,德商許偉伯公司所有之商標僅為:「Cerenin Ⓡ、Bi lokan Ⓡ、Gina'ex Ⓡ、Viplant Ⓡ」四件,其中並無系爭 商標,足證系爭授權契約之商標授權標的並無涵蓋系爭商標 ;至原告另主張已受債權讓與云云,惟系爭授權契約第1 條 已明定FDL 公司不得將授權標的再授權予他人,第6 條被授 權人特別義務條款亦約定:第6 條- 被授權人特別義務:依 下列條款,被授權人及保證人各別應:…第17款:不得將本 授權契約轉讓他人。」(中譯),業已明定契約授權標的不 得再授權、契約權利義務關係不得轉讓,故原告此部分主張 ,亦屬無據。
⒉原告雖主張依原證20、21及系爭通知函可證德商許偉伯公司 為系爭商標之專屬被授權人,且原告已受債權讓與云云。惟 查,原證20之文獻內容提及Willmar Schwabe 者:由發明人 P .Kloss及H .Jaggy於德國第2,117,429 號專利中(德商許 偉伯公司於1927年成為專利權人)定義之銀杏葉萃取物標準 (中譯)。僅說明EGb761為銀杏葉萃取物之標準成分專有代 稱,而德商許偉伯公司於西元1927年以此銀杏葉萃取物標準 成分取得專利,並未涉及系爭商標;又原證21確認信亦僅係 德商許偉伯公司向食藥署聲明「Gingko extract EGb 761Ⓡ 」原料係由訴外人德國「Schwabe Extracta GmbH & Co .KG 」公司及愛爾蘭「Cara Partners ,Wallingstown 」公司所 製造、符合訴外人德國「Schwabe Extracta GmbH & Co .KG 」公司訂定之生產指南,並指定用於Cerenin (循利寧)產 品,通篇全未提及任何有關系爭商標權利或授權事宜,自均 與系爭商標之專屬授權無關;至系爭通知函中亦僅提及:「 EGb 761 Ⓡ的製造過程在西元2010年前受專利保護」、「EG b 761 Ⓡ的組成獨特,並非其他銀杏萃取物可比擬…」、「 EGb 761 Ⓡ在台灣被使用於原告公司銷售的Cerenin Ⓡ及Bi lokan Ⓡ二項產品」(中譯)等語,換言之,德商許偉伯公 司於系爭通知函所稱EGb761者,均係在指涉EGb761為特定成 分之銀杏葉萃取物原料產品,而與EGb761是否為商標權?是 否有商標專屬授權行為等事完全無關;況系爭商標之商標權 人為法商艾普森公司,業如前述,而系爭通知函通篇未見與 系爭商標之權利人法商艾普森公司有何關聯,遑論有何系爭 商標專屬授權約定。準此,自均不足證明德商許偉伯公司為
系爭商標之專屬被授權人。
⒊綜上,系爭商標權利人為法商艾普森公司,而原告所提原證 6 、原證7 、原證20、原證21及系爭通知函等文件皆與系爭 商標之授權事宜無涉,足證原告並未取得系爭商標之專屬授 權,原告明知此情,亦迄未提出由法商艾普森公司授予系爭 商標並經法國或德國或系爭授權契約簽署地國之法院公證並 經我國駐該地之使領館或外交部授權之駐外機構認證之專屬 授權證據,竟曲解系爭授權契約附件3 及附件4 內容,混淆 「原料名稱」與「授權標的」,稱系爭商標屬於系爭授權契 約授權標的,其請求自屬無據。
㈡系爭藥品之外盒包裝、廣告宣傳文件及仿單記載系爭商標文 字並非表彰商品來源之商標使用行為,不構成商標侵權: ⒈原證15《Drugs R D 》國際學術期刊於西元2003年之文獻〈 EGb 761:ginkgo biloba extract , Ginkor .〉即指明:「 EGb 761 『銀杏萃取物EGb 761, R761,, Tanakan ,Tebonin 』為銀杏葉標準萃取成分,具有抗氧化特性得清除自由基。 銀杏葉標準萃取成分已經明確定義,含有約24% flavone gl ycosides及6% terpene lactones (包含ginkgolides A 、 B 、C 約2.8-3.4%以及bilobalide約2.6-3.2%)」(中譯) (原證15第1 頁第1 至第6 行、被證1 )。由此可知,系爭 商標之「EGb761」乃是上開特定銀杏葉萃取物標準成分之「 專有名詞代稱」,此為原告於各大報紙刊登之原證22廣告內 容所自承,亦與被證2 、3 、4 及原證20等醫學文獻均記載 「EGb761」為上開特定銀杏葉萃取物標準成分之通用名詞代 稱相符,參以使用EGb 761 原料所製造之產品,於德國、法 國行銷時乃使用Tanakan 、Tebonin 及Rokan 等商標進行銷 售,益足證明「EGb 761 」僅為醫藥領域對於特定銀杏葉萃 取物標準成分的專有名詞代稱,並非作為其產品來源表徵之 商標使用。
⒉而查被告藥品係以EGb 761 原料製成,作為輔助改善末梢血 液流通之藥物,因此被告為對消費者說明被告藥品成分係符 合上開特定銀杏葉萃取物成分標準,故於藥品包裝、仿單說 明文字使用「EGb 761 」此專有名詞代稱,又為確保被告藥 品外盒記載之藥品成分資訊正確無誤,以符合台北市政府衛 生局之審查,故被告依據經食藥署審查核定之系爭著作內容 ,完整擷取「銀杏葉萃取物EGb761Ⓡ」文字以記載於藥品外 盒及行銷廣告中,均非為表示商標而為此加註;況且,被告 藥品之外盒及仿單已印有醒目且清晰之被告註冊商標「享寧 愛思Ⓡ」及「Schnin AceⓇ」,並標明藥品製造商為中國化 學公司、經銷商為被告中化裕民公司;反觀,「EGb 761 」
文字僅於被告藥品外盒側邊以較小字體標示「銀杏葉萃取物 」文字後,於仿單更以極小字體記載在藥理特性及說明欄中 與「銀杏葉萃取物」文字合併使用,其呈現方式要與「享寧 愛思Ⓡ」、「Schnin AceⓇ」、「中化健康360 Ⓡ」等以大 型字體明確標示之商標截然不同,消費者實無誤認「EGb761 」文字為商品來源表徵之理。
㈢系爭著作無原創性,不具著作權,原告亦非系爭著作之著作 權人,且被告仿單之記載屬著作權法之合理使用: ⒈經查,原告藥品係自國外原廠藥廠輸入我國之特定銀杏葉萃 取物藥品(原證1 ),而為我國首家核准上市之該類銀杏葉 萃取物活性成分之藥品,依藥品查驗登記審查準則第20條第 1 項第3 款規定其仿單內容「應依原廠仿單據實翻譯」,而 依原證24訴外人許馨方翻譯原告藥品仿單之信件亦載明:「 我只有最後一句話不是照翻的」,顯見系爭著作內容完全依 照原廠藥品仿單內容,僅機械式將文字由英文翻譯成中文, 不含製作者之個人思想創意,無法體現製作者之原創性,自 不得率爾賦予獨立之著作權地位。退步言之,縱認系爭著作 存有製作人之思想投入,惟依藥事法規定,藥品仿單內容必 須經主管機關審查核定,且主管機關依職權得對仿單內容直 接進行文字變更、調整及修訂,則製作人之思想創作投入亦 已因主管機關之實質審查、修訂而稀釋消滅,在在可見此種 仿單翻譯文字不具創作性,並無獨立著作權甚明。 ⒉又查,原證24之信件收件人不明,且參原證25之退休金提撥 紀錄及陳證3 之退休金計算名冊及被保險人計費清單亦無法 確認許馨方於製作並完成系爭著作之時是否確任職於中豪公 司;縱令許馨方於當時任職中豪公司,然中豪公司是否與許 馨方間無著作財產權歸屬之特別約定,原告未舉證提出中豪 公司與許馨方間之雇傭契約,僅主張許馨方任職中豪公司, 而中豪公司依法可取得許馨方製作的循利寧仿單文字著作權 ,自屬無據;遑論原告與中豪公司乃各別獨立之公司法人, 要無因兩各別公司登記地址、法定代理人相同、為公司法上 之關係企業等任何原因而影響其各別為獨立法人之事實,自 不足證明原告為系爭著作之著作權人。
⒊再者,原告藥品係其自德商許偉伯公司取得授權並輸入至我 國販售之藥品,並為我國首家經衛生主管機關審查核准之銀 杏葉萃取物成分藥品(原證1 )。基此,依據藥事法及藥品 查驗準則規定,原告藥品為我國以銀杏葉萃取物作為藥品成 分之新藥,並為經該類藥品原開發公司授權於我國販售之原 廠藥;而被告藥品為非監視藥品循利寧之學名藥,此觀諸食 藥署108 年5 月21日FDA 藥字第1089901440號函覆說明:「
二、衛署藥輸字第016451號『循利寧膜衣錠』及衛署藥輸字 第016459『循利寧滴劑』非屬監視藥品。」;及「三、另依 藥品查驗登記審查準則第20條第1 項第3 款規定,非監視藥 品(含學名藥)應依原廠仿單據實翻譯。」等記載即明,則 依藥品查驗準則第20條第1 項第3 款後段規定,被告仿單應 以系爭著作內容據實記載;而觀諸被證5 系爭藥品查驗申請 書,即可知被告係按藥品查驗準則規定及衛署藥字第096002 5229號函釋意旨,基於藥物安全性、藥政管理及資源利用有 效性考量採取之學名藥仿單與原廠藥仿單一致原則,據實製 作被告藥品仿單,是被告藥品仿單與系爭著作內容為相同記 載,自屬於法有據,而為合理使用,要無著作權侵害之虞; 此外,被告雖於106 年9 月14日有變更仿單內容情事(被證 7 ),惟此乃依食藥署105 年9 月5 日食藥署函令(被證6 )之要求,而對仿單內容進行口語化修訂,便利民眾理解仿 單內容,提升民眾對使用藥物之了解,是原告主張被告變更 仿單行為與著作權侵害相涉云云,亦無足採。
㈣被告並未違反公平交易法第22條第1 項、第25條規定: 按公平交易法第22條之修法理由明示排除已註冊商標,是本 件有關系爭商標侵權爭議自無公平交易法第22條第1 項之適 用;又公平交易法第25條為補充性規定,原告既已依同法第 22條第1 項請求,自不得再追加主張同法第25條規定而為重 複評價;退萬步言,縱認本件與公平交易法第25條規定有關 ,惟EGb761係「專有名詞代稱」,業如前述,參照公平交易 委員會對於公平法第二十五條案件之處理原則第6 、7 點規 定,被告用以說明被告藥品成分為「特定銀杏葉萃取物標準 成分」,自非屬欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊致人錯誤之 動機、意圖或行為;再者,被告並未以EGb 761 作為關鍵字 廣告、自身名稱或為其他攀附原告商譽等顯失公平行為,原 告亦未具體說明並舉證被告使用EGb 761 之行為如何影響交 易秩序、影響何等交易市場,遑論原告並非系爭商標權人, 亦未得授權而得專屬使用EGb 761 文字,更無立場加以主張 。準此,原告主張被告違反公平交易法第22條第1 項、第25 條等規定,均無理由。
㈤綜上,被告並無侵害原告商標權、著作權之情,亦未違反公 平交易法相關規定,故原告依商標法第68條第1 款、第69條 第1 、2 、3 項、著作權法第88條第1 項、第3 項、第88條 之1 、公平交易法第22條第1 項、第25條、第30條、第31條 、民法第184 條、公司法第23條第2 項等規定,請求被告中 化裕民公司排除侵害,被告王勳聖與被告中化裕民公司連帶 損害賠償,為無理由。
㈥並聲明:⒈原告之訴駁回。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊若受 不利益判決,被告願供擔保請准宣告免予假執行。三、法官整理兩造爭執事項(本院卷二第181 、183 頁): ㈠原告是否為系爭商標之商標權人或專屬被授權人? ㈡被告藥品之外盒包裝、廣告宣傳文件及仿單記載系爭商標文 字是否屬商標使用?
㈢系爭著作內容是否具有著作權?原告是否為系爭著作內容之 著作權人?被告仿單之記載是否屬著作權法之合理使用? ㈣原告依商標法第68條第1 款、第69條第1 、2 、3 項、著作 權法第88條第1 項、第3 項、第88條之1 、公平交易法第22 條第1 項、第25條、第30條、第31條、民法第184 條、公司 法第23條第2 項等規定,請求被告排除侵害及損害賠償,有 無理由?若有,損害賠償金額若干為適當?
四、本院得心證之理由:
㈠原告並非系爭商標之商標權人或專屬被授權人: 查系爭商標之商標權人為法商艾普森公司,此為原告所不爭 執,亦有原證5 系爭商標檢索資料在卷可憑(本院卷一第49 頁)。原告雖主張依原證20、原證21及系爭通知函可證德商 許偉伯公司為系爭商標之專屬被授權人,另依原證6 、7 可 證德商許偉伯公司已再以系爭授權契約將系爭商標授權與原
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