智慧財產法院行政判決
107年度行商訴字第102號
原 告 英屬維爾京群島商諾標爾克國際有限公司
代 表 人 何兆丰（董事）住同上
訴訟代理人 蘇文俊律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 孫重銘
參 加 人 香港中煙英美菸草國際有限公司（CTBAT
INTERNATIONAL CO. LIMITED）
代 表 人 斯圖亞特保羅亞奇森（授權代表人）
訴訟代理人 邵瓊慧律師
施汝璟律師
黃柏諺律師
上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國10
7 年10月24日經訴字第10706310170 號訴願決定，提起行政訴訟
，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
理 由
壹、事實概要：緣原告於民國（下同）102 年5 月14日以「XISH ANGXI 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定 商品及服務分類表第34類之「雪茄；香菸；菸；活性碳濾嘴 香菸；小雪茄菸；捲菸紙；香菸盒；雪茄盒；菸盒；菸具； 打火機；火柴」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列 為註冊第1609637 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以該 商標有商標法第63條第1 項第2 款規定情形，於107 年3 月 7 日申請廢止其註冊。經被告審查，以107 年7 月5 日中台 廢字第L01070067 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予 廢止之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部107 年10月24 日經訴字第10706310170 號決定駁回，遂向本院提起行政訴
訟。本院因認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分應予撤 銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權命 參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、原告主張：
一、因近年來我國行銷廣告、進口關稅與市場銷售等成本漸升， 加上原告面臨大環境經濟的轉變及總公司重整等問題，原告 迫於無奈，暫時無法投入大筆資金於我國，以及直接於我國 製造、廣告及銷售標有系爭商標之產品。然而，原告又認為 我國市場仍有潛力，遂決定於我國人民喜愛之旅遊勝地─越 南（原證3 ），展開初步之行銷計畫。原告先是將標有系爭 商標之菸類產品分別置放於越南「Hoa Lu duty free shop 」及「Moc Bai duty free shop」免稅商店進行商業展示活 動（原證4 ），之後並於107 年2 月26日與一間總公司位於 香港地區的企業簽署越南銷售之代理契約，契約中也明訂該 企業有權在越南使用系爭商標（原證5 ）。原告為了維持、 強化系爭商標之辨識度，更於106 年1 月間以中英文結合形 式「喜上喜XISHGXI 」向我國提出商標註冊申請，並於106 年7 月間進行系爭商標補發證書之申請，甚至本著商標主體 不變的結構下，產出最新的商標設計包裝，藉此令原告在我 國品牌經營上能夠更加順遂（原證6 ）。此外，原告於西元 2017年1 月18日已針對我國市場提出2 份上市銷售計畫書（ 見108 年5 月7 日陳報狀附件1 、2 ），原告既以系爭商標 對我國人民為一系列之行銷策略，而其於受到異議前更已產 出最新的商標設計外包裝，顯見原告主觀上係以行銷之意思 ，將系爭商標用於與菸品有關之物品、廣告，甚至是授權給 他人使用，並無商標法第63條第1 項第2 款規定之情形。二、原告除了面臨我國行銷廣告、進口關稅與市場銷售等成本漸 升外，更遭逢大環境經濟的轉變及總公司重整等考驗，遂不 得不暫緩在我國的投資計畫，必須先將資金投入總公司搬遷 重建、新人力聘僱與海外工廠整合等維持公司最基本之需求 事項。倘於此時仍強逼原告必須於我國境內投入大筆資金， 進行行銷、廣告及銷售等商業行為，恐將使原告公司在經營 上更加困難，是此應顯為原告公司無法進行維權使用之「正 當事由」。
三、並聲明：1.原處分及訴願決定均撤銷。2.訴訟費用由被告負 擔。
參、被告答辯：
一、原告於廢止申請階段並未提出任何證據資料以為答辯，於訴 願階段及行政訴訟階段檢送之訴願附件2 之授權書（同原證 5 ）、訴願附件1 （同原證4 ）之標有系爭商標之菸類商品
於越南販售及進行商業展示活動等資料，充其量僅能證明原 告自107 年2 月26日起曾授權T-TECH國際有限公司在越南使 用系爭商標或在越南販售系爭商標菸類商品，惟其係向越南 市場之不特定人行銷商品，並非行銷於我國市場或自我國製 造再輸出至他國行銷，自不足認原告在系爭商標申請廢止日 前三年內於我國有為行銷之目的而使用系爭商標於指定商品 之事實。訴願附件3 之系爭商標香煙商品外包裝設計圖（同 原證6 ），並無日期可稽，自無從證明系爭商標於申請廢止 日前三年內有被行銷使用之事實。
二、商標法第63條第1 項第2 款所稱「正當事由」，係指商標權 人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法 使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定 之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠 房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等，不包括商 標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形（參照經濟部 100 年2 月9 日經訴字第10006095790 號訴願決定）。故原 告基於公司遷移、重建等商業政策決定不使用系爭商標，應 屬其自發性之策略訂定，並非不可歸責於己，尚難認符合前 揭規定所稱之「正當事由」。
三、綜上所述，由現有證據資料尚難證明原告於本件申請廢止日 前三年內有使用系爭商標於其指定商品之事實，且其未使用 系爭商標並無正當事由，自有商標法第63條第1 項第2 款規 定之適用。至原告所述於106 年1 月間申請「喜上喜XISHAN GXI 」商標（經被告審查，准列為註冊第01865360號商標， 專用期間106 年9 月1 日至116 年8 月31日）及106 年7 月 間進行系爭商標補發證書之申請等，均與系爭商標是否使用 於指定之商品無涉，無法作為原告有利之事證。四、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。肆、參加人之陳述：
一、 由原告起訴狀之陳述及提供之資料，應可確認原告確實已 經有超過3 年以上在我國並未為任何行銷活動，其所辯稱 者，僅其主觀上有繼續行銷之意圖，此與客觀上行銷之行 為應屬二事，且原告已在今年4 月8 日向被告重新申請同 一商標，顯然原告自知其就本件廢止案，在法律上並無理 由，因此，重新申請同一商標之註冊。
二、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。伍、得心證之理由：
一、本件兩造間之爭點為：原告於申請廢止日（107 年3 月7 日 ）前3 年內，有無將系爭商標使用於「雪茄；香菸；菸；活 性碳濾嘴香菸；小雪茄菸；捲菸紙；香菸盒；雪茄盒；菸盒
；菸具；打火機；火柴。」商品？是否有違反商標法第63條 第1 項第2 款之情形？
二、按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或 據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止 使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限」，商標 法第63條第1 項第2 款定有明文。而商標之使用，指為行銷 之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販 賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務 有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或 廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式 有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復 為同法第5 條所明定。又商標權人應證明其有使用之事實， 商標權人所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用， 並符合一般商業交易習慣，同法第65條第2 項、第67條第3 項準用第57條第3 項規定有明文。
三、查原告於廢止階段並未提出任何使用系爭商標之證據，於訴 願階段及行政訴訟階段檢送之訴願附件2 之授權書（同原證 5 ）、訴願附件1 （同原證4 ）標有系爭商標之菸類商品於 越南販售及進行商業展示活動等資料，僅能證明原告自107 年2 月26日起曾授權T-TECH國際有限公司在越南使用系爭商 標或在越南販售系爭商標菸類商品，惟均非行銷於我國市場 之資料，訴願附件3 （同原證6 ）之系爭商標香煙商品外包 裝設計圖，並無日期可稽，原告108 年5 月7 日陳報狀附件 1 、2 之上市銷售計畫書2 份，亦僅屬上市前籌畫階段，均 無法證明系爭商標於申請廢止日前三年內有在我國市場上實 際行銷使用之事實。至於原告所述於106 年1 月間申請「喜 上喜XISHANGXI 」商標（經被告審查，准列為註冊第018653 60號商標）及106 年7 月間進行系爭商標補發證書之申請等 ，均與系爭商標是否使用於指定之商品無涉，無法作為原告 有利之事證。
四、又按，商標法第63條第1 項第2 款所稱「正當事由」，係指 商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以 致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀 其指定之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變， 以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等，不 包括商標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形。故原 告所稱該公司基於公司遷移、重建等商業政策決定不使用系 爭商標，應屬其自發性之策略訂定，並非不可歸責於己，尚 難認符合前揭規定所稱之「正當事由」。
五、綜上所述，原告提出之證據資料，均無法證明其於申請廢止
日前三年內有使用系爭商標於其指定之「雪茄；香菸；菸； 活性碳濾嘴香菸；小雪茄菸；捲菸紙；香菸盒；雪茄盒；菸 盒；菸具；打火機；火柴」商品之事實，且其未使用系爭商 標並無正當事由，有商標法第63條第1 項第2 款規定之適用 。原處分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，並無違誤， 訴願決定予以維持，亦無違法，原告起訴請求撤銷原處分及 訴願決定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，經審酌後， 認與判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中 華 民 國 108 年 6 月 13 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿 法 官 曾啟謀 法 官 彭洪英以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨│
│ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│
│ 者，亦得為上訴審│ 。 │
│ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│
│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
│之釋明文書影本及委任書。 │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 108 年 6 月 13 日 書記官 郭宇修
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