排除侵害商標權行為等
智慧財產法院(民事),民商上字,107年度,1號
IPCV,107,民商上,1,20190425,1

智慧財產法院民事判決
107年度民商上字第1號
上訴人即
被上訴人　 麥奇數位股份有限公司


法定代理人　 楊正大　　
訴訟代理人　 張志朋律師
林佳瑩律師
複代理人　　 黃子盈律師
被上訴人即
上訴人　 空中美語文教事業股份有限公司


兼法定代理人　胥宏達　　
上一人
訴訟代理人　 鄭智元律師
陳敬暐律師
上二人共同
訴訟代理人　 劉中城律師
吳婷婷律師
黃珮珍律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國
106 年10月23日本院105 年度民商訴字第37號第一審判決提起上
訴，麥奇數位股份有限公司並為訴之追加，本院於108 年3 月21
日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於：㈠命空中美語文教事業股份有限公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「Tutorjr 」著名商標之名稱或網域名稱部分，及該部分假執行之宣告；㈡命空中美語文教事業股份有限公司、胥宏達連帶給付超過新臺幣參佰萬元本息部分，及該部分假執行之宣告；暨各該訴訟費用之裁判，均廢棄。上開廢棄㈠㈡部分，麥奇數位股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
空中美語文教事業股份有限公司、胥宏達其餘上訴駁回。麥奇數位股份有限公司上訴及追加之訴均駁回。第一、二審訴訟費用，關於麥奇數位股份有限公司上訴及追加之訴部分，由麥奇數位股份有限公司負擔；關於空中美語文教事業股份有限公司、胥宏達上訴部分，由空中美語文教事業股份有限公司、胥宏達連帶負擔十分之四，餘由麥奇數位股份有限公司負



擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之， 但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者 ，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項 第2 、3 款分別定有明文。查上訴人即被上訴人麥奇數位股 份有限公司（下稱麥奇公司）於民國106 年11月24日追加請 求新台幣（下同）61,310,600元本息，核屬擴張應受判決事 項之聲明，又於107 年8 月6 日以請求權競合法律關係追加 民法第197 條第2 項、第179 條、第177 條為請求權基礎， 核其追加與原訴主張之法律關係，皆本於被上訴人即上訴人 空中美語文教事業股份有限公司（下稱空中美語公司）是否 侵害其商標權之基礎事實，原訴所主張之事實及證據資料， 於追加之訴亦得加以利用，核屬請求之基礎事實同一，揆諸 上開說明，應予准許。
二、按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但如不許其 提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第 6 款定有明文。查，麥奇公司主張空中美語公司及胥宏達侵 害其商標權而請求損害賠償，雖空中美語公司等人於原審程 序未提出時效抗辯，至本案審理時始行提出，而屬在第二審 所提之新攻擊防禦方法，但如不許其等提出，恐有顯失公平 之情形，應予准許。
貳、實體部分：
一、麥奇公司主張：
麥奇公司於93年成立，為國內最早且規模最大的線上英語教 學平台，其所成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（ 線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站 ）、TutorMing （線上華語教學網站）等品牌，市值超越10 億美元，麥奇公司並自95年申請取得附圖一商標（下稱系爭 「TutorABC」商標）及陸續註冊取得一系列含有「Tutor 」 在內之系列商標，經麥奇公司長期大量使用於線上英語教學 ，系爭「TutorABC」商標已成為著名商標，消費者及競爭對 手均以「Tutor 」稱呼麥奇公司，「Tutor 」對於一般消費 者具有高度的識別性，且係指向麥奇公司。空中美語公司原 僅從事「廣播」英語雜誌與教學，遲至101 年才投入線上美 語教學市場，卻不思自創品牌，竟自101 年11月起，使用與 系爭「TutorABC」商標高度近似之Tutor4U 標示、「Tutor4 U 」商標（如附圖二所示）、「http ://www .tutor4u .co m .tw 」網域名稱（下稱系爭網域名稱），並抄襲麥奇公司



之網頁設計，不僅造成消費者嚴重混淆誤認，且使得TutorA BC著名商標原本指向麥奇公司之單一特定來源功能減弱，變 成複數指向，弱化TutorABC商標之識別性。又空中美語公司 之消費者提出消費爭議申訴，竟誤以為Tutor4U 就是TutorA BC而檢舉麥奇公司，使麥奇公司受不當或錯誤評價，自有減 損系爭「TutorABC」商標信譽之虞。再者，空中美語公司一 再刊登惡意轉址廣告，除造成不公平競爭外，亦係以違反商 業倫理方式宣傳Tutor4U ，影響系爭「TutorABC」著名商標 之社會評價，空中美語公司攀附麥奇公司著名商標商譽之搭 便車行為，除侵害麥奇公司商標權，亦影響交易秩序及顯失 公平。空中美語公司之侵害行為屬不斷侵害，故麥奇公司之 請求並未罹於時效，縱罹於時效，麥奇公司亦可依民法第19 7 條2 項規定請求返還不當得利，另麥奇公司對公司負責人 胥宏達之消滅時效為15年自無罹於時效可言。Tutor4U 品質 不佳致有消費者向麥奇公司客訴，且空中美語公司惡意轉址 ，均導致麥奇公司信譽嚴重受損，應將判決書部分內容登報 以回復麥奇公司名譽。爰就空中美語公司101 年11月至106 年12月之行為，依商標法第69條第1 、3 項、公平交易法（ 下稱公平法）第29、30、31、33條，公司法第23條第2 項， 民法第28條、第177 條、第179 條、第197 條第2 項、第19 5 條規定，提起本件請求。
二、空中美語公司等則以下列等語資為抗辯：
㈠空中美語公司並未構成商標法第68條第3 款侵害商標權行為 ：
⒈空中美語公司使用「Tutor4U 」、「Tutor4U 空中家教」文 字僅在說明旗下事業體的線上英語教學服務，非商標使用， 其所使用且被消費者認知的是附圖二「Tutor4U 」商標圖樣 ，應以附圖二「Tutor4U 」商標為比對。「Tutor 」為家教 之意，用在第41類教學服務領域為對服務內容提供方式、提 供態樣、形態的說明，故系爭「TutorABC」商標中之「Tuto r 」顯為不具識別性或識別性較低之部分而會施以較少注意 ，又國內外多有業者在第41類教育服務領域以「Tutor 」作 為商標一部申請註冊，若肯認「Tutor 」為系爭「TutorABC 」商標主要識別部分，恐導致教育服務領域同業不得使用「 Tutor 」而影響公平競爭秩序，違反商標法基本法理。 ⒉「Tutor4U 」商標是由天空藍色字體之外文單字「Tutor 」 與黑色中文「空中家教」上下排列，接續黃橘色漸層箭頭設 計及深藍色數字「4 」、英文字母「U 」由左至右排列呈現 ，其中黃橘色漸層箭頭圖樣與深藍色「4U」結合之圖樣占商 標整體極大部分，消費者難以忽略該「特殊箭頭圖樣」設計



及「空中家教」，故與系爭「TutorABC」商標整體比對，外 觀不近似；「Tutor4U 」商標讀音為「Tutor for you 」， 觀念上寓有「空中（線上）家教只為你」、「專為你所推出 的線上家教服務」之觀念，黃色向上昇起之箭頭更有「向上 提升能力超越以往」之概念，在讀音、觀念上與系爭「Tuto rABC」商標亦有不同，因此不構成近似。系爭「TutorABC」 商標並非高度先天識別性之獨創性商標，而空中美語公司於 101 年起開始使用「Tutor4U 」商標並大量行銷，亦已成為 著名商標，相關消費者對於兩商標在市場併存之事實已相當 熟悉，空中美語公司使用自己註冊商標，屬善意使用，且空 中美語公司在英語教學界已有40年歷史，學員人數眾多，根 本無需攀附麥奇公司商譽，又其招攬學員時會特別強調「 Tutor4U 」商標隸屬於空中美語集團，且「Tutor4U 」商標 均與「空中美語文教事業股份有限公司」或「空中美語AMC 」商標併用，相關消費者施以普通注意當可輕易區別不同。 又麥奇公司所提證據無法證明有實際混淆誤認情事，且102 年5 月至105 年6 月間「Tutor4U 」學員累積已達8,000 餘 人，惟麥奇公司所能提出混淆誤認之案例僅有6 人，占比僅 有0.075%，無法以此認為有造成混淆誤認之虞。因此，空中 美語公司使用附圖二「Tutor4U 」商標並未構成商標法第68 條第3 款之侵害商標權行為。
㈡空中美語公司並未構成商標法第70條第1 、2 款視為侵害商 標權行為：
麥奇公司並未證明系爭「TutorABC」商標已達「一般」消費 者所普遍知悉之著名程度，自無商標法第70條第1 款及第2 款後段之適用。系爭「TutorABC」商標是在102 年9 月26日 經本院判決認定為著名商標，而空中美語公司是在101 年9 月14日申請「Tutor4U 」商標註冊，101 年9 月19日註冊系 爭網域名稱，自無法知悉系爭「TutorABC」商標有可能在日 後成為著名商標，故不該當商標法第70條第1 、2 款「明知 」要件。又「Tutor 」業經交易市場或第三人廣泛使用於線 上教學及其他商品或服務，帶有「Tutor 」字彙之商標其識 別性本即較不可能遭受減損，另空中美語公司係使用自己註 冊商標中之「tutor4U 」作為網域名稱，並非使用「TutorA BC」，自與「使用他人商標中之文字作為網域名稱」之構成 要件不合。
㈢空中美語公司並無故意、過失可言：
「Tutor 」乃習知習見之外文單字，且市場上以「Tutor 」 與其他外文字組合之商標亦所在多有，在未有法院判定「Tu tor4U 」商標與系爭「TutorABC」商標有致相關或一般消費



者混淆誤認之虞前，難謂空中美語公司使用自己之註冊商標 及將自己註冊商標之文字作為網域名稱，有何故意、過失可 言，自無需負損害賠償責任。
㈣空中美語公司請求之損害賠償額無理由：
⒈空中美語公司自101 年11月至106 年12月，就「Tutor4U 」 之營業額為457,061,489 元，再以集團「各事業部門營業額 」對「公司總營業額」（即全公司所開立之發票金額）之占 比計算線上英語教學部門所應分攤之成本及費用，計算所得 為462,750,984 元，顯見「Tutor4U 空中家教」從成立至更 名確實未有獲利。又「服務」內容之零售單價並非侵害商標 權「商品」之零售單價，麥奇公司依商標法第71條第1 項第 3 款規定請求損害賠償，亦無理由。
⒉依證人楊千儀證詞可知，麥奇公司於102 年初即已知悉空中 美語公司使用「Tutor4U 」商標經營線上真人家教服務，至 遲應於104 年初提起請求，則麥奇公司對於空中美語公司10 3 年4 月7 日前在招牌、網頁、廣告上使用「Tutor4U 」商 標之行為，及自101 年9 月19日起註冊、使用「tutor4u 」 做為網域名稱之行為，均因罹於請求權時效而不得主張損害 賠償，空中美語公司負責人胥宏達亦可適用上開短期時效抗 辯。
⒊「同業利潤標準」係屬推計標準，空中美語公司於本件既已 提出稅額申報書、會計師查核簽證報告等實際所得、成本、 費用、利潤額，自無得再逕以推計之特定標準作為計算基礎 ，且參照所得稅法之規定，此項推計課稅標準帶有懲罰性質 ，無法反應實際情形。依空中美語公司101 年度至106 年度 「營業所得稅申報書」顯示，空中美語「全公司」各年度之 「淨利率」係界於0.03%~0.33% 間，是麥奇公司主張應以「 同業利潤標準」中之「毛利率60% 」或「淨利率23% 」作為 本件請求金額計算依據，嚴重高估空中美語公司之獲利。本 件扣除麥奇公司因罹於時效而不得主張之部分（即103 年4 月7 日前之發票金額），「Tutor4U 」空中家教之營收為43 6,202,313 元，以0.33% 計算其所獲淨利僅有1,439,468 元 ，是麥奇公司請求71,310,600元之損害賠償，顯屬過高。 ⒋「Tutor4U 空中家教」學員有的是空中美語公司雜誌會員， 且「Tutor4U 」參加實體展覽時，都會併用「空中美語」、 「AMC 」商標，前往展覽之消費者絕對能夠一目了然知悉該 商標隸屬空中美語集團，麥奇公司也自承認絕大多數線上英 語教學業者未使用「Tutor 」作為商標、品牌名稱之一部分 ，亦能繼續成功經營線上英語教學服務，此外，學員均會先 經過試聽才購買「Tutor4U 」課程，足證消費者選擇教學業



者之考量重點與「Tutor 」商標無絕對關係，而係取決於教 材、師資、客服等軟實力，再依麥奇公司所舉之混淆誤認實 例，充其量僅約0.075%之消費有混淆誤認，故以空中美語公 司經營線上真人家教服務所獲之營業額作為損害賠償金額依 據，將嚴重違反損害填補原則，是本件應再依商標法第71條 第2 項予以酌減。
㈤麥奇公司雖主張若罹於時效則依不當得利請求，但麥奇公司 無法證明商標與學員報名課程間有100%貢獻程度，是營業額 自非等同侵害系爭「TutorABC」商標之不當得利，且「Tuto r4U 空中家教」處於虧損，依民法第182 條第1 項規定免付 返回之責，另麥奇公司行使商標權不符合誠實信用方法，故 麥奇公司請求空中美語公司返回不當得利亦無理由。 ㈥麥奇公司並未證明其有任何商譽毀損，自無從請求登報回復 商譽，再者，於此網路媒體發達之時代，倘商標權人對於商 標侵害案件取得勝訴判決時，自有其得以回復名譽之處置， 登報並非商標權人回復商譽之必要方法。又麥奇公司對空中 美語公司防止侵害及除去侵害，及判決部分內容登報之請求 ，因宣告假執行將使空中美語公司受有不能回復之損害，故 不得宣告假執行。
三、原審為麥奇公司一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造對於原審 判決敗訴部分不服，各自提起上訴，麥奇公司並為訴之追加 ，麥奇公司上訴聲明為：㈠原判決關於駁回麥奇公司後開第 二項部分之訴及假執行聲請廢棄。㈡空中美語公司及胥宏達 應連帶負擔費用將本件一、二審判決書之案號、當事人欄、 案由欄及主文，以新細明體十號字體登載於蘋果日報、自由 時報、中國時報、聯合報全國頭版下半頁壹日。㈢追加請求 空中美語公司及胥宏達應再連帶給付麥奇公司61,310,600元 ，及自107 年6 月12日起至清償日止按年息5 ％計算之利息 。㈣第一、二審及追加之訴之訴訟費用由空中美語公司及胥 宏達連帶負擔。㈤訴之聲明第二項、第三項部分，麥奇公司 願供擔保，請准宣告假執行。空中美語公司、胥宏達答辯聲 明：㈠麥奇公司上訴及追加之訴均駁回。㈡訴訟費用由麥奇 公司負擔。㈢如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。 空中美語公司、胥宏達上訴聲明則為：㈠原判決不利於空中 美語公司及胥宏達之部分均廢棄。㈡前開廢棄部分，麥奇公 司第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。㈢第一審、第二審 訴訟費用均由麥奇公司負擔。麥奇公司答辯聲明為：㈠空中 美語公司及胥宏達之上訴均駁回。㈡歷審訴訟費用由空中美 語公司及胥宏達連帶負擔。
四、本院與兩造協議並簡化爭點如下：（見本院卷四第507 至50



9 頁）
㈠不爭執事實：
⒈麥奇公司為附圖一系爭「TutorABC」商標之商標權人，現仍 在商標權有效期間內。
⒉空中美語公司為附圖二註冊第1589807 號「Tutor4U 空中家 教」商標之商標權人，權利期間自102 年7 月16日起至112 年7 月15日止，並就「空中家教」文字聲明不專用。 ⒊本院102 年度民商上字第3 號判決認定「TutorABC」為著名 商標。
㈡本件爭點：
⒈空中美語公司是否有商標法第68條第3 款、第70條第1 、2 款之侵害及視為侵害商標權行為?
⒉麥奇公司之損害賠償請求權是否已罹於時效消滅? ⒊麥奇公司依商標法第69條第1 項規定，對空中美語公司請求 防止侵害及除去侵害，有無理由？
⒋麥奇公司依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 、3 款 、民法第197 條第2 項、第179 條、公司法第23條第2 項規 定，請求空中美語公司及胥宏達連帶給付71,310,600元及法 定遲延利息，有無理由？
⒌麥奇公司依民法第195 條第1 項、公司法第23條第2 項規定 ，請求空中美語公司及胥宏達應連帶負擔費用將判決部分內 容登報，有無理由？
五、本院之判斷：
㈠麥奇公司本件請求權基礎依序為商標法相關規定、民法第19 7 條第2 項、民法第177 條、公平法相關規定、民法第184 條、185 條，其主張若本院認其商標法、民法第197 條第2 項之主張為有理由，其餘不再主張（見本院卷四第514 頁） 。本院依麥奇公司擇定之上開請求權順序，認其主張商標侵 權之法律關係為有理由，依商標法相關規定可為有利麥奇公 司之判決（詳後述），故其餘請求權基礎即無庸再予審酌， 先予敘明。
㈡麥奇公司之損害賠償請求權並未罹於時效消滅： ⒈按公司法第23條第2 項所定連帶賠償責任，係基於法律之特 別規定而來，並非侵權行為上之責任，故消滅時效，應適用 民法第125 條規定之15年時效期間（最高法院102 年度台上 字第1277號判決可資參照）。胥宏達為空中美語公司之負責 人，麥奇公司依公司法第23條第2 項規定請求胥宏達與空中 美語公司負連帶賠償責任，揆諸上開規定，其應適用民法第 125 條規定之15年時效，是麥奇公司於105 年8 月19日對胥 宏達提起本件請求，自未罹於消滅時效。




⒉次按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損 害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為 時起，逾10年者亦同。民法第197 條第1 項定有明文。所謂 「知有損害」，加害人之侵權行為如連續（持續）發生者， 被害人之請求權亦不斷發生，則該請求權之消滅時效亦應不 斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害 仍在繼續狀態中，其消滅時效自應俟損害底定後起算（最高 法院97年度台上字第2739號、96台上字第188 號、91台上字 第2507號、86台上字第1798號判決意旨參照）。空中美語公 司自101 年11月起即使用系爭網域名稱及「Tutor4U 」商標 行銷其線上英語教學服務至本件原審判決後之106 年11月底 ，空中美語公司既對外持續以「Tutor4U 」作為其線上英語 教學服務品牌刊登廣告、於展覽會場行銷線上教學課程、於 線上教學介面以該商標對學員提供服務，其加害行為及結果 自屬持續不間斷發生，該不法侵害行為與損害結果在現實上 無法相互區別，非各自獨立存在，此種連續性侵權行為，與 一般製造或販賣仿冒商標商品之加害行為、損害結果可以分 割不同，故其消滅時效應自106 年11月底停止侵害麥奇公司 商標權時起算，是本件麥奇公司對空中美語公司之損害賠償 請求權亦未罹於時效消滅。
㈢系爭「TutorABC」商標在線上英語教學領域為著名商標： ⒈商標法中有關「著名商標」之認定，應就個案情況，考量商 標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度 、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、商標是否 申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認 定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因 素等綜合判斷之。又在商標侵權事件中，著名商標之認定時 點，自應以侵權行為時間為認定。
⒉麥奇公司於93年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業 ，麥奇公司成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線 上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站） 、TutorMing （線上華語教學網站）等品牌，於103 年獲得 國際級投資機構投資33億元、於104 年獲得投資66億元，公 司市值超越330 億元，表現深獲市場肯定。iTutorGroup 於 101 年獲美國雜誌《紅鯡魚》（RedHerring）評選為全球創 新100 強企業；於103 年獲中國最大電子商務集團阿里巴巴 、新加坡淡馬錫及啟明創投投資33億元；創辦人於104 年被 高盛集團選為當年全球百大魅力企業家（亞洲唯一入選企業 ）；於104 年獲新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀



翎資本投資66億元，在全球60個國家、80個城市擁有4,500 多位外籍顧問，近年已提供超過1,000 萬堂線上教育課程等 情，有麥奇公司登記資料影本、TutorABC、TutorABCjr及Tu torMing 網頁影本、iTutorGroup 集團網站網頁、相關新聞 報導附卷可參（見原審卷一第22至79頁）。麥奇公司陸續自 96年起在我國取得包括本件系爭「TutorABC」商標在內之Tu tor 系列註冊商標，均仍在權利期間內，且在世界各國，包 括中國、日本、韓國、美國，均取得Tutor 系列商標之註冊 ，麥奇公司之關係企業香港麥奇集團公司亦持續向經濟部智 慧財產局（下稱智慧局）申請Tutor 系列商標等情，有國內 外商標註冊證、申請中商標列表可按（見原審卷一第80至13 7 頁、第139 至140 頁），另本院102 年9 月26日102 年度 民商上字第3 號民事判決肯認本件系爭「TutorABC」商標為 著名商標（見原審卷一第182 至204 背頁），智慧局編製著 名商標名錄亦將「TutorABC」列為著名商標（見原審卷二第 112 頁）。再者，依本院102 年度民商上字第3 號判決記載 ，麥奇公司自公司設立起，每年均投入大量資金於商品廣告 ，於全國各大知名媒體今周刊、遠見雜誌、天下雜誌、商業 周刊及萬寶周刊等平面媒體雜誌，以及雅虎奇摩網站刊登廣 告，亦於台中及彰化地區設置巨幅看板，或於廣播節目中穿 插廣告，或於節目中接受主持人之專訪、散發DM等，服務客 戶數，已逾500 萬人次，曾獲經濟部工業局數位學習國家型 科技計畫「創新應用特優獎」與「學習網最佳案例優良獎」 、經濟部第八屆e-21大金網優質獎，參酌創市際公司於98年 之網路橫幅廣告投放狀況報告可知，線上學習網域類型係網 路橫幅廣告曝光量最高之產業，曝光率約96.72%，其中麥奇 公司名列98年網路廣告主排名第4 名，曝光量高達87.07%， 依據創市際公司於99年「線上學習網站使用狀況」報告可知 ，麥奇公司於99年在線上學習網站排名名列第2 名，亦僅次 於學承電腦等語（見原審卷一第194 背頁）。以上，自堪認 麥奇公司長期、不間斷地於我國投資龐大廣告費用，透過諸 多平面、電子媒體行銷，至遲於98年間，早已為「線上英語 教學領域」之「相關」消費者所熟知而已成為著名商標，且 至今仍因其持續大量使用而保持其著名性，然其著名性只在 「線上英語教學領域」，認未到達「一般」消費者均普遍認 知之著名程度。
㈣侵害商標權部分：
⒈兩造除爭執空中美語公司使用附圖二「Tutor4U 」商標是否 構成侵權外，尚爭執空中美語公司於原證18、42、上證2 、 3 、4 、5 資料上使用「Tutor4U 」、「Tutor4U 空中家教



」字樣是否為之商標使用（見本院卷三第221 背頁、卷五第 41頁）。然，空中美語公司既不否認確實有使用附圖二「Tu tor4U 」圖樣作為商標使用，並主張本件應以附圖二商標與 系爭「TutorABC」商標進行比對（見本院卷一第190 至191 頁），且麥奇公司本件所主張之主要侵權態樣，亦為附圖二 商標圖樣，本院認附圖二「Tutor4U 」商標若構成侵害系爭 「TutorABC」商標權，已可排除空中美語公司使用「Tutor4 U 」名稱，是上開「Tutor4U 」、「Tutor4U 空中家教」字 樣是否為商標使用之爭點，並不會影響本件判決結果，故以 下即以「Tutor4U 」商標與系爭「TutorABC」商標為比對基 礎，據以判斷是否構成侵害麥奇公司商標權。
⒉按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一或類似之商品或 服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤 認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3 款定有明文。 構成該款侵害商標權，指兩商標近似，並使用於同一或類似 之商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之虞者。又所謂 「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使 相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認 之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或 構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認 兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為 同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在 關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判 斷兩商標有無混淆誤認之虞，得參酌：①商標識別性之強弱 ；②商標是否近似暨其近似之程度；③商品、服務是否類似 暨其類似之程度；④先權利人多角化經營之情形；⑤實際混 淆誤認之情事；⑥相關消費者對各商標熟悉之程度；⑦被控 侵權商標之使用人是否善意；⑧其他混淆誤認之因素等，綜 合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。 ⒊茲依上開因素審酌如下：
⑴商標識別性之強弱：
①識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務 相區別的特性，故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服 務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。商 標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須 經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識 別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認 識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。先天識 別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及 暗示性商標，至於不具先天識別性的描述性標識，指對於商



品或服務之品質、功用或其他有關的成分、產地的特性，作 直接、明顯描述的標識，例如「牛肉麵」使用於餐廳服務， 從競爭角度觀之，若其他競爭同業於交易過程中需要使用此 等標識的可能性相當高，若賦予一人排他專屬權，將影響市 場公平競爭，顯失公允，不應給予註冊。又以文字作為指示 及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，取決於文 字的意義及其與指定商品或服務之間的關係，如「SCREENWI PE」為「SCREEN（螢幕）」及「WIPE（擦拭物）」的組合字 ，整體而言，並未產生「螢幕擦拭物」以外的其他意義，使 用於電視或電腦螢幕擦拭布商品，仍為商品的直接說明。然 而，依智慧局商標識別性審查基準2.2.1 所載，若該描述性 標識有證據證明取得後天識別性時，仍可取得註冊。 ②「Tutor 」為「家教」、「家庭教師」、「私人教師」之意 ，故系爭「TutorABC」商標依其字面意義雖有「家庭教師教 ABC 」、「英文家教」的意思，但與其所註冊指定之第35、 41、42類之廣告企劃、網路購物、各種書刊雜誌發行、代辦 遊學服務、唱片之製作、網站規劃建置、電腦硬體設備設計 等等（詳其註冊證所示），並無直接關聯性，又其指定使用 在第41類補習班、語文補習班、才藝補習班等教學服務領域 ，所謂的「補習班」無法直接理解為「家教」，又系爭「Tu torABC」商標使用在其所著名之線上英語教學領域，亦非直 接服務之描述，因為「Tutor 」（家教）依吾人通常之理解 ，指的是私人老師與學生在特定場所（老師到府，或學生至 老師家中），以1 對1 或1 對2 之方式進行教學，然麥奇公 司之線上英語教學服務，係以網路串聯教師與學員，使兩者 可在不同處所（甚至不同國家）即時互動學習，而「TutorA BC」提供之課程不只有1 對1 課程，還有1 對多之小團體班 ，及大講堂課程，此種學習方式與吾人所理解之「家教」不 同，尤其是小團體班及大講堂課程，無法稱之為「家教」， 此外，「TutorABC」課程不是只有「真人教學服務」，其線 上學習平台還有提供許多英語資源可以自行進行線上學習（ 見原審卷一第26頁），此更無法稱之為「家教」。因此，系 爭「TutorABC」商標使用於其所著名之「線上英語教學」服 務，仍必須運用一定程度的想像、思考，才能領會到若是選 擇「1 對1 」課程學習英文，形同聘請家庭教師到府教英文 ，由此可知，「TutorABC」並非對線上英語教學服務之服務 內容、提供方式、提供態樣的「直接描述說明」，而必須再 稍微的運用一下想像力才能領會，自堪認系爭「TutorABC」 商標應為暗示性商標，具有先天識別性，但先天識別性不像 獨創性標識這麼強。再者，系爭「TutorABC」商標經過麥奇



公司長期、大量、廣泛使用，已經在相關消費者間建立高度 的知名度，而成為著名商標，業如前述，因此其原本先天不 強的識別性，也因為後天行銷而建立起後天高度識別性。準 此，系爭「TutorABC」商標識別性極高，他人稍有攀附，即 可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。
⑵「Tutor4U 」商標與系爭「TutorABC」商標構成近似且近似 程度不低：
①按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商 標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂 為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係 認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者 關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分 ，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整 體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品 / 服務之消費者的整體印象。
②系爭「TutorABC」商標（見附圖一），是由略經設計之橫書 英文「TutorABC」所構成，其中，附圖一編號1 「TutorABC 」之「Tutor 」設計為紅色，「ABC 」設計為深藍色；附圖 一編號2 「TutorABC」商標之英文字母「O 」設計為一右側 掛置單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，英文字母「C 」設計為右 側缺口結合地球橢圓型圖樣，且整體字母為深藍色；附圖一 編號3 為未經設計的墨色英文字串「TutorABC」；附圖一編 號4 「TutorABC」商標之英文字母「O 」設計為一右側掛置 單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，另在「TutorABC」下方置一極 小的英文字串「ENGLISH@NYTIME , ANYWHERE 」。由上可知 ，系爭「TutorABC」商標彼此間雖有細部設計之差異，但在 字母「O 」、「C 」所為之上開圖形設計，予人印象仍未逸 脫字母「O 」、「C 」之表示態樣，至於極小的「ENGLISH@ NYTIME , ANYWHERE 」英文字串因為字體過小，紅色、藍色 的設色差異也只是微小變化，都無法在消費者心中留下深刻 印象，因此系爭「TutorABC」商標，整體呈現在外予人之寓 目印象，應該都是可清晰辨認之「TutorABC」，又麥奇公司 以「Tutor 」為商標一部分申請了大量「Tutor 」系列商標 ，而形成「Tutor 」系列商標指向麥奇公司之印象，故相關 消費者見到系爭「TutorABC」商標，自然會以「Tutor 」作 為主要識別部分。
③附圖二「Tutor4U 」商標，是由天空藍色字體之外文單字「 Tutor 」與黑色中文「空中家教」上下排列，右置黃橘色漸 層箭頭包圍深藍色「4U」所組成。其中「空中家教」經聲明 不專用，其占整體商標圖樣極小，無法發揮區辨商品服務來



源作用，相關消費者會對之施以較小之注意。又「Tutor4U 」商標並不是把「Tutor4U 」以一樣大小之文字商標方式呈 現，而是將「4U」以黃橘色箭頭包圍，使人一望即可見明顯 的「Tutor 」字樣。
④系爭「TutorABC」商標與「Tutor4U 」商標相較，在外觀上 ，均有「Tutor 」字樣，且該「Tutor 」佔「TutorABC」及 「Tutor4U 」商標之比例均高達三分之二，僅「ABC 」與「 4U」之差異，而系爭「TutorABC」商標既以「Tutor 」作為 主要識別部分，「Tutor4U 」商標予人印象也因其商標設計 方式而使人明顯可見「Tutor 」字樣，則兩者在外觀上予人 視覺感受自然差異不大；在讀音上，兩商標之起首英文詞彙 皆為「Tutor 」，念讀均相同，而空中美語公司亦自陳「Tu tor4U 」之數字「4 」係取自「for 」之讀音之諧音文字， 「Tutor4U」之整體唸讀應為「Tutor for you 」（見原審卷 一第286 頁），則兩商標即使因有字尾「ABC 」與「4U」之 差異，然整體連貫唱呼差異性不大，是兩商標之讀音亦相彷 彿；就觀念而言，兩商標均有引人印象深刻的「Tutor 」， 系爭「TutorABC」商標傳達的觀念為「家庭教師教ABC 」、 「英文家教」的意思，而「Tutor4U 」之諧音傳達「家教只 為你」之意涵，觀念上有若干近似。據上，整體觀之，兩商